-- C형 간염치료제 신약 sofosbuvir(제품명: Sovaldi)를 비슷한 시기에 연구 개발했던 두 회사 Gilead v. Idenix 특허소송 캐나다법원 판결 (November 2, 2015) --

 

                   

위 화학식의 Sofosbuvir는 세계적 블록버스터 신약입니다. 결론은 이미 알려진 구문입니다. 결론보다 흥미를 끄는 사항으로 326 페이지 장문의 판결문에서 양사의 그 개발과정과 속도경쟁에 관한 이야기를 엿볼 수 있다는 점입니다. 특허권자 Pharmasset 연구팀에서 중도에 본국으로 복귀했던 연구원이 본 소송에서 공동발명자라고 주장한 부분도 흥미롭습니다.

 

특히, 양측의 experts 의견 및 진술을 토대로 간염치료용 항바이러스 신약의 개발 관련 기술내용을 상세하게 판시한 부분은 항바이러스 물질특허 배경기술을 이해하는데 상당한 도움이 됩니다. 우리나라 판결과는 사뭇 다르다는 점을 알 수 있습니다.

 

엄청난 경제적 이해관계가 걸린 중요한 특허를 둘러싼 특허분쟁을 양측의 주장과 관련 사실을 지나치다 싶을 정도로 상세하게 살펴보고 구체적으로 판단한 판결입니다. 장문의 영문 판결이지만, 항바이러스 의약 특허분야에 관심 있는 사람이라면 휴일 한나절 진득하게 앉아 한번 찬찬히 읽어볼 가치가 있다 생각합니다. 해당 판결문을 참고자료로 첨부합니다.

 

첨부: 캐나다 Gilead 판결

  T_1156_12_20151102_JR_E_O_OTT_20151102105429_ANN_2015_FC_1156.pd

 

작성일시 : 2016.02.18 17:00
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-- 암젠의 고칼슘혈증치료제 Cinacalcet 청구 Canada Patent No. 2,202,879 특허무효 Amgen v. Mylan 사건 캐나다 1심 판결 (2015. 11. 3.) --

 

고칼슘혈증(hypercalcemia)은 악성종양과 같은 심각한 질환의 징후일 수 있고, 특별한 질환이 없는 환자에게 행한 검사에서 우연하게 발견되는 경우도 있습니다. 고칼슘혈증의 가장 흔한 원인은 부갑상선기능항진증이고, 두 번째로 흔한 고칼슘혈증의 원인은 악성종양입니다.

 

대표적 치료의약인 시나칼세트(cinacalcet)는 칼슘감지수용체(calcium-sensing receptor, CSR)의 민감성을 증가시키는 칼슘유사작용제제로 부갑상선 선종에서 부갑상선 호르몬의 분비를 직접적으로 억제하여 부갑상선 기능항진증 환자의 혈청 칼슘 농도를 저하시킵니다.

 

최근 캐나다연방지방법원은 Mylan에서 제기한 Amgen cinacalcet Canada Patent No. 2,202,879의 무효주장에 대해, 위 특허발명은 선택발명 요건을 충족하지 못해 신규성 및 진보성 흠결로 무효라고 판결하였습니다. 참고자료로 캐나다 판결을 첨부합니다.

 

첨부: 캐나다 Amgen 판결  

2015-FC-1244.pdf

 

작성일시 : 2016.02.18 09:31
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-- TAKEDA사의 pantoprazole magnesium dihydrate 청구 Canada Patent No. 2,341,031의 특허무효: Takeda v. Mylan 1심 판결 (June 15, 2015) --

 

의약물질 pantoprazole 및 그 magnesium염이 공지된 상황에서, 후속특허로 등록된 2 수화물 dihydrate 특허발명은 무효라는 캐나다 법원 판결입니다. 공지기술 선행문헌에는 특허청구된 pantoprazole magnesium dihydrate 자체는 명시적으로 기재되어 있지 않았습니다. 그러나 특허도전자 Mylan에서는 공지기술 선행문헌에 공지된 제조방법으로 평균적 기술자가 재현 실험을 통해 실제 pantoprazole magnesium염을 제조한 본 결과, 후속특허 claimpantoprazole magnesium dehydrate 2수화물도 생성된다는 증거자료를 제출하였습니다.

 

특허권자 Takeda에서 해당분야 전문가 증인을 통해 Mylan의 재현실험 방법 및 결과의 문제점 및 오류 가능성 등을 반박하였지만, 캐나다 연방지방법원은 공지문헌에 기재되어 있지 않지만 공지된 방법으로부터 특허청구 수화물 발명이 만들어질 수 있다는 Inherent Anticipation을 인정하고, 결국 pantoprazole magnesium dihydrate 특허는 무효라고 판결하였습니다.

 

수화물 발명의 독자적 특허성을 부인한 것이므로 예상할 수 있는 내용이고, 별로 놀라운 판결이거나 중요한 판결도 아닙니다. 그냥 참고자료로 해당 캐나다 판결을 첨부합니다.

 

첨부: Takeda v. Mylan 캐나다법원 1심 판결

T_1161_13_20150615_JR_E_O_OTT_20150901140331_BAR_2015_FC_751.pdf

 

작성일시 : 2016.02.18 09:00
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-- 캐나다 TakedaOMNARIS® (ciclesonide) 특허무효 판결: Takeda GMBH v. Apotex 제네릭 판매금지신청 1심 판결 --

 

허가특허연계제도를 시행하는 캐나다에서도 제네릭 허가신청에 대해 특허권자 오리지널 품목허가권자의 소 제기가 자주 있습니다. 허가특허연계제도에 따른 특허소송의 주된 쟁점은 등재특허의 (1) 특허무효 여부와 (2) 제네릭 허가신청 품목의 특허회피로 인한 특허비침해 여부가 대부분입니다.

 

이와 같은 구도에서 진행된 특허소송에서 캐나다 1심 연방법원은 지난 5 1일 알러지 비염치료용 점비제 품목인 TakedaOMNARIS® (ciclesonide)에 대해 등재된 후속특허 3건을 모두 진보성 결여, 2중 특허 등의 이유로 무효라고 판결하였습니다.

 

Takeda OMNARIS®의 약효물질 ciclesonide 화합물을 청구하는 원천특허는 존속기간 만료로 소멸하였고, 그 후속 특허들의 유효성이 문제된 것입니다. 캐나다의 1심 지방법원의 판결문 링크는 다음과 같습니다. Takeda Canada Inc. and Takeda GMBH v The Minister of Health and Apotex Inc., 2015 FC 570

 

우리나라 식약처의 그린리스트에 등재된 TakedaOMNARIS®의 특허 현황은 다음과 같습니다. 등재번호 1번 물질특허는 존속기간 만료로 이미 소멸하였으나, 후속 특허 2건은 존속 중이고, 그 존속기간 만료일은 각 2020년과 2021년으로 상당기간 남아 있습니다.

 

 

 

통상 캐나다 법원의 특허판결문은 상당히 길고 상세합니다. 그런데, 이 사건 판결은 이례적으로 짧고 간결하게 작성되었고, 해당 특허의 각 청구항에 대한 진보성 판단 및 근거제시 등도 너무 간략한 것은 아닌지 하는 생각이 듭니다. 항소심 법원에서 1심 판결이유를 그대로 유지될 수 있을지 궁금합니다.

 

참고로 우리나라 식약처의 그린리스트에 등재된 등재된 TakedaOMNARIS®의 특허 의 특허청구항의 대표적 내용은 다음과 같습니다.

 

 

특허 제705,372호의 청구항 1. "고형 입자의 형태로 수성 매질 중에 분산되어 있는 시클레소나이드 및 히드록시프로필메틸셀룰로즈(HPMC)를 함유하는 수성 약학 조성물"

 

특허 제722,209호의 청구항 1. "1종 이상의 셀룰로즈 및 시클레소나이드를 포함하고, 삼투압이 150 mOsm 또는 그 이하인 점막 보유성(retentivity)이 우수하고 또 점막하(submucosa) 및 혈액에 대한 침투성이 높은 점막 도포용 수성 약학 조성물"

 

캐나다 특허소송에서 등재특허에 도전한 제네릭 개발사 Apotexexpert 전문가 증인은, 공지된 약효물질 시클레소나이드 약물을 점비제로 사용하기에 적절한 formulation으로 개발하는데 별다른 기술적 난관은 없고, 이 기술분야의 평균적 기술자 수준에서 가장 적절한 제제를 개발하는 최적화 과정에 해당한다고 주장하였습니다. 캐나다 1심 법원 판사는 이와 같은 전문가 증인의 진술을 근거로 후속 특허발명의 진보성을 인정하기 어렵다고 판단하였습니다.

 

공지된 약효물질을 공지된 치료용도에 사용하는 의약제품으로서, formulation 발명만의 독립된 진보성을 인정할 수 있는지 여부는 흔히 다투어지는 쟁점입니다. 법원이나 심판원으로서는 formulation 자체의 기술특성, 기술적 과제의 해결 성과, 그 발명적 가치를 잘 설명할 수 있는 해당 기술분야의 expert 전문가의 의견에 따르는 경우가 많습니다. 통상 양쪽 당사자의 expert가 서로 상충되는 의견을 내기 때문에, 어느 쪽에서 보다 합리적이고 객관적인 자료와 설득 논리를 제출할 수 있는지에 소송의 승패가 달려있다 할 것입니다.

 

작성일시 : 2015.08.26 17:00
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-- 항바이러스 의약(제품명: 비리어드, 트루바다, 아트리플라, 유효성분: 테노포비어)에 관한 캐나다 물질특허의 무효도전 Teva 특허소송 판결 요지 --

 

Gilead의 제품 Viread, Truvada BMS의 제품 Atripla는 유효성분이 Tenofovir disoproxil fumarate (TDF)입니다. 우리나라에서도 블록버스터 항바이러스 치료제 품목입니다. Teva가 해당 의약물질의 원천특허와 후속 특허의 무효에 도전한 결과 나온 캐나다 법원의 판결문을 링크해 드립니다. 아래에서 판결요지도 간략하게 정리해 드립니다.

 

1. Background

 

Virus는 그 genome을 구성하는 물질에 따라 일반적으로 DNA virus RNA virus로 나누어진다. RNA virus genome RNA로 구성하여 virus particle에 포함하여 가지고 있다가 host cell 내에서 genome RNA를 이용하여 replication하거나 functioning하게 되는데, 이때 genome RNA로부터 다시 RNA를 만들어 사용하는 RNA virus genome RNA로부터 DNA를 생성하여 사용하는 retrovirus가 있다. 전자의 경우 RNA dependant RNA polymerase가 필요하고 후자의 경우 RNA dependant DNA polymerase (reverse transcriptase)가 필요한데 이 두 가지는 host cell에서는 존재하지 아니하기에 (host cell 에서는 DNA->RNA-> protein의 메커니즘을 가지기에 불필요) 일반적으로 antiviral agent target이 된다. 이러한 agent 로 주로 개발되는 것이 nucleotide analogue들이며 이는 기본적으로 생체 내에 존재하는 nucleotide mimic하는 물질이기에 어느 정도는 polymerase에 영향을 줄 수 밖에 없게 된다.

 

Tenofovir retrovirus reverse transcriptase block하는 nucleotide analogue HIV 치료제로 개발되었고, 현재 HBV 치료제로도 사용한다. 현재 Gilead tenofovir disoproxil fumarate (TDF)를 포함하는 두 가지 약물 TRUVADA VIREAD를 판매하고 있으며, BMS TDF를 포함하는 ATRIPLA를 판매하고 있다.

 

Tenofovir disoproxil (TD) tenofovir prodrug 형태로 경구투여 시 tenofovir bioavailability가 떨어지는 점을 보완한 약물이고 TDF TD fumarate salt form이다.

 

알려진 부작용으로 구토, 설사, 무기력증, 덜 빈번하게 간독성, 복통 등이 있으며 높은 농도에서 신장독성을 유발한다는 보고가 있다.

 

2. 대상 특허

 

. CA patent No. 2261619 : 619 특허

 

이 사건에서는 Claim 32 만이 이슈가 됨.  Claim 32 tenofovir disoproxil (TD)에 관한 것으로 tenofovir carbonate promoiety disoproxil 을 사용한 prodrug 의 형태로 bioavailability 가 낮은 tenofovir 의 단점을 해결한 물질. Gilead BMS 에서 현재 시판되고 있는 약에 TD fumarate salt form 이 포함되어 있으며, Teva generic 에도 포함되어 있기에 이 사건에서 다뤄지고 있음.

 

청구항 32.

 

. CA patent No 2298059 : 059 특허

 

이 사건에서 다루어지는 059 특허의 Claim Claim 3 4. Claim 3 Claim 1 TD fumarate salt form crystalline solid 이며, Claim4 Claim 1 compound 중 특별한 chiral center를 가지는 물질이 enriched 또는 resolved 된 것. Gilead BMS 에서 현재 시판되고 있는 약에 TD fumarate salt form 이 포함되어 있으며, Teva generic 에도 포함되어 있기에 이 사건에서 다뤄지고 있음.

 

 

 

 

 

3. 판결 요지

 

가.  Pro-drug 물질특허 619 patent의 진보성 인정 특허유효

 

진보성 판단 - 성공이 예측 가능하다는 것이 obvious to try (미국 KSR 판결에서 예상 가능한 성공 등은 시도의 자명성이 자명한 것이라고 판단할 수 있는 중요한 요소라고 판결)에서 중요한 요소. TD의 경우 첫 번째 carbonate based prodrug이기에 비교대상이 없어 다른 성공한 prodrug을 통해 추론하여 Teva 쪽에서 자명함을 주장하였으나 법원은, carbonates 혹은 carbomates가 통상의 기술자에 의해 고려되어질 reasonable only option 이며 이러한 option이 어려움 없이 성공이 예상 가능하다는 Teva 주장에 동의하지 않음. 수많은 option을 고려한 선택을 통하여 tenofovir prodrug이 만들어 진 것이며 이는 예상 할 수 없는 다른 많은 가능성을 통해 해결된 복잡한 문제라는 것.

 

캐나다 법원은 이 사건 Prodrug을 개발하기 위하여 길고 어려운 개발과정을 거쳐왔다는 사실 역시 자명하지 않음을 증명해 주는 중요한 증거로 고려함. 신규성 및 진보서 인정.

 

나.  TD fumarate salt form - 059 patent 진보성 결여: 특허무효

 

Teva 059 특허 (TD fumarate salt form TDF 에 대한 특허) 의 경우 선행문헌에 TD fumarate salt 를 이용하는 drug 이 존재함을 제시하면서 059 특허가 진보성이 없어서 무효라고 주장.

 

이에 Gilead 는 비록 fumarate가 잘 알려져 있으나 FDA 승인 받은 약물 중 fumarate를 사용한 것은 거의 없고 fumarate salt 를 형성하면서 TDF 가 적절한 성질을 가지는 것은 예측하기 불가능하다고 주장. 또한 Rule of 2 or 3 를 주장(일반적으로 salt former(여기서는 fumarate)free base(여기서는 TD) 보다 2, 3 혹은 그 이상으로 pka 값이 작아야 안정된 salt form을 형성한다는 것)하면서 이 사건의 경우 TD fumarate pka 값의 차이가 0.73 에 불과하여 통상의 기술자가 fumarate  salt former 로 사용하는 것을 생각하지 않을 것이라고 주장.

 

이에 TevaRile of 2 or 3 의 예외가 되는 선행문헌을 제시함. 덧붙여 Salt screening 은 일반적으로 거치는 과정이며 잘 알려져 있는 과정이고 비록 통상의 기술자가 fumarate TD stable salt 를 형성할지에 대하여 높은 수준으로 확신하지는 못한다 하더라도, routine screening 과정을 통하여 이를 선택할 수 있다고 주장. 실제로 Gilead 의 이 사건 과정에서도 unstable 하다고 알려진 fumarate citric acid 정도의 screening 만을 통해 TDF를 완성하였음.

 

Gilead가 이 사건 fumarate가 적절한 salt form을 형성한다는 결과를 얻은 과정의 복잡함을 증명해 내지 못한 결과, 재판부는 TDF의 개발이 일반적인 과정이었다고 인정, 059 특허는 자명하여 진보성 결여로 무효라고 판단

 

캐나다 법원 판결문 링크: 

 

Gilead Sciences Inc. v. Teva Canada Limited, 2013 FC 1270

Bristol-Myers Squibb v. Teva Canada Limited, 2013 FC 1271

Gilead Sciences Inc. v. Teva Canada Limited, 2013 FC 1272

 

김빛 변호사  

 

작성일시 : 2015.07.30 09:55
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