침해소송. 무효심판__글20건

  1. 2018.02.20 [상표분쟁] 북한지명 사리원은 현저한 지리적 명칭으로서 상표등록 무효사유에 해당: 대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1342 판결
  2. 2017.12.29 [상표권침해소송] 하도급 시공회사의 상표권침해 관련 공동불법행위 성립 및 손해배상책임 인정: 특허법원 2017. 12, 21. 선고 2017나1209 판결
  3. 2017.12.01 식별력 미약부분 포함 결합상표의 식별력 판단 + 특허심판원 심결취소 사례 : 특허법원 2017. 11. 24. 선고 2017허6767 판결
  4. 2017.12.01 스타벅스 상표분쟁 - 특허법원 2017. 11. 24. 선고 2017허5481 판결
  5. 2017.11.25 [중국지재권침해분쟁] 특허청의 중국 상표분쟁 대응방안 가이드북 소개
  6. 2017.11.17 부제소합의 여부 + 등록상표의 권리행사를 권리남용으로 불인정: 특허법원 2017. 10. 26. 선고 2017나1520 판결
  7. 2017.11.17 중국산 새우를 국내산으로 표시 판매한 전과 + 다시 적발 사례: 징역 1년 및 1천만원 벌금형 선고 - 창원지방법원 2017. 9. 13. 선고 2017고단2320 판결
  8. 2017.10.17 상표이전 받은 후 상표라이선스 사업 중 계약분쟁 발생 + 상표권 침해여부 및 손해배상의 범위 판단 : 특허법원 2017. 9. 29. 선고 2017나1117 판결
  9. 2017.10.01 [상표권분쟁 - 6] 상표권 침해와 법정손해배상 규정(제67조의2)에 따른 손해배상청구 : 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결
  10. 2017.10.01 [상표권분쟁 – 5] 상표권침해 손해액 산정에 침해자의 이익액 중 상표권의 기여율 15% 인정 : 특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016나1370 판결
  11. 2017.10.01 [상표권분쟁 – 4] 상표권 침해를 원인으로 하는 손해배상의 구체적 판단방법: 서울중앙지방법원 2016. 5. 27. 선고 2015가합504429 판결
  12. 2017.10.01 [상표권분쟁 – 3] 인터넷 도메인네임의 법적 성질 – 공적 자원의 사용 관련 채권 유사 권리: 대구고등법원 2016. 5. 18. 선고 2014나803 판결
  13. 2017.10.01 [상표권분쟁 – 2] 대기업그룹의 계열 분리 후 그룹표지의 사용권리 관련 분쟁: 대성그룹 사건 대법원 판결
  14. 2017.10.01 [상표권분쟁 – 1] 프랜차이즈 사업과 상표분쟁 사례 불사용취소심판 사건 특허법원 2015. 6. 26. 선고 2015허1560 판결
  15. 2017.09.06 중국 상표등록의 필요성
  16. 2017.09.04 유명 입시학원의 상표권분쟁 침해금지 및 손해배상청구 사건 특허법원 2017. 8. 18. 선고 2016나1158 판결
  17. 2017.08.15 상표침해 분쟁사안의 민사소송 + 형사소송 개요
  18. 2017.08.14 상표 침해분쟁 초기단계의 대응전략 및 실무적 포인트
  19. 2017.07.26 상품형태 모방행위 소위 Dead Copy 사안 (부경법 자목의 부정경쟁행위)에 대한 형사처벌 가능 개정법 2017. 7. 18. 시행
  20. 2017.07.18 저명상표의 식별력 및 명성 훼손 부정경쟁행위 인정 특허법원 판결 – 상표 분쟁에 관해 변호사에게 상담을 의뢰해야 함을 보여주는 대표적인 사건

 

 

 

특허법원 판결: 상표등록 무효사유 불인정 + 대법원 판결: 무효사유 인정, 원심 파기 환송

 

대법원 판결요지: “상표법은 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다[이 사건에 적용되는 법률 조항은 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것) 6조 제1항 제4호이나, 현행 상표법 제33조 제1항 제4호도 같은 취지로 규정하고 있다.

 

이러한 상표는 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 데에 입법 취지가 있다(대법원 2012. 12. 13. 선고 2011958 판결 등 참조). 여기서현저한 지리적 명칭이란 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 것을 뜻하고(대법원 2004. 4. 28. 선고 2004240 판결 등 참조), 그 판단의 기준 시점은 원칙적으로 출원 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 20111142 판결 등 참조).

 

지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 위와 같은 시점을 기준으로 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

 

이 사건 등록서비스표를 구성하는 중요한 부분인사리원이 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 1996. 6. 26. 당시를 기준으로 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭이라고 볼 여지가 있음에도 2016년에 실시된 수요자 인식 조사 결과를 주된 근거로 하여 달리 판단한 원심을 파기한 사례

 

첨부: 대법원 2018. 2. 13. 선고 20171342 판결

 

KASAN_[상표분쟁] 북한지명 사리원은 현저한 지리적 명칭으로서 상표등록 무효사유에 해당; 대법원 2018. 2.

대법원 2017후1342 판결.pdf

 

 

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작성일시 : 2018.02.20 15:43
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대구 강변아이파크 아파트 시공회사에 대한 아이파크 I-PARK 서비스표권 침해금지 및 손해배상청구 사건입니다. 특허법원은 다음과 같이 하도급 시공회사에 대해서도 공동불법행위 책임을 인정하였습니다.

 

시공회사 피고 제이케이는이 사건 서비스표와 유사한 강변아이파크 표장, 동촌아이파크 표장을 사용하여 이 사건 서비스표의 지정서비스업과 유사한 아파트분양업을 영위함으로써 이 사건 서비스표권을 침해한 피고 합동주택의 불법행위에 관하여 발주회사 피고 합동주택과 공모하거나 적어도 방조함으로써 공동불법행위자로서 책임을 부담한다.

 

그 손해배상의 범위는, 아파트라는 재화의 특성 상 판매이익의 발생 및 증가에 매우 다양한 요소가 작용하는 점, 피고들은 손해액 산정에 필요한 아무런 자료를 제출하지 않고 있는 점 등에 비추어 보면, 원고가 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 구 상표법 제67조 제5항에 따라 상당한 손해액을 인정키로 한다.

 

다음으로 원고의 피고들에 대한 표장 폐기청구에 대하여 살펴보면, 피고 합동주택이 2015년경 강변아이파크 및 동촌아이파트 수분양자들에게 위 각 아파트에 관한 소유권이전등기를 각 경료해 해주었으므로, 피고들이 현재 강변아이파크 및 동촌아이파크의 각 외벽 등 건축물과 주차금지표지판에 관한 관리처분권한을 보유하고 있지 않는다고 할 것이어서, 피고들을 상대로 각 외벽 등 건축물과 주차금지표지판에 표시된 별지 목록 제1항 기재 각 표장의 폐기를 구할 수는 없다. 따라서 원고의 피고들에 대한 표장 폐기 청구는 이유 없다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 12, 21. 선고 20171209 판결

특허법원 2017나1209 판결 .pdf

KASAN_[상표권침해소송] 하도급 시공회사의 상표권침해 관련 공동불법행위 성립 및 손해배상책임 인정 특허법원 20

 

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작성일시 : 2017.12.29 13:00
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1.    대상 상표

 

2.    판결요지

 

이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의미소국수부분은 식별력이 없거나 미약한 부분으로 요부가 된다고 볼 수 없다. 그 이유는 다음과 같다.

 

이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 중국수부분은 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 지정서비스업인 간이식당업 등과의 관계에서 서비스업에서 제공되는 음식으로 직감되어 식별력이 없다.

 

증거에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정에 의하면, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의미소부분은 그 지정서비스업인 간이식당업 등과의 관계에서 식별력이 미약하고 이를 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지도 아니하다. 따라서 이 사건 등록서비스표와 선등록서비스표에서미소부분을 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수는 없다.

ⓐ‘미소의 사전적 의미는소리 없이 빙긋이 웃음이다. ‘미소는 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표의 지정서비스업인 간이음식점 등과의 관계에서미소로 손님을 응대한다.”는 의미가 있어, 실제 음식업계에서미소'라는 용어는 흔하게 사용되고 있다.

인터넷 사이트 검색결과에 의하면, 음식업계에서미소가 포함된 상호는미소가’, ‘미소복어’, ‘미소집밥’, ‘미소돈삼겹살’, ‘미소식당 1,057건 검색된다.

이 사건 출원서비스표의 출원일인 2015. 7. 10. 이전에 그 지정서비스업과 동일유사한 서비스업과 관련하여미소향’, ‘미소미등과 같이미소를 포함하는 여러 서비스표가 서비스표권자나 출원인을 달리하여 등록 또는 출원공고되었다.

선등록서비스표의 출원일인 2014. 8. 25. 이후 서비스업류 구분 제43류에 관하여 가니미소, 럭푸드 미소, 하이 미소, 미소랑, 미소한근, 미소면가 등미소를 포함하는 33건의 서비스표가 등록 또는 출원공고되었다.

특허청 심사관은 이 사건 출원서비스표 및 선등록서비스표의 각 출원일 전인 2014. 7. 1. 이미 서비스업류 구분 제43류에 관한 표장의 서비스표 출원(출원번호 41-2013-0043847)에 대하여, ‘미소는 다수가 사용하고 있어 식별력이 미약하다는 내용의 의견제출통지를 보낸 바 있다.

 

③ ‘미소국수를 결합하여도미소로 서비스를 제공하는 국숫집이외의 식별력이 있는 새로운 관념을 형성하지 아니한다.

 

이 사건 출원서비스표 및 선등록서비스표에서 공통되는미소국수부분은 식별력이 없거나 미약하여 요부가 될 수 없으므로, 이들 표장의 구성에미소국수부분이 공통적으로 포함되어 있다는 사정만으로는 이들 표장이 서로 유사하다고 할 수 없다.

 

나아가 이 사건 출원서비스표 및 선등록서비스표에서미소국수부분을 제외한 나머지 구성이나 각 표장 전체를 기준으로 이들 표장의 유사 여부를 대비하는 경우 그 외관·호칭·관념에서 현저한 차이가 존재한다. 따라서 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표와 유사하지 아니하다.

 

첨부: 특허법원 2017. 11. 24. 선고 20176767 판결

특허법원 2017허6767 판결 .pdf

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작성일시 : 2017.12.01 14:07
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1.    상표등록 무효심판 청구 대상 상표

 

   

 

2. 판결요지

 

이 사건 등록상표 중 바깥쪽 원형의 하단 부분에 기재된 "ESPRESSO & MILK" 및 안쪽 원형에 기재된 "THE MOUNTAIN OF SEATTLE“은 식별력이 없다고 할 것이지만, 영문자 "Mt. RAINIER"는 가장 굵은 글씨로 중앙에 크게 그려져 있으므로, 영문자 기재 및 산 모양은 요부가 된다.

 

외관, 호칭 및 관념을 대비하면 이 사건 등록상표와 선등록상표들은 외관에서 확연한 차이가 있다. 이 사건 등록상표는마운틴레이니어또는레이니어 산으로 호칭되고 관념될 것인 반면, 선등록상표들은 특별한 호칭이나 관념을 갖고 있지 않으므로, 호칭 및 관념에서도 차이가 있다. 그러므로 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 아니한다.

 

선사용상표와의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제9, 11, 12호에 해당하는지 여부에 관하여 먼저 그 표장이 유사하여야 할 것인데, ”STARBUCKS“의 영문자 기재 및 여인 형상이 선사용상표에서 요부가 된다고 봄이 타당하므로, 이를 대비할 경우 외관에서 확연한 차이가 있다. 등록상표는 그 요부의 한글 음역인마운틴레이니어또는레이니어 산으로 호칭되고 관념되는 반면, 선사용상표는 그 요부의 한글 음역인스타벅스로 호칭되고, ‘스타벅스 커피’ 또는왕관을 쓴 긴 머리의 여인상으로 관념될 것으므로, 그 호칭 및 관념에서도 차이가 있다. (9)

 

또한 인정사실만으로는 시애틀이 커피와 밀접한 관련성이 있는 지역이라는 점을 넘어 그 커피 또는 커피음료가 시애틀산()이라거나 어느 정도 품질 이상의 커피일 것이라는 품질보증 기능이 있다고까지 인정하기에는 부족하다.(11) 원고가 제출한 증거들만으로는 피고에게 선사용상표에 화체된 명성에 편승 또는 그 저명성을 희석화할 부정한 목적이 있었음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. (12) 나아가 이 사건 등록상표는 선사용상표와는 그 외관호칭관념면에서 확연히 구분되어 이 사건 등록상표에서 원고의 선사용상표가 용이하게 연상되거나 이와 밀접한 관련성이 인정되어 상품의 출처에 오인혼동을 초래한다고 보기는 어렵다.(10)

 

그러므로 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제7, 9, 10, 11호 또는 제12호의 등록무효사유에 해당하지 않는다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 11. 24. 선고 20175481 판결

특허법원 2017허5481 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2017.12.01 14:04
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실무적으로 도움이 되는 좋은 자료입니다. 첨부한 파일을 꼼꼼하게 읽어보시기 바랍니다. 한국회사의 중국 현지 거래처에서 한국회사의 상표를 무단 등록하여 선점한 경우를 가끔 봅니다. 그와 같은 상황에 대한 해결방안을 자주 문의를 받는데, 위 특허청 자료에 상세하게 설명되어 있습니다. 참고로 위 첨부자료 중 해당 부분을 인용합니다. 자세한 내용은 특허청 자료를 살펴보시기 바랍니다.

 

 

 

 

첨부: 특허청 중국 상표브로커 대응 가이드북

0116-중국상표브로커대응가이드북 B5 0113.pdf

KASAN_특허청의 중국 상표분쟁 대응방안 가이드북 소개.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.25 08:00
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1. 사실관계

 

일본 마루후지사는 1953년경 설립된 회사로 그 당시부터 일본에서 제품에 “Marufuji” 상표 사용함. 원고 한국회사에서 2006년 동일 유사한 상표출원, 2007년 등록. 등록상표 침해금지청구 소송 제기함.

 

2. 부제소 합의 여부   

 

등록 상표권자 원고가 피고에게 상표권침해 경고장을 보내자 피고가 원고에게 전화를 한 후 그 전화통화 내용을 요약한 답변서를 보냄. 답변서에는 ‘”피고에게는 별도의 소송 의지가 없다. 피고의 판매에 대해서는 별도의 이의를 제기하지 않는다. 피고가 현재 판매 중이거나 보관 중인 제품의 수거 및 폐기처분을 요구하지 않는다. 피고의 본 건 관련 회신 각서를 요구하지 않는다라고 기재됨.

 

특허법원 판결요지: “피고는 원고와 피고는 이 사건 소를 제기하기 전인 2014. 10.경 부제소 합의를 하였으므로, 이에 위반하여 제기된 이 사건 소는 부적법하다고 주장하나, 그 효력의 유무나 범위를 둘러싸고 이견이 있을 수 있는 경우에는 당사자의 의사를 합리적으로 해석한 후 이를 판단하여야 하는 바, 소송이나 협의의 진행 경과와 무관하게 피고에 대하여는 어떠한 소도 제기하지 않겠다는 확정적인 의사표시를 한 보기는 어려우므로 부제소 합의가 성립하였다고 할 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.”

 

3. 등록된 상표침해 성립 but 권리남용으로 상표권 행사 불인정

 

원고 등록상표와 양 표장을 대비하여 보면 실사용 표장의 도형은 특별한 관념이나 호칭을 가지지 않으므로 문자부분에 의해 호칭 및 관념될 것으로 보이는데, 영문 문자의 발음인마루후지는 일본에서 사람의성씨로 사용되는 용어로서, 우리나라의 일본어 수준을 감안하여 보면, 실사용 표장이 낚시용품에 사용되는 경우 일반 수요자들 사이에서는 일본의마루후지라는 회사 또는 사람에 의해 제조되는 물건 정도의 의미로서 받아들여질 것으로 보인다. 양 표장은 외관면에서는 다소 유사하지 않다고 볼 여지가 있으나, 호칭 및 관념이 동일하여, 양 표장이 동일·유사한 상품에 사용되는 경우 일반수요자들 사이에서 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있으므로, 서로 유사하다고 할 것이고 특별한 사정이 없는 한 이 사건 등록상표권에 대한 침해행위에 해당한다.

 

이에 대하여 피고는 원고의 청구가 권리남용이라고 항변하므로 살피건대, 일본 乙의 실사용 표장이 부착된 낚시 용품은 이 사건 등록상표의 출원 시점에 이미 일본뿐만 아니라 국내에서도 상당한 인지도를 얻은 것으로 보이는 점, 원고는 이 사건 등록상표의 출원 전에 실사용 표장이 일본 마루후지의 표지임을 충분히 인식하고 있었음에도 그와 유사한 이 사건 등록상표를 출원한 것으로 보이는 점 등을 종합하여 볼 때 원고의 피고에 대한 상표권 행사는 비록 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없는 것이라고 봄이 타당하다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 10. 26. 선고 20171520 판결

특허법원 2017나1520 판결 .pdf

KASAN_부제소합의 여부 등록상표의 권리행사를 권리남용으로 불인정.pdf

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작성일시 : 2017.11.17 21:00
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누구든지 원산지 표리를 거짓으로 하거나 이를 혼동하게 할 우려가 있는 표시를 하여서는 아니된다(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률).

 

중국산 새우와 국내산 새우를 섞은 뒤 국내산으로 거짓 표시하여 약 2 8,000만 원 상당의 건새우를 판매한 범죄사실로 적발된 사례. 동종전과, 상당한 판매규모 및 기간 등을 불리한 정상으로 보고, 피고인에게 징역 1년 및 벌금 1,000만원을 선고함. 선고 형량이 엄중하다는 점 유의!

 

첨부: 창원지방법원 2017. 9. 13. 선고 2017고단2320 판결

창원지방법원 2017고단2320 판결.pdf

 

KASAN_중국산 새우를 국내산으로 표시 판매한 전과 다시 적발 사례 징역 1년 및 1천만원 벌금형 선고.pdf

 

 

작성일시 : 2017.11.17 18:00
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1. 배경사실

 

원고는 조카에게 이 사건 등록상표의 사용에 관한 일체의 권한을 위임하였고, 원고의 허락 하에 원고의 동생 A가 라이선스 계약 체결에 관한 구체적 업무를 담당하였다. A B에게 국내 온·오프라인 매장에서 이 사건 등록상표를 사용하여 제품을 제조·판매할 수 있는 라이선스 계약(1 라이선스 계약)을 체결하였다. 그 후 B는 피고와 제1 라이선스 계약을 승계시켜주는 특약(1-1 라이선스 계약)을 체결하였다. 1-1 라이선스 계약 체결 이후 피고는 2014. 1. 1. 경부터 이 사건 등록상표와 동일·유사한 표장을 부착한 제품을 제조하여 판매하였고, B에게 상표사용료를 지급하였다. 이에 대해 A B와 피고에게 제1 라이선스 계약의 중대 위반 사항임을 통보한 바 있다. 한편 A C 주식회사와 2015. 4. 17. 국내 온·오프라인 매장에서 이 사건 등록상표를 사용하여 제품을 제조·판매할 수 있는 라이선스 계약(2 라이선스 계약)을 체결하였고, C는 피고의 가파치 제품 유통으로 인한 피해를 주장한 바 있다.

 

2. 라이선스 계약의 효력 및 상표권 침해 여부    

 

먼저 원고가 제1-1 라이선스 계약을 추인하였다고 볼 수 없어 피고는 제1-1 라이선스 계약에 근거하여 정당한 권리자에 해당한다 할 수 없고, 피고가 2014. 1. 1.부터 2015. 12. 31.까지 이 사건 등록상표와 동일·유사한 표장을 부착한 제품을 제조하여 판매하였다는 데에는 다툼이 없어 이 기간 동안 이 사건 등록상표권을 침해하였다고 보아야 한다. 2016. 1. 1.부터 8. 31. 사이의 기간에도, 피고의 가파치 핸드백 등의 인터넷 판매업무 위탁업체에 제품 정보 삭제를 요청했다고는 하나 실제 삭제 여부를 확인하는 등의 후속 조치도 취하지 않아 침해의 책임을 면할 수 없다.

 

3. 침해제품의 폐기

 

피고는 2016. 8. 31. 이후로도 등록상표권 침해행위를 할 우려를 배제할 수 없어 해당 표장을 사용한 제품 등 및 그 포장지 등을 사용하여서는 아니되며 이를 폐기할 의무가 있다.

 

4. 손해배상의 범위

 

한편 2014. 1. 1.부터 2015. 1. 31., 2015. 7. 1.부터 9. 30까지의 기간 동안에는 제1 및 제2 라이선스 계약이 유효하게 존속하여 원고가 동일한 내용의 계약을 제3자와 체결할 수 없었으므로 피고의 침해행위가 없었더라도 원고가 추가적 사용료를 얻었을 것이라 할 수 없어 이 기간 동안에는 원고의 손해도 없었다고 보아야 한다. 그러나 그 외의 기간에 대해서는 손해를 배상하여야 하며, 그 구체적 금액은 제2 라이선스 계약에서 월 1,000만원을 지급한 것에 따라 침해 기간인 11개월 간 1 6,000만원을 배상하고, 이에 대한 지연손해금을 배상하는 것으로 한다.

 

첨부: 특허법원 2017. 9. 29. 선고 20171117 판결

특허법원 2017나1117 판결 .pdf

 

KASAN_상표라이선스 사업 중 계약분쟁 발생 상표권 침해여부 및 손해배상의 범위 판단.pdf

 

 

작성일시 : 2017.10.17 17:00
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상표권자(서비스표권자)가 등록된 상표(서비스표)를 사용하지 않은 경우에는 구 상표법 제67조 제3항이나 제67조의2에 의한 손해배상청구도 인정되지 않는다는 대법원 판결입니다. 판결요지는 다음과 같습니다.

 

"상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 그 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 불구하고 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다. 따라서 상표권자가 해당 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다."

 

"구 상표법 제67조의2 1항은, ‘상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 손해액의 추정 등에 관한 제67조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있고, 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다는 취지로 규정하고 있다.

 

이는 위조상표의 사용 등으로 인한 상표권 침해행위가 있을 경우에 손해 액수의 증명이 곤란하더라도 일정한 한도의 법정금액을 배상받을 수 있도록 함으로써 피해자가 쉽게 권리구제를 받을 수 있도록 하는 예외적 규정이므로, 그 적용요건은 법문에 규정된 대로 엄격하게 해석하여야 한다.

 

따라서 상표권자가 이 규정에 의한 손해배상을 청구하려면, 상표권 침해 당시 해당 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며, 동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야지 위 규정에서 정한 법정손해배상을 청구할 수는 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다."

 

KASAN_[상표권분쟁 - 6] 상표권 침해와 법정손해배상 규정(제67조의2)에 따른 손해배상청구.pdf

 

 

작성일시 : 2017.10.01 12:00
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상표권자 미키홀딩스가부시키가이샤가 미키코리아 주식회사를 상대로 제기한 상표권 침해로 인한 손해배상청구소송에서 손해액 산정이 문제된 사안입니다. 1심 판결에서 인정한 손해배상액 221,964,968원을 항소심에서 332,947,453원으로 증액하였습니다. 침해자의 한계이익 중 상표권 기여율 15%에 해당하는 금액만을 손해액으로 산정한 판결이유가 상당히 흥미롭습니다.

 

- 판결요지 -

 

“순이익은 한계이익에서 고정비용을 공제한 금액인바, 고정비용은 생산량의 변동여하에 관계없이 불변적으로 지출되는 비용이어서 침해행위와의 견련성을 인정하기 어렵고, 침해자가 상표권 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 상표권 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액을 손해액으로 삼아야 하므로(대법원 2008. 3. 27. 선고 200575002 판결 참조), 침해자의 이익액은 순이익이 아닌 한계이익을 기준으로 산정해야 한다.

 

피고가 이 사건 표장 사용을 중단한 2013. 1. 29. 이후에도 피고 회사의 휠체어 제품 매출액이 증가하고 있는 점(전년도 대비 매출액 증가율 10%)에 비추어 보면, 이 사건 표장의 사용이 피고 휠체어 제품의 매출액 증가에 크게 기여하였다고 보기 어렵다.

 

피고가 얻은 한계이익에는 이 사건 상표권 침해행위로 인하여 피고가 얻은 이익과 무관한 정상적인 영업이익 및 피고가 종래부터 구축한 영업망이나 경영수완에 의한 이익 등의 기여요인에 의한 이익이 포함되어 있기 때문에 그 이익 전부를 곧바로 침해행위에 의하여 얻은 것이라고 할 수 없는 특별한 사정이 인정되므로, 구 상표법 제67조 제2항의 추정 규정을 적용하여 손해액을 산정할 수 없다.

 

따라서 이 사건은 피고의 상표권 침해행위로 인하여 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 구 상표법 제67조 제5항에 따라 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수밖에 없다. 결국 피고의 이 사건 상표권 침해행위로 인한 원고의 손해액은 아래 제반 사정을 종합하여 보면, 침해행위 기간 동안 피고의 한계이익 중 15%에 해당하는 금액인 332,947,453원으로 산정함이 타당하다.

 

KASAN_[상표권분쟁 – 5] 상표권침해 손해액 산정에 침해자의 이익액 중 상표권의 기여율 15% 인정.pdf

 

 

작성일시 : 2017.10.01 11:00
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서울중앙지법 지재사건 전담 재판부는 상표권 침해를 인정한 다음, 그로 인한 손해배상액 산정을 어떻게 할 것인지에 대해 다음과 같이 판시하였습니다.

 

1. 상표법 제 67조 제2항의 적용여부

 

"상표법 제 67조 제2항의 규정은 상표권자 등이 상표권 등의 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 손해의 액을 입증하는 것이 곤란한 점을 감안하여 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 상표권자 등이 입은 손해의 액으로 추정하는 것일 뿐이고,

 

상표권 등의 침해가 있는 경우에 그로 인한 손해의 발생까지를 추정하는 취지라고 볼 수 없으므로,

 

상표권자가 위 규정의 적용을 받기 위하여는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있고 또한 그 상표권에 대한 침해행위에 의하여 실제로 영업상의 손해를 입은 것을 주장입증할 필요가 있으나,

 

위 규정의 취지에 비추어 보면, 위와 같은 손해의 발생에 관한 주장입증의 정도에 있어서는 손해 발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장입증하는 것으로 족하다고 보아야 하고,

 

따라서 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 수 있다(대법원 1997. 9. 12. 선고 9643119 판결 등 참조)."

 

2. 상표법 제67조 제2항의 침해자가 얻은 이익의 산정기준

 

"상표법 제67조 제2항에서 말하는 침해자의 이익을 순이익으로 볼 것인지 아니면 한계이익으로 볼 것인지가 문제인바,

 

침해행위로 얻은 수익(침해제품의 매출액)에서 침해행위와의 견련성을 인정하기 어려운 고정비용까지 공제하는 것은 상표법 제67조 제2항의 침해행위에 의하여 이익을 받은 때라는 문언에 부합하지 않는 것으로 해석되는 점,

 

고정비용까지 공제한다면 침해자가 침해행위와는 무관하게 지출한 고정비용이 매우 큰 경우 손해배상액이 과소해지거나 아예 없어지게 되는 부당한 결과가 발생할 수 있는 점,

 

대법원도 침해자가 상표권 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 상표권 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액, 즉 침해자의 이익액을 손해액으로 삼아라고 판시하여(대법원 2008. 3. 27. 선고 200575002 판결) 한계이익설의 입장을 취한 것으로 해석되는 점 등에 비추어 보면,

 

상표법 제67조 제2항에서 말하는 침해자의 이익을 한계이익으로 봄이 타당하다."

 

3. 상표법 제67조 제2항의 추정이 일부 복멸되는지 여부

 

"침해자가 상품의 품질, 기술, 디자인, 상표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 상표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 있다면 그와 같은 사정이 인정되는 부분에 관하여는 상표법 제67조 제2항의 추정이 일부 복멸된다고 할 것인바(대법원 1997. 9. 12. 선고 9643119 판결 등 참조),

 

피고의 매출액은 꾸준한 기술개발을 통한 차별화된 기술력, 전국적인 판매망, 원활한 애프터서비스 제공 등에 힘입은 바가 큰 것으로 보이는 점, 피고 휠체어에 부착되는 레이블을 이 사건 표장 사용 전 후로 비교해보면, 위 레이블에서 이 사건 표장이 차지하는 상표적 기능이 그리 크지 않음을 알 수 있는 점 등을 종합하여 보면,

 

한계이익의 90%는 상품의 품질, 기술, 상표 이외의 신용, 판매정책 등 이 사건 표장의 사용과는 무관하게 얻은 이익으로, 나머지 10%는 이 사건 표장의 사용으로 얻은 이익으로 평가함이 상당하다."

 

4. 비율 관련 실무적 포인트   

 

1심 판결은 침해자가 침해제품을 판매하여 얻은 한계이익의 10%만을 상표사용과 관련된 이익으로 판단하였습니다. 그 정량적 산정의 구체적 이유를 수치로 들 수 없음은 당연합니다. 재판관의 자유심증에 기초한 평가와 결단입니다. 이와 같은 비율 결정 구조를 염두에 두고 있어야만, 그 비율을 조금이라도 유리하게 이끌어낼 수 있습니다.

 

KASAN_[상표권분쟁 – 4] 상표권 침해를 원인으로 하는 손해배상의 구체적 판단방법.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.10.01 10:00
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도메인 네임 분쟁에 관한 흥미로운 내용의 하급심 판결을 소개합니다. 판결요지를 인용하면 다음과 같습니다.

 

"도메인이름 자체는 공적 자원이므로 개인이 이를 전유할 수는 없고, 다만 도메인이름의 등록사용에 대하여는 사적 자치에 맡겨져 있다.

 

등록기관이 등록자의 도메인이름 등록신청을 접수하여 등록하면, 등록자는 등록기관에 대하여 일정한 수수료를 지급하고 도메인이름을 그 기간 동안 사용할 수 있는 채권을 가지게 되고, 등록기관은 그 도메인이름을 등록하여 관리하는 대신 등록자에 대하여 일정한 수수료의 지급을 구할 수 있으며, 수수료를 납부하지 않는 경우 대개 그 도메인이름의 등록을 말소한다.

 

도메인이름의 등록, 사용에 관한 권리는 등록자와 등록기관 사이의 계약에 의하여 발생하는 채권 또는 그에 유사한 권리에 불과할 뿐, 물권이나 물권에 유사한 권리가 아니다(대법원 2005. 1. 27. 선고 200259788 판결의 원심판결인 서울고등법원 2002. 9. 25. 선고 20024896 판결 참조).

 

도메인 네임 관련 매매계약이 무효라고 하더라도 계약당사자가 아닌 피고회사에 대하여 그 무효로 인한 원상회복청구를 할 수 없다.

 

또한, 도메인 네임 관련 매매계약이 무효에 따라 여전히 이 사건 도메인이름 중 일부에 대한 등록, 사용에 관한 권리를 가지고 있다고 하더라도, 이는 대세효가 없는 채권 또는 그에 유사한 권리에 불과하므로, 그 권리에 기하여 채무자가 아닌 제3자에 대하여 방해배제청구권이 발생하는 것도 아니다."

 

KASAN_[상표권분쟁 – 3] 인터넷 도메인네임의 법적 성질 – 공적 자원의 사용 관련 채권 유사 권리.pdf

 

 

작성일시 : 2017.10.01 09:00
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대성그룹 창업주가 2001 2월 세상을 떠난 후 창업주의 장남측 - 주식회사 대성지주(DAESUNG GROUP HOLDINGS CO., LTD) vs 창업주 3남측 - 대성홀딩스 주식회사(DAESUNG HOLDINGS CO., LTD) 사이 대성상호사용을 둘러싼 분쟁

 

1. 상호사용금지청구

 

. 상법상 상호 관련 규정

 

상법 제22 (상호등기의 효력) 타인이 등기한 상호는 동일한 특별시·광역시·시·군에서 동종영업의 상호로 등기하지 못한다.

23 (주체를 오인시킬 상호의 사용금지) ① 누구든지 부정한 목적으로 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호를 사용하지 못한다.

② 제1항의 규정에 위반하여 상호를 사용하는 자가 있는 경우에 이로 인하여 손해를 받을 염려가 있는 자 또는 상호를 등기한 자는 그 폐지를 청구할 수 있다. 

③ 제2항의 규정은 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다. 

④ 동일한 특별시·광역시·시·군에서 동종영업으로 타인이 등기한 상호를 사용하는 자는 부정한 목적으로 사용하는 것으로 추정한다.

 

. 대법원 2016. 1. 28. 선고 201376635 판결

 

"상법 제23조 조항의 '부정한 목적'이란 어느 명칭을 자기의 상호로 사용함으로써 일반인으로 하여금 자기의 영업을 그 명칭에 의하여 표시된 타인의 영업으로 오인하게 하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 타인에게 손해를 가하려고 하는 등의 부정한 의도를 말하고, 부정한 목적이 있는지는 상인의 명성이나 신용, 영업의 종류규모방법, 상호 사용의 경위 등 여러 가지 사정을 종합하여 판단하여야 할 것이다.

 

‘대성홀딩스㈜(영문: DAESUNG HOLDINGS CO., LTD)'와 ‘㈜대성지주(DAESUNG GROUP HOLDINGS CO., LTD.)’는 유사하고 주된 영업 목적이  동일하므로, 일반인으로 하여금 오인, 혼동을 일으킬 수 있다는 것을 충분히 알 수 있었음에도 불구하고 피고의 상호를 사용한 사정 등을 이유로 ‘부정한 목적’이 인정된다." 사용금지권 인정

 

2. 부정경쟁행위금지청구

 

. 부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목 영업주체혼동행위 규정

 

"부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목은 상당한 노력과 비용을 들여 형성한 타인의 신용이나 명성에 편승하여 부정하게 이익을 얻는 행위를 방지하기 위하여 ‘국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장, 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위’를 ‘부정경쟁행위’의 하나로 규정하고 있다. 여기서 영업표지의 유사 여부는 동종의 영업에 사용되는 두 개의 영업표지를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적객관적이격적으로 관찰하여 구체적인 거래실정상 일반 수요자가 그 영업의 출처를 오인혼동할 우려가 있는지에 의하여 판별하여야 하고, ‘타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위’는 영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반 수요자로 하여금 해당 영업표지의 주체와 동일유사한 표지의 사용자 사이에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함한다(대법원 2011. 12. 22. 선고 20119822 판결 등 참조)."

 

. 대법원 2016. 1. 28. 선고 201424440 판결 - 계열 분리된 후 각사의 기업그룹 표지사용 행위

 

"경제적, 조직적으로 관계가 있는 기업그룹이 분리된 경우, 어느 특정 계열사가 그 기업그룹 표지를 채택하여 사용하는 데 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자에게 그 기업그룹 표지에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 그 기업그룹 표지를 승계하였다고 인정되지 아니하는 이상, 해당 기업그룹의 계열사들 사이에서 그 기업그룹 표지가 포함된 영업표지를 사용한 행위만으로는 타인의 신용이나 명성에 편승하여 부정하게 이익을 얻는 부정경쟁행위가 성립한다고 보기 어렵다. 이 때 그 계열사들 사이에서 기업그룹 표지가 포함된 영업표지를 사용하는 행위가 ‘영업주체 혼동행위’에 해당하는지는 기업그룹 표지만이 아닌 영업표지 전체를 서로 비교하여 볼 때 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 유사하여 혼동의 우려가 있는지를 기준으로 판단하여야 한다.

대성그룹에 속한 피고가 ‘대성홀딩스 주식회사(DAESUNG HOLDINGS CO., LTD.)’를 상호로 사용한 행위가 그 기업집단에 속하는 다른 계열사인 원고들에 대한 관계에서 영업주체 혼동행위에 해당한다는 이유로 사용금지 등을 구한 사안에서, 피고가 ‘대성’이라는 기업 그룹 표지가 포함된 ‘대성홀딩스 주식회사(DAESUNG HOLDINGS CO., LTD.)’를 상호로 사용하였다는 이유만으로는 원고들의 신용이나 명성에 무임승차하여 부정하게 이익을 얻는 부정경쟁행위를 하였다고 볼 수 없고, 피고의 위 영업표지 전체를 원고들의 영업표지인 각 상호와 비교하여 보아도 외관, 호칭, 관념 등이 달라 혼동을 피할 수 있으므로 영업주체 혼동행위에 해당한다고 볼 수 없다"

 

3. 시사점

 

장기간에 걸친 창업주의 후계자 사이 치열한 공방은 상호등기를 먼저 한 쪽이 그룹표지를 사용한다는 쪽으로 결론 날 것으로 보입니다. 다른 업종의 계열사에 대한 상호사용 에 관한 쟁점은 여전히 있습니다. 그렇지만, 특별한 사정이 없는 한 결국 선등기 상호권자 및 선등록 상표권자가 최종적으로 승리할 것으로 보입니다.

 

KASAN_[상표권분쟁 – 2] 대기업그룹의 계열 분리 후 그룹표지의 사용권리 관련 분쟁 대성그룹 사건 대법원 판결

 

 

작성일시 : 2017.10.01 08:00
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프랜차이즈 사업 경영 시에 가맹사업법 준수도 중요하지만 상표 및 서비스표 분쟁의 해결 역시 필수적입니다. 새롭게 프랜차이즈 사업을 설립하시는 경우에는, 동종업계에서 이미 사용 중인 상표를 피하여 상표를 사용해야 합니다. 그리고 이미 프랜차이즈 사업을 영위하시고 계신 경우에는 경쟁 업체가 유사한 상표를 사용하는 것은 아닌지 항상 확인ㅎ야 합니다. 이와 같은 프랜차이즈 사업 상표 분쟁에서 상표법상 불사용취소심판이 용이할 수 있습니다.

 

상표법 제119조 제1항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있습니다.

 

따라서 프랜차이즈 회사 설립시 사용하기로 계획한 상표와 유사한 상표를 발견한 경우에는 불사용취소심판을 청구하여 상대방 회사의 상표를 취소시키고 이를 사용할 수 있습니다. 반대로, 프랜차이즈 사업을 영위 중에 상대방이 상표침해소송을 제기하여 오는 경우, 만약 상대방 회사가 그 상표를 사용하지 않고 있으면 역시 불사용취소심판을 제기하여 취소시킬 수 있습니다.

 

다만 불사용취소심판을 청구하기 위해서는 등록상표를 3년간 사용하지 않은 사실이 있어야 합니다. 이때 등록상표와 유사한 상표의 사용은 등록상표의 사용으로 볼 수 없으나, 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용은 등록상표의 사용으로 보고 있는 것이 현재 대법원의 태도 입니다(대법원 1992. 12. 22. 선고 92698 판결).

 

이와 같이 상표권자가 자신의 등록상표를 사용하였는지 여부와 관련하여 다음과 같은 특허법원 판결을 소개합니다. 이 사건 상표권자의 등록상표는 삼부자인데 반하여, 상표권자는 소문난을 부가하는 등으로 실제로 사용하였습니다.

 

 

특허법원은 상표권자의 실사용표장은 이 사건 등록상표에소문난이라는 문자를 부가한 것인데, 부가된 문자 부분이 이 사건 등록상표 부분보다 글자 크기가 작고 상단에 위치하거나 좌측에 경사지게 위치해 있는 등 그 사용 태양 자체로 일반 수요자나 거래자에게 부기적인 부분으로 인식될 것으로 보일 뿐만 아니라소문난사람들의 입에 오르내려 널리 알려져 있음을 뜻하는 것으로 이 사건 등록상표의 인지도나 명성 등을 강조하는 부기적인 표현에 불과하므로, 위 각 표장들이 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표와 구별되는 별개의 독립된 표장으로 인식된다고 볼 수 없고, 위 각 표장들의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에 해당한다(특허법원 2015. 6. 26. 선고 20151560 판결)고 판시하였습니다.

 

, 특허법원은 등록상표에 소문난을 부가하였더라도, 사용 태양 자체가 수요자에게 부가적인 부분으로 인식되고, 그 의미 역시 부기적인 표현에 불과하므로, 실사용상표가 등록상표와 구별되는 별개의 표장으로 인식된다고 볼 수 없으므로, 거래 사회 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있다고 판단하였습니다. 그러므로 상표분쟁의 불사용취소심판에 있어서 실사용상표와의 비교는 중요한 쟁점입니다.

 

이와 같이 프랜차이즈 사업 영위 시에 경쟁사의 상표를 불사용취소심판을 통해 취소시킬 수도 있고, 반대로 프랜차이즈 사업 개시 시에 이미 등록된 상표를 취소시킬 수도 있습니다. 저의 가산종합법률사무소는 프랜차이즈 가맹사의 법률 자문 및 소송을 진행한 경험을 바탕으로, 가맹사업법상 프랜차이즈 회사 설립부터 상표권 등 지식재산권 분쟁까지 원스탑 토탈 서비스를 제공할 수 있는 로펌입니다.

 

KASAN_[상표권분쟁 – 1] 프랜차이즈 사업과 상표분쟁 사례 불사용취소심판 사건.pdf

 

 

작성일시 : 2017.10.01 07:00
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1. 중국에서의 산업재산권 침해 실태

 

중국 시장의 성장성과 풍부하면서도 저렴한 노동력으로 인해 우리나라의 많은 기업들이 중국에 진출하였거나 현재에도 적극적으로 진출을 계획하고 있습니다. 그런데 중국에 제품을 수출하거나 중국에 직접 진출한 우리 기업의 18.8% 지식재산권(상표권, 디자인권, 특허권 등) 침해를 적어도 1차례 이상 경험하였으며, 우리기업의 중국 진출이 지속됨에 따라침해 발생 건수가 현격히 증가하고 있는 것으로 조사되었습니다.

 

2. 중국 투자시 가장 먼저 고려하여야 하는 것은 상표권  

 

상표권의 속지주의 원칙에 의하여 각 국가마다 독립적으로 존재합니다. 따라서 한국에서 획득한 상표권은 한국내에서만 효력이 있으므로 수출을 염두에 두고 설비투자를 하는 경우에는 수출하고자 하는 각 나라에서 독립적으로 상표권을 획득해야 합니다.

특히 중국은 우리기업의 상품에 대한 인지도가 높은 경우 이를 이용하여 부정한 이익을 취하거나 우리기업의 현지진출을 막기 위한 장벽설정을 위해 허가 또는 동의를 받지 아니하고 무단으로 등록하는 사례가 빈번하므로, 그 피해를 최소화 하고 중국에서의 확고한 시장점유를 위해서 상표권 등록은 필수적으로 고려되어야 합니다. 특히 상표의 경우에는 특허와 달리 모방이 용이하여 권한 없는 자가 먼저 등록한 후 그 양도를 조건으로 거액을 요구하는 경우가 많으므로 중국에서 사업을 개시하기 전에 미리 출원, 등록을 해두는 것이 최선입니다. 

 

일례로 중소기업인 A사는 자사의 상표를 국내에만 출원 등록하고 중국에는 등록하지 않은 채 2001년부터 자사의 상표를 부착한 제품을 중국에 수출하던 중, 2004년 중국에서 상표법 위반으로 수출제품에 대한 압수조치를 당하였습니다. 조사결과 A사의 제품 상표는 이미 국내의 경쟁사인 대기업 C사에 의하여 2002 5월 출원되어 2003 7월 등록되었습니다. 그럼에도 일단 등록된 상표는 특별한 경우를 제외하고는 취소시키는 것이 매우 곤란하고 상표가 등록되지 않은 상태에서는 상표를 도용한 경쟁사들의 제조, 판매를 단속할 권한이 없을 뿐만 아니라 도리어 A사처럼 진정한 상표권리자가 상표권 침해행위자로 되는 등 속수무책으로 당하는 경우가 매우 많습니다. 

 

따라서 위와 같은 부당한 사례에 대비하거나 중국에서 사업을 적극적으로 수행하기 위해서는 이제 중국에서의 상표등록 출원은 선택이 아닌 필수적 절차가 되었다 할 것입니다. 특허법인 가산은 현재 국내 유수의 기업들에게 저렴한 비용, 최고의 서비스로 중국 상표 출원을 지원하고 있습니다.  

 

중국 상표출원 절차

 

1.   필요정보

 

(1)   위임장 (원본필요)

(2)   출원인의 성함(중문 및 영문 포함), 출원인의 주소(중문 및 영문 포함)- 등기부등본상의 영문명칭 및 영문주소가 일치하여야 함.

(3)개인인 경우 신분증 사본, 법인인 경우 영문 사업자 등록증

 

2. 출원 및 등록절차

 

출원/등록절차

 

출원신청→방식심사→상표국에서 수리통지서 발행→실질심사→출원공고→등록

*출원 신청일로부터 약 3~4개월정도 후에 수리통지서를 발행하여 출원번호 발급.

*출원 공고 후 3개월 이내에 이의신청 없으면 등록

*심사기간 약 9개월

*상표등록까지 약 10~12개월정도 소요.

*존속기간: 등록일로부터 10, 10년마다 갱신하여 반영구적으로 보호

 

 

박윤정 변리사

 

KASAN_중국 상표등록의 필요성.pdf

 

 

작성일시 : 2017.09.06 07:00
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유명 입시학원 청솔학원이 당사자인 오래된 분쟁사안으로 언론매체에 몇 번 소개된 사건입니다. 판결문에 그동안의 분쟁경과 및 관련 사실이 잘 정리되어 있습니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다.

 

특허법원 판결문에 유명 입시학원의 상표, 서비스표를 사용하는 대가, 즉 사용료 로열티액(평균 연간 6천만원) 관련 내용이 흥미롭습니다. 법원은 상표권자의 주장을 그대로 받아들여 사용료를 기준으로 산정한 1/2 공유자에 대한 손해배상액은 총 136,027,397입니다. 입시학원 업계에서 약 4년 동안의 상표권 침해로 인한 손해액이 약 27천만원으로 산정되었습니다.

 

참고로 손해배상액 산정에 관한 판결요지를 인용하면 다음과 같습니다.

 

원고는 소외 A에게 이 사건 제1서비스표권 중 일부를 이전등록하고, 이 사건 제2서비스표를 소외A와 함께 출원하여 이사건 제1,2서비스표를 소외 A와 공유하고 있다. 원고는 소외A가 원고의 허락 없이 서비스표의 사용을 허락하여, 피고와 소외A가 원고의 각 등록서비스표권을 침해한다는 서비스표권 침해금지 등 청구의 소를 제기하였고, 2012. 8. 17. 피고와 소외A등이 연대하여 원고에게 손해배상으로 30,000,000원을 지급한다는 화해권고결정이 확정되었다. 원고는 이 사건 화해권고결정이 확정된 후로도 피고가 원고의 동의 없이 4년 이상 이 사건 각 등록서비스표권 침해를 계속하고 있다는 이유로 침해의 중지와 침해조성물의 폐기 및 손해배상 등을 구하였다. 

 

이에 피고는 2014. 5. 27. 소외A와 동업관계에서 탈퇴하여 그 이후의 기간에 대하여 침해책임을 지지 않으며 원고가 청구하는 손해액이 과도하다고 주장한다. 그러나 세무서장들에 대한 각 과세정보제출명령 회신결과 및 은행들에 대한 각 금웅거래정보제출명령에 대한 회신결과 및 변론 전체의 취지에 비추어 피고는 이 사건 화해권고결정일 이후에도 계속하여 이 사건 서비스표를 사용하였다고 봄이 타당하다. 또한 피고의 실사용표장은 이 사건 제1,2 서비스표와 동일 또는 유사하고, 피고는 위 각 표장을 수학입시학원 등을 운영하면서 사용한바, 이는 지정서비스업중 '입시학원경영업'에 해당하므로 피고는 이 사건 화해권고결정일 후로도 이 사건 서비스표를 사용하여 각 등록서비스표권을 침해하였다.

 

따라서 화해권고결정일 이후로 피고가 사용을 중단하였음을 인정할 증거가 없고, 앞으로도 침해할 우려가 있으므로, 피고는 이 사건 서비스표를 '입시학원경영업'에 관한 간판, 블로그, 인쇄물 카탈로그 등에 표시하여서는 아니되고, 위 표장이 표시된 간판, 표찰, 인쇄물등을 각 폐기하여야 한다.

 

나아가 손해배상에 관하여 민법의 공유의 규정에 의하여 각 공유자의 지분은 균등한 것으로 추정되고, 각 공유자가 단독으로 지분에 따라 청구할 수 있다고 볼 것인데, 원고의 손해액을 구체적으로 산정하기 어렵고, 입증에 필요한 나머지 사실을 증명하기도 극히 곤란하므로 법원이 구 상표법 제67조 제5항에 따라 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초해 기간, 태양, 피고가 신고한 매출액 등 변론 과정에 나타난 제반 사정을 고려하여 상당한 손해액을 인정하면, 4 195일간 계 136,027,397[= 60,000,000 × 공유지분 1/2 × (4+195/365) = 120,000,000 + 16,027,397. 원미만 버림]중 원고가 명시적으로 청구하는 손해액인 50000000원 및 이에대한 소장 부본 송달일 다음날부터 연15%의 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 8. 18. 선고 20161158 판결

특허법원 2016나1158 판결 .pdf

 

KASAN_유명 입시학원의 상표권분쟁 침해금지 및 손해배상청구 사건 특허법원 2017. 8. 18. 선고 2016나

 

 

 

작성일시 : 2017.09.04 16:00
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KASAN_상표침해 분쟁사안의 민사소송 형사소송 개요.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.08.15 17:00
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KASAN_상표 침해분쟁 초기단계의 대응전략 및 실무적 포인트.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.08.14 17:00
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종래에는 타사의 상품을 그대로 모방하는 소위 dead copy 부정경쟁행위에 대해서는 민사소송을 통해 제조판매금지청구 및 손해배상청구만이 가능했습니다. 그런데 온라인이나 홈쇼핑 등을 통해 순식간에 유통되는 상품이 대부분이고, 이에 대한 민사적 구제수단만으로는 상품모방 관련 부정경쟁행위를 효과적으로 통제하기에는 부족하다는 의견이 많았습니다. 특히 제품수명이 짧은 경우라면 권리자 보호와 부정경쟁행위 규제에 충분한 수단이 되지 못했습니다.

 

이에 부정경쟁방지법에서 상품형태 모방행위 ()목의 부정경쟁행위에 대한 형사처벌이 가능하도록 제18조 벌칙조항을 개정하였습니다. 개정법 해당조항은 2017. 7. 18. 시행되었습니다. 

 

따라서 이제 타인의 상품형태를 그대로 모방하는 데드카피 부정경쟁행위에 대해서 행위자를 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.

 

상품형태 모방행위 소위 Dead Copy 사안 (부경법 자목의 부정경쟁행위)에 대한 형사처벌 가능 개정법 2017.

 

 

작성일시 : 2017.07.26 09:35
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1. 들어가며

 

저명상표의 실제적 보호는 상표 등록만으로 해결되지 않는 경우가 많습니다. 상표분쟁은 부정경쟁방지법, 저작권법 등 다양한 법률을 통해서만 실질적인 해결이 가능하기에 항상 변호사에게 상담을 의뢰해야 합니다. 이와 관련된 최신 특허법원 사건이 있어 소개 드립니다.

 

2. 저명 상표권자가 피해를 입은 이 사건의 구체적인 상황을 설명 드립니다

 

원고는 1988년 미국에서 설립되어 대한민국을 포함한 전 세계 20개 이상의 국가에서아웃백’, ‘아웃백 스테이크하우스라는 상호로 패밀리 레스토랑을 운영하는 법인입니다. 원고는 국내에서 패밀리 레스토랑 영업에 사용하는 표장에 관하여 아래 표 기재와 같이 각 서비스표(이하 이 사건 각 영업표지라고 합니다)를 출원하여 서비스표등록을 마쳤습니다.

 

 

피고들은 2011년부터 토지 및 지상 건물 등에서아웃백또는아웃백 무인텔이라는 상호로 대실이 가능한 무인 숙박시설을 운영하면서, 위 숙박시설들의 간판, 표지판 등의 외부시설 및 건물 내 안내판, 가격표, 침구류, 세면도구 등의 내부시설, 비품과 인터넷 사이트에아웃백”, “OUTBACK”, “ " 표지(이하이 사건 각 침해표지라 합니다)를 표시하여 사용하였습니다.

 

3. 특허법원의 판시 사항을 살펴보겠습니다

 

(1) 서비스표 침해 여부에 대한 부정

 

이 사건 각 영업표지의 지정서비스업인 카페테리아업, 휴게실업, 레스토랑업 등과 이 사건 각 침해표지의 사용서비스업인 무인 숙박업이 동일, 유사한지에 관하여 보기로 한다. 지정서비스업의 유사 여부는 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공방법, 서비스의 제공자 및 수요자의 범위 등 거래의 실정을 고려하여 일반 거래사회의 통념에 따라 판단하여야 한다(대법원 2005. 5. 12. 선고 20031192 판결, 대법원 2007. 6. 14. 선고 20063298 판결 등 참조). 이 사건 각 영업표지의 지정서비스업은 고객에게 의식주의 일부를 제공한다는 점에서는 서비스의 성질이나 내용이 유사하고 수요자가 공통된다고 볼 여지가 있다. 그러나양 서비스업은 서비스의 제공방법(대면 서비스와 무인 서비스), 구체적 성질, 내용이 다르고, ② 양 서비스업은 수요자 측면에서도 음식을 먹으려는 사람과 숙박을 하려는 사람으로 구분될 수 있으며, ③ 갑 제24호증의 1 내지 5, 25, 44호증 등 원고가 제출한 증거만으로는 양 서비스업의 제공이 동일한 영업주체에 의하여 이루어지는 것이 일반적인 거래실정이라거나 일반 수요자들이 통상적으로 그와 같이 생각한다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 각 영업표지의 지정서비스업과 이 사건 각 침해표지의 사용서비스업이 서로 유사하다고 할 수 없다. 따라서 서비스표권 침해의 나머지 요건에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 피고들이 원고의 등록서비스표권을 침해하였다고 볼 수 없다.”

 

(2) 부정경쟁방지법상 영업주체 혼동 여부에 대한 부정

 

부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목은국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·표장 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 행위를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있다.

타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위는 영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반 수요자나 거래자로 하여금 당해 영업표지의 주체와 동일, 유사한 표지의 사용자 간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함한다. 그리고 그와 같이 타인의 영업표지와 혼동을 하게 하는 행위에 해당하는 지는 영업표지의 주지성, 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 영업 실태, 고객층의 중복 등으로 인한 경업, 경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의(사용 의도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2011. 12. 22. 선고 20119822 판결 등 참조).

고객층의 중복 등으로 인한 영업의 경합 가능성이 매우 낮은 점, 원고의 영업 규모는 피고들과 비교할 수 없을 정도로 큰 점, 원고는 전국에 걸쳐 80여개 매장을 운영하면서, 유명 연예인들을 모델로 한 광고, 사회 공헌 활동 등을 통하여가족 중심적이고 자연 친화적인 패밀리 레스토랑으로서의 명성, 신용 및 소비자들로부터 높은 평가를 유지하고 있었던 점 등에 비추어 보면, 일반 수요자들이나 거래자들이 부정적인 이미지를 갖고 있는 무인 숙박업소를 원고가 직접 운영한다거나 원고와 자본, 조직 등에 있어 밀접한 관계가 있는 개인이나 법인이 운영한다고 오인할 가능성은 매우 낮다고 할 것이다.

따라서 영업표지의 주지성, 강한 식별력, 표지의 동일, 유사, 모방자의 악의에도 불구하고, 일반 수요자들이나 거래자들로 하여금 이 사건 각 영업표지의 주체인 원고와 이 사건 각 침해표지의 사용자인 피고들 간에 자본, 조직 등에 있어 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우에 해당한다고 보기 어렵다.”

 

(3) 부정경쟁방지법상 식별력, 명성 손상 여부에 대한 인정

 

부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목은 "가목 또는 나목의 규정에 의한 혼동을 하게하는 행위 외에 비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명ㆍ상호ㆍ상표ㆍ상품의 용기ㆍ포장 그 밖에 타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매ㆍ반포 또는 수입ㆍ수출하여 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위"를 부정경쟁행위로 규정하고 있다.

여기서 식별력의 손상은 특정한 표지가 상품표지나 영업표지로서의 출처표시 기능이 손상되는 것을 말하고(대법원 2004. 5. 14. 선고 200213782 판결 참조), 명성의 손상이란 저명한 정도에 이른 특정한 표지를 부정적인 이미지를 가진 서비스에 사용함으로써 그 표지가 가지는 좋은 이미지 및 가치를 손상시키는 것을 말하며, 이러한 저명한 정도에 이른 표지의 식별력 손상이나 명성 손상을 위해서 그 영업표지가 반드시 동종ㆍ유사 관계 또는 경쟁 관계에 있는 서비스업에 사용되어야 하는 것은 아니다.

① 원고는 이 사건 각 영업표지를 독자적으로 창안하여 전국 매장에서 지속적으로 사용하면서 광고 등을 통하여 전국적인 식별력을 얻은 점, ② 또한, 원고는 매장 인테리어, 홈페이지, 유명 연예인들을 모델로 한 광고, 사회 공헌 활동(갑 제36 내지 40호증) 등을 통하여, 가족 중심적이고 자연 친화적인 패밀리 레스토랑으로서의 명성과 신용을 유지하고 있었던 점, ③ 그런데 피고들은 러브호텔로 이용되고 있다는 부정적인 이미지를 갖고 있는 무인 숙박업소를 운영하면서 이 사건 각 영업표지를 사용하였는데, 특히 원고의 대표적인 브랜드인 이 사건 영업표지와 매우 유사한 표장을 사용하면서 이 사건 영업표지 상단의 산 모양의 도형을 나체 여성이 누워있는 듯한 선정적인 형상으로 변형하여 사용()한 점 등을 종합하면, 피고들은 저명한 원고의 이 사건 각 영업표지를 부정적인 이미지를 갖는 서비스업에 사용함으로써 그 표지가 갖는 좋은 이미지 및 가치를 손상시켰다고 할 것이고, 더불어 저명한 이 사건 각 영업표지가 갖는 출처표시 기능도 손상시켰다고 할 것이다.

위 검토 결과를 종합하면, 이 사건 각 영업표지를 사용한 피고들의 영업행위는 부정경쟁방지법 제2호 제1 ()목의 식별력, 명성 손상에 해당한다. 따라서 원고는 피고들에 대하여 부정경쟁방지법 제4조의 금지청구권 등과 같은 법 제5조의 손해배상청구권을 갖는다.”

 

4. 저명 상표권자의 보호 방안이 중요한 시기가 도래하였습니다

 

세계은행(WB)이 발표한 GDP에 따르면 우리나라도 경제 규모가 세계 11위에 해당합니다. 경제 규모 성장에 따라 우리나라에도 저명한 기업이 대부분 진출하였습니다. 이와 함께 저명한 상표들 역시 대부분 사용되고 있습니다. 그리고 특허청을 비롯한 정부기관 모두 IP 보호의 일환으로 저명상표 보호에 힘쓰고 있으며, 특허청은 상표브로커 근절에 수년간 노력하였습니다. 그러나 단순히 상표 또는 서비스표를 출원하여 등록 받더라도 실제로 벌어지는 법적인 분쟁의 해결에 미흡한 것이 대부분입니다.

 

5. 저명 상표권자에게 상표법상의 구제 수단은 생각보다 미미합니다

 

이 사건의 원고는 전 세계 20개 이상의 국가에서 아웃백이라는 저명한 상호로 패밀리 레스토랑을 운영하는 법인입니다. 그리고 원고는 레스토랑업 등에 대하여 다수의 서비스표 등록을 마쳤습니다. 하지만 정작 피고들이 유사 서비스표를 대실이 가능한 무인 숙박시설에 사용하더라도, 원고는 상표법상 침해금지청구를 주장할 수 없습니다. 왜냐하면, 상표법상 등록상표와 유사한 상표를 타인이 사용하더라도 유사한 상품 또는 서비스업에 사용하는 상대방에 대해서만 침해금지청구를 할 수 있기 때문입니다. , 전혀 유사하지 않은 서비스업에 사용하는 이 사건 피고와 같은 업체에 대해서는 상표법상 금지청구를 할 수 없습니다.

 

6. 부정경쟁방지법상은 변호사의 주된 업무입니다

 

그러나 이와 같은 경우에도 저명 상표권자는 부정경쟁방지법에 따른 법적 해결책을 사용할 수 있습니다. , 부정경쟁방지법은 식별력 또는 명성 손상 행위를 부정경쟁행위로 규율하고 있습니다. 이 사건 피고와 같이 저명상표권자의 상표 또는 서비스표의 식별력 또는 명상을 손상하는 행위를 하는 자에 대하여, 부정경쟁방지법 제4조의 금지청구권을 행사하여, 간판, 현수막, 안내판, 용기, 선전광고물 등에 사용된 침해표지를 제거하여 폐기할 것을 청구할 수 있고, 부정경쟁방지법 제5조의 손해배상청구를 행사할 수 있습니다. 이와 같이 강력한 법적인 수단의 제시 및 수행은 변호사 고유의 업무 입니다.

 

7. 결론

 

저명 상표의 실제적인 보호는 단순히 상표 등록으로 해결될 수 없습니다. 이와 같은 법률분쟁은 부정경쟁방지법, 저작권법 등 다양한 법률을 통해서만 실질적인 해결이 가능합니다. 상호나 상표, 부정경쟁에 관한 분쟁은 항상 변호사에게 상담을 의뢰해야 합니다.

 

첨부: 특허법원 2017. 6. 29. 선고 20161691 판결

특허법원 2016나1691 판결_OUTBACK.pdf

 

김동섭 변호사

 

 

작성일시 : 2017.07.18 10:00
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