-- 기술금융 중 IP 담보대출의 회수와 담보 특허권의 처분 승낙서에 관련된 실무적 포인트 --

 

최근 금융기관에서 기술담보대출용 서류로 요구하는 "처분승낙서" 관련 내용을 간략하게 살펴보겠습니다. 그 중요항목으로는, '채무불이행의 경우 상기 지식재산권을 별도의 양도인(권리자) 동의 및 법적절차 없이 채권자 은행에 양도하고 단독으로 상기 지식재산권에 대한 이전등록 신청을 할 수 있도록 이전등록 신청에 관한 대리권을 수여한다. 이때 권리자 양도인은 채권자 은행이 합리적으로 결정한 상기 지식재산권 매각금액에 대하여 이의를 제기하지 않기로 승낙한다.'를 들 수 있습니다.

 

특허권 이전등록은 특허법상 권리변동의 효력발생 요건입니다. 이전등록은 매도인과 매수인 양자가 함께 신청해야 합니다. 특허담보대출을 정상적으로 상환하지 못하면 채권자 은행은 질권실행으로 담보특허권을 처분하여 대출금을 회수해야 합니다. 이와 같은 처분을 간이하게 하기 위해 대출 당시부터 채무자 특허권자로부터 처분 승낙서를 받는 것입니다. 이때 이전등록을 특허권자의 협조 없이 단독으로 할 목적으로 위와 같은 규정을 둔 것입니다.

 

그러나, 특허등록법규 및 등록실무에 비추어 보면, 위 처분 승낙서만으로는 채권자 은행 단독으로 특허권이전등록을 할 수 없어 보입니다. 원칙적으로 위 승낙서를 근거로 특허권자의 협조를 받거나 간략하게라도 소송을 제기하여 승낙의사확인 판결을 받아야만 이전등록이 가능할 것입니다.

 

한편, 특허권 이전등록의 대가, 즉 매각 금액이 가장 중요한 문제입니다. 위 승낙서에는 채권자 은행이 합리적으로 대각 금액을 결정하면 특허권자는 이에 대해 이의하지 못한다고 규정합니다. 특허가치 평가의 어려움을 알지만, 너무 불명확하고 일방적 규정이라는 점을 고려하면 "약관 규제에 관한 법률" 위반으로 무효로 볼 여지가 많다고 생각합니다. 향후 구체적으로 문제되면 법원판결이 조만간 나올 것으로 보입니다.

 

다만, 실무상 IP 담보대출 과정에서 담보대상 특허권의 가치를 평가한 후 그 가치평가금액의 60% 범위 내에서 대출한다고 합니다. 이와 같은 기술금융실무에 따르면, 그 가치평가범위 내에서 대각 대금을 정한다면 특허권자로서는 특별한 사정이 없는 한 그 특허권의 가치를 매각대금 결정시 과도하게 낮게 평가했다는 이의를 제기하기 어려울 것입니다.

 

만약 그동안 시장상황의 변경 등으로 특허기술의 가치가 담보대출용 가치평가 당시보다 크게 상승했다고 주장하는 경우라면, 특허권자가 가치평가를 다시 할 것을 요구할 수 있을 것입니다. 그렇지만, 가치평가 비용 및 경매 등 법적비용을 채무자 특허권자가 부담해야 하는 점을 유의해야 합니다. , 특허가치평가에서 매각대금을 더 받더라도, 그 과정에서 필요한 비용을 먼저 공제한 다음 잔액을 채무변제에 사용합니다. 가치평가 비용이 상당한 고액이고, 담보대출 당시와 달리 이 단계에서는 가치평가비용에 대한 정부지원 제도가 없다는 점도 유의해야 합니다.

 

작성일시 : 2015. 1. 27. 14:38
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-- 기술금융에서 IP담보대출의 부실발생과 강제집행에 따른 가지 실무적 유의점 - 처분승낙서와 특허법 112조의 법정 통상실시권에 대하여 --

 

1. IP금융으로 대출 받은 부실이 발생하는 경우

 

지적재산권을 담보로 은행에서 담보대출을 받는 경우 채권자인 은행의 입장에서는 해당 담보에 ()질권을 설정하는 것이 보통입니다. 그리고 이러한 질권은 특허청의 등록원부에 기재되게 되는데 특허청에서는 질권설정 등록 신청을 접수하면 등록권리 이력사항 검색을 통해 질권신청 이라는 표시를 확인할 있게 하고 있으며, 질권설정이 등록원부에 기재되는데 까지는 최대 10일정도 걸리게 됩니다.

 

이러한 지적재산권에 대한 질권은 채무자가 여신상환을 하지 못하는 경우 담보를 집행할 있는 근거가 되며, 은행으로서는 이러한 권리를 행사하여 해당 부실을 충당하게 것입니다.

 

이러한 충당의 방법으로 논의되는 것으로 회수지원펀드를 통하여 지재권관리회사를 세우고 이러한 회사가 매입 지재권을 활용한 수익화를 하는 모델이 제안되고 있습니다.

 

2. 처분승낙서의 작성

 

기업은행에 국한하여 살펴보면 채권자인 은행은 IP금융을 진행하는 경우, 채무자에게 담보권에 질권을 설정한다는 내용의 약정서를 쓰는 것과 별개로 처분승낙서를 받아두고 있습니다. 이러한 승낙서는 채무자의 채무불이행이 있는 경우 채권자인 은행이 질권설정된 담보대상 권리에 대하여 당행 혹은 당행이 지정하는 양수인에게 양도하는 것을 승낙하는 것을 내용으로 하고 있습니다.

 

이러한 처분승낙서가 약관규제에 관한 법률에 위반인지는 별론으로 하고(이에 대하여는 다음에 정리하여 올리겠습니다.), 어떠한 경우라도 채무자가 대여금을 갚지 못하는 경우 질권 설정된 권리를 집행당하고 이에 따라서 권리의 명의 이전이 일어나는 것은 당연한 절차가 되게 것입니다.

 

이렇게 권리가 처분되어 명의자가 달라지는 경우 이전 명의자였던 채무자가 해당 권리를 여전히 사용하게 된다면 이것은 신권리자에 대한 침해에 해당하고, 따라서 이전 권리자가 이러한 권리를 이용하여 영위하던 사업은 타격을 받게 것입니다. , 특정한 지적재산권에 의존하던 사업은 결국 회생하기 힘들게 것입니다.

 

3. 특허법 122조에 대하여

 

그러나 이러한 문제에 보루가 있는 것이 있는데 바로 특허법 112조입니다.  특허법 122조는 질권설정된 특허권이 질권설정 이전에 발명의 실시가 있었던 경우 질권의 실행으로 권리가 이전되더라도 권리자에게 통상실시권을 인정해 주는 규정입니다.

 

 122(질권행사로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권) 특허권자는 특허권을 목적으로 하는 질권설정 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

 

, IP금융을 통하여 특허권을 담보로 대출을 받는 경우에 특허권자가 채무상환을 하지 못하여 명의가 변경되더라도 해당 권리에 통상실시권을 확보하여 계속 자신의 사업을 진행할 있는 가능성이 생기게 되는 것입니다.

 

다만, 이러한 통상실시권이 인정되기 위하여는 (1) IP금융을 통하여 질권 설정한 대상 권리가 특허권이어야 합니다. , 상표권이나 저작권에는 질권행사로 인한 이전의 권리자에게 통상실시권을 인정하는 규정이 없습니다. (2) 해당 특허권자가 특허권을 목적으로 하는 질권 설정을 하기 이전에 특허발명을 실시하고 있는 경우여야 합니다. (3) 질권행사로 인하여 특허권의 이전이 이루어진 경우 이전의 특허권자는 특허권을 이전 받은 자에게 통상실시권에 대한 상당한 대가를 지급하여야 합니다.

 

4. 맺음말

 

현재 IP금융 상품은 주로 특허권을 담보로 하는 형태 위주로 취급되고 있는 것으로 보입니다. 이는 지적재산권 내용으로 상용화하여 현실적 가치를 창출해 내는 것이 가장 가능한 것이 특허권이고 가치 산정도 비교적 용이하기 때문으로 분석됩니다.

 

그런데 특허 기술만을 믿고 사업하는 기업 입장에서는 이를 담보로 IP금융을 받는다는 것은 사업기반이 송두리 사라질 위험을 감수해야 하는 것으로서 이를 쉽사리 결정하기 어려운 점이 있게 됩니다. 그러나 특허법 122조를 적용 받을 있는 요건을 충족하는 기업의 경우라면 최악의 경우 통상실시권을 확보할 있게 되므로 특허권을 가지고 금융 조달을 받는 것을 보다 적극적으로 이용하는 것을 생각해 있겠습니다.

 

다만, 기업이 아닌 은행의 입장에서라면, 특허법 122 때문에 매각 대상 특허권을 매수하는 입장이 느끼는 부담으로 말미암아 담보 물권의 매각이 쉽지 않은 어려움이 생기게 것이고, 매수인의 입장에서도 시장에서 온전한 특허 실시권의 점유를 하기 힘든 부담이 있는 경우가 있게 됩니다. 이러한 상황은 정부가 적극적으로 의도한 기술거래 특허권 시장 조성에도 걸림돌이 되는 것으로 여겨집니다.

 

따라서 특허법 122조가 향후 기술금융과 관련한 정책에서 어떠한 작용을 하게 귀추가 주목되며 정부가 조항에 대하여 어떠한 입법정책을 진행할지는 계속 지켜보아야 것입니다.

 

남궁은 변호사

작성일시 : 2015. 1. 23. 17:00
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