직무발명보상금__글13건

  1. 2018.03.12 표준특허 침해시의 배상액의 산정과 직무발명 보상금
  2. 2017.09.29 [직무발명보상청구 – 6] 방어용 특허 + 사용자의 실시대상이 아닌 직무발명에 대한 보상금 지급의무 인정: 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결
  3. 2017.09.29 [직무발명보상청구 – 5] 로열티 수입이 없는 Cross License, 특허분쟁 settlement, 방어용 특허 portfolio 관련 직무발명에 대한 보상청구
  4. 2017.09.29 [직무발명보상청구 – 4] 직무발명보상금 + 추가청구포기 및 부제소합의 효력
  5. 2017.09.29 [직무발명보상청구 – 3] 직무발명자 판단기준: 서울고등법원 2016. 9. 29. 선고 2015나2053313 판결
  6. 2017.09.29 [직무발명보상청구 – 2] 소송 전 준비사항 및 체크포인트
  7. 2017.09.29 [직무발명보상청구 – 1] 실무적 포인트 몇 가지 정리
  8. 2017.09.27 직무발명 보상금 청구소송의 실무 및 사례 발표
  9. 2013.09.27 기술이전 대가로 산정되는 로열티 수입 금액에 크로스 라이선스(cross license) 부분을 산입할 수 있는지 여부
  10. 2013.08.05 한국과 미국의 발명자 확정을 위한 판단 기준
  11. 2013.07.29 직무발명에 무효사유가 있거나 사용자가 실시하지 않는 경우 보상금 인정 여부 - 서울중앙지방법원 2013. 7. 18. 선고 2012가합501788 판결 (전화번호 초성 검색방법 발명 사건)
  12. 2013.07.29 무효사유가 있는 직무발명에 대한 보상금청구소송 - 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507 판결 (의약발명, 파노린 사건)
  13. 2013.07.17 직무발명보상금청구권을 행사할 수 있는 기간

 

 

 

최근 다양한 기술이 복합된 제품 내에 특허기술과 다른 기술이 혼재되어 있고 이러한 기술들이 제품의 성능에 직간접적으로 영향을 주고 있으므로, 제품 내에서 특허가 미치는 영향을 올바르게 판단하고 적정한 배상액을 판단하는 것이 어려워지고 있습니다.

 

FRAND 확약을 표준특허에 대한 실시료의 판단과 손해배상액 결정의 기준을 마련한 판례인 미국의 마이크로소프트 vs. 모토로라 사건은 기존의 조지아 퍼시픽 요소(Georgia-Pacific factors) 수정하여 실시료와 손해액 판단의 기준을 제시하고 있습니다. 이에 대하여 살펴보겠습니다.

 

사건에서 법원은 FRAND 실시료율의 산정에 있어서 조지아 퍼시픽 요소를 이용하였으나 표준특허와 FRAND 조건의 취지에 맞게 다음의 요소를 적절히 수정하였습니다. 표준특허권자는 러이선스를 거절할 수는 없습니다.

 

 

조지아 퍼시픽 요소

마이크로소프트 사건의 경우

1

이미 받는 실시료

FRAND 조건으로 협상된 실시료

2

대체 특허의 실시료

-

3

라이선스의 성질과 범위

-

4

라이선서가 실시불허, 독점 유지

라이선서 실시허여 의무

5

특허권자와 실시자의 관계

경쟁관계, 비차별 실시허여 의무

6

라이선서 제품의 판매가 미칠 영향, 기술 파급효과

표준특허 자체의 가치

7

특허 존속기간, 라이선스 조건

-

8

특허제품의 이익율, 상업적 성고, 인지도

표준특허 자체의 가치

9

종래기술에 대한 우월성

표준특허가 대체기술에 대한 우수성

10

특허발명의 내용, 상업적 가치

표준특허 기여, 기술표준 전체의 기여 고려

11

침해자가 이용한 정도

표준특허 기여, 기술표준 전체의 기여 고려

12

동종업계의 관행적 실시료, 수익배분

-

13

특허발명만의 잠재적 수익성

표준특허 자체 가치와 표준 채택으로 발생하는 가치 구별

14

전문가의 의견

-

15

합의하였을 가상실시료

표준특허권자가 FRAND 의무에 따른 합의된 실시료

 

 

사건 이후에 FRAND 조건에 따른 실시료 산정에서는 위와 같이 수정된 조지아 퍼시픽 요소, 마이크로소프트 요소가 적용되는 것으로 보입니다. 사건에서 인정된 실시료액은 180 달러로 모토로라 측이 제시한 실시료율 2.25% 근거한 40 달러 수준에 훨씬 미치는 수준으로 결정되었습니다. 이는 실시료 누적(royalty stacking) 따른 실시자의 불이익을 고려한 것으로 보입니다.

 

위와 같이 표준특허권자도 실시료를 받을 있으므로, 표준특허의 발명자도 직무발명 보상금을 청구할 근거가 있다고 보입니다. 우리 발명진흥법은 15 1항에서 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 규정하고 있고, 6 단서에서 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다고 규정합니다. 위와 같이 법령에서 특허에는 일반특허와 표준특허를 구별하지 않으며, 사용자가 얻을 이익에 표준특허로 인한 실시료가 포함되는 것은 틀림이 없습니다.

 

정회목 변호사

 

KASAN_표준특허 침해시의 배상액의 산정과 직무발명 보상금.pdf

 

 

[질문 또는 상담신청 입력하기]

 

 

 

 

작성일시 : 2018. 3. 12. 14:51
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


 

 

 

1. 실적보상 대상에 사용자가 실시하지 않는 직무발명도 포함되는가?

 

이제까지 우리나라 실무에서 사용자가 실시하지 않는 직무발명에 대해 실적보상금을 지급한 사례를 보지 못했습니다. 법리적으로는 사용자가 직무발명을 실시해야만 직무발명보상금 지급의무가 발생하는 것은 아니라는 점은 명확합니다. 사용자의 실시여부와 무관하다는 것은 기술이전이나 라이선스 경우를 봐도 쉽게 이해할 수 있습니다. 실시여부와 무관하게 사용자가 직무발명으로 인한 독점적 지위에서 얻은 이익이 있는지 여부가 요건입니다.

 

따라서, 사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 그 직무발명으로 제3자의 실시를 금지함으로써 얻은 이익을 인정할 수 있다면 실적보상 지급의무가 인정될 수 있습니다.

 

2. 최근 대법원 판결 판시 법리 : 사용자가 직무발명을 실시하지 않는 경우에도 직무발명 보상의무 인정

 

앞서 소개한 대법원 판결에서 다음과 같은 취지로 분명하게 판시하였습니다.

 

(1) 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않고 있더라도 사용자 제품이 직무발명 실시제품의 수요대체품에 해당하여 직무발명의 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로 인한 이익이 있다고 추인할 수 있으므로, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않은 사정만으로 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없으나,

 

(2) 이는 독점권 기여율의 산정에서 고려할 수 있으며, 경쟁 회사들도 직무발명과 다른 독자적인 방법으로 전화번호를 검색하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이므로, 경쟁 회사들이 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 사용자의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이는 사정 등을 감안하여 독점권 기여율을 산정하였습니다.

 

사용자가 제조, 판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있습니다.

 

3. 실무적 함의: 방어용 특허 + 사용자의 실시대상 기술은 아니지만 경쟁회사에 대한 억제력 있는 직무발명 + 라이선스 대상도 아닌 직무발명에 대한 실적보상 청구 가능

 

KASAN_[직무발명보상청구 – 6] 방어용 특허 사용자의 실시대상이 아닌 직무발명에 대한 보상금 지급의무 인정

 

 

작성일시 : 2017. 9. 29. 12:00
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


 

 

 

1. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014220347 판결 - 직무발명 보상 요건 

 

위 대법원 판결에서 직무발명보상의무는 (1) 사용자가 종업원 발명자로부터 직무발명을 승계하면 곧바로 직무발명보상의무가 성립되고, 다만, (2) 그 보상액을 결정함에 있어서 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 이익을 고려할 뿐이라고 판시하였습니다. 사용자가 직무발명으로 얻을 이익이 있는 한 사용자는 종업원 발명자에게 직무발명 보상의무가 있다는 의미입니다.

 

여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있다고 판시하였습니다.

 

또한, 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다(대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결 참조)고 명확하게 판시하였습니다.

 

2. 회계상 이익 없는 Cross License, 특허분쟁의 settlement, 방어용 특허 portfolio 관련 직무발명도 보상의무 존재

 

위 대법원 2014220347 판결은 사용자가 직무발명을 승계하면 곧바로 직무발명 보상의무가 인정된다는 입장입니다. 사용자가 얻을 이익이 없다면 몰라도, 어떤 형태로든 직무발명에 의하여 사용자가 얻을 이익이 있다면 그 이익을 고려하여 보상액을 결정해서 발명자에게 지급해야 한다는 것입니다. 이때 사용자의 이익은 로열티 수입이나 매출증가로 인한 회계상 수익발생과 같은 눈에 보이는 것에 한정하지 않고, 그와 같은 회계상 이익이 전혀 없는 경우에도 인정할 수 있습니다.

 

크로스 라이선스 또는 특허분쟁의 화해와 관련하여 직무발명이 사용되었다면 사용자가 그 직무발명으로 인한 이익을 얻는다는 점은 부인할 수 없습니다. 사용자가 얻을 이익이 없는데도 크로스 라이선스를 체결하거나 특허분쟁을 화해로 종결할 이유가 없기 때문입니다. 따라서 사용자의 이익규모를 산정하는 문제만 남을 뿐 직무발명보상의무는 넉넉하게 인정됩니다.

 

위 대법원 2014220347 판결은 사용자가 직무발명을 실시하지도 않고 그냥 방치하는 경우에도 사용자의 이익을 인정할 수 있다고 명시적으로 판시하였습니다. 특허권 존재만으로도 경쟁자의 실시를 배제하여 사용자에게 이익을 얻게 해 준다는 것입니다.

 

이와 같이 직무발명 보상청구권은 직무발명을 사용자에게 승계하면 항상 발생하는 것이고, 다만 그 보상액수를 정하는데 사용자의 이익을 고려할 뿐입니다.

 

3. 참고: 일본 최고재판소 Hitach 사건 판결

 

일본 대법원은 (1) 국내 특허뿐만 아니라 해외특허에 관한 직무발명 보상금을 청구할 수 있고, (2) 사용자에게 외형적으로 로열티 수입이 전혀 발생하지 않는 무상의 포괄적 크로스 라이선스의 경우에도 사용자 이익을 인정할 수 있으므로 그것을 근거로 직무발명 보상금을 청구할 수 있으며, 이 때 (3) 사용자의 이익은 크로스 라이선스가 없었다면 크로스 라이선스의 상대방에게 지불해야 할 로열티 상당액이고, (4) 구체적으로는 사용자 자기실시 유형에서 자주 활용하는 가상의 라이선스 계약을 상정하여 직무발명으로 인한 로열티 수익을 산출할 수 있다고 판결하였습니다.

 

KASAN_[직무발명보상청구 – 5] 로열티 수입이 없는 Cross License, 특허분쟁 settlement,

 

 

작성일시 : 2017. 9. 29. 11:00
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


 

 

 

1.  기본법리

 

사용자 회사와 직무발명자 종업원이 직무발명보상금에 관하여 “직무발명관련 어떤 보상도 청구하지 않는다. 향후 일체의 민형사상 주장을 하지 않는다.”는 식으로 합의서를 작성한 경우 이는 강행규정을 위반한 계약으로서 원칙적으로 그 효력을 인정하지 않습니다. 다수 학설과 하급심 판결로서 확인된 법리입니다.  아쉽게도 아직 대법원 판결은 없습니다.

 

2. 서울중앙지방법원 2014. 9. 18. 선고 2013가합535238 판결 소개

 

A회사 특허관리 규정은 "회사 임직원이 제안한 특허내용이 출원된 경우, 회사가 운영하는 크레딧 제도에 따라 일정한 크레딧을 해당 임직원에게 부여함으로써 직무발명에 대한 보상을 대신하는 것으로 한다"라고 되어 있고,

 

직원의 퇴사시 서명받은 서약서에도 "회사의 직무발명보상규정에 따라 보상을 받은 경우 위 보상은 적절하고 합리적인 보상 금원이며, 차후 회사로부터 받은 보상 금원과 관련하여 민,형사상 법적 분쟁을 제기하지 않는다는 점에 동의한다"라고 명시적으로 되어 있습니다.

 

그럼에도 불구하고, 퇴사한 종업원이 A회사를 상대로 직무발명보상금청구소송을 제기하자 사용자 회사는 위와 같은 특허관리규정과 서약서를 근거로 소송요건을 충족하지 못했다고 주장하였습니다.

 

서울중앙지방법원은 위와 같이 종업원에 불리한 규정은 강행법규 위반으로 무효라고 다음과 같이 명확하게 판결하였습니다. "구 특허법(2006. 3. 3, 법률 제7869호로 개정되기 전 법률) 40조 및 발명진흥법 제15조는 종업원 등을 보호하기 위한 강행규정으로서 위 규정에 따른 보상금지급을 거절하거나 종업원 등의 보상청구권을 부인하거나 혹은 정당한 보상액 이하로 감액할 권리를 사용자 등에게 유보하는 등의 계약은 무효라 할 것이다."

 

3. 예외 - 퇴사 후 직무발명보상청구 분쟁에서 합의로 화해한 경우 부제소 합의 사안 : 서울중앙지방법원 2016. 12. 23. 선고 2015가합544755 판결 

 

직무발명자 종업원이 퇴사 후 사용자 회사를 상대로 직무발명보상을 청구하는 과정에 사용자와 직무발명자 사이에 작성한 부제소합의는 유효하다고 본 판결입니다. 분쟁사안에 대한 화해(settlement)계약으로서 재직 중 또는 퇴사시에 작성하는 계약과 달리 취급한 것입니다.

 

우 판결문을 인용하면 다음과 같습니다. “직무발명보상금에 관한 구 특허법 제40조 제1항 규정이 강행규정으로서, 직무발명 보상금 청구권의 발생, 행사 및 보상금의 정당한 액수에 어떠한 제한을 가하는 계약 또는 근무규정은 무효라는 점은 원고의 주장과 같으나,

 

이를 근거로 이미 직무발명이 완료되어 구체적으로 발생한 보상금 지급청구권의 액수를 당사자가 사후에 합의한 경우마저도 일률적으로 무효라고 볼 것은 아니고, 그러한 합의 자체의 무효 여부판단은 별도로 이루어져야 할 것인 바,

 

이를 판단함에 있어서는 그러한 합의에 이르기까지의 과정, 합의가 자유로운 의사에 기하여 이루어졌는지, 합의의 내용 등 합의와 관련된 제반 사정을 모두 살펴보아야 할 것이며, 구 특허법 제40조 제1강행규정이라는 점은 그 중 하나의 판단 요소로 고려할 수 있을 뿐이다.

 

4. 실무적 시사점

 

관련 쟁점에 관한 상급심 판결을 기다려야 할 것입니다. 다만, 현 시점에서 실무적 포인트를 정리한다면, (1) 원칙적으로, 직무발명자의 보상금청구권을 침해하거나 제한하는 근무규정, 재직 중 또는 퇴직시 약정이나 합의는 강행법규를 위반한 내용이라면 계약무효일 것이지만, (2) 예외적으로, 구체적으로 발생한 직무발명보상 청구사안에서 그 보상액수를 사후적으로 당사자가 자유로운 의사로 합의하였고 그 액수 등을 포함한 합의내용이 합리적인 경우라면 그와 같은 사후 합의는 유효한 화해계약으로 볼 수 있을 것입니다.

 

다시 말하면, 사용자와 직무발명자 사이에 체결한 직무발명보상에 관한 합의를 일률적으로 모두 무효로 볼 수는 없지만, 사전적 합의 중에서 종업원의 직무발명보상청구권을 보장하는 강행규정을 위반하지 않고 유효한 합의로 인정될 수 있는 사례는 극히 적을 것이고, 사후적 합의라고 해도 강행법규를 위반하지 않는 유효한 합의로 인정되려면 특별한 사정이 있어야 할 것입니다. 그와 같은 사례도 실제 많지 않을 것입니다.

 

KASAN_[직무발명보상청구 – 4] 직무발명보상금 추가청구포기 및 부제소합의 효력.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 9. 29. 10:00
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


 

 

 

특허출원서, 특허공보, 특허증에 모두 발명자로 기재되어 있는 사람이 직무발명보상금 청구소송에서 발명자가 아니라는 이유로 패소하는 경우가 많습니다. 진정한 발명자를 판단하는 것이 쉽지 않을 뿐만 아니라 우리나라 특허실무 관행이 진정한 발명자가 아니더라도 출원인 요구에 따라 특허출원서에 발명자로 기재하는 것이 원인입니다.

 

발명자가 아니면 직무발명보상금 청구권이 없습니다. 사용자는 직무발명보상금 청구소송에서 원고가 진정한 발명자에 해당하지 않는다고 항변하는 경우가 많습니다. 따라서 직무발명자는 직무발명보상금 청구소송을 제기하기 전에 관련 증거자료를 검토하여 특허법리에 따라 발명자에 해당하는지 여부를 객관적으로 판단해 보아야 쓸데없는 비용과 시간 낭비를 막을 수 있습니다.

 

발명자 판단에 관한 최근 서울고등법원 판결을 인용하면 다음과 같습니다. "공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99468 판결 참조),

 

단순히 발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금 ∙ 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원 ∙ 위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치는 것으로는 부족하고,

 

발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시 ∙ 부가 ∙ 보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언 ∙ 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 비로소 공동 발명자에 해당한다.

 

한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 해당 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측 가능성 내지 실현 가능성이 현저히 부족하여 실험 데이터가 제시된 실험 예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데. 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 공동발명자인지 여부를 결정하여야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결 참조).

 

또한 직무발명보상금 청구사건에서 발명자에 해당하는지 여부는 특허출원서의 발명자란의 기재와 관계없이 실질적 ∙ 객관적으로 판단하여야 하고(대법원 2011. 12. 13. 선고 201110525 판결 참조), 그 증명책임은 이를 주장하는 사람에게 있다."

 

KASAN_[직무발명보상청구 – 3] 직무발명자 판단기준 서울고등법원 2016. 9. 29. 선고 2015나2053

 

 

작성일시 : 2017. 9. 29. 09:00
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


 

 

 

1. 사용자의 직무발명 활용상황 파악

 

법원은 설령 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않더라고 어떤 형태로든 이익을 얻는 것으로 인정된다면, 원칙적으로 직무발명자에게 정당한 보상금을 청구할 권리가 있다는 입장입니다. 그러나, 현실적으로는 이와 같은 경우 직무발명자에게 인정되는 보상금은 매우 적은 금액이므로 소송비용을 제외하면 직무발명자가 얻을 수 있는 실질적 보상금은 매우 적습니다.

 

직무발명보상금 청구소송은 사용자가 직접 그 발명기술을 실시하는 경우이거나, 3자에게 기술이전 또는 라이선스를 체결한 경우에만 청구하는 것이 바람직합니다. 따라서, 직무발명자는 자신이 발명한 기술이 실제 활용되고 있는지 여부를 먼저 확인하는 것이 필요합니다. 이때 직무발명 기술의 활용과 특허발명의 실시는 많은 경우 중복될 것이지만, 반드시 동일하지 않다는 점도 유의해야 합니다. 원칙적으로 직무발명 보상금은 특허발명을 전제한 것이므로, 특허청구범위에 기재된 발명기술을 사용자가 실시하는지 여부를 특허법 시각에서 평가해야 정확합니다.

 

2. 진정한 발명자인지 재확인 및 입증자료 준비   

 

한때는 특허출원서 및 특허증에 발명자로 기재된 자는 진정한 발명자로 추정된다고 보았습니다. 현재 대법원 판례는 직무발명자가 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 한다는 것입니다. 사용자는 직무발명보상청구소송에서 종업원 직무발명자를 진정한 발명자가 아니라고 주장하는 경우가 다반사입니다.

 

직무발명을 단독으로 한 경우라면 거의 문제되지 않을 것입니다. 문제는 공동 발명한 경우인데, 만약 다른 공동발명자들로부터 진정한 발명자로 인정받았던 자료가 있다면 문제 없습니다. 또는 소송과정에서 연구노트 등을 통해 진정한 발명자로 인정될 수 있는 경우도 문제 없습니다.

 

그러나, 실제 소송에서는 공동발명자 중 다른 동료가 소송을 제기한 직무발명자의 기여를 전면 부인하기도 하고, 연구노트 등 관련 자료를 모두 회사가 보유하고 있기 때문에 그 중에서 본인에게 불리한 자료만 제출하면서 발명자 자격을 다투는 경우가 많습니다. 사용자로부터 있을 이와 같은 공격에 대비하여, 공동 발명자를 미리 만나 상호 이익이 되는 방향으로 협력하는 방안을 협의하는 등 발명자 요건에 관한 충분한 입증준비를 미리 해두어야 합니다.

 

참고로, 공동발명자들은 직무발명 보상금을 자신의 기여율에 따라 안분하는 위치에 있습니다. 공동 발명자들은 사용자에 대해서는 이익을 공유하지만, 상호간에는 기여율로 경쟁하는 미묘한 관계에 있습니다. 신중한 접근이 필요한 이유입니다. 또한, 진정한 발명자에 해당하지 않는 대표이사, 연구소장 등을 명목상 공동발명자로 기재하는 경향이 많습니다. 그와 같은 발명자가 아닌 사람이 발명자에 포함되어 있다면 그만큼 진정한 발명자의 지분이 낮아질 수 있습니다. 따라서, 진정한 발명자가 아닌 명목상 발명자를 대상에서 제외할 수 있는지 여부를 함께 검토해 볼 필요가 있습니다.

 

3. 특허무효 가능성 체크

 

최근 대법원 판결에서 특허무효인 경우에도 직무발명보상청구가 인정된다고 하였습니다. 무효법리에 따르면 처음부터 특허권이 없었던 것이나 특허등록 후 오랜 기간이 지나 특허무효라고 판단되었다고 해서 사용자가 그 특허발명으로 인해 얻은 이익이 소급하여 없어지는 것은 아니기 때문입니다.

 

여기서 특허발명이 공지기술인 경우에는 사용자가 직무발명으로 얻는 독점적 이익이 인정될 수 없으므로 직무발명보상도 인정되지 않는다는 점을 유의해야 합니다. 특허무효 사유에 따라 다르다고 보아야 합니다.

 

한편, 특허무효인 경우 직무발명보상을 인정하더라도 그 보상금 산정에 그 무효사정을 반영하므로 실제 매우 적은 금액만 보상받게 됩니다.

 

따라서, 직무발명보상청구소송 전에 특허무효 가능성을 객관적으로 체크하는 것이 필요합니다. 사용자가 특허무효를 주장하는 경우 이에 대한 적절한 반박논리를 미리 준비하는 등 대응방안을 마련해 두는 것이 바람직하기 때문입니다. 잘 대응하여 특허무효 공격을 방어하고, 또 무효가 되더라도 여전히 직무발명보상금을 인정받을 수 있는 근거를 마련할 있을 것입니다.

 

4. 직무발명보상금액 산정자료 확보

 

직무발명보상금 액수의 산정은 사용자가 직무발명으로 인해 얻을 이익을 출발점으로 합니다. 사용자의 이익에 관한 모든 자료가 사용자의 수중에 있고, 직무발명자가 이를 확보하기가 매우 어렵습니다. 따라서, 일단 소송이 시작되면 확보하기 어려운 매출관련 자료, 관련자의 진술 등을 미리 확보할 수 있다면 소송에서 유리하게 활용할 수 있을 것입니다. 물론 민사소송법에 따라 회사에 대한 문서제출명령 등을 통해 관련 자료를 법원에 제출하도록 할 수 있지만, 여러 가지 핑계를 들어 협조하지 않을 경우를 대비하여 회사를 신청할 수 있는 대상자료의 존재, 대강의 내용 등을 미리 확인해 둔다면 소송에서 많은 도움이 될 것입니다. 만약 직무발명이 부품이나 s/w인 경우 완성품의 매출에서 차지하는 비율을 산정할 수 있는 자료를 확보할 수 있는지 여부도 중요합니다.

 

참고로, 지재권 관련 소송에서 그 대상 지재권의 가치 또는 침해시 손해액 등을 산정하는 것은 현실적으로 매우 어렵기 때문에, 하나의 방안으로 국세청에서 매년 고시하는 각 직종별 표준 수익율 자료를 활용하는 경향이 있습니다. 예를 들면, 직무발명을 실시하는 제품의 매출을 입증한다면 여기에 평균 업계 수익율을 곱하거나 재무제표의 그 해 영업이익율을 곱하는 방식으로 사용자의 이익을 산정할 수 있습니다. 물론, 이것이 정확하다는 것은 아니지만, 다투는 측에 입증책임이 있으므로 그 과정에서 보다 정확한 이익이 산정될 수도 있고, 그렇지 않다면 비록 부정확하더라도 법원 재량으로 그 액수를 인정하는 것입니다. 이와 같은 자료를 활용하면 경우에 따라서는 직무발명 보상금 액수를 미리 가늠해 볼 수 있을 것입니다.

 

5. 보상청구소송의 진행 및 기간

 

민사소송법에는 지재권 소송에 관한 특별재판적 규정을 두고 있습니다. 직무발명보상금 청구의 소는 재판부의 지재권 사건 재판에 관한 전문성이 요구되므로 특별재판적 규정을 활용하여 전문재판부에서 소송을 진행하는 방안이 바람직합니다. 한편, 직무발명보상금 청구권은 10년의 소멸시효를 적용되므로, 소를 제기하기 전에 충분한 준비와 검토를 하는 것이 바람직합니다.

 

본안소송이고, 소장을 제출하면 이를 상대방에 송달하여 30일 이내에 답변서를 제출할 기회를 주고, 그 후 상호 2,3회의 서면공방을 거친 후, 소 제기일로부터 약 6개월 이후에 변론기일이 지정됩니다. 통상 판결까지는 1년 이상의 시간 필요합니다. 직무발명 소송의 결과는 다른 연구원에 대한 보상 및 사기, 인사관리 체계에 미치는 영향이 지대하므로 회사가 패소할 경우 1심으로 종결될 가능성은 낮고, 대법원까지 가는 경우가 많습니다. 그렇게 된다면 종결까지는 약 3, 경우에 따라서는 그 이상의 장기간이 필요합니다. 다만, 직무발명자가 1심에서 승소하는 경우에는 그 승소한 보상금을 임시로 받아서 소송비용 등으로 활용할 수 있는 금전에 대한 가집행을 허용하는 경우가 많습니다.

 

KASAN_[직무발명보상청구 – 2] 소송 전 준비사항 및 체크포인트.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 9. 29. 08:00
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


 

 

 

1.     회사에서 직원으로부터 입사시 또는 퇴사시 직무발명 보상금 청구를 하지 않겠다, 이미 받은 보상이 전부이고 더 이상의 보상청구는 하지 않는다는 약정서, 확인서, 서약서 등을 받아도, 그와 같은 계약은 법적으로 원칙적으로 효력이 없습니다. 직무발명자의 보상금 청구권 규정은 강행규정으로 이에 반하는 계약, 사규, 직무발명 관리규정, 보상규정 등은 모두 무효입니다.

 

2.     직원이 재직 중 직무발명 관련된 보상, 승진 기회, 교육기회 부여 등 다양한 인센티브를 이미 받았다고 해도, 직무발명 보상금을 청구하는데 장애가 되지 않습니다. 직무발명보상청구 자체를 방해하지 않고, 다만 직무발명 보상금액을 산정할 때 그와 같은 사정을 고려할 뿐입니다.

 

3.     직무발명 관리규정, 사규, 입사 계약서 등에 ‘재직시 완성한 발명은 즉시 회사에 귀속된다’ 등등 자동승계 규정을 명시적으로 두더라도, 사용자가 직무발명을 항상 자동 승계하는 것은 아닙니다. 통상 직무발명 보고, 승계여부 심사, 승계통지라는 과정을 거처 승계됩니다. 따라서, 직원이 직무발명을 회사에 보고하지 않고 무단 출원한 경우, 권리승계 절차를 거친 적이 없으므로 사용자는 승계인 지위에서 권리주장을 할 수 없는 경우도 있습니다.

 

4.     직무발명이 특허 출원되지 않거나, 또는 발명자로 기재되지 않는 경우에도, 진정한 발명자라면 직무발명보상금 청구권이 있습니다. 다만, 직무발명보상소송에서 직무발명자는 자신이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 하는 입증책임을 부담합니다. 발명일로부터 수년이 지났을 뿐만 아니라 퇴사한 이후에 연구개발 및 발명 사실을 구체적 증거자료로 입증하는 것은 것이 실무상 매우 어렵습니다. 직무발명자는 적어도 기본적 자료는 있어야 하고 동료 연구원들의 협조를 받아야만 가능할 것입니다.

 

5.     산학협력연구의 결과, 회사 단독 명의로 출원, 등록된 특허발명에 대해 대학교수 등이 진정한 공동 발명자로 판명되어 그 특허발명에 대한 보상금을 청구하는 사례가 종종 있습니다. 미국사례이지만 대학에서 회사에 대해 소송을 제기하여 거액을 받은 경우가 있습니다. 우리나라에서도 가능한 사안입니다. 특히, 최근 대법원 판결에서 공유특허권 분할청구를 인정한 것 등을 고려하면 대학교수 등 외부 공동발명자가 회사에 대해 일정한 보상을 청구할 수 있고, 회사로서는 그와 같은 이익분배 요구를 무시할 수 없다고 생각합니다.

 

6.     직무발명 특허권이 크로스 라이선스에 활용된 경우 및 외부에 드러난 로열티 수입이 전혀 없는 경우에도 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 특허풀과 표준특허에서 특허 로열티 수입을 기준으로 직무발명 보상금을 산정한 것과 유사하다 생각합니다.

 

7.     사용자는 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 갖기 때문에, 그 범위를 넘어선 독점적 지위에서 추가 발생하는 사용자의 이익을 전제로 직무발명 보상금을 인정됩니다. 따라서 직무발명 특허발명이 제3자가 자유 실시할 수 있는 공지기술과 같다면 독점적 지위가 인정될 수 없습니다. 즉 공지기술이라는 무효사유가 있다면 직무발명보상이 인정되지 않습니다.

 

8.     그러나, 설령 무효사유가 있는 경우에도 공지기술만 아니라면 그 특허무효 확정 전까지 여전히 특허권자의 독점적 이익이 인정되고, 따라서 무효사유가 있는 경우에도 직무발명 보상금 청구의 대상이 됩니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014220347 판결의 요지를 정리하면 다음과 같습니다.

 

A.     (1) 직무발명이 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고, (2) 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서, (3) 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적, 배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우 (3가지 요건을 모두 충족한 경우) – 직무발명 보상의무 없음

 

B.     그 외는 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적, 배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없음

 

C.     다만, 직무발명 특허의 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있음

 

9.     사용자가 직무발명을 직접 적용하여 실시하지 않더라도 특별한 경우에는 보상의무가 인정될 수 있습니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014220347 판결에서도, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않고 있더라도 사용자 제품이 직무발명 실시제품의 수요대체품에 해당하여 직무발명의 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로 인한 이익이 있다고 추인할 수 있으므로, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않은 사정만으로 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없으나 이는 독점권 기여율의 산정에서 고려할 수 있으며, 경쟁 회사들도 직무발명과 다른 독자적인 방법을 사용하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이므로, 경쟁 회사들이 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 사용자의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이는 사정 등을 감안하여 독점권 기여율을 산정하였습니다.

 

10.  직무발명자는 소송비용을 패소한 회사에서 회수할 수 있습니다. 소송비용을 패소자가 부담하는 원칙에 따라, 승소자는 인지대 등 관납료 뿐만 변호사 비용까지 패소자로부터 모두 회수할 수 있습니다. 직무발명 보상금 청구의 명확한 근거와 자료가 있다면, 직무발명자는 직무발명 보상금뿐만 아니라 나중에 직무발명보상금 소송비용까지 회수할 수 있습니다.

 

KASAN_[직무발명보상청구 – 1] 실무적 포인트 몇 가지 정리.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 9. 29. 07:00
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


 

 

 

가산종합법률사무소의 파트너인 정회목 변호사가 2017. 9. 26. 19:30 – 21:30까지 대한변호사협회 14 강당에서 한국지적재산권변호사협회 소속 변호사님들을 대상으로 아래 링크와 같이 직무발명보상금 청구소송의 실무 사례에 대하여 월례강좌를 진행하였습니다.

 

http://kipla.kr/news/619/

 

 

강좌에서 정회목 변호사는 직무발명보상금 청구소송에서 주로 쟁점이 되고 있는 발명자 확정, 보상금청구의 소멸시효, 보상금청구권의 사전 포기, 사용자가 얻을 이익액과 종업원의 공헌도 등을 이용한 보상금의 산정방법 (직무발명의 양도 3 실시의 경우, 직접 실시의 경우, 미실시의 경우, 크로스라이선스 표준특허의 경우 ), 직무발명 소송의 국제관할 등에 대하여 발표하였습니다. 발표자료는 첨부 파일을 참고하십시요.

 

정회목 변호사

 

KIPLA_직무발명보상청구소송 발표자료(20170926).pdf

 

 

작성일시 : 2017. 9. 27. 15:00
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 기술이전 대가로 산정되는 로열티 수입 금액에 크로스 라이선스(cross license) 부분을 산입할 수 있는지 여부 --

 

직무발명 보상문제에서 가장 어려운 쟁점 중 하나는 크로스 라이선스를 하는 경우 얻을 사용자의 이익 문제입니다. 우리나라와 일본에서 이 문제를 직접적으로 판단한 재판 사례는 아직 없습니다. 직무발명 보상금 사례는 아니지만, 기술이전 사안에서 관련 쟁점을 판단한 미국 판결을 참고로 소개합니다.

 

1. 사실관계

 

미국에서 활동중인 한국인 의사인 Dr. G. David Jang은 혈관에 삽입하는 의료기구인 스텐트(stent)에 관한 수건의 발명을 한 발명자이자 특허권자입니다. Dr. Jang2002 Boston Scimed (BSC)에 스텐트 특허(USP 5,922,021 포함)들을 양도하고, 그 대가로 일시금 5천만불과 순매출액 10%를 경상로열티(최대 $60M 달러로 제한)를 받기로 계약하였습니다.

 

2003년 스텐트 업계의 경쟁회사인 CordisBSC에 대해 특허침해소송을 제기하였고 BSC는 반소로 Jang‘021특허에 대한 침해금지 및 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 20051심 법원은 양당사자 상호간 상대방 특허를 침해한다고 인정하였으며, 상급심 CAFC2009년 하급심 판결을 모두 인정하였습니다. 그 후, 양 당사자는 손해배상액 산정을 위한 재판 중인 2010 2월경 화해로 소송을 종결하였습니다. 화해조건은 양 당사자 간의 특허에 대하여 크로스라이선스를 체결하고 BSC Cordis에게 총 $1.725억달러를 지급하는 것이었습니다.

 

발명자이자 특허양도인 Dr. Jang은 양수인 BSC에게 위 화해에 따른 로열티 수입을 분배하기로 한 기술이전 계약에 따라 자신의 몫을 분배해 줄 것을 요구하였습니다. 이에 대해 BSCDr. Jang의 특허로 인한 로열티 수입이 없다는 이유로 이익 분배를 거부하였습니다. 외부적으로 보면 BSC에게 로열티 수입이 있는 것이 아니라 오히려 손해배상금을 지불해야 하는 손해만 있는 것처럼 보입니다. 이와 같은 상황에서 제기된 소송에서, Dr. Jang 특허로 크로스 라이선스를 포함한 화해로 특허침해소송을 종결한 BSC에게 수익을 인정할 수 있는지 여부가 소송의 핵심쟁점이 되었습니다.

 

2. 문제의 계약조항

 

7.3(c) Any recovery of damages by Scimed in a suit brought pursuant to the provisions of this Section 7.3 shall be applied first in satisfaction of any unreimbursed expenses and legal fees of Scimed relating to the suit or settlement thereof. The balance, if any, remaining after Scimed has been compensated for expenses shall be retained by Scimed: provided, that any recovery of ordinary damages based upon such infringement shall be deemed to be “Net Sales” and upon receipt of such recovery amount, Scimed shall pay Jang as additional Earn Out from such recovery amount an amount calculated in accordance with Section 3.1(c) to reimburse Jang for payments due in respect of lost sales of Contingent Payment Products. Any such recovery shall be count[ed] toward Net Sales as of the date of the infringement for purposes of Section 3.1(d). The allocation described in this Section 7.3(c) shall not apply as to special or punitive damages.

 

정상적인 라이선스가 아닌 무단실시로 인한 특허침해소송에서 판결 또는 화해의 결과로 얻게 되는 손해배상금 등 수익에 대해 정상적인 라이선스로 인한 로열티 수익을 분배하는 것과 마찬가지 방식으로 특허 양도인 Dr. Jang에게 경상로열티를 지급한다는 내용입니다.

 

3. 미국법원 CAFC 판결의 요지

 

 가. 특허침해로 인한 손해배상금에 관한 이익 분배

 

법원은 상대방 회사의 Jang 특허침해로 인해 양수인 BSC에게 손해배상을 받을 수 있는 권리가 확보된 상태에서 이미 금전적 이익이 있다고 판단하였습니다. 그 후 소송 상대방의 특허를 침해한 책임으로 인한 손해배상액과 서로 공제하는 법률상 상계행위로 인해 그 이익이 없어지는 것은 아닙니다. 위 계약 7.3(c) 규정에서 ‘any recovery of damages’는 이와 같은 상계로 인한 이익을 포함한다고 해석하였습니다.

 

, 최종적으로 BSC Cordis에게 손해배상금을 지급하는 외형이지만, 실질적 내용은 상대방에게 지급할 손해배상금을 산정한 후 상호 공제한 결과(상계)에 불과하므로, BSC에게 Dr. Jang 특허로 발생한 이익이 없다고 볼 수 없습니다. 따라서, 상계액수를 이익으로 판단한 것입니다.

 

 나. 크로스 라이선스에 대한 실시료 상당액을 특허로 인한 이익으로 볼 수 있는지

 

BSC Cordis와의 화해에서 크로스-라이선스로 인한 가치에 대하여도 계약상 분배해야 할 이익에 해당하는지 문제되었습니다. CAFC는 위 계약 7.3(c) 규정의 ‘any recovery of damages’라는 문언의 의미는, 이와 같은 실질적 이익이 아니라 현실적인 금전적 배상을 받은 경우에만 적용된다고 해석하였습니다. , 크로스 라이선스로 인한 이익은 분배 대상이 아니라고 판결하였습니다.

 

4. 시사점

 

특허침해로 인한 손해배상금액을 산정한 후 이를 상계 처리한 경우에도 그 금액을 해당 특허로 인한 이익으로 판단하였습니다. 그러나, 특허이전 계약서에 이익분배의 대상을 명시적으로 ‘any recovery of damages’와 같이 기재한 경우라면, 크로스 라이선스로 인해 실질적인 이익을 얻었다고 하더라도 그로 인한 이익을 특허침해로 인한 손해배상금으로 볼 수는 없다고 보았습니다.

 

직무발명 보상금의 기초가 되는 사용자의 이익을 산정하는 경우에도, 특허침해소송에서 상호간 상대방의 특허를 침해한 것에 대한 손해배상금을 산정한 후 서로 상계 처리하는 경우라면, 그 상계액은 사용자의 이익으로 산정될 수 있을 것입니다.

 

크로스 라이선스의 경우에도 상호간 특허침해 주장을 하지 않겠다는 것이므로, 침해소송에서 상계하는 것과 유사하게 사용자에게 실질적인 이익이 있는 것으로 볼 수 있습니다. 그와 같은 사용자의 이익은 사용자 자신이 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 권리, 즉 무상의 통상실시권 범위를 벗어난 이익으로 봄이 타당할 것입니다. 왜냐하면, 크로스 라이선스는 자신의 실시권한을 넘어서 타인에게도 그 직무발명을 실시할 권리를 부여하는 것이기 때문입니다. 따라서, 크로스 라이선스 체결의 대상인 직무발명에 대한 특허는 직무발명 보상금 산정의 기초가 되어야 마땅합니다. 위 판결 사안에서 기술이전에 대한 대가산정의 기초를 ‘any recovery of damages’와 같이 명시적으로 계약으로 제한한 경우와는 구별해야 합니다.

 

그런데, 특허침해로 인한 손해배상액 산정과정이 없이 상호간 특허에 대한 포괄적인 크로스 라이선스를 체결하는 경우에는 매우 어려운 문제가 있습니다. 특히, 다수의 특허권을 포함하는 포괄적인 크로스 라이선스의 경우에는 개별적인 직무발명에 대한 사용자의 이익액을 구체적으로 산정하는 것이 현실적으로 매우 어렵거나 불가능에 가까울 것입니다.


* 관련판결: G. David Jang, M.D. v. Boston Scientific Scimed et al., CAFC, 2013

Jang v Boston Scimed 판결문.pdf

작성일시 : 2013. 9. 27. 00:09
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 한국과 미국의 발명자 확정을 위한 판단 기준 --


발명자 확정은 실무상 가장 중요한 문제 가운데 하나입니다. 이와 관련하여, 이번 포스팅에서는 한국과 미국의 발명자 확정 기준에 대한 법리에 대해 간략히 설명해 드립니다. 

 

(한편 발명자 확정 기준은 공동발명자 판단 기준과도 밀접하게 결부되어 있습니다. 즉 구체적인 사례에서 공동발명자 중의 1인으로 인정되기 위해서는, 그 사람이 발명자 확정 기준에 따른 발명자가 되기 위한 요건을 충족하고 있어야 하는 것입니다. 이에 대하여는 공동발명자 판단 기준을 구체적 사례별로 소개한 글인 공동발명자 판단 사례"를 참고해 주시기 바랍니다[ http://kasaninsight.tistory.com/51 ].

 

- 한국의 발명자 판단 기준 -


특허법 제33조 제1항은 발명을 한 자 또는 그 승계인은 ... 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다” 라고 규정합니다. 즉 발명자는 특허를 받을 수 있다는 내용으로서, 누가 발명자인지를 어떻게 확정해야 할 것인지에 대하여는 언급이 없습니다.

 

이에 우리 대법원은 위 발명자를 정하는 기준을 제시하였습니다. 대법원은 “특허발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 자”를 발명자로 인정합니다.

 

무권리자가 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가, 삭제, 변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 그 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않는 경우에는 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것이다(대법원 2011. 9. 29. 선고 20092463).”

 

위 판례는 최근 법조계에서 이슈가 되고 있는 일명 찰떡파이 사건에 대한 대법원 판결입니다 이에 대하여는 다른 포스팅을 통해 보다 자세히 소개해 드릴 예정이므로, 아래에서는 사실관계 및 법원의 판단에 대해 간략하게만 말씀드립니다.

 

이 판결은 떡을 장기간 보관할 수 있는 떡생지를 제조하는 방법을 발명하여 이를 영업비밀로 보유하고 있던 A업체의 연구개발부장이 B업체로 전직하면서, 관련 영업비밀을 B업체에 유출한 사건에 대한 것입니다. B 업체는 A 업체의 영업비밀인 떡생지 제조 방법 발명에 몇 가지 구성을 더하여 특허까지 출원하였는데, 이때 부가된 구성에 대하여 대법원은, 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경으로서 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 것에 불과하다고 보았습니다. 결국 대법원은 B 업체가 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이 없다고 하여, B 업체가 출원한 특허를 무권리자가 출원한 특허로 보아 무효라고 판시한 것입니다.

 

그런데, 사실 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 자라는 기준만으로는 문제의 해결이 어렵습니다. 물론 구체적 사안에 있어서 우리 법원이 위 기준에 따라 매우 타당한 결론을 이끌어내고 있다는 것은 부정할 수 없습니다. 그러나 법원의 판결을 받기 전에 위 기준을 적용하여 그에 부합하고 있는지 여부를 예측하는 것은 쉽지 않은 일입니다.

 

- 미국의 발명자 판단 기준 -


미국 특허법 제101조는 발명자에 대하여 매우 간단하게 다음과 같이 규정하고 있습니다.

“Whoever invents or discovers...“

 

그러나 구 미국 특허법 제102조에는 다음과 같은 규정이 있었습니다.

(g) priority of invention

“... there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.”

 

이 규정은 사실 누가 먼저 발명을 하였는지를 결정하기 위한 기준에 대한 것입니다(구 미국 특허법상 저촉 규정이라고도 합니다). 이 규정에 따르면 발명을 착상(conception)한 날과 구체화(reduction to practice)한 날뿐만 아니라 먼저 착상했으나 나중에 구체화한 사람의 다른 사람에 의한 착상 전부터의 상당한 노력(reasonable diligence) 또한 고려하여 발명시점을 결정해야 합니다.

 

이 규정의 취지에 따라 미국 법원은 착상구체화를 한 자를 발명자로 판단합니다. 다만, 착상과 구체화 중 일부(특히 "착상")에 참여하여도 공동발명자로 인정될 수 있으나, 구체적으로는 발명의 분야(제약, 전기, 소프트웨어 등)에 따라 조금씩 달리 보고 있는 것 같습니다. 또한 공동발명자가 되기 위해 발명에 대한 특허의 모든 청구항에 기여할 것을 요구하지 않으며, 위 착상과 구체화에 대한 기여는 각 청구항별로 판단합니다.

 

미국 특허법은 먼저 출원한 사람을 우선시하는 우리 특허법과는 달리 먼저 발명한 사람을 우선시하는 선발명자주의를 채택하고 있었기에(현재는 미국도 우리와 같이 선출원주의를 채택하고 있습니다), 발명시점의 판단은 매우 중요한 문제였습니다. 이에 우리 대법원의 기준보다는 조금 더 정교한 기준을 일찍부터 사용하고 있었던 것입니다. 한편 착상구체화의 구체적 의미는 미국 판례법을 통해 형성되어 왔는데, 이에 대해서는 미국의 사례와 함께 다른 포스팅을 통해 소개해 드릴 예정입니다.

 

- 검토 -


사실 우리 법원도 - 아직 명시적으로 인정한 바는 없습니다만 - “기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 자라는 대법원의 기준을 실제 사례에 적용하는 데 있어서 위와 같이 조금 더 정교한 미국의 기준을 간접적으로 사용하고 있는 듯 합니다.

 

그러나 분명한 것은 우리 법원과 미국 법원의 발명자 확정 기준에는 차이가 있으며, 한국에서 발명자로 인정된 사람이 미국에서는 발명자로 인정되지 않거나 혹은 그 반대 경우가 발생할 수도 있다는 것입니다.

 

물론 한국에서 국제출원된 특허에 대하여 미국에서 등록여부를 심사할 때 발명자라고 되어 있는 사람들이 착상과 구체화에 기여했는지 여부를 자세히 조사하는 것은 아니고, 또한 미국의 기준으로는 발명자가 아닌 사람이 포함된 것이 밝혀졌다고 하여도 한국에서의 출원에 우선권이 인정되므로, 출원 단계에서는 큰 문제가 되지 않습니다. 하지만, 나중에 그 특허와 관련하여 분쟁이 발생해서 소송으로 나아가는 경우에는 중요한 문제가 될 수도 있다는 것을 유념하실 필요가 있습니다.  

작성일시 : 2013. 8. 5. 19:13
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 직무발명에 무효사유가 있거나 사용자가 실시하지 않는 경우 보상금 인정 여부 - 서울중앙지방법원 2013. 7. 18. 선고 2012가합501788 판결 (전화번호 초성 검색방법 발명 사건) - 서울중앙지방법원 2013. 7. 18. 선고 2012가합501788 판결 --


직무발명보상금청구의 대상특허는 다음 2건입니다.

 

- 특허 1: "전화단말장치에서 다이얼키를 이용한 다이얼정보 검색방법" - "ㄱ"을 입력하면 ㄱ으로 시작하는 이름들이 화면에 뜨도록 하는 방법

 

- 특허 2: "전화단말장치에서 다이얼정보 그룹별 검색방법" - "ㅇㄱㅅ"을 입력하면 각 초성으로 시작하는 이름, 예를들어 "이광수" "이광순" "유강식" 등이 화면에 뜨도록 하는 방법 


사용자 회사는 그 중 특허 1에 대해서는 무효가 명백한 특허라는 주장을, 특허 2에 대해서는 실시한 적이 없다는 주장을 하였습니다.

 

 

서울중앙지법 재판부는 특허발명 1은 공지기술과 대비하여 볼 때 진보성이 인정되지 않아 무효임이 분명한 경우에 해당한다고 판단한 후, 무효인 직무발명에 대한 사용자의 이익을 인정하지 않았던 대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결 및 대법원 2011. 9. 8. 선고 200991507 판결의 판시 취지에 따라 직무발명보상금을 인정하지 않았습니다.

 

다음으로, 특허발명 2는 이를 실시한 적이 없으므로 직무발명보상금 중 실시보상금을 지급할 의무가 없다는 사용자 주장은 받아들이지 않았습니다. 종전에 대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결에서 사용자가 직접 실시하였는지 여부가 중요한 것이 아니다라는 판결이 있었습니다. 서울중앙지법 재판부도 마찬가지로 사용자가 발명자로부터 직무발명을 승계한 후 그 발명을 스스로 실시하지도 않고 제3자에게 실시허락을 하지 않아 직무발명이 실시되지 않은 경우에도 사용자는 그 직무발명을 경쟁회사가 실시하였더라면 사용자가 상실하였을 이에 상당액을 보상금으로 지급하여야 한다라고 판결하였습니다.

 

위 판결에서는 직무발명의 실시여부는 직무발명 보상금 청구권의 요건사실이 아니다라고 분명하게 밝히고 있습니다. 다만, 사용자가 직무발명을 실시하지 않았다는 사정은 보상금 산정의 요소인 독점권 기여율의 산정 요소로 고려할 수 있다고 판시하였습니다.

 

위 사건에서 법원은 보상금 산정식으로 다음 방식을 사용하였습니다.


보상금 = 사용자의 매출액 x 직무발명의 기여도 x 실시료율 x 독점권 기여율 x 발명자공헌도 x 발명자 기여율

 

재판부는 사용자도 특허발명 2를 실시하지 않았을 뿐만 아니라 경쟁회사도 나름의 독자적인 방법을 사용하고 있다는 점, 특허발명 2를 시시하지 않고서도 전화번호를 충분히 검색할 수 있다는 점 등을 종합적으로 고려할 때 특허발명 2의 독점권 기여율은 0.1%로 정하는 것이 적당하다고 판단하였습니다. 물론, 위 기여율 0.1%에 대한 정량적 근거는 제시되지 않았습니다. 재판부가 제출된 주장과 증거를 종합적으로 고려하여 자유심증으로 결정할 수 밖에 없습니다.

 

정리하면, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지도 않고 제3자에게 실시허락을 하지도 않았다고 하더라도 사용자는 직무발명으로 인한 독점적 이익을 얻을 수 있기 때문에 여전히 직무발명보상금을 지급할 의무가 있습니다. 다만, 그 독점권 기여율은 상당히 낮게 평가될 가능성이 높습니다.

 

 

2012가합501788_판결문_원문.pdf

작성일시 : 2013. 7. 29. 12:14
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 무효사유가 있는 직무발명에 대한 보상금청구소송 - 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507 판결 (의약발명, 파노린 사건) --

 

- 대법원 판결의 요지 -


갑이 자신의 직무발명에 대한 권리를 승계한 을 주식회사를 상대로 직무발

명보상금 지급을 구한 사안에서, 을 회사가 실시한 발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었던 것으로 보이므로, 을 회사가 갑에게 직무발명과 관련하여 실시보상금을 지급할 의무가 없다고 한 판결

 

- 사실관계 -

 

피고 사용자 회사는 직무발명 대상 파노린 발명의 출원일 이전부터 아르헨티나 소재 가도 에스에이(GADOR S.A., 이하 ‘가도사’라고 한다)로부터 파미드론산 이나트륨염을 수입하고 이를 원료로 파노린 제품을 생산하여 파노린 발명을 실시하였는데, 피고가 실시한 위 파미드론산 이나트륨염의 제조방법에 관한 가도사 발명은 파노린 발명의 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었던 것으로 보인다


또한 피고는 유한화학공업 주식회사(이하 ‘유한화학’이라고 한다)와 임가공계약을 체결한 다음 유한화학으로부터 파노린 발명을 이용하여 생산한 파미드론산나트륨을 납품받아 이를 원료로 파노린 제품을 생산하여 파노린 발명을 실시하였는데, 피고가 실시한 유한화학의 파미드론산나트륨에 관한 제조방법 역시 파미드론산을 수산화나트륨 용액에 녹인 후 알코올을 가하고 냉각 및 여과하여 결정 석출 후 물로 결정화하여 정제하는 단계로 이루어지는 점 등에서 가도사 발명과 차이가 없어서 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 가도사 발명으로부터 용이하게 실시할 수 있는 기술에 해당하고 그와 같은 사정을 경쟁관계에 있는 제3자도 용이하게 알 수 있었던 것으로 보인다.

 

- 대법원 판단의 요지 -

 

이 사건의 직무발명에 해당하는 기술내용은 공지기술로 볼 수 있습니다공지기술은 누구나 실시할 수 있으므로, 그 직무발명을 사용자가 독점적•배타적으로 실시하는 이익을 얻고 있다고 할 수 없습니다.

 

직무발명에 대한 보상금은, 사용자가 직무발명을 승계하여 그 직무발명을 독점적으로 실시하는 지위를 취득함으로써 얻는 이익을 고려하여 결정합니다. 그런데, 그와 같은 이익을 인정할 수 없다면 직무발명보상금도 인정할 근거가 없는 것입니다.

 

정리하면, 공지발명에 해당하여 무효인 특허발명에 대한 직무발명보상금은 인정되지 않습니다.

 

2009다91507_판결문_원문.hwp

작성일시 : 2013. 7. 29. 12:06
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 직무발명보상금청구권을 행사할 수 있는 기간 --

 

직무발명보상금청구권은 일반 채권과 마찬가지로 행사할 수 있을 때부터 10년 이내 에 행사하지 않으면 소멸시효가 완성되어 소멸합니다. 직무발명보상금청구권의 소멸시효가 10년이라는 것에는 다툼이 없습니다. 실무적으로 중요한 문제는 구체적 사안에서 언제 그 10년의 소멸시효가 완성되는가, 즉 소멸시효의 완성일이 언제이고, 그 이전에 소송제기 등으로 청구권이 행사되었는가 여부입니다.

 

소멸시효 완성일 확정은 언제부터 소멸시효가 진행되어 10년 기간이 경과되었는지 여부, 즉 소멸시효 기산일을 어떤 시점으로 볼 것인지에 크게 좌우됩니다. 결국 소송에서 핵심쟁점은 기산일에 관한 것입니다.

 

원칙적으로 직무발명보상금청구권은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계한 후 발생합니다. 따라서, 직무발명보상금청구권의 소멸시효의 기산점 또한 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 관한 권리를 승계한 시점으로 보아야 합니다. 가장 앞선 시점으로 사용자에게 가장 유리한 기산점입니다. 이 기산점은 일반적으로 직무발명에 대한 출원보상 및 등록보상의 소멸시효 기산점으로 사용될 수 있습니다.

 

다만, 일반적으로 소송은 실적보상에 대한 것인데, 실적보상의 기산점을 위 승계일로 보기에는 논리적으로 상당한 문제가 있습니다. 예를 들어 승계일 당시에는 실적보상 대상조차 되지 않았기 때문에 소멸시효의 진행에 개시될 실체가 형성되지 않았기 때문입니다. 구체적으로 형성되기도 전에 그 청구권의 소멸시효가 먼저 진행된다면 논리적으로 인정될 수 없습니다. 따라서, 실적보상의 실체가 형성되어 종업원이 청구할 수 있을 때부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 합니다.

 

대법원은 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결에서 “직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다”라고 명확하게 판결하였습니다. 구체적 사안에서는 로열티 수입이 들어 온 후 보상금을 지급한다는 회사 규정에 따라 실제 로열티 수입이 들어온 때부터 소멸시효가 기산된다고 판결하였습니다. 합리적이고 종업원에게 유리한 판결이며 법원의 확고한 입장으로 볼 수 있습니다.

작성일시 : 2013. 7. 17. 14:44
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요