1. 특허권자가 특허침해자에 대해 권리행사를 하는 가장 일반적인 방법은 특허등록국의 법원에 특허침해 소송을 제기하여 특허침해 금지 및 손해배상 등을 청구하는 것이다.

 

2. 그러나, 이런 통상적인 절차에 따라 판결이 나기까지 1년 이상 장기간이 소요되므로, 그 기간중 일어날 피해구제 필요의 긴급성을 이유로 해당국 법원에 가처분 신청을 하여, 침해소송 본안 판결 이전에 임시로 가처분 명령을 청구한 방법을 통해, 좀더 공격적으로 (잠정)침해자를 압박하여 협상을 통한 조기 타결을 추진하는 경우도 자주 있다.,

 

이경우에는 법원에 특허의 유효성, 해당 제품의 침해관련 입증 등을 하여야 함은 물론, 법원에 따라 긴급성에 대한 까다로운 입증을 요구하여, 관련제품에 대한 제조/판매등 실질적인 사업을 하고 있지 않고 단순히 특허권만 보유하고 있는 업체 (NPE )들에게는 가처분신청 또는 가처분 명령을 허여치 않는 것이 최근 대부분 주요국가 법원의 입장이다.    

 

3. 한편, 특허침해소송이나 가처분 신청보다도 더욱 강력하고 즉각적인 제재방법을 세관(관세청)을 통한 통관 보류/압류제도에서 구할 수 있는데,  

 

EU, 일본, 중국, 인도 등과 같은 일부 국가에서는, 관세법에 따라, 관세청에서 수입 통관절차 대기 중인 특허권 침해 상품의 통관 보류, 금지 및 압수(seizure)를 요청할 수 있는 규정이 있다.

 

반면, 미국이나 우리나라 등 대부분 국가의 관세법상으로는, 침해 확인/식별이 용이한 저작권, 디자인권, 또는 상표권에 대한 침해 상품(위조, 모방 등)에 대해서는 통관 보류 및 압수 규정이 있으나, 특허권에 대해서는 침해를 근거로 한 관세청 압류 규정이 없다.

 

이는 특허권의 경우, 보호대상 기술/권리 범위 확인은 물론, 침해 판단 등이 대부분 전문성을 요하고, 복잡한 관계로 법원의 명령, 판결 없이 단순히 세관차원에서 압수 또는 통관 금지 등의 조치 허여는 상대방에게 지나치게 부당한 폐해를 초래할 수 있다는 입법적 판단에서 비롯된 것으로 보인다.

 

실무상, NPE(Non-Practicing Entities; patent troll 및 기타 해당 상거래를 영위하지 않는 라이선싱 전문업체)가 로열티 협상력 제고를 위한 압박 수단으로 특허권 침해를 사유로, 시장 지배력을 가진 특정 업체가 후발기업의 신규시장 진입을 저지하기 위한 초기 압박 수단으로, 그리고 경우에 따라서는 해당 특허의 유효성, 침해성, 부품/기초 단계 특허 허여에 따른 소진론 등 피고측(또는 경쟁업체)의 항변에 대한 승소 불확실성을 잠재우고 유리한 협상으로 종결하기 위한 압박수단으로, 특허권을 근거로 한 관세청 압류제도를 악용하는 사례가 상당히 발생하여 왔었으나,

 

최근 중국기업들의 저가/대량 공세로 Global시장은 물론 우리나라 시장에서도 경쟁력을 잃어가고 있는 우리기업들의 입장에서도 우수 특허 기반의 Royalty 수입 확보를 통한 경쟁력 제고차원에서  좀더 공격적인 조기타결 압박을 위해 유럽 등 세관을 통한 압류 조치에 대한 긍정적인 검토, 활용이 필요할 것이다. 또한, 거대한 중국시장을 둘러싼 미국, 유럽, 일본 등의 경쟁사들로 부터 우리나라 특허권자들이 보유한 특허권을 보호하고 이를 통한 로열티 수입확보를  통해 경쟁력을 확보하기 위해서는 중국 세관을 통한 압류 조치에 대한 적극적인 고려가 필요하다.

 

 [참고] 국가별 특허 침해 관세압류 제도

 

* 비안(備案)제도: Protective Brief filling 제도(사전 filling 통한 상시 monitoring)

중국 세관을통한 침해품상시감시와 압류를 위해서는 해당 지재권을 중국세관에 사전등록하여야 할 필요가 있는데, 등록방법과 절차에 대한 안내는 다음 사이트 게시글 참조:

      http://blog.naver.com/kipracafe/221061073177

 

이용태 미국변호사

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작성일시 : 2017. 11. 8. 18:00
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-- 지재권 침해로 인한 손해배상청구 소송에서 침해자 이익을 산정하는 방법 --

 

지재권 침해로 인한 손해배상에 관한 이론적 학술적 논의는 화려하고 복잡해 보여도, 결국 실제 소송에서는 침해자 이익을 권리자의 손해액으로 추정하는 방법이 가장 자주 활용됩니다. 그런데, 실무상 문제의 핵심은 원고(권리자)에게 침해자의 이익을 입증할 책임을 지우는데 있습니다. 입증책임에 관한 학설과 판례는 권리자가 침해자의 이익을 입증할 책임이 있다는 확고한 입장입니다. 하지만 침해자의 이익에 관한 자료가 침해자의 수중에 있고, 그것을 입수할 방법도 현실적으로 없는 상황에서, 어떻게 침해자의 이익을 입증할 수 있겠습니까? 현실적으로 허망한 말장난에 가깝습니다.

 

성균관대학교 법학전문대학원 정차호 교수님이 2013 9월 한국지식재산연구원 발간 지식재산정책 제16 83~92면에 기고하신 글에는 침해자 이익 산정에 관한 영국 판결이 소개되어 있습니다. 실무가들에게 도움이 될 만한 내용이 잘 정리되어 있다고 생각됩니다. 영국 판결의 요지는, 원고에게 침해자의 매출액(또는 총이익)을 입증하게 하고, 피고 침해자에게 여기서 공제되어야 할 비용에 관한 입증 책임을 지운다는 것입니다. 이렇게 한다면 권리자의 입증부담이 훨씬 경감될 것이고, 실제 그 입증이 가능한 경우가 많을 것입니다. 예를 들면, 의약품은 생산량을 신고해야 하거나 또는 처방 수량이 건강보험 관련기관에 그대로 보고되는 등 이유로 매출을 쉽게 입증할 수 있는 경우도 많고, 그렇지 않더라도 문서제출명령으로 매출액 자료를 제출하도록 하면 되므로 매출액을 입증하는 것은 크게 어렵지 않습니다.

 

실제 어려운 문제는 매출에서 공제할 비용 부분입니다. 피고에게 공제할 비용을 입증하도록 책임을 부담시켜 피고가 관련 자료를 제출하면 원고는 그 비용 자료를 검토하고 타당성 여부를 다툴 수 있도록 함으로써 침해자 이익산정에 관한 입증문제를 해결하는 것입니다.

 

정차호 교수님은 위 글에서 미국 저작권법은 그러한 원고의 총이익 증명책임 피고의 비용 증명책임에 대하여 명확하게 규정하고 있다. 미국 특허법에 의한 디자인 특허권 침해에 대한 침해자의 이익을 산정하는 경우, 법에서 비용 증명책임에 대하여 규정하고 있지 않음에도 불구하고 판례는고가 책임을 지는 것으로 인정한다.”라고 소개하고 있습니다. 참고로 미국 저작권법에서 침해자 이익 산정에 관한 규정은 다음과 같습니다.

 

17 U.S.C. §504(b) - In establishing the infringers profits, the copyright owner is required to present proof only of the infringers gross revenue, and the infringer is required to prove his or her deductible expenses and the elements of profit attributable to factors other than the copyrighted work.

 

이와 같은 외국의 법규정이나 판결은 참고자료에 불과하지만, 우리나라 사건에서도 재판부를 설득하는 논리를 개발하는데 활용할 수 있을 것입니다. 권리자에게 침해자의 이익을 엄격하게 입증할 것을 요구한다면 현실적으로 불가능한 것을 요구하는 것과 다를 바 없다는 점을 모두 알고 있습니다. 이론적이고 원칙적 입장을 고수하지 않아도 좋을 명분과 논리를 제공한다면 좋은 결과로 연결될 수 있을 것입니다.

 

그런 측면에서, 법규정에서 단지 이익으로 표현된 용어의 해석이 중요합니다. 총이익 또는 조이익(gross profit)은 침해품의 매출에서 침해품을 생산하고 판매하기 위해 지출된 직접비용으로 공제하는 것입니다. 직접비용이란, 침해품을 제조하기 위하여 직접적으로 필요한 재료비, 연료비, 전기료, 제조 인건비 등의 비용을 말합니다. 순이익(net profit)은 침해품 매출에서 직접비용뿐만 아니라 간접비용(overhead cost)까지 공제한 것을 말합니다. 통상 간접비용에는 임대료, 행정인건비, 임대료, 감가상각비, 보험료, 법률비, 수리비, 등이 포함됩니다. 간접비용에는 한편으로는 해당 침해품의 생산 및 판매로 인해 추가 지출된 것도 있지만, 침해품이 없더라도 여전히 지출되었을 부분이 있습니다. 당연히 간접비용 중에서도 전자는 비용으로 공제할 있지만, 후자는 비용으로 공제할 수 없습니다.

 

우리나라의 판결과 학설은 순이익설 입장입니다. 그 순이익 산정할 때 공제할 비용 중 간접비용을 어떻게 취급하는가에 따라 실제 이익액이 크게 달라지게 될 것입니다. 영국 판결은 순이익 산정을 위해 침해자의 직접비용과 침해행위로 인하여 증가된 간접비용(overhead) 공제될 있다고 하였습니다. 이론상으로는 매출에서 간접비용까지 공제한 것이므로 총이익이 아닌 순이익 범주에 해당합니다. 그렇지만, 경우에 따라 명목상 순이익이지만 실질적으로는 총이익에 가까운 금액이 산정될 수도 있습니다. 그렇게 산정하면, 그 금액은 미국 저작권법 규정, 미국 디자인 침해사건에서의 손해액 산정, 영국 판결에서의 손해액 산정과 실질적으로 크게 다를 것 없는 결론에 도달할 것입니다.

 

이와 같은 방법으로 산정되는 액수는, 침해품의 매출에 국세청 고시 업종 표준소득율을 곱하여 산정하는 이익액, 또는 침해자의 재무제표에 따른 해당 기간의 이익율에 곱하여 산정하는 이익액과 비교하였을 때 훨씬 많은 금액이 될 가능성이 높습니다.

 

참고로, 손해액 산정방법 중 하나인 로열티 기준은 통상 권리자가 받을 수 있는 최소한 금액으로 봅니다. 따라서, 특별한 경우를 제외하고는 위와 같이 제2항으로 산정되는 금액은 제3항의 로열티 상당 액수보다 훨씬 많은 금액이 될 것입니다.


*관련링크: 지식재산정책 제16호, 한국지식재산연구원, 2003. 9.

http://goo.gl/sjGCBM

작성일시 : 2013. 11. 8. 15:05
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