지재권 침해__글1건

  1. 2017.11.08 특허권 행사: 관세청을 통한 통관 보류/압류

 

 

 

1. 특허권자가 특허침해자에 대해 권리행사를 하는 가장 일반적인 방법은 특허등록국의 법원에 특허침해 소송을 제기하여 특허침해 금지 및 손해배상 등을 청구하는 것이다.

 

2. 그러나, 이런 통상적인 절차에 따라 판결이 나기까지 1년 이상 장기간이 소요되므로, 그 기간중 일어날 피해구제 필요의 긴급성을 이유로 해당국 법원에 가처분 신청을 하여, 침해소송 본안 판결 이전에 임시로 가처분 명령을 청구한 방법을 통해, 좀더 공격적으로 (잠정)침해자를 압박하여 협상을 통한 조기 타결을 추진하는 경우도 자주 있다.,

 

이경우에는 법원에 특허의 유효성, 해당 제품의 침해관련 입증 등을 하여야 함은 물론, 법원에 따라 긴급성에 대한 까다로운 입증을 요구하여, 관련제품에 대한 제조/판매등 실질적인 사업을 하고 있지 않고 단순히 특허권만 보유하고 있는 업체 (NPE )들에게는 가처분신청 또는 가처분 명령을 허여치 않는 것이 최근 대부분 주요국가 법원의 입장이다.    

 

3. 한편, 특허침해소송이나 가처분 신청보다도 더욱 강력하고 즉각적인 제재방법을 세관(관세청)을 통한 통관 보류/압류제도에서 구할 수 있는데,  

 

EU, 일본, 중국, 인도 등과 같은 일부 국가에서는, 관세법에 따라, 관세청에서 수입 통관절차 대기 중인 특허권 침해 상품의 통관 보류, 금지 및 압수(seizure)를 요청할 수 있는 규정이 있다.

 

반면, 미국이나 우리나라 등 대부분 국가의 관세법상으로는, 침해 확인/식별이 용이한 저작권, 디자인권, 또는 상표권에 대한 침해 상품(위조, 모방 등)에 대해서는 통관 보류 및 압수 규정이 있으나, 특허권에 대해서는 침해를 근거로 한 관세청 압류 규정이 없다.

 

이는 특허권의 경우, 보호대상 기술/권리 범위 확인은 물론, 침해 판단 등이 대부분 전문성을 요하고, 복잡한 관계로 법원의 명령, 판결 없이 단순히 세관차원에서 압수 또는 통관 금지 등의 조치 허여는 상대방에게 지나치게 부당한 폐해를 초래할 수 있다는 입법적 판단에서 비롯된 것으로 보인다.

 

실무상, NPE(Non-Practicing Entities; patent troll 및 기타 해당 상거래를 영위하지 않는 라이선싱 전문업체)가 로열티 협상력 제고를 위한 압박 수단으로 특허권 침해를 사유로, 시장 지배력을 가진 특정 업체가 후발기업의 신규시장 진입을 저지하기 위한 초기 압박 수단으로, 그리고 경우에 따라서는 해당 특허의 유효성, 침해성, 부품/기초 단계 특허 허여에 따른 소진론 등 피고측(또는 경쟁업체)의 항변에 대한 승소 불확실성을 잠재우고 유리한 협상으로 종결하기 위한 압박수단으로, 특허권을 근거로 한 관세청 압류제도를 악용하는 사례가 상당히 발생하여 왔었으나,

 

최근 중국기업들의 저가/대량 공세로 Global시장은 물론 우리나라 시장에서도 경쟁력을 잃어가고 있는 우리기업들의 입장에서도 우수 특허 기반의 Royalty 수입 확보를 통한 경쟁력 제고차원에서  좀더 공격적인 조기타결 압박을 위해 유럽 등 세관을 통한 압류 조치에 대한 긍정적인 검토, 활용이 필요할 것이다. 또한, 거대한 중국시장을 둘러싼 미국, 유럽, 일본 등의 경쟁사들로 부터 우리나라 특허권자들이 보유한 특허권을 보호하고 이를 통한 로열티 수입확보를  통해 경쟁력을 확보하기 위해서는 중국 세관을 통한 압류 조치에 대한 적극적인 고려가 필요하다.

 

 [참고] 국가별 특허 침해 관세압류 제도

 

* 비안(備案)제도: Protective Brief filling 제도(사전 filling 통한 상시 monitoring)

중국 세관을통한 침해품상시감시와 압류를 위해서는 해당 지재권을 중국세관에 사전등록하여야 할 필요가 있는데, 등록방법과 절차에 대한 안내는 다음 사이트 게시글 참조:

      http://blog.naver.com/kipracafe/221061073177

 

이용태 미국변호사

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작성일시 : 2017. 11. 8. 18:00
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