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  1. 2013.11.06 특허권자의 손해배상청구권 및 손해배상액 산정

-- 특허권자의 손해배상청구권 및 손해배상액 산정 --

 

1. 민법상 손해배상청구

 

특허권자는 특허권 침해자에 대하여 민법에 근거하여 손해배상청구와 부당이득 반환을 청구할 수 있습니다. 손해는 크게 적극적, 소극적, 정신적 손해로 분류됩니다. 특허법에는 침해품의 판매로 인한 권리자 제품의 판매수량감소에 따른 손해인 소극적 손해배상액 산정에 관하여 특칙을 별도로 규정하고 있습니다(특허법 제128). 참고로 관련 사항을 간략하게 설명하면 다음과 같습니다.

 

적극적 손해란 피해자의 기존재산의 감소를 의미하므로 특허권자가 침해의 제거 또는 방지를 위하여 지출한 비용, 침해품의 조사를 위하여 지출한 비용, 변호사 비용 등이 포함됩니다.

 

소극적 손해(또는 일실이익)란 침해행위가 없었더라면 권리자가 얻을 수 있었던 이익의 상실을 의미합니다. 실제 특허권의 침해를 원인으로 하는 손해배상 청구소송에서 공격과 방어의 주된 쟁점은 이 소극적 손해 부분이며, 그 중에서도 문제가 되는 것은 판매수량이 감소해서 잃은 일실이익, 침해 때문에 권리자의 제품 가격이 인하된 경우 그 인하에 따른 일실이익, 판매량 하락에 따른 실시료 수입의 감소 등입니다. 그 구체적 산정방법에 대해서는 아래에서 특허법 제128조 규정에 따라 설명드리겠습니다.

 

정신적 손해는 특허권자가 수입의 감소 등으로 인하여 입은 정신적 고통을 의미하며, 적극적 손해와 소극적 손해에 대한 배상이 이루어지면 일반적으로 정신적 손해에 대한 배상도 이루어진 것으로 봅니다.

 

2. 특허법상 손해배상액 산정에 관한 특칙

 

특허법은 특허권자를 보호하기 위하여 특허권 침해로 인한 손해배상액의 산정에 관하여 제128조에서 특칙을 두고 있습니다. , 특허권자가 판매할 수 있었던 수량 대신에 침해자의 판매수량에 특허권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 일실이익으로 산정할 수 있도록 하고 있으며(1), 침해자가 침해행위로 얻은 이익을 권리자의 손해로 추정하도록 규정하여(2) 특허권자의 입증책임을 완화하고 있습니다.

 

단위수량당 이익액이란 침해가 없었다면 증가하였을 것으로 상정되는 대체제품의 단위당 매출액으로부터 그것을 달성하기 위하여 증가하였을 것으로 상정되는 단위당 비용을 공제한 액(한계이익액)을 말합니다. 한계이익은 매출액에서 재료비, 운송비, 보관비 등의 변동경비만을 공제한 것입니다. 여기에서 다시 설비비, 임차료, 인건비 등의 고정경비를 모두 공제한 것이 순이익입니다. 통상 한계이익은 순이익보다 훨씬 큰 금액으로 산정될 수 있고, 이와 같은 한계이익을 기준으로 손해배상액을 산정하게 될 것입니다.

 

통상 실무적으로는 제1항에 근거한 손해배상액이 가장 크게 산정되고, 입증도 쉽다고 봅니다. 생산수량을 신고하는 특성상 제약협회 사실조회만으로 생산량을 입증할 수 있고, 단위수량당 이익은 특허권자의 회계자료로부터 쉽게 만들어 낼 수 있기 때문입니다. 제조는 특허존속기간에 하였으나 판매는 그 이후에 이루어진 경우에 대한 손해배상액 산정이 문제될 수 있습니다. 특허권자는 당연히 생산은 독립적 특허침해행위로 볼 수 있으므로(소위 실시행위 독립의 원칙) 손해배상 책임 범위에 해당한다는 주장을 할 것인데, 특별한 사정이 없는 한 법원에서 받아들여질 가능성이 높다 할 것입니다.

 

3. 실제 소송에서 손해배상액 산정에 자주 이용되는 규정 특허법 제128조 제2

 

실제 소송에서 손해액 산정에 가장 많이 활용되는 규정은 특허법 제128조 제2항입니다. 침해자의 이익을 특허권자의 손해로 추정한다는 규정입니다. 이때 이익을 침해자의 이익을 회계상 총이익(또는 조이익)으로 볼 것인지 또는 순이익으로 볼 것인지에 따라 그 액수에 큰 차이가 있습니다. 우리나라와 일본의 판결과 주된 학설은 순이익설 입장입니다.

 

이론상으로는 침해자의 이익을 어떻게 설정할 것인지가 중요하지만, 실무상으로는 그 이익을 실제로 어떻게 입증할 수 있을지 여부가 훨씬 중요합니다. 왜냐하면, 침해자의 이익을 특허권자의 손해로 추정하지만, 소송상 원고 특허권자는 그 침해자의 이익을 구체적 증거로 입증하여야만 합니다. 그런데, 침해자의 이익에 관한 자료가 모두 침해자의 수중에 있고, 특허권자가 입수할 수 있는 방법이 없으므로, 실제 그 이익을 입증하는 것이 매우 어렵습니다. 침해자의 자발적 도움 없이는 현실적으로 불가능에 가깝습니다. 그런데, 침해자가 자신의 이익에 반하여 특허권자에게 협조할 가능성은 없으므로, 특허권자에게 본 규정에 대한 엄격한 증명을 요구한다면 그 손해액 산정을 불가능하게 만들 것입니다.

 

결국, 실제 소송에서는 특허법 제128조 제5항을 추가로 적용하여 입증책임의 문제를 해결하고 있습니다. 5항에서는 “법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”고 규정하여 특허침해소송에 있어서 손해발생은 전제로 하여 손해액을 산출하기 위한 사실 입증이 어려운 경우 법원은 원고의 변론취지와 증거조사의 결과에 따라 손해액을 인정할 수 있다는 법원 재량에 관한 조항을 두고 있습니다. 통상 위 규정에 따라, 침해자의 재무제표상에 나타난 이익율을 침해품의 매출에 곱하여 산출된 이익을 기준으로 하거나, 국세청이 고시하는 업계 평균 이익율을 매출에 곱하여 산출한 금액을 침해자의 해당 제품 이익으로 산정합니다. 엄격하게 본다면, 이와 같이 산정된 이익액수가 침해품으로 인한 이익액으로 곧바로 연결된다고 보기 어렵겠지만, 현실적 대안이 없다는 점에서 실제 소송에서 가장 자주 이용되는 산정방법입니다.

 

실제 판결을 살펴보면 제조업 분야의 이익율은 10% 정도가 많지만, 업종에 따라서는 20%에 이르는 경우도 있습니다. 최근에 나온 일본 판결은 의약품 분야 특허침해 사건에서 손해배상액을 산정할 때 침해자의 재무제표를 기준으로 이익율 30%를 기준으로 침해자의 이익을 산정한 사례도 있습니다.

작성일시 : 2013. 11. 6. 22:30
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