-- 미국특허소송 이중특허배제의 법리확대 판결 – Gilead v. Natco Pharma 사건 CAFC 판결 --

 

1.   관련 특허 및 사실관계

 

출원인/특허권자: 동일(Gilead)

 

A’ 특허의 발명은 A 특허의 발명과 실질적으로 유사함(자명함). 모두 바이러스 질환 치료제. Nacto Pahrma에서 ANDA 제출로 시작된 특허소송

 

③ A 특허는 A’ 특허보다 먼저 출원되었으나 나중에 등록되었고, 존속기간은 A’ 특허보다 22개월 먼저 만료됨.


후 등록 A 특허에 대해 one-way terminal disclaimer가 제출되었으나, 실질적으로 A 특허가 먼저 존속기간이 만료되기에 terminal disclaimer의 제출은 의미가 없는 상황(A’ 특허에 대한 terminal disclaimer 제출은 없음). 

      

 

2. 소송의 쟁점

 

먼저 출원되었으나 나중에 등록된 특허로서 더 빨리 존속기간이 만료하는 특허(A특허)가, 나중에 출원되었으나 먼저 등록된 존속기간이 더 긴 특허(A’특허)에 대해 이중특허의 기준이 될 수 있는지 여부가 쟁점(즉, A특허가 A’특허에 대해 이중특허의 기준이 될 수 있는지).

 

3. CAFC 판결의 요지

 

이후에 등록되었으나 더 빨리 존속기간이 만료하는 특허(A특허)가, 이전에 등록되었으나 나중에 존속기간이 만료하는 특허(A’특허)에 대해 이중특허의 기준이 될 수 있다고 판단함(, A특허가 A’특허에 대해 이중특허의 기준이 될 수 있다고 판단).

 

② 법원은 부당하게 특허존속기간을 연장하는 것을 방지하기 위한 이중특허 배제원칙의 기본 목적을 근거로 함. 이에 따라, Gilead 가 추가로 특허존속기간을 22개월 연장하는 것을 방지함.

 

4. 시사점

 

의약품을 개발하는 과정에서 의약물질 및 용도에 관한 기본 특허출원을 한 후 연구개발이 진행되면서 다양한 관련 발명에 관한 후속 특허출원을 연속적으로 하는 것이 일반적입니다. 여기서 연속되는 선후 출원 사이에는 서로 동일하지는 않지만 그렇다고 전혀 다른 발명으로서 진보성을 인정할 정도의 차이가 없는 경우도 많습니다. 후속 출원의 발명내용이 선 출원으로부터 쉽게 도출될 수 있는 자명한 경우,  2중 특허로 볼 여지가 큰 경우가 많은 것입니다. 


위 사건 판결은, 이중특허 배제의 법리는 먼저 출원하였으나 나중에 등록된 특허를 기초로 하여서도 적용된다는 점을 분명하게 밝힌 것입니다. 실질적으로 동일한 발명에 대해 특허등록의 시기를 교묘하게 조정하여 부당하게 특허권에 의한 독점기간을 연장하려는 시도를 저지한다는 취지로 생각됩니다.

  

작성일시 : 2014. 5. 8. 10:54
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