이번 포스팅으로 소개하여 드릴 판결은 영업비밀 보유자의 영업상 이익 침해에 부정취득한 영업상 비밀의 사용이 필수적인지 여부 등 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률과 상법에 대한 기본적인 법리를 다시 확인한 대법원 판결입니다. 작년 가을 판결이어서 시간이 좀 흐른 감은 있지만 진단키트 관련 사업에 대한 것으로 기본적인 논점을 정리하는 차원에서 소개드리도록 하겠습니다.

 

- 사실관계

원고 회사의 메디컬 사업부 부사장인 피고1은 원고 몰래 피고2가 설립하는 피고3에 해당 사업부 직원들을 이직하도록 주도함

피고1은 피고3의 영업에 활용하기 위하여 원고의 거래처 목록현황, 원고 특허기술에 기반하여 실시한 유전자 검사결과 서류, 유전자 검사 거래 원가표, 검사품목 단가표 등 원고의 영업상 주요한 자산을 사업부 직원들로 하여금 반출하도록 함

 

- 민법 상 사용자책임(피고1의 사용자인 피고3)

관련법리

민법 제756조에 규정된 사용자책임의 요건인사무집행에 관하여라는 뜻은 피용자의 불법행위가 외형상 객관적으로 사용자의 사업활동, 사무집행행위 또는 그와 관련된 것이라고 보일 때에는 행위자의 주관적 사정을 고려하지 않고 이를 사무집행에 관하여 한 행위로 본다는 것

외형상 객관적으로 사용자의 사무집행에 관련된 것인지의 여부는 피용자의 본래 직무와 불법행위와의 관련 정도와 사용자에게 손해발생에 대한 위험창출과 방지조치 결여의 책임이 어느 정도 있는지를 고려하여 판단

사용자와 피용자의 관계는 반드시 유효한 고용관계가 있는 경우에 한하는 것이 아니고, 사실상 어떤 사람이 다른 사람을 위하여 그 지휘·감독 아래 그 의사에 따라 사업을 집행하는 관계에 있을 때에도 그 두 사람 사이에 사용자와 피용자의 관계가 있음

피고1과 피고3 사이에 유효한 고용관계가 성립되지 않았다고 하더라도, 피고 1은 피고2의 지시로 피고3을 위하여 그 지휘·감독 아래 그 의사에 따라 업무를 집행하였으므로 피고1과 피고3은 피용자와 사용자 관계에 있으며, 피고1의 위 불법행위는 외형상 객관적으로 피고3의 사업활동이나 사무집행과 관련된 것임

 

- 민법 상 공동불법행위 책임(피고1 및 피고2)

관련 법리

민법 제760조 제3항의 방조라 함은 불법행위를 용이하게 하는 직접·간접의 모든 행위를 가리키는 것으로서 작위에 의한 경우뿐만 아니라 작위의무 있는 자가 그것을 방지하여야 할 여러 조치를 취하지 않는 부작위로 인하여 불법행위자의 실행행위를 가능하게 하거나 용이하게 하는 경우도 포함하고, 형법과 달리 손해의 전보를 목적으로 하여 과실을 원칙적으로 고의와 동일시하는 민법의 해석으로는 과실에 의한 방조도 가능. 이 경우 과실의 내용은 불법행위에 도움을 주지 않아야 할 주의의무가 있음을 전제로 하여 이 의무를 위반하는 것

피고2는 피고1에게 원고의 직원들을 피고3으로 이직시킬 것을 제안하는 등 업무상 배임행위로 나아갈 동기를 부여하고, 피고3의 설립과정에서 원고 직원들의 이직과 영업상 주요 자산의 반출 등으로 인한 피고1의 업무상 배임행위를 인식할 수 있었는데도 이를 고의 또는 과실로 묵인하거나 이를 용이하게 하였으므로 최소한 피고 1의 업무상 배임행위를 방조한 것임

 

- 상법 상 대표이사의 불법행위로 인한 회사의 책임(피고2를 대표이사로 두었던 피고4)

관련 법리

상법 제389조 제3, 210조에 의하여 주식회사가 그 대표이사의 불법행위로 손해배상책임을 지는 것은 대표이사가업무집행으로 인하여타인에게 손해를 입힌 경우이어야 함

업무집행으로 인하여라는 것은 대표이사의 업무 그 자체에는 속하지 않으나 행위의 외형으로부터 관찰하여 마치 대표이사의 업무 범위 안에 속하는 것으로 보이는 경우도 포함, 행위의 외형상 주식회사의 대표이사의 업무집행이라고 인정할 수 있는 것이라면 설령 그것이 대표이사의 개인적 이익을 도모하기 위한 것이거나 법령의 규정에 위배된 것이라고 하더라도 주식회사의 손해배상책임을 인정하여야 함

이 사건에서 행위의 외형상 피고2의 행위가 피고4의 업무집행이라고 인정할 만한 사정들

피고2는 원고의 대표이사에게 인수합병을 제의할 당시는 물론, 피고3 설립 당시와 그 이후에도 일정 기간 동안 피고4의 대표이사로 있었음

피고2가 피고3을 설립하기 위하여 원고의 간부들을 만날 당시 피고4의 영업이사, 팀장 등이 함께 참석하였음 피고4의 재무팀장과 인사팀장이 각각 피고3재무와 관련된 회계관리와 자금 입출금 관리업무를 맡고 피고3신규직원 면접과 직원 복지부분 관리 등의 업무를 하는 등 실질적으로 피고3의 경영에 관여함

피고4는 헬스케어솔루션(환자의 접수부터 진료, 검사, 청구, 수납에 이르는 업무 전반을 정보화하는 통합 솔루션) 대표기업으로서 국내 최대 병의원과 약국 네트워크를 확보한 솔루션 제공 기업이고, 피고3은 비뇨기과, 산부인과 전문 진단업체임 피고4의 대표이사인 피고2가 피고3을 설립하는 과정에서 한 일련의 행위는 외형상 객관적으로 피고4의 사업활동과 관련된 것으로서 대표이사의 업무집행으로 볼 여지가 충분함

피고3이 설립된 이후이기는 하나, 피고4는 피고3의 주식 40,000주를 주당 5,000, 합계 2억 원에 인수하여 그 지분율 4.54%를 보유하고 있음

 

- 영업비밀 침해에 따른 손해배상의 범위 및 그 액수의 산정 관련

관련 법리

영업비밀이나 영업상 주요 자산인 자료 등을 부정취득한 자는 그 취득한 영업비밀 등을 실제 사용하였는지 여부와 관계없이 부정취득 행위 자체만으로 영업비밀 등의 경제적 가치를 손상시킴으로써 영업비밀 등 보유자의 영업상 이익을 침해하여 손해를 입힌다고 봄이 타당

영업비밀 등을 취득함으로써 얻는 이익은 영업비밀 등이 가지는 재산가치이고, 재산가치는 영업비밀 등을 가지고 경쟁사 등 다른 업체에서 제품을 만들 경우, 영업비밀 등으로 인하여 기술개발에 소요되는 비용이 감소되는 경우의 그 감소분과 나아가 영업비밀 등을 이용하여 제품생산에까지 발전시킬 경우 제품판매이익 중 영업비밀 등이 제공되지 않았을 경우의 차액으로서 그러한 가치를 감안하여 시장경제원리에 따라 형성될 시장교환가격임

불법행위로 인한 손해배상청구소송에서 손해가 발생한 사실은 인정되나 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 매우 어려운 경우에 법원은 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지에 의하여 밝혀진 당사자들 사이의 관계, 불법행위와 그로 인한 재산적 손해가 발생하게 된 경위, 손해의 성격, 손해가 발생한 이후의 여러 정황 등 관련된 모든 간접사실을 종합하여 적당하다고 인정되는 금액을 손해배상 액수로 정할 수 있음

이 사건에서 손해배상액수를 정함에 참작된 사정들

원고는 바이오 사업부와 메디컬 사업부로 구성되어 있는데, 메디컬 사업부는 꾸준히 수익을 내는 반면, 바이오 사업부는 이익이 점점 감소하였고, 이로 인해 원고의 전체 재무상황이 악화되었으며, 2008. 10.경 바이오 사업부 직원들이 모두 퇴사하여 바이오 사업부분을 정리함

원고의 대표이사는 위와 같은 재정난을 타개하기 위해 원고에 대한 인수합병 협상을 진행하였는데, 피고2와의 인수합병 협상 당시 원고가 전액 자본잠식상태에 있고 약 17억 원의 손실이 있음

원고가 손해액 산정의 근거로 제시하고 있는 기업가치보고서는 기업회계기준에 따른 원고에 대한 실사 또는 감사를 실시하지 않고 원고의 당시 변경된 매출 자료나 사업부 변동 등을 반영하지 않은 채 소급해서 작성된 것으로서 이를 근거로 원고의 기업가치를 산정하기 어려움

피고 1은 원고가 보유한 특허기술과 이에 기반하여 실시한 유전자검사 결과서류, 유전자검사 거래의 원가표, 검사품목 단가표, 영업자료를 피고3으로 반출하였음은 물론 검사시행능력을 보유하고 있는 원고의 직원들까지 피고3으로 이직하게 하여 사실상 원고의 인적·물적 조직의 일부를 피고3으로 이전

피고3은 원고의 기존 거래처를 상대로 영업을 계속하여 영업이익을 취득하였다고 볼 수 있음 그러나 피고3 또한 피고4의 전국적인 영업대리점 조직을 활용하여 피고3의 전국적인 영업대리점을 개설한 것으로 보이고, 피고3 2010년부터는 원고의 기존 거래처 외에도 새롭게 확장된 거래처와의 매출액이 발생하여, 피고3의 원고의 기존 거래처에 대한 매출액만을 따로 산정하기 어려움

원고의 대표이사는 다른 회사와의 합병을 위한 노력을 기울이고 있었던 상황이었으나, 피고1, 피고2의 불법행위로 원고 직원들이 이직함에 따라 파산을 선언하고 더 이상 인수협상도 추진할 수 없어 회생할 수 없는 상태가 된 것으로 보임 피고1, 피고2의 불법행위가 없었더라면 원고의 회생이 쉽지는 않았다고 하더라도, 원고가 반드시 파산할 수밖에 없었다고 단정하기도 어려움

피고2가 원고의 인수협상 당시 원고의 메디컬 사업부 전체의 인수대금으로 5억 원을 제시한 적이 있는 반면, 이 사건 불법행위로 원고의 메디컬 사업부의 인적·물적 조직 전체가 아닌 그중 일부 직원과 영업상 주요 자산만이 피고3에 이직하거나 이전

 

원심 판결을 대부분 인용한 것이기는 하나 동 판결은 기본적인 법리의 설시 이외에도 상법에 따른 회사의 대표이사의 불법행위에 대한 책임과 영업비밀 침해와 이어진 회사의 파산에 있어 손해배상 액수 산정의 구체적인 고려사항들을 확인할 수 있다는 점에서 의의가 있습니다. 판결을 첨부합니다.

 

첨부: 대법원 2017. 9. 26. 선고 201427425 판결

 

유제형 변호사

 

KASAN_[영업비밀침해분쟁] 영업비밀 부정취득 및 대표이사의 불법행위 손해배상 책임 관련 사례 대법원 2017.

180608_블로그_영업비밀 부정취득 및 대표이사의 불법행위 손해배상 책임 관련 기본사례_첨부.pdf

 

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작성일시 : 2018.06.08 15:18
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언론기사를 소개합니다. 홍종학 장관 "대기업의 중소기업 기술탈취 방지가 과제"

 

그동안 수많은 논의와 다양한 대책이 있었지만 실효적 성과를 거두지 못했습니다. 이번에 어떤 실효적 대책이 나올지 궁금합니다. 참고로 올해 초 대법원 보도자료에 관한 포스팅 글을 다시 인용합니다.

 

-          기술유출, 영업비밀침해 형사처벌 강화대법원 지식재산권범죄 양형기준 개정 보도자료

대법원 보도자료는 대기업이 중소기업의 기술을 탈취한 경우 관련자를 최대 징역 6년까지 엄벌한다는 것입니다. 대법원 양형위원회는 지식재산권 범죄의 특별가중인자에 '중소기업과 경쟁 관계 또는 납품·도급 관계에 있는 대기업이 중소기업의 기술을 침해하거나 유출한 경우'를 신설하고, 형량 가중영역 상한도 높였습니다.

 

KASAN_대기업의 중소기업 기술탈취 방지 강조.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.26 07:00
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1.    순도 수치한정발명과 선행발명의 차이점

 

특허발명과 선행발명의 구성요소는 아래 표와 같습니다. 구성요소 2의 순도수치한정만이 차이점입니다.

 

       

 

2.    특허법원 판결요지

 

가.  판단기준

 

구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 특허발명이 그 출원 전에 공지된 발명과 비교하여 수치한정의 유무 또는 범위에서만 차이가 있는 경우, 그 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 나타나 있거나, 그렇지 않더라도 그러한 수치한정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 통상의 기술자라고 한다)적절히 선택할 수 있는 주지, 관용의 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 그 특허발명은 신규성이 부정된다(대법원 2013. 5. 24. 선고 20112015 판결 등 참조).

 

반면 그러한 수치한정통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지, 관용수단의 범위를 벗어나거나 새로운 효과를 나타내는 경우에 그 특허발명은 신규성이 부정되지 아니한다.

 

일반적으로 순도란 어떤 물질 중 주성분인 순물질이 차지하는 비율을 의미하는데, 화학반응에 의하여 획득되는 화합물은 통상 부반응, 출발물질의 미전환 등과 같은 다양한 이유로 불순물을 함유하게 되므로, 통상의 기술자가 필요에 따라 화학적 제조공정을 통하여 얻은 화합물을 다시 정제하여 화합물의 순도를 높이는 것은 유기화학 분야의 관행이고, 정제 단계에서 순도를 높일 수 있는 재결정, 증류, 크로마토그래피 등과 같은 저분자 유기반응생성물에 대한 종래 정제방법은 통상의 기술자에게 잘 알려진 지식이다.

 

따라서 어떤 저분자 화합물과 그 제조방법을 개시한 문헌특별한 사정이 없는 한 통상의 기술자가 바라는 모든 수준의 순도의 화합물을 개시한 것으로 보아야 하므로, 특허발명이 선행발명에 비하여 단순히 화합물의 순도를 한정한 것에 불과하면 특별한 사정이 없는 한 신규성이 부정된다고 보아야 할 것이다(특허법원 2008. 4. 23. 선고 20078627 판결 참조).

 

그러나 공지된 정제기술에 의하더라도 특허발명에서 한정한 순도의 화합물을 얻을 수 없었고, 그 특허발명에서 비로소 그러한 순도의 화합물을 얻는 기술을 개시하였다면, 그러한 화합물 순도의 한정은 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지, 관용의 수단으로 볼 수 없으므로 그 특허발명은 선행발명에 의하여 신규성이 부정되지 아니한다.”

 

나.  구체적 사안에 대한 적용

 

선행발명의 공지된 정제방법으로는 특허발명에서 한정한 순도 99.0% 이상의 화합물을 얻을 수 없음이 인정된다. 이와 같은 특별한 사정을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 특허발명은 신규성이 부정되지 아니한다.

 

첨부: 특허법원 2017. 7. 14. 선고 20171373 판결

특허법원 2017허1373 판결 .pdf

순도 수치한정발명의 특허무효심판 사건 특허법원 2017. 7. 14. 선고 2017허1373 판결.pdf

 

 

 

 

작성일시 : 2017.07.24 09:48
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판례법 국가인 미국은 우리나라와 법체계와 규정방식이 상당히 다릅니다. 미국 바이오시밀러 의약품의 허가에 관한 법의 중요내용을 정리해 드립니다.

 

1. 관련 용어

 

법률 명칭 :  The Biologics Price Competition and Innovation Act

(약칭 BPCIA 또는 BPCI Act)

해당 법 조문 : section 351 (k) of The Public Health Service Act

(약칭 PHSA 또는 PHSI Act)

 

l  미국법률의 분류체계상 정식명칭은 42 USC 262 (k), 공식법전 42번 법전의 262 k항이라는 의미

l  동일한 법률에 대해 다양한 명칭이 존재함. Hatch-Waxman Act도 마찬가지. 통상 가장 빈번하게 사용하는 명칭(HWA)을 사용하지만 소장 등 공식문서에는 정식명칭을 사용하기도 함.

l  복잡한 화합물에 정식 IUPAC 명칭과 일반명칭이 있는 것과 유사함.

l  참고: 미국 약사법(FD&C Act)이 아니라 PHS Act에 규정함.

l  351 (k)는 소위 바이오제네릭 허가관련 규정임. 앞뒤 다른 조항에는 오리저널 허가 및 특허관련 사항이 규정되어 있음. 그 내용도 중요함.

 

 

적용대상 : Biological Products as Biosimilar or Interchangeable (법률상 정식명칭)

l  오리지널 의약품에 후속되는 바이오 의약품이라는 의미로 FDA에서는 Follow On Biological Products (FO BP)라는 용어를 사용함.

l  FO BP에는 Biosimilar + Interchangeable 2 가지를 포함하는 상위개념으로 통칭하는 것임.

l  화합물 의약품의 Generic은 동일성분(identical)을 전제로 하므로 similar라는 개념과 양립 불가능함. 따라서, 미국 바이오 의약품 분야에서는 혼동을 피하기 위해 Bio-generic이란 용어사용을 자제함.

l  법규정상 Biosimilarprotein의 경우 아미노산 서열이 동일함은 물론 safety, purity, potency에서 RP와 사이에 임상적으로 의미 있는 차이(clinically meaningful difference)가 없을 것으로 요건으로 함. FDA에서 구체적 심사기준을 구체화하고 있는 과정임.

l  Interchangeable은 약사법상 화합물 의약품의 동일한 화합물을 전제로 하는 제네릭 의약품에 가까운 개념. similar 수준을 넘어서 동일성에 가까운 상태로서 모든 적응증 환자에게서 RP와 동일한 효과를 나타낼 수 있어야 함. 이론상으로는 동일(identical)을 포함하지만 현재 기술수준에서는 Identical BP는 현실적으로 불가능하다는 인식.

l  따라서, 약사법상 generic처럼 동일하지는 않지만 바이오시밀러 수준(highly similar)을 넘어서 그 보다 더 극히 고도로 유사한 경우에는Interchangeable로서 특별한 효과를 부여하는 것임. 바이오시밀러와 엄격하게 구분되는 개념으로 사용함.

 

허가 신청 용어 : Biologics License Application (약칭 BLA)

l  오리지널 의약품 : Reference Biologic Product (약칭 RBP 또는 RP)

l  오리지널 제품 허가 신청 : BLA (NDA 대응하는 용어)

l  후속 제품 허가 신청 : An Application for Approval of a Biosimilar or Interchangeable Biological Product [현재 Abbreviated BLA 또는 ABLA (예를 들어 ANDA에 대응하는 의미로)라는 용어는 사용하지 않음]

 

Q. BPCI Act의 목적 및 핵심 내용은 ?

A. 큰 틀에서 Hatch Waxman Act와 동일한 목적으로 입법되었으나 BP 특성을 고려한 차이점이 있습니다. , FO BP의 허가신청 및 심사에 오리지널 제품의 안정성 및 유효성 자료를 활용할 수 있다는 것이 핵심 내용입니다. 다만, BP 특성을 고려하여 제도상 약사법상 제네릭 허가제도와는 많은 차이점이 있습니다.

 

Q. 오리지널 제품(RP)의 시장 독점권 기간은 ?

A. RP 허가 후 4년 동안은 FO BP의 허가신청의 제출 자체가 불가능합니다. RP의 데이터 이용 여부와 상관없는 절대적 시장 독점기간에 해당합니다.

 

Q. 오리지널 제품(RP)의 데이터 독점권 기간은 ?

A. RP 허가 후 12년 동안 데이터 독점권이 인정됩니다. 주의할 점은 시장독점권이 아니라 data exclusivity에 해당합니다. , 4년 후부터 FO BP의 허가 신청은 가능하지만 RP의 안정성, 유효성 데이터를 활용할 수 없고, 독립적인 데이터를 제출해야 합니다.

 

Q. 바이오 의약품의 퍼스트 제네릭 제품에 대한 시장 독점권이 인정되는가 ?

A. 바이오시밀러 제품에 대해서는 HWA상의 퍼스트 제네릭 독점기간과 같은 보상제도가 없습니다. 그러나, Interchangeable FO BP의 경우에는 퍼스트 제품에 대해서는 시판 개시 후 1년 동안 시장독점권이 부여됩니다.

 

Q. 특허-허가 연계제도가 적용되는가 ?

A. 적용됩니다. 그러나, 그 틀과 구체적 내용이 약사법상의 HWA 제도와는 근본적으로 다릅니다. 우선, Orange Book이 없고, 또한 paragraph IV certification, 30개월 자동 심사중지 등과 같은 제도가 없습니다. 전혀 다른 형식의 새로운 제도가 도입되었습니다.

 

Q. FO BP 관련 특허-허가 연계제도의 핵심 내용은?

A. 오리지널 제품의 데이터를 이용한 FO BP 허가신청{351(k) application}을 하면, FO BP 허가신청 회사는 오리지널사의 외부 법률대리인 또는 사내 변호사에게 비밀유지를 조건으로 허가신청 자료 일체를 제공해야 합니다. 오리지널사는 제공받은 허가신청 자료를 검토하여 FO BP가 자신의 특허권을 침해하는지 검토하게 됩니다. 검토 결과, FO BP가 자신의 특허권을 침해할 우려가 있는 경우 FO BP 허가 신청회사에 그 사실을 통지하는 등 양 당사자간에 특허 관련 주장 및 구체적 의견을 서로 주고 받는 절차를 거쳐야 합니다. 또한, 소송을 개시하기 전에 상호간 특허권에 관한 사적 협상절차를 반드시 하도록 규정되어 있습니다. 협상이 실패한 경우 침해주장을 할 특허 리스트를 통지한 후 일정 기간 이내에 특허소송을 제기할 수 있습니다. 이와 같은 절차에 따르지 않거나 위 절차에서 주장하지 않은 특허에 대해서는 추후 특허권 행사를 할 수 없습니다. 또한, 위 규정된 절차에 따라 특허권 주장을 할 수 있을 뿐이고, 별도의 가처분(PI) 소송이나 특허무효 또는 비침해확인을 위한 DJ 소송을 제기할 수 없습니다. 위와 같이 FO BP 관련 특허-허가 연계제도는 상당히 복잡하고 다른 분야에서 그 예를 찾아보기 어려운 특별한 내용을 포함하고 있습니다.

 

KASAN_미국 바이오시밀러 의약품 허가관련 법규정 내용.pdf

 

 

작성일시 : 2017.07.11 17:00
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1. 배경기술 – cffDNA 측정

 

최근 산모의 연령이 증가함에 따라 태아의 염색체 이상 확률이 증가하고 있음을 고려하여 임신이후 산전검사로서 cffDNA 측정이 활발히 이루어지고 있습니다.

 

무세포 태아 DNA(cell-free fetal DNA, cffDNA)측정이란 모체 내의 태아의 DNA를 비침습적 방법으로 측정하는 것을 의미합니다. cffDNA의 주된 목적은 복중 태아에 대하여 비침습적으로 선천적 유전형(성별, 혈액형, 유전적 질병)등을 확인함에 있습니다. 이러한 목적에는 염색체의 배수성 여부를 측정하여 이수배수체((異數倍數體, Aneuploidy)여부를 확인하는 것이 대표적 입니다.

 

이미 잘 아시는 바와 같이, 사람의 염색체는 23개의 염색체가 각각 2copy의 쌍으로 존재하여 배수체를 이루고 있습니다. 이러한 염색체의 배수성이 무너지는 경우를 이수배수체라고 하며, 이수배수체는 유전적 질병과 직결됩니다.

 

이수배수체의 예로는 21번 염색체의 삼염색체에 해당하는 다운증후군, 성염색체 중 X염색체가 단수로 존재하는 터너증후군, 18번 염색체가 삼염색체로 존재하는 에드워드 증후군 및 13번 염색체의 삼염색체에 해당하는 파타우 증후군 등이 대표적입니다.

 

cffDNA 측정 방식은 태반을 통하여 태아의 DNA가 모체에 전달되어 모체의 조직, 특히 혈액 내부에 존재하고 있음에 착안하여 모체의 혈액 내 태아 DNA를 증폭하는 방식을 이용하는 것입니다. 이는 자궁 내의 태아에 대한 직접적인 접촉을 배제하고 임신의 초기단계에서 태아 염색체의 이수배수성을 확인하여 부모에게 태아의 유전적 질병을 고지할 수 있는 효과적인 방법입니다.

 

2. 분쟁경과

 

cffDNA 측정 기술은 모체의 조직, 특히 혈액에 포함된 특정 염색체의 카피가 하나 더 있거나 혹은 모자란 상태인 염색체의 이수배수체 여부를 확인하기 위하여 널리 사용되는 기술입니다. 홍콩대의 Dennis Lo교수가 1996cffDNA를 처음 발견하였습니다. 반면, 스탠포드 대학의 Stephen Quake 교수는 2006년 법원이 “Digital Analysis”라고 명명한 염색체의 숫자의 작은 변화를 감지할 수 있는 새로운 기술을 개발하였습니다.

 

Quake 교수의 기술은 2007. 2. 2. 출원 당시 (1) 모체 조직 샘플(특히 혈액)을 취득하여, (2) 해당 샘플의 단일 DNA 분자를 분리된 반응 샘플들에 적용하여 (3) 수많은 적응 샘플들의 DNA 중에서 타겟 서열의 존재를 측정하고, (4) 이를 통해 부계와 모계의 타겟 서열의 측정을 정량적 분석하는 단계로 이루어진 청구항 1을 포함하고 있었습니다(미국 특허 제7,888,017(‘017특허)). 또한 발명의 실시를 위해서 “2세대 대량 평행 시퀀싱(Second generation massively parallel sequencing(MPS))” 방법과 염색체 DNAPCR 증폭이 사용됩니다. 이후 2009. 2. 계속출원을 통하여 미국 특허 제8,008,018(‘018특허)를 등록하였습니다. 이후 Quake 교수는 타겟 서열을 포함하는 청구항을 모두 삭제하고 태아와 모체의 유전자 DNA 혼합에서 무작위 선정된 DNA 조각들의 MPS를 사용하는 방법으로 변경하였습니다.

 

반면, Lo 교수의 발명은 각 염색체 특이적 부분 DNA 서열을 측정하기 위하여 참고 인간 유전체에 서열 조정을 한 이후 cffDNA의 무작위 시퀀싱(random sequencing)이며 이때에 Quake 교수의 특허들과 명세서에 같이 MPS방법을 사용합니다. , 각 염색체의 이수성은 다른 염책체에 비교하여 특정 염색체에 조정된 DNA조각의 증가된 발견 횟수로 특정되는 것입니다. 이는 미국 특허 출원번호 12/178,181 (181출원)등으로 출원 중에 있습니다.

 

홍콩대학은 스탠포드의 ‘018특허가 35 U.S.C§ 112(a)상세한 설명을 만족하지 못하여 무효라고 주장하였습니다. Lo교수는 Quake 교수가 현재 계류중인 181출원의 청구항을 복사한 것이라고 주장하였습니다. 이에 대하여 미국 특허청 PTAB은 홍콩대학의 주장을 인용하여 스탠포드 대학의 특허에 대하여 무효결정을 하였습니다. 스탠포드 대학은 무효결정에 대하여 항소하였습니다.

 

3. CAFC 판결요지

 

Roche 454 플랫폼(1세대 시퀀싱 장치)에 대한 참고자료는 실제로 Quake 교수의 명세서상 참고자료에 해당하는 Illumina 플랫폼(2세대 시퀀싱 장치)에 대한 것이 아니라고 지적했습니다. 또한 법원은 결정과정에서 Roche 454 플랫폼을 사용한 타겟 시퀀싱과 Illumina 플랫폼을 사용한 타겟 시퀀싱의 관련성에 대한 아무런 증거를 제시하지 않았으며, Roche 454 플랫폼에 대한 참고자료의 증거로서 설득력에 대하여 아무런 설명없이 결정에 이르렀다고 판단하였습니다.

 

법원은 ‘018 특허의 명세서 기재에 타겟 MPS가 배제되지 아니하였다는 판단에 대하여 동일한 설명으로 무작위 시퀀싱과 타겟 시퀀싱이 모두 공개될 수 있다는 사실을 간과한 것이라고 판단하였습니다. ‘018 특허의 명세서가 타겟 시퀀싱을 기재하고 있는 것이라면, 이는 무작위 시퀀싱에 대하여도 공개하는 것이거나, 혹은 무작위 시퀀싱과 타겟 시퀀싱 모두를 공개하는 것에 해당한다는 것입니다. ‘018 특허의 추후 청구항에 의한 추가 기재가 무작위 MPS을 공개하는지 여부를 결정하여야 하는 것이지, 타겟 MPS가 배제되지 않는지 여부를 결정하는 것이 아니라는 것입니다.

 

위와 같은 이유로 CAFC 판결PTAB 결정을 파기환송하였습니다.

 

김명환 변호사

 

 

 

작성일시 : 2017.07.11 07:00
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존속기간이 연장된 특허권의 물적 효력범위 관련, 염이 변경된 개량신약의 경우 그 효력이 미친다고 할 것인지에 대하여 특허심판원 심결에 이어 최근 특허법원이 이에 대한 판결을 하였습니다. 판결에서는 그 대상물건의 범위를 정함에 있어 약사법령이 정한 품목허가 규정을 바탕으로 범위에 대한 법리를 설시한 바, 이에 대하여 짧게 소개드립니다.

 

관련포스팅

베시케어 20153931 심결에 따른 실무적 대응방안(http://kasaninsight.tistory.com/1042)

일본 동경지적재산고등재판소 특별부 2017. 1. 20. 선고 평성28() 10046호 판결연장등록된 특허권의 효력은 연장대상인 허가의약품과 동일물 뿐만 아니라 그 실질적 동일물까지 미침 (http://blog.naver.com/kasanlaw/220917919358)

 

1.    판단 기준 - 약사법이 정한 품목허가를 받은 의약품과 실질적으로 동일한 의약품인지 여부

 

이번 판결은 존속기간이 연장된 특허권의 효력범위를 원칙적으로는 특허법 문언에 따라 허가 대상물건에 관한 특허발명의 실시행위, 약사법이 정한 품목허가를 받은 범위로 한정됨을 전제한 후, 이와 같은 전제를 바탕으로 과연 품목허가의 대상이 되는 의약품의 범위를 어디까지로 볼 것인지에 관하여 설시합니다. 결론을 먼저 말씀드리면, 특허권자가 실시한 의약품과 권리범위 확인의 대상이 된 의약품이 약사법적 측면에서 실질적으로 동일한 허가 대상 의약품으로 볼 수 있는지 여부에 따라 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치는지 여부가 달라짐을 명시하고 있습니다.

 

판결이 관련 규정들을 많이 인용하면서 굉장히 복잡한 것처럼 보이지만, 크게 다음의 두가지 점에 주목한 것으로 보입니다.

 

먼저, 팩키지 허가단위제형 당 주성분의 함량, 제형, 투여경로가 동일한 제제의 허가(예컨대 다양한 용량으로 시판되는 주사제)와 같이 여러 의약품을 하나의 품목으로 허가할 수 있는 경입니다.

 

구 의약품 의약외품의 제조·수입품목허가신청(신고)서 검토에 관한 규정 제3조 제1항 제3, 2, 현행 의약품의 품목허가·신고 심사규정 제3조 제2항 및 제3

3(품목별 허가) ① 다음 각호의 1에 해당하는 품목은 1개품목으로 허가(신고)할 수 있다. 다만, 수입과 제조품목을 함께 허가(신고)받고자 하는 경우에는 품목간 제품명을 달리하여야 한다.

3.     1호 및 제2호외의 품목의 경우 단위제형당 주성분의 규격 및 그 함량과 제형 투여경로가 동일한 제제 (단서생략)

1항의 규정에 불구하고 제제학적으로 반드시 사용직전에 서로 혼합하여 투여하여야 하는 품목의 경우( : 분말주사제와 주사용수, 염모제와 산화제 등), 조합제조의 타당성이 인정되는 품목의 경우( : 칸디다성질환제 질정과 연고제, 감기약 아침용과 저녁용 등), 용법용량 등(: 현재 시행되는 의약품의 품목허가 신고심사 규정은 주성분의 종류와 효능 효과 및 용법 용량으로 개정)이 동일한 경우( : 아목시실린캅셀 250mg, 500mg, 한방카타플라스마 5cm2, 25cm2) 주성분의 함량은 동일하나 맛(), 색상, 모양 등이 상이한 경우 이를 1개 품목으로 팩키지 허가(신고)할 수 있다. (단서생략)

 

두번째로, 기허가품과 유효성분의 종류, 규격 및 분량과 제형이 동일하여 안전성·유효성 심사대상의약품이 아닌 경우입니다.

 

구 의약품등의 안전성·유효성 심사에 관한 규정 제3, 현 의약품 품목허가 신고 심사규정 제25

3(심사대상) ① 이 규정에 의한 의약품등의 안전성유효성 심사는 약사법, 마약류관리에관한법률에 의하여 제조 또는 수입품목허가(변경허가를 포함한다)를 받고자 하는 의약품등을 그 대상으로 한다. 다만, 다음 각호의 1의 경우는 제외한다.

1.     이미 허가된 바 있는 품목과 유효성분의 종류, 규격 및 분량(액상제제의 경우 농도)과 제형이 동일한 품목

1항 단서의 규정에 불구하고 다음 각호의 1에 해당하는 의약품등의 경우에는 제5조에서 정한 자료를 첨부하여 안전성·유효성에 대한 심사를 받아야 한다.

1.     국내에서 사용례가 없는 새로운 첨가제를 배합하는 경우.(단서 생략)

2.     임상시험결과보고서를 근거로 하여 허가조건등을 변경하고자 하는 경우

5.     패취제제, 이식정, 기타 제형의 특수성이 인정되는 제제(니트로글리세린제제, 플라스틱 프리필드 주사제 등 등)인 경우 (이하 생략)

 

특허법원 판결은 ① 약사법령에서 실질적으로 동일한 품목으로 취급하여 하나의 품목허가를 받을 수 있도록 하거나, ② 기허가 의약품과 실질적으로 동일하여 별도로 품목허가를 받을 필요가 없어 품목허가 대상으로 규정하지 않은 경우 그 의약품이 품목허가된 의약품과 (형식적으로) 상이하더라도 이와 실질적으로 동일한 허가 대상 물건에 해당된다고 판단하고, 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 이 두 경우에까지 미친다고 판시합니다.

 

2.    염 변경 의약품의 경우

 

해당 사건의 경우 특허발명이 실시된 의약품은 솔리페나신 숙신산염이고, 확인대상발명은 솔리페나신 푸마르산이거나 타르타르산염인 바,

 

특허법원 판결은 위 의약품등의안전성·유효성심사에관한규정 제2조 제1항 제2호 및 별표 2에 따라 염류가 변경된 의약품의 경우 안전성, 유효성 심사가 필요한 자료제출의약품으로 이는 오리지널 의약품과 실질적으로 동일한 품목으로 취급되어 하나의 품목허가를 받을 수 있는 것도 아니고, 기허가 의약품과 동일하여 별도의 품목허가를 받을 필요가 없는 것도 아니어서 확인대상발명은 별도의 품목허가를 받아야 하는 의약품이므로

 

솔리페나신 숙신산염에 대한 품목허가를 이유로 존속기간이 연장된 특허발명의 특허권 효력이 염이 변경된 솔리페나신 푸마르산염 또는 타르타르산염에까지 미치지 않는다고 판시하였습니다.

 

나아가 법원은 구체적으로 염이 아닌 유효성분만이 약리작용을 나타내고, 염들이 모두 흔히 사용되는 염이며, 그 염의 체내 투여 및 흡수과정이 동일하고, 확인대상발명 의약품의 허가과정에서 독성에 관한 자료, 약리작용에 관한 자료, 생물학적 동등성 시험자료를 제외한 자료가 면제되었으며, 오리지널 의약품과 유효성분의 혈중농도가 대등한 수준임이 확인되었다 하더라도,

 

약물의 생체이용률이 염의 종류, 희석제, 충전제 등의 종류와 양에 따라 달라질 수 있고, 염의 종류마다 그 용해도와 흡수율이 달라 시간에 따른 약물농도에 영향을 미쳐 약물의 안전성과 유효성에 영향을 미칠 수 있으며, 실제 실험결과에 의하더라도 염의 종류에 따라 그 융점 및 물에서의 용해도가 달라졌고, 안정성도 변화하였으며, 염의 용해도 및 흡수율의 차이에 의하여 그 투여용량도 변화하였고, 염 변경 화합물의 물리화학적 성질을 고려하여 부형제의 종류, , 제형의 제조방법을 조절함으로써 확인대상발명 의약품이 생물학적 동등성 판정기준을 만족한다는 시험자료가 산출되었다는 점에 비추어 양자가 동일한 의약품이라고 보기 어렵다고 판결하였습니다.

 

3.    특허법원 판결의 의미, 별도로 품목허가 되는 제네릭 의약품인 경우의 모호성

 

존속기간이 연장된 특허권의 효력범위를 어디까지로 할 것인지는 판결이 설시한 바와 같이 각 국의 구체적인 사정과 입법정책에 따라 충분히 달리할 수 있는 것입니다. 이는 국내 제약산업을 어디까지 보호할 것인지와 같은 거대 담론에서부터 시작되는 문제로, 이번 판결을 통해 우리나라는 최소한 염이 변경된 개량신약의 경우 오리지널 의약품 특허의 존속기간이 연장되었다 하더라도 이에 관계없이 본래 존속기간의 만료만으로 특별한 사정이 없는 한 시판이 가능하게 되었다고 할 수 있습니다.

 

그러나 판결이유는 존속기간이 연장된 특허권의 효력범위를 결정함에 있어 약사법령에 따라 기허가 의약품과 실질적으로 동일하여 별도의 품목허가를 받지 않아도 되는 의약품의 경우 이에 해당한다고 판시한 바,

 

염 변경 개량신약의 경우 이러한 법리에 따라 정리가 된다고 할 것이지만 이 판결로 인하여 오히려 당연히 존속기간 연장의 효력이 미친다고 생각되었던 제네릭 의약품 등에서 큰 혼돈을 불러올 수 있다고 보여집니다.

 

주지하시는 바와 같이 제네릭 의약품(판결에 따르면 이미 허가된 바 있는 품목과 유효성분의 종류, 규격 및 분량과 제형이 동일한 품목)의 경우 대부분이 품목신고가 아니라 품목허가의 대상입니다.

 

의약품 품목허가 신고 심사규정은 제25조 제2항 제3, 4, 8(구 의약품등의안전성·유효성심사에관한규정 제3조 제2항 제3, 4, 8)를 통하여 대부분의 제네릭 의약품에 대하여 안전성 유효성 심사 면제의 예외를 설정하고, 같은 규정 제27조 제3, 4((구 의약품등의안전성·유효성심사에관한규정 제3조 제6, 7, 8)을 통하여 안전성, 유효성에 대한 자료인 생물학적동등성시험자료 등을 제출할 것을 강제하고 있습니다.

25(안전성·유효성 심사대상) ② 1항단서에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 의약품의 경우에는 제5조 또는 제8조에서 정한 자료를 첨부하여 안전성·유효성에 대한 심사를 받아야 한다.

3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 품목의 경우

.「의약품 등의 안전에 관한 규칙」제4조제1항제3호가목에 해당하는 1989 1 1일 이후 제조(수입)품목 허가된 전문의약품으로 제2조제7호에서 정하고 있는 신약에 해당하는 의약품(제형이 다른 동일투여경로의 품목을 포함한다)인 경우

. 가목에 해당하는 품목을 제외한 전문의약품으로서 이미 제조(수입)품목허가를 받은 것과 성분이 동일한 정제·캡슐제 또는 좌제. 다만, 단일성분의 의약품으로서 상용이거나 고가인 의약품 또는 의약품동등성 확보가 필요한 의약품으로서 식품의약품안전처장이 고시하는 것

. 「의약품동등성시험기준」(식품의약품안전처 고시) 3조제1항에 의해 생물학적동등성시험을 실시하여야 하는 경우

4. 법 제33, 「마약류관리에관한법률」 제57조 및 「의약품 재평가 실시에 관한 규정」(식품의약품안전처 고시) 4조제2항에 따라 국내에서 실시한 임상시험성적에 관한 자료 등으로 의약품재평가를 실시하고 그 결과가 공시된 의약품과 동일한 의약품(제형이 다른 동일투여경로의 품목을 포함한다)인 경우

8. 법 제32조제1항 또는 법 제42조제4항 및 「마약류관리에관한법률」제57조의 규정에 의하여 재심사대상으로 지정된 의약품과 동일한 품목인 경우

27(안전성·유효성 심사자료 제출범위) ③ 25조제2항제3호에 해당하는 의약품의 경우에는 생물학적동등성시험자료 또는 비교임상시험성적에 관한 자료별표 14 1. 기허가의약품과 주성분의 규격 및 분량, 제형이 동일한 의약품에 해당하는 자료를 제출하여야 한다. (단서 생략)

④ 제25조제2항제4호에 따라 의약품재평가 결과가 공시된 제제로 이미 허가·신고된 의약품과 동일한 품목을 제조 또는 수입하고자 하는 경우 다음 각 호의 어느 하나의 자료를 첨부하여야 한다.

1. 생물학적동등성시험자료

2. 비교임상시험성적에 관한 자료(비교임상시험 자체가 이론적 · 기술적으로 실시 불가능할 경우 비비교(단독)임상시험 성적에 관한 자료)

⑧ 제25조제2항제8호에 해당하는 경우에는 최초허가시 제출된 자료가 아닌 것으로서 이와 동등범위 이상의 자료를 제출하여야 한다. (단서 생략)

 

이번 판결에서는 위 규정들에 대하여까지 설시하지는 않았으나, 만약 특허법원 판결의 법리를 이에 그대로 적용하면,

 

최근 개발되는 제네릭 의약품의 경우 대부분이 위 규정들에 따라 안전성, 유효성 심사의 대상이 되는 품목에 해당되어 허가대상이 되는 품목들이므로, 기허가 의약품과 실질적으로 동일하여 별도로 품목허가를 받을 필요가 없어 품목허가 대상으로 규정하지 않은 경우가 아니라고 할 것입니다.

 

, 이러한 의약품의 경우 별도의 품목허가를 받아야 하는 의약품이어서 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치지 않는다고 해석할 여지도 충분히 존재합니다.

 

물론 판결에서는 으로 여지를 남겨두기는 하였으나, 판결은 결국 특허발명의 실시행위의 대상이 된 물건을 약사법령에 따른 품목허가의 범위로 결정하고, 그 예외 역시 약사법령의 예외에 따라 기허가품과 실질적으로 동일하여 품목허가를 받을 필요가 없는 경우를 상정하고 있으므로 약사법령에 따른 허가체계에 비추어 볼 때 제네릭 의약품은 명백하게 안전성, 유효성 심사를 거치는 별도 품목허가 대상 의약품이어서 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치지 않는다는 다소 이해하기 어려운 결론의 도출 또한 불가능하다고는 할 수 없는 혼돈이 초래될 수 있다고 보여집니다.

 

다만, 다른 예외인 실질적으로 동일한품목으로 취급되어 하나의 품목허가를 받을 수 있도록 규정된 의약품에 해당되는지를 살펴볼 때, 제네릭 의약품을 오리지널 의약품과 단위제형 당 주성분의 함량과 제형, 투여경로가 동일한 의약품으로 볼 여지는 존재합니다.

 

그러나 해당 조문의 취지는 예컨대 농도는 동일하고 포장단위 당 용량만이 다른 주사제와 같은 경우를 규율하고자 하는 것으로 특히 제조업자가 같은 경우에 적용되는 것이어서 제네릭 의약품이 해당 조문에 포섭될 수 있는지 여부 또한 불투명하다고 할 것입니다.

 

이와 같은 혼돈은 특허법에서 설정하고자 하는 존속기간이 연장된 특허권의 효력범위에 결정에 있어 그 목적이 다른 약사법 상 품목허가 체계 설정을 차용한 것 때문은 아닐지 조심스럽게 추측해 볼 수 있습니다. 이 사건의 경우 특허존속기간 만료일이 임박했다는 특별한 사정 때문에 대법원의 판단을 받기는 어려운 것으로 보여지며, 결국 위와 같은 불명확한 포인트에 대한 조금 더 명확한 판결은 후속 사건 판결이 나올 때까지 기다려야 할 것입니다.

 

KASAN_존속기간연장 특허권의 효력범위에 관한 특허법원 2016허8636 판결.pdf

 

유제형 변호사/변리사/약사

 

 

작성일시 : 2017.07.10 09:00
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1.    착오로 중복입금한 돈의 반환거부

 

피고인 명의 농협계좌로 2015. 12. 29. 조합원 분담금 22백만원을 송금한 후 2016. 1. 4. 착오로 같은 금액을 중복 송금하였습니다. 중복 입금된 돈을 반환해 줄 것을 수차례 요청하였으나 이에 응하지 않았다.

 

2.    법리 횡령죄

 

어떤 예금계좌에 돈이 착오로 잘못 송금되어 입금된 경우에는 그 예금주와 송금인 사이에 신의칙상 보관관계가 성립한다고 할 것이므로, 피고인이 송금 절차의 착오로 인하여 피고인 명의의 은행 계좌에 입금된 돈을 임의로 인출하여 소비한 행위는 횡령죄에 해당하고, 이는 송금인과 피고인 사이에 별다른 거래관계가 없다고 하더라도 마찬가지이다(대법원 2010. 12. 9. 선고 2010891 판결).

 

그리고 횡령죄에 있어서 불법영득의 의사라 함은 자기 또는 제3자의 이익을 꾀할 목적으로 임무에 위배하여 보관하는 타인의 재물을 자기의 소유인 경우와 같이 처분을 하는 의사를 말하고, 사후에 이를 반환하거나 변상, 보전하는 의사가 있다 하더라도 불법영득의 의사를 인정함에는 지장이 없는 것이다(대법원 2005. 8. 19. 선고 20053045 판결 등 참조).”

 

3.    구체적 사안에 적용 및 처벌 수위  

 

법원은 민사소송결과에 따라 반환하면 된다고 주장하면서 착오 송금된 돈의 반환을 거부한 당사자를 횡령죄로 인정하고 징역 6, 집행유예 2년으로 처벌하였습니다. 판결이유를 인용하면 다음과 같습니다.

 

피고인은 피해자가 실수로 송금한 돈에 관하여 피해자와의 관계에서 신의칙상 보관자의 지위에 서게 되는 것임에도 법적으로 정당한 반환거부사유 없이 수차례의 반환요구에도 불구하고 반환을 거부하였는데, 설령 피고인이 법적판단에 따라 추후에 반환하면 되는 것이라고 그릇 인식하였더라도, 피고인이 자기 행위의 위법의 가능성에 대해 심사숙고하거나 조회할 수 있는 계기가 있어 자신의 지적 능력을 다하여 이를 회피하기 위한 진지한 노력을 다하였더라면 스스로의 행위에 대하여 위법성을 인식할 수 있는 가능성이 있었음에도 이를 다하지 못한 결과 자기 행위의 위법성을 인식하지 못하였다고 봄이 타당하다.”

 

첨부: 울산지방법원 2017. 5. 19. 선고 2017130 판결

울산지방법원 2017노130판결.pdf

 

 

작성일시 : 2017.06.26 12:00
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1.    학원강사와 체결한 강사 계약서 내용

 

영어학원과 강사 사이에 체결된 강사계약서 중 경업금지조항은 다음과 같습니다.

 

2 (계약기간) 계약기간은 이 계약일로부터 1년으로 한다.

12 (비밀유지) 7. (전직금지) 강사는 사직, 해고 기타의 사유로 원고와의 근로계약관계가 종료된 후 12개월간 동종 분야의 업무에 종사하거나 동종 업체를 설립하지 아니한다. , 학원 사업장 반경 5km를 벗어난 지역에서는 예외로 한다.

 

13 (손해배상) 이 계약을 위반 또는 불이행한 당사자는 상대방에게 “그로 인하여 발생한 손해액의 3배에 해당하는 금액과 다음 아래 협의한 손해배상액 중 큰 금액”을 배상하여야 하고, 7조 및 제8, 10 3항과 4, 12조의 경우도 이에 해당하며, 계약서에 지정하지 않은 손해는 일반 상거래에 준하여 판단한다.

3. 위 제12조를 위반한 경우 학생 한 명당 5,000,000원을 원고에게 손해배상금으로 지급한다. 만일 피고가 적극적인 학생유치(유무선 전화, SNS, 카톡유사프로그램, 편지 등) 활동을 하여 제12조를 위반한 경우 ‘고의 위반’이라 보고 학생 한 명당 10,000,000원을 원고에게 손해배상금으로 지급한다. 위의 고의위반 여부는 강사에게 그 입증책임이 있다.

 

2.    강사의 퇴직 후 경쟁학원 개설 운영

 

강사는 위 영어학원에서 퇴직한 후 1개월도 안되어 학원으로부터 직선거리로 약 2.2km 떨어진 곳에 경쟁학원을 개설하였고, 퇴직 전 학원의 학생 중 일부가 옮겨갔습니다. 이에 학원에서 강사를 상대로하는 강사계약서 제13조에서 정한 손해배상을 청구한 것입니다.

 

3.    판결요지

 

가.  기본법리

 

직업선택의 자유는 국민의 기본권에 속하므로, 근로관계나 이와 유사한 계약관계 종료 후 사업주의 영업부류에 속한 거래를 하거나 동종의 업무에 종사하지 아니하기로 하는 등 경업금지약정을 한 경우에, 그 약정은 사업주의 영업비밀이나 노하우, 고객관계 등 경업금지에 의하여 보호할 가치 있는 사업주의 이익이 존재하고, 경업 제한의 기간과 지역 및 대상 직종, 그 대가의 제공 여부, 근로자나 이와 유사한 지위에 있던 자의 계약종료 전 지위 및 계약종료 경위, 그 밖에 공공의 이익 등 관련 사정을 종합하여 직업선택의 자유에 대한 합리적인 제한으로 인정되는 범위 내에서만 유효한 것으로 인정된다[대법원 2016. 10. 27. 선고 2015221903(본소), 2015221910(반소) 판결, 대법원 2010. 3. 11. 선고 200982244 판결 등 참조].

 

그리고 경업금지약정의 유효성을 인정할 수 있는 위와 같은 제반 사정은 사업주가 주장, 증명할 책임이 있다(위 대법원 2016. 10. 27. 선고 판결 참조).

 

나.  구체적 사안에 대한 적용 계약무효

 

계약기간이 1년에 불과함에도 강사는 그 계약기간을 모두 마치고 퇴직하더라도 위 계약서 제12조 제7호의 경업금지약정에 따라 그 후 1년 동안은 경업금지의무를 부담하게 되는데, 이는 위 계약기간과 대비하여 볼 때 다른 특별한 사정이 없는 한 강사의 부담이 과도하고, ② 경업금지약정에 대한 특별한 대가가 포함되어 있다고 인정하기 어려우며, ③ 학원의 운영상 노하우 등이 수강생들의 선택에 별다른 영향을 미쳤다고는 보이지 않고 그 밖에 경업금지를 강제함으로써 보호할 만한 가치가 있는 학원의 이익이 있다고 보기 어려우며, ④ 그 밖에 강사가 학원에서 멀지 않은 곳에 동종의 학원을 개설, 운영함으로써 수강생들의 학습권 보장이나 관련 업계의 영업질서 등과 관련한 공공의 이익이 침해된다고 보기도 어렵다.

 

따라서 위 계약서 제12조 제7호의 경업금지약정과 제13조 제3호 중 제12조 제7호를 위반한 경우의 손해배상액을 예정한 부분은 효력이 없다.

 

첨부: 광주지방법원 2017. 6. 1. 선고 2016가단517972 판결

광주지방법원 2016가단517972 판결.pdf

 

 

작성일시 : 2017.06.13 08:35
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-- 기술이전, 라이선스 또는 공동연구개발을 목적으로 제3자에게 기술내용을 제공하기 전 적은 비용을 간단하게 할 수 있는 권리보호수단 영업비밀 기술자료 원본등록 -- 

 

기술이전, 라이선스 또는 기술협력 과정에서 해당 기술내용이 지식재산권으로 보호되고 있음을 분명하게 표시되면 기술탈취 분쟁을 예방하는데 유리합니다. 기술내용 공개 후 기술이전이나 기술협력이 결렬되고 상대방에 의한 기술탈취가 의심되는 경우에도 확보한 지식재산권이 없다면 권리구제를 받을 가능성이 매우 낮습니다. 앞 글에서 설명한 것처럼, 지식재산권이 있는 경우에도 1,2건의 등록특허 등 취약한 지식재산권 포트폴리오만을 믿다가 권리보호에 실패하는 경우가 많습니다. 소송비용만 쓰고 속병만 앓는 경우도 드물지 않습니다.

 

기술탈취에 대한 대응수단으로는 영업비밀 보호제도가 상당히 유용합니다. 영업비밀을 활용하여 상대방이 방어하기 어려운 대응전략을 구사할 여지가 많습니다. 그런데 영업비밀은 장점도 있지만, 권리주장자가 그 존재 및 범위를 먼저 명확하게 입증한 후 기술탈취 행위로 침해했다는 사실도 주장, 입증해야 하는 부담이 있습니다.

 

영업비밀보호센터에서 운영하는 원본증명 서비스를 이용하면 적은 비용으로 쉽고 간편하게 영업비밀 대상기술의 범위, 존재, 시점, 보유사실 등을 입증할 수 있습니다. 실무적으로 매우 효과적입니다. 자세한 내용은 아래 홈페이지에서 알 수 있습니다. 원본등록 비용은 원칙적으로 문서 1건당 1만원이지만, 올해부터 중소기업, 벤처, 개인기업 등은 70% 감면혜택을 부여하여 3000원에 해결할 수 있습니다.

 

영업비밀 원본증명 웹페이지 https://www.tradesecret.or.kr/kipi/web/serviceIntro.do

 

기술자료 원본증명은 기술탈취에 대한 대응방안 이외에도 라이선스 협상 등에서 협상개시 당시 본인이 보유한 기술범위를 확정할 수 있어 상대방이 제공한 기술범위에 관련된 분쟁을 예방하는 등 다양한 활용방안이 있습니다. 적극적으로 활용해 보시기 바랍니다.

 

참고로, 원본등록 및 원본증명에 관한 개요를 표시한 그림을 아래와 같이 인용합니다.

 

 

 

작성일시 : 2015.01.09 08:47
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-- 영업비밀 특정의 필요성 및 영업비밀이 소송과정에서 노출되는 것을 피하기 위한 방법 --


영업비밀의 특정은, 영업비밀에 대한 침해 금지를 구하는 가처분이나 소송 절차뿐만 아니라 가해자를 고소한 뒤 이후 검사가 공소를 제기하는 과정에 이르기까지 실무상 매우 중요한 문제 가운데 하나입니다.

 

민사적 구제절차만 놓고 보면, 법원 재판의 주문은 기판력의 물적 범위와 집행력의 범위를 정하는 근거가 되기 때문에 주문 그 자체로서 내용이 특정되도록 기재할 필요가 있습니다. 따라서 주문의 기초가 되는 청구취지 또한 영업비밀을 특정하여 기재해야만 합니다.  

 

그런데 영업비밀을 특정할 필요가 있다고 하여 이를 엄격하게 요구할 수만은 없습니다. 재판의 심리와 판결은 공개되어야 한다는 공개재판주의에 입각한 소송구조 때문에 소송 진행중에 영업비밀이 당사자에게는 물론 일반인에게까지 공개될 수 있는데, 영업비밀이 공개되면 더 이상 영업비밀로서 보호받지 못하게 되므로 소송을 진행하는 원고측으로서는 큰 위험을 부담하게 되는 것입니다.

 

이에 영업비밀이 소송과정에서 추가로 침해되는 것을 방지하기 위한 법적 장치가 필요합니다. 이와 관련하여 법원은 청구취지 및 판결 주문에 영업비밀의 특정 및 집행에 지장이 없을 정도로 어느 정도 개괄적으로 기재하는 것을 허용하고 있습니다.

 

서울고등법원은 2002. 11. 12. 선고 2002313 판결에서, “채무자는 이 사건 영업비밀의 내용이 특정이 되지 아니하여 위 신청이 부적법하다는 취지로 주장하나, 영업비밀의 보유자가 보호받고자 하는 영업비밀의 내용을 모두 구체적으로 상세히 기재할 것을 요구하는 것은(“요구하면 안 된다는 것은”의 오타로 보입니다) 영업비밀의 보호를 위하여 부득이한 점이 있는데다가 위 영업비밀을 채무자가 1998. 1. 1. 부터 2000. 3. 29. 까지 채권자의 무선사업부 개발팀장으로 이동통신단말기의 개발업무에 종사하면서 지득한 것으로 제한하고 있는 이상 이 사건 영업비밀은 특정되었다고 할 것”이라고 판시한 바 있습니다.  

 

또한 대법원은, “부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반 사건의 공소사실에 영업비밀이라고 주장된 정보가 상세하게 기재되어 있지 않다고 하더라도, 다른 정보와 구별될 수 있고 그와 함께 적시된 다른 사항들에 의하여 어떤 내용에 관한 정보인지 알 수 있으며, 또한 피고인의 방어권 행사에도 지장이 없다면 그 공소제기의 효력에는 영향이 없다.”고 판시하였습니다(대법원 2008. 7. 10. 선고 20068278 판결).

 

실무적으로는 영업비밀이 노출되는 것을 최대한 피하면서도 동시에 다른 정보와 구별될 수 있도록 영업비밀을 특정하는 것이 필요한데, 이를 위해서는 영업비밀 침해사건과 관련하여 경험 및 전문성을 가진 법률가의 도움이 필수적이라 할 수 있겠습니다.  

 

이와 더불어, 3자에게 영업비밀이 공개되는 것을 최소화하도록 영업비밀에 관한 증거조사를 되도록 청구권자의 영업비밀이 소재한 사무소 등지에서 현장검증에 의하도록 하거나, 기일진행의 순서를 마지막으로 정하여 공개 법정 내의 제일 방청객이 적은 상황에서 변론이 진행되도록 요청할 필요도 있을 것입니다.

 

한편 민사소송법 제163조는 영업비밀 등의 보호를 위하여 소송기록의 열람 등을 제한할 수 있도록 규정하고 있습니다.

 

163(비밀보호를 위한 열람 등의 제한) 

          ① 다음 각호 가운데 어느 하나에 해당한다는 소명이 있는 경우에는 법원은 당사자의 신청에 따라 결정으로 소송기록중 비밀이 적혀 있는 부분의 열람·복사, 재판서·조서중 비밀이 적혀 있는 부분의 정본·등본·초본의 교부(이하 "비밀 기재부분의 열람 등"이라 한다)를 신청할 수 있는 자를 당사자로 한정할 수 있다.

1. 소송기록 중에 당사자의 사생활에 관한 중대한 비밀이 적혀 있고, 3자에게 비밀 기재부분의 열람 등을 허용하면 당사자의 사회생활에 지장이 클 우려가 있는 때

2. 소송기록중에 당사자가 가지는 영업비밀(부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조제2호에 규정된 영업비밀을 말한다)이 적혀 있는 때

 1항의 신청이 있는 경우에는 그 신청에 관한 재판이 확정될 때까지 제3자는 비밀 기재부분의 열람 등을 신청할 수 없다.

③ 소송기록을 보관하고 있는 법원은 이해관계를 소명한 제3자의 신청에 따라 제1항 각호의 사유가 존재하지 아니하거나 소멸되었음을 이유로 제1항의 결정을 취소할 수 있다.

④ 제1항의 신청을 기각한 결정 또는 제3항의 신청에 관한 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다.

⑤ 제3항의 취소결정은 확정되어야 효력을 가진다.

 

또한 2015. 1. 1.에 시행 예정인 민사소송법 제163조의2는 이미 판결이 확정된 사건의 판결서를 누구나 인터넷을 통해 열람할 수 있도록 하였는데, 이에 대해서도 제163조와 같은 제한이 가능하도록 하여 영업비밀 보호를 위한 장치를 마련하였습니다.

작성일시 : 2013.08.01 16:55
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