역지불합의__글40건

  1. 2017.11.17 실시권자 Licensee – 대상 특허에 대한 무효심판의 청구인 적격이 인정되는 이해관계인 : 특허법원 2017. 10. 27. 선고 2017허2727 판결
  2. 2017.11.17 [중국지재권침해대응 – 6] 중국 온라인 오픈마켓몰에서 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해물품 적발시 Alibaba 온라인신고 EU 안내문
  3. 2017.11.17 [중국지재권침해대응 – 5] 중국 온라인 오픈마켓몰에서 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해물품 적발 + Alibaba 온라인 신고 + 지원서비스
  4. 2017.11.17 [중국지재권침해대응 – 4] 중국 온라인 오픈마켓몰에서 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해행위에 대한 대응 + 중국 권리침해책임법상 온라인사이트 운영자의 연대책임 인정 판결
  5. 2017.11.14 실기한 공격방어방법 각하 + 사후적 고찰 금지 쟁점 특허무효심판 : 특허법원 2017. 10. 26. 선고 2016허7510 판결
  6. 2017.11.12 [중국지재권침해소송 – 3] 중국대법원 공표 특허침해소송 심리기준
  7. 2017.11.12 [중국지재권침해소송 – 2] 중국 침권책임법 - 권리침해책임법
  8. 2017.11.12 [중국지재권침해소송 – 1] 중국특허소송 2016년 통계자료 + 내역 파악 방법
  9. 2014.08.07 특허권자 - 오리지널 품목허가권자와 제네릭 회사가 체결한 특허분쟁 화해계약 중 역지불합의 내용을 공정거래법 위반으로 판단한 대법원 판결 사례연구
  10. 2014.07.05 오리지널 제품 특허권자가 제네릭 발매회사를 상대로 제기한 특허소송에서 중도 화해한 합의내용을 공정거래법위반으로 판단한 대법원 판결

 

 

 

특허권자 주장: 실시권자는 특허무효심판을 청구할 직접적이고 현실적 이해관계가 없다.

 

특허법원 판결요지: “실시권자가 특허권자로부터 당장은 특허권 침해의 주장을 받지 않게 되고 사실상 어느 정도 특허권자와 함께 독점에 의한 이익을 향유할 수는 있지만, 실시권자의 특허발명의 사용은 어디까지나 실시료의 지급을 조건으로 하거나, 실시 시간, 실시 지역, 실시 범위 등 설정행위로 정한 범위 내로 제한된다.

 

그리고 이미 등록된 특허발명이 존재하는 경우, 비록 그 특허발명에 등록무효원인이 존재한다 하더라도, 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허발명은 일응 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으므로, 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 불이익을 입거나 입을 우려가 있는 자는 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 특허발명의 유효성을 다투는 것을 추후로 미루어 둘 수도 있다.

 

따라서 특허권에 대하여 실시권을 설정받았다 하더라도, 실시권자가 아무런 제한 없이 실시를 허락받아 특허권 그 자체를 취득한 것과 마찬가지로 볼 수 있거나, 당사자 간에 조합관계가 성립하는 등으로 실시권자가 특허권자와 그 법률상 이해관계를 같이하여 불이익이 없다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 원칙적으로 실시권자는 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상으로 불이익을 입어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 자에 해당한다.

 

따라서 이 사건 특허발명이 동영상 관련 표준특허풀인 HEVC 라이선스 프로그램에 등재된 점에 비추어 피고가 이 사건 특허발명을 실시하고 있거나 실시할 가능성이 있으므로, 비록 피고가 HEVC 라이선스 프로그램에 라이센시로 등록되어 이 사건 특허발명의 통상실시권을 부여받은 것과 마찬가지라고 하더라도, 이해관계인에 해당한다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 10. 27. 선고 20172727 판결

특허법원 2017허2727 판결 .pdf

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작성일시 : 2017. 11. 17. 20:00
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중국 Alibaba 온라인오픈마켓몰에서 특허, 실용신안, 디자인 등록권리 침해품, 저작권침해품 등 지식재산권침해품을 발견하고, 알리바바 지재권침해신고 플랫폼(https://ipp.alibabagroup.com/)에 신고하면, Alibaba에서는 신고접수일로부터 1주일 이내에 해당 상품판매자에게 신고내용을 전달합니다.

 

이때 판매자는 3일 이내에 지재권침해주장에 대한 반박서를 온라인으로 제출할 수 있습니다. 그와 같은 침해불인정 반박주장에 대해 Alibaba에서 심사한 후 해당 제품을 삭제할지 결정한다고 합니다. EU IPR desk에서 작성한 설명자료 중 해당부분은 인용하면 아래와 같습니다.

 

 

첨부: EU EU IPR desk 설명자료

China_IPR_Guide_on_How_to_Remove_Counterfeit_Goods_from_E-Commer

 

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작성일시 : 2017. 11. 17. 09:00
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중국 Alibaba사에서 운영하는 온라인오픈마켓몰 사이트 타오바오, 티엔마오(Tmall), 알리익스프레스에서 짝퉁, 위조상품, 특허, 실용신안, 디자인 등록권리 침해품, 저작권침해품 등 지식재산권침해품을 발견한 경우, 알리바바 지재권침해신고 플랫폼(https://ipp.alibabagroup.com/)에 중문 또는 영문으로 직접 신고할 수 있습니다.

 

한편, 한국지식재산보호원에서는 중국 알리바바 위조상품 대리신고 서비스를 지원사업으로 진행하고 있습니다. 링크: http://www.ip-navi.or.kr/kbrand/imitation_report.navi 비용을 받지 않는 무료 서비스이므로 적극 활용하면 좋을 것입니다.

 

 

첨부: 서비스 지원신청서 등 서류 중국 알리바바 위조상품 대리신고 지원 신청서.hwp

 

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작성일시 : 2017. 11. 17. 08:00
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1. 사실관계

 

A 중국회사는 2014. 11. 5. “적외선가열조리장치발명에 대한 발명전리 등록을 받은 특허권자인데, 2015. 1. 29. 중국의 대형 오픈마켓 사이트 TMALL(www.tmall.com)에서 자사 특허권을 침해하는 제품이 판매되고 있다는 사실을 발견하고, 사이버몰 사이트의 지식재산권보호 플랫폼을 통해 특허침해사실, 특허침해분석자료, 기술특징 대비표 등 관련 서식을 제출하는 형식으로 신고하였습니다. 그럼에도 TMALL에서 위 침해품 판매행위가 계속되자 205. 4. 7. 중국 저장성 중급인민법원에 위 침해품 판매자는 물론 TMALL 운영회사까지 피고로 하여 특허침해금지 및 손해배상청구소송을 제기하였습니다.

 

2. 중국법원 1심 판결 

 

중국 1심 법원은 위 판매제품이 해당 특허권의 권리범위에 속한다고 판단하고, 판매회사에 대한 제조판매금지명령과 함께 특허침해를 원인으로 하는 손해배상으로 15만위안을 지급하라고 판결하였습니다. 또한, TMALL 운영회사에 대해서도 특허침해책임을 인정하여, 해당 침해제품 판매 관련 웹페이지 삭제 명령 뿐만 아니라 위 판매자에 대한 손해배상액 15만 위안 중 일부 5만위안을 판매자와 연대하여 지급하라고 명령하였습니다. 이에 피고 TMALL 운영회사는 1심 판결에 불복하여 저장성 고급인민법원에 항소하였습니다.

 

3. 중국 저장성 고급인민법원 2심 판결 

 

해당 제품의 특허침해는 다투지 않았기 때문에 제품 판매자가 아닌 온라인사이트 운영자에게 제품판매로 인한 특허침해에 관한 공동불법행위 책임을 인정할 수 있는지 여부만 쟁점입니다.

 

2심 중국법원은 중국 침권책임법(권리침해책임법) 36조에 따라 온라인사이트 운영자의 공동불법행위 책임을 인정하여 1심판결을 그대로 승인하였습니다.

 

4. 판결이유 및 실무적 포인트  

 

중국 침권책임법에서는 특허권, 실용신안권, 디자인권을 포함하는 전리권의 침해행위도 규율하는데, 36조에서 인터넷사용자、인터넷서비스제공자가 인터넷을 이용하여 타인의 민사권익을 침해한 경우 불법행위책임을 부담하여야 한다. 인터넷이용자가 인터넷서비스를 이용하여 불법행위를 한 경우, 피해자는 인터넷서비스제공자에게 삭제、차단 등 필요한 조치를 취할 것을 통지할 권리가 있다. 인터넷서비스제공자가 통지를 받고서도 즉시 필요한 조치를 취하지 아니한 경우에는 손해의 확대부분에 대하여 그 인터넷이용자와 연대책임을 부담한다. 인터넷서비스제공자는 인터넷사용자가 그 인터넷서비스를 이용하여 타인의 민사권익을 침해한다는 것을 알고서도 필요한 조치를 취하지 아니한 경우, 그 인터넷사용자와 연대책임을 부담한다.”고 규정하고 있습니다. 중국 2심 법원은 위 규정에 따라 피고 TMALL 운영회사의 특허침해불법행위에 대한 연대책임이 인정된다고 판결하였습니다.

 

구체적으로 원고 특허권자는 TMALL에서 판매행위자의 특허침해행위를 발견하고, 그 사이트 운영자에게 침권책임법 제36조상의 통지를 하였음에도, 사이트 운영자가 특허침해를 막기 위해 필요한 조치를 취하지 않음으로써 그 침해결과가 확대되는 결과가 발생한 것이고, 따라서 사이트 운영자는 인터넷 이용자인 제품 판매회사와 공동으로 특허침해에 관한 책임을 부담한다고 판시하였습니다.

 

특히, TMALL 운영회사는 최초 특허권자의 특허침해신고에 대해 심사부적합으로 답신하면서, ‘특허침해 분석대비표애서 피소 상품이 귀사의 특허청구항의 기술적 범위에 속한다는 점을 상세하게 보충할 것. 문서에 도면을 부가하는 방식으로 개별적 구체적으로 기재할 것. 구매코드 또는 회원명을 기재할 것이라는 보완요청을 하였습니다.

 

이에 대해 중국법원은 위와 같은 TMALL 담당부서의 심사부적합 회신과 보완요청은 근거 없고, 최초 특허 침해사실 신고로서 위 침권책임법상 통지요건을 충족한다고 보았습니다.

 

특허권자는 특허침해사실 온라인 신고(통지)에서 특허권리 귀속증명, 신분, 특허번호 및 발명의 명칭 뿐만 아니라 총 5면에 걸쳐 도면과 글로 양자의 기술적 특징을 비교하는 자료를 제공하였음에도, TMALL 담당부서에서는 그와 같은 신고내용을 판매자에게 보내서 확인하지도 않은 채 만연히 특허권자에게 추가 보완하라고 회신한 것입니다.

 

이와 같이 온라인 사이트 운영자가 특허권자로부터 접수한 특허침해사실 적발 신고서를 특허침해 혐의자에게 보내지도 않은 채 만연히 특허권자에게 구체적으로 추가 보완하라는 등 관료적으로 대응한다면, 신고접수 단계에서 소위 블랙홀과 같은 현상이 나타날 것입니다. 특허침해 주장을 받은 측에서 해당 판매제품이 주장하는 특허권을 침해하는지 여부를 조사하고 확인하는 등 적절한 조치를 취하는 것이 얼마든지 가능합니다. 그럼에도 불구하고, 경솔하게 특허침해경고를 무시하고 판매를 계속한다면 특허침해로 인한 손해는 확대될 것입니다.

 

이와 같은 이유를 바탕으로 중국 2심 법원은 온라인사이트 TMALL의 운영자가 보낸 심사부적합회신 및 보완요구의 적법성을 인정하지 않았습니다. 결국 피고 TMALL 운영회사는 특허침해사실 통지를 받고서도 필요한 조치를 취하지 않음으로써 침권책임법 제36조에서 규정한 공동불법행위 책임을 면할 수 없다고 판결하였습니다.

 

중국은 2심 종결이므로 위 판결은 특별한 재심사유가 없는 한 그대로 확정될 것입니다. 비록 하급심 판결이지만 우리나라 기업에게도 실무적으로 중요한 의미를 갖는 판결로 생각합니다. 중국에서 온라인거래에서 만연한 짝퉁 카피제품의 판매를 막을 수 있는 유효한 대응방안입니다. 특허와 달리 그 침해판단이 쉬운 상표권 침해, 저작권 침해, 디자인권 침해 제품의 온라인 판매행위에 대한 신속하고 유효한 권리구제 수단으로 생각합니다. 특히 침해사실 신고를 해당 사이버몰의 지재권보호 플랫폼을 통해 온라인으로 접수할 수 있으므로 한국에서도 적극 활용하면 좋을 것입니다.

 

KASAN_중국 온라인 오픈마켓몰에서 특허, 상표, 저작권 등 지재권 침해행위에 대한 대응 중국 권리침해책임법상

 

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작성일시 : 2017. 11. 17. 07:00
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1. 기본 법리 - 주장 및 증거의 적시제출주의와 실기한 공격방어방법

 

. 민사소송법 규정 및 법리 개요

 

- 적시제출주의 원칙에 따라 공격방어방법은 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하여야 한다(민사소송법 146). 당사자가 이를 어기어 고의 또는 중대한 과실로 공격방어방법을 뒤늦게 제출하는 경우, 또는 불분명한 공격방어방법에 대하여 필요한 석명이 이행되지 아니하는 경우에는 법원이 이러한 공격방어방법을 각하할 수 있다(민사소송법 149).

 

▣ 적시제출 여부는 법원의 개별적 판단에 따름

- 공격방어방법을 소송의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하였는지 여부는 개개의 소송의 내용과 진행상황에 따라 법원이 개별적으로 판단하여야 한다. 뒤늦게 제출하였다는 것은 적시제출주의를 어겼다는 것과 같은 의미라고 이해된다.

▣ 적시제출여부의 판단기준에 대한 판례

- 변론의 경과로 보아 과거에 제출을 기대할 수 있었음에도 이를 하지 않은 경우가 대표적인 경우일 것이다. 항소심에서 새로운 공격방어방법이 제출된 경우에는 항소심 자체 뿐 아니라 제1심까지를 통틀어서 판단하여야 한다(대법원 1962. 4. 4. 선고 4294민상1122 판결, 1981. 11. 10. 선고 802475 판결).

- 법원이 당사자의 변론재개신청을 받아들여 변론재개를 한 경우에는 소송관계는 변론재개 전의 상태로 환원되므로, 그 재개된 변론기일에서 제출된 주장·증명이 실기한 공격방어방법에 해당되는지 여부를 판단함에 있어서는 변론재개 자체로 인한 소송완결의 지연은 고려할 필요 없이 민사소송법 149 1항이 규정하는 요건을 충족하는지를 기준으로 그 해당 여부를 판단하면 된다(대법원 2010. 10. 28. 선고 201020532 판결). (제요 민사 800, 801)

 

-      당사자에게 고의 또는 중과실이 있을 것.

-      그 공격방어방법을 심리하면 소송의 완결이 지연될 것

 

. 각하결정  

 

- 공격방어방법의 각하는 직권 또는 상대방의 신청에 의하여 법원의 결정으로 한다. 이 신청은 서면이나 말로 할 수 있고, 서면도 반드시 독립된 신청서에 의해서가 아니라 준비서면 등에 적어도 무방하다.

- 각하는 필수적인 것이 아니고 법원의 재량에 속한다고 해석되지만, 새로 도입된 적시제출주의의 원칙을 관철하기 위하여서는, 각하를 극히 예외적인 것으로 여겼던 수시제출주의 하에서의 실무관행을 그대로 답습하는 것은 바람직하지 못하다고 할 것이다. (법원실무제요 민사 801)

- 각하를 함에는 독립된 결정으로 하여도 좋고 종국판결의 이유 속에서 판단하여도 된다(대법원 2000. 4. 7. 선고 9953742 판결). (제요 민사 802)

 

. 불복방법

 

- 각하 당사자는 독립하여 항고할 수 없고, 종국판결에 대한 상소와 함께 불복하여야 한다(민사소송법 392). 그러나 각하신청이 배척된 경우에는 법원의 소송지휘에 관한 사항이기 때문에 불복신청이 허용되지 않는다. (제요 민사 802)

 

2. 본 사안에 구체적 적용한 특허법원 판결요지

 

원고의 기재불비 주장은, 2차 변론기일 및 전문가 증인에 대한 증인신문을 마친 이후 2017. 8. 7.자 준비서면에서 최초로 주장된 무효사유이고, ·피고와의 협의에 따라 이 법원이 정한 이 사건 특허발명에 대한 무효사유의 제출 기한인 2017. 4. 28.을 도과하여 제출된 것으로서 실기한 공격방어방법에 해당하므로 이를 각하한다.”

 

3. 참고 판례 본 사안과 반대로 실기한 공격방어방법으로 각하해야 한다는 주장을 배척한 대법원 2004448 판결 요지

 

실기한 공격방어방법의 각하 주장에 대하여 행정소송법 제8조에 의하여 준용되는 민사소송법 제146, 149조의 규정취지에 비추어 보면, 법원은 당사자의 고의 또는 중대한 과실로 시기에 늦게 제출한 공격 또는 방어방법이 그로 인하여 소송의 완결을 지연하게 하는 것으로 인정될 때에는 이를 각하할 수 있으나, 실기한 공격방어방법이라고 하더라도 어차피 기일의 속행을 필요로 하고 그 속행기일의 범위 내에서 공격방어방법의 심리도 마칠 수 있거나 그 내용이 이미 심리를 마친 소송자료의 범위 안에 포함되어 있는 때에는 소송의 완결을 지연시키는 것으로 볼 수 없으므로 이를 각하할 수 없다고 할 것인바(대법원 2000. 4. 7. 선고 9953742 판결 등 참조),

 

기록에 의하면 피고의 주장대로 원고들이 이 사건 소가 제기된 지 10개월이 경과한 제3차 준비절차기일에야 기재불비 주장을 한 사실은 인정되나, 3차 준비절차기일은 원·피고 쌍방의 요청에 의하여 속행되었고, 그 후 고지된 변론기일에 이 사건의 변론이 바로 종결된 사실을 알 수 있을 뿐이어서 위 주장으로 인한 소송의 지연은 전혀 초래된 바가 없다 할 것이니, 원심이 원고들의 위 주장을 실기한 공격방어방법으로 보아 각하하지 아니한 조치에 무슨 위법이 있다고 할 수 없고, 나아가 원심은 그 기재불비 주장 자체도 이유 없다고 하여 받아들이지 아니하였으므로, 위 부분 상고이유의 주장은 어느 모로 보나 이유 없다.”

 

4. 진보성 판단과 사후적 고찰 금지 원칙

 

통상의 기술자가 선행발명 4로부터 차이점을 극복하고 이 사건 제1항 발명을 용이하게 도출할 수 있는지 여부를 판단함에 있어서, 통상의 기술자가 이 사건 특허발명의 명세서에 개시되어 있는 당 에스테르 화합물을 첨가한 셀룰로오스 유도체 필름이 연신에 의해 높은 위상차 값을 발현할 수 있다는 것을 알고 있음을 전제로 판단하여서는 안 된다.

 

또한, 통상의 기술자로서는 명세서의 전체적인 기재를 통해 선행발명 4의 기술사상을 파악할 것이고, 선행발명 4가 광학적 이방성 저하제를 첨가해 배향을 억제하고 광학적 이방성이 0에 가깝도록 충분히 저하한 셀룰로오스 아실레이트 필름에 대한 것인 점은 앞서 본 바와 같으므로, 선행발명 4의 명세서에 일부 복굴절성이 높은 셀룰로오스 유도체 물질이 기재되어 있더라도 통상의 기술자가 그 자체를 연신하여 이 사건 제1항 발명과 같은 VA형 액정표시장치의 위상차 필름을 만들고자 하는 동기나 시사가 없는 상황에서 이를 쉽게 생각하기는 어렵다고 보이며, 통상의 기술자가 만약 그러한 시도를 하였더라면 이 사건 제1항 발명에 이를 수 있었다는 사정만으로는 선행발명 4로부터 이 사건 제1항 발명을 쉽게 도출할 수 있다고 인정하기 부족하다.

 

따라서 선행발명 4로부터 진보성이 부정된다는 원고의 주장은 이유 없다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 10. 26. 선고 20167510 판결 특허법원 2016허7510 판결 .pdf

  KASAN_실기한 공격방어방법 각하 사후적 고찰 금지 쟁점 특허무효심판.pdf

 

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작성일시 : 2017. 11. 14. 15:00
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중국대법원에서 2016년 공표한 특허, 실용신안, 디자인 등록 전리권의 권리범위해석 및 침해판단에 관한 심리 및 판단지침입니다. 단순히 실무제요 보다 더 강한 효력이 인정되어, 법규적 효력을 갖는 시행규칙과 유사하다고 합니다. 실제 특허, 실용신안, 디자인권 침해소송 재판에 적용되는 내용이므로 실무자는 꼼꼼하게 읽어 볼 필요가 있습니다.

 

첨부: 중국대법원 2016년 특허침해 판단 지침

최고인민법원의 특허권침해 분쟁안 심리에 적용되는 법률의 몇 가지 문제에 관한 해석(2)(한중).docx

 

 

 

작성일시 : 2017. 11. 12. 09:00
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중국은 2009년 공식명칭 중화인민공화국 침권책임법이라는 불법행위 책임법을 독립된 법률로 제정하였습니다. 총칙부분에서 특허권, 실용신안권, 디자인권을 포함하는 전리권, 상표권의 침해행위도 침권책임법에서 규율대상으로 한다는 점도 명시하였습니다. 따라서 중국 지식재산권 침해소송에서 침권책임법 관련 규정은 반드시 고려해야 할 사항입니다. 법제처에서 발간한 중국 침권책임법 번역본을 참고자료로 첨부합니다.

 

그 중 제36조에서 인터넷 사용과 관련한 불법행위책임을 명문화한 조항을 특별히 주목할 필요가 있습니다. 36조에서는 인터넷사용자、인터넷서비스제공자가 인터넷을 이용하여 타인의 민사권익을 침해한 경우 불법행위책임을 부담하여야 한다. 인터넷이용자가 인터넷서비스를 이용하여 불법행위를 한 경우, 피해자는 인터넷서비스제공자에게 삭제、차단 등 필요한 조치를 취할 것을 통지할 권리가 있다. 인터넷서비스제공자가 통지를 받고서도 즉시 필요한 조치를 취하지 아니한 경우에는 손해의 확대부분에 대하여 그 인터넷이용자와 연대책임을 부담한다. 인터넷서비스제공자는 인터넷사용자가 그 인터넷서비스를 이용하여 타인의 민사권익을 침해한다는 것을 알고서도 필요한 조치를 취하지 아니한 경우, 그 인터넷사용자와 연대책임을 부담한다.”고 규정하고 있습니다.

 

예를 들면, 타오바오, TMALL 등 온라인 오픈마켓을 운영하는 알리바바 같은 회사에게 특허, 실용신안, 디자인, 상표 등 지재권 침해에 관한 연대책임을 물을 수 있다는 의미입니다.

 

사이버몰 운영자가 물품 판매자 또는 서비스제공자가 사이버몰을 이용해 제3자의 권리를 침해한다는 사실을 알았거나 알 수 있었음에도 필요한 조치를 취하지 않은 경우에는 해당 판매자 혹은 서비스 제공자와 연대 책임을 진다는 것입니다.

 

한 걸음 더 나아가서 중국정부의 국가공상행정관리총국에서는 소비단계에서의 사업자 우선 책임과 배상 선불제도라는 새로운 제도까지 시행할 계획이라고 합니다. 이것은 불법행위가 발생하였음에도 판매자 또는 서비스 제공자가 이에 관한 배상을 미루거나 이유 없이 배상을 거절하는 경우 또는 해당 사업자가 이미 쇼핑몰에서 철수하여 배상을 제대로 받지 못하는 경우에는 사이버몰 운영자가 먼저 피해자에게 배상하고, 해당 판매자 또는 서비스 제공자에게 구상권을 행사할 수 있도록 한 것입니다.

 

중국에서 그만큼 온라인거래가 많을 뿐만 아니라 여기서 짝퉁 카피제품 등 지재권 침해가 빈번한데 그 피해구제방안이 미흡하다는 지적에 따른 대책으로 볼 수 있습니다.

 

첨부: 중국 침권책임법 번역문 중국_권리침해책임법.pdf

KASAN_중국 침권책임법 - 권리침해책임법.pdf

 

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작성일시 : 2017. 11. 12. 08:00
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특허법원 IP Conference에서 발표한 전 CAFC 재판관 Rader 미국변호사의 발표자료 중 일부를 인용하면 다음과 같습니다.

 

1. 2016년 중국특허 등록건수, 침해소송 현황 등

 

 

2. 2016년 중국 지재권 전문법원 3(북경, 상해, 광주)의 접수사건 수 + 종결사건 수

 

 

3. 중국 지재권 전문법원 사건 통계 내역

 

지재권분야 중국변호사가 2016 2월 일본특허청에 기고한 통계분석 글을 보면, 중국지재전문법원 3곳 중 북경지재법원에 접수된 사건 중 심급별로는 약 85% 1심 사건이고 나머지 약 15% 2심 항소심 사건이고, 종류별로는 약 75%는 특허청 심결에 대해 불복하는 행정소송사건이고 나머지 25%만이 지재권침해소송인 민사사건, 침해소송사건 중 대부분인 약 90%는 상표권침해소송이고 약 10% 정도만 특허, 실용신안, 디자인을 포함한 전리권침해소송이었다는 내용입니다.

 

한편, 상해지재법원과 광주지재법원은 특허심판원이 소재한 북경과는 사정이 전혀 다르기 때문에 접수사건 중 행정사건은 거의 없고 대부분 지재권침해소송 민사사건입니다. 침해소송 중 상표사건과 전리사건의 비율은 비슷하지 않을까 생각합니다.

 

그와 같은 비율을 반영하여 추정해 보면, 2016년 북경지재법원에는 약 2500여건의 지재권침해소송사건, 그 중에서 약 250여건이 특허, 실용신안, 디자인 전리침해사건, 그 중에서 약 220건 정도가 1심 사건으로 추정됩니다. 상해지재법원의 경우 150건 정도, 광주는 400여건 정도가 1심 전리침해소송사건으로 추측됩니다. 3곳의 지재전문법원 접수사건 숫자를 모두 합하면 800건으로 추측됩니다.

 

위 계산상 추측이 맞지 않다는 점은 분명하지만, 한편으로 접수사건 숫자를 특허침해소송 숫자로 오해하는 것도 맞지 않습니다. 우리나라 법원에서 특허침해소송의 통계를 공개하지 않는 것 마찬가지로 중국법원에서도 특허침해소송의 통계를 공개하지 않습니다. 중국 지재권침해소송에 관한 정확한 통계자료가 없기 때문에 오해를 하기 쉬운 상황입니다.

 

첨부: 중국변호사 JPO 기고문

중국변호사 JPO 기고 글 .pdf

 

KASAN_중국특허소송 2016년 통계자료 내역 파악 방법.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 11. 12. 07:00
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-- 특허권자 - 오리지널 품목허가권자와 제네릭 회사가 체결한 특허분쟁 화해계약 중 역지불합의 내용을 공정거래법 위반으로 판단한 대법원 판결 사례연구 --

 

저희 가산종합법률사무소/특허법인가산에서는 지난 7 29일 오후 허가특허연계제도와 관련하여 특허관련 합의와 공정거래법 위반여부, 그린리스트 등재특허의 권리범위해석과 특허침해판단에 관한 실무적 사항을 검토하는 실무 세미나를 하였습니다.

 

의약품 허가특허연계제도의 핵심쟁점 중 하나는 제네릭 진입의 문지기에 해당하는 우선판매품목허가와 주로 관련됩니다. 오리지널 품목허가권자 및 특허권자는 제네릭 진입을 막을 수 있고 상호이익이 된다면 후발업체인 우선판매품목허가권자와 적절한 조건으로 다양한 합의를 할 수 있습니다. 미국에서도 허가특허연계제도에 따른 특허소송이 대부분 당사자 합의로 종결된다고 합니다. 국가는 계약자유의 원칙에 따라 당사자들의 합의를 문제삼지 않아야 할 것입니다. 그러나, 위와 같은 합의는 때로는 제네릭 발매지연으로 귀결되어 바람직하지 않습니다. 따라서, 개정 약사법에서는 그 합의서를 공정위에 제출하도록 강제하고 공정거래법 위반여부를 심사할 예정입니다. 최근 대법원에서 유사한 사례에 대한 판결이 선고되었습니다. 위 세미나에는 대법원 판결에서 문제된 계약서 조항 및 합의내용, 공정거래법 위반으로 본 판단기준 등을 살펴보았습니다. 또한, 공정거래법 중 의약품 허가특허연계제도와 관련된 주요 조항을 살펴보고, 쟁점 및 실무적 함의도 검토하였습니다. 세미나 발표자료를 참고로 올려드립니다.


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첨부파일:

1. 역지불합의와 공정거래법 위반

  역지불합의의 공정거래법위반-GSK 동아제약 사건.pdf

2. 공정거래법과 지식재산권

  공정거래법과 지식재산권.pdf

 

작성일시 : 2014. 8. 7. 09:50
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-- 오리지널 제품 특허권자가 제네릭 발매회사를 상대로 제기한 특허소송에서 중도 화해한 합의내용을 공정거래법위반으로 판단한 대법원 판결 -- 

 

-  특허권자 GSK vs. 제네릭 발매사 동아제약이 특허소송 중 화해한 합의 관련 대법원 2014. 2. 27. 선고 201224488 판결 소개 -

 

1.     머리말

 

허가특허연계제도에서 특허권자와 제네릭 개발사 사이의 역지불합의를 어떻게 규제할 것인지는 매우 중요하고 또 어려운 사안입니다. 공정거래법에서는 명시적으로 '특허법에 의한 정당한 권리행사에는 이 법을 적용하지 않는다'라고 규정하고 있습니다. 독점권인 특허권을 보유한 권리자가 그 특허권을 행사하는 것도 자유이고. 그렇지 않고 포기하는 것도 자기 권리의 처분행위에 해당할 것입니다. 따라서, 침해혐의를 받고 있는 제네릭 개발사와 특허소송 중 화해합의를 한다고 해도 이상할 것이 없다고 볼 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고 특정한 형태 또는 내용의 화해합의에 대해서는 공정거래법 위반 소지가 있는지 여부를 조사하고 판단한다는 것이 핵심 이슈입니다.

 

우리나라 최초의 역지불합의 사례로 주목을 받았던 GSK와 동아제약간 특허소송에 관한 합의를 서울고등법원과 대법원에서는 공정거래법 위반이라고 각각 판결한 것입니다. 허가특허연계제도를 운영하는데 있어서 신중하게 검토하고 고려해야 할 매우 중요한 판결로 생각합니다. 여기에서 대법원 판결의 기본적 내용을 간략하게 소개하면서, 대법원 판결문을 참고자료로 첨부합니다. 대법원 판결뿐만 아니라 서울고등법원 판결문도 꼼꼼하게 읽어보시기 바랍니다.

 

2.     배경사실

 

GSK는 오리지널 품목인 항구토제 조프란의 품목허가권자 및 특허권자입니다. 동아제약에서 generic 온다론을 개발, 출시하려고 하였고, GSK는 동아제약에 대해 특허침해소송을 제기하였고, 동아제약은 소극적 권리범위확인심판을 청구하였습니다. 위 특허소송 및 특허심판은 중도에 당사자 사이 화해합의로 종결되었습니다. 판결문에 기재된 바에 따르면, 위 화해의 내용은 GSK측이 상당한 액수의 인센티브 및 GSK의 대상포진 치료제인 발트렉스의 국내 독점판매권을 동아제약측에 제공하는 대신, 동아제약은 온다론을 시장에서 철수한다는 것이었습니다. 또한 동아제약은 온다론 또는 발트렉스와 경쟁관계에 놓일 수 있는 제품의 제조, 판매를 하지 않는다는 조건이었습니다. 이에 대해 공정위가 조사한 후 약 50억원의 과징금을 부과하였고, 양사는 위 합의는 특허권자의 정당한 행사에 해당하고 공정거래법 위반행위가 아니라고 불복하는 과징금 부과처분의 취소를 구하는 소를 법원에 제기하였습니다.

 

3.    서울고등법원 판결

 

서울고등법원은, 정당한 특허권의 행사에는 공정거래법이 적용되지 않지만, ① 특허권자의 특허가 무효이거나 특허가 침해되지 않았음이 명백함에도 특허권자와 경쟁사업자가 경쟁 제한 목적으로 합의에 이른 경우, ② 특허기간의 만료 후에도 경쟁제품을 시장에 출시하지 않도록 한 경우, ③ 제법발명의 경우 제법과 상관없이 동일한 제품에 관한 연구 또는 제조, 판매 등을 금지하는 경우, ④ 특허기간 만료시까지 특허를 침해하지 않는 연구, 시험도 금지함으로써 특허기간 만료 이후에도 바로 경쟁제품이 출시되지 않아 특허권자의 독점권이 연장되는 효과가 발생하는 경우, ⑤ 당해 특허와 직접적으로 관련이 없는 다른 특허에 관련된 연구개발, 관련 제품의 출시 등을 금지하는 경우에는 특허권의 부당한 행사로서 공정거래법이 적용된다고 판결하였습니다.

 

이러한 판단 기준에 따라 서울고등법원은, 이 사건 합의의 경우 특허만료일 이후에도 generic 제품인 온다론의 제조, 판매 등을 금지하였고, 특허의 범위를 초과하여 다른 제법으로 생산하는 것은 물론 경쟁관계에 놓일 수 있는 제품의 제조, 판매까지 금지하였으며, 이 사건 특허와 아무 관련이 없는 제품인 발트렉스에 관해서도 그와 경쟁관계에 놓일 수 있는 제품의 제조, 판매 등을 금지하였으므로, 특허권의 부당한 행사가 된다고 하였습니다. 그 결과 서울고등법원은 이 사건 합의에 공정거래법을 적용하여 그 경쟁제한성을 인정하였습니다.  

 

4.    대법원 판결  

 

대법원은 공정거래법 규정에 따라 "특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위"에 대하여는 공정거래법이 적용된다고 전제하였습니다. 결국 해당 합의가 특허권의 정당한 행사에 해당하는지 여부, 즉 그 판단기준이 핵심 쟁점입니다. 매우 중요한 내용이므로 대법원 판결문을 그대로 인용하면 다음과 같습니다.

[‘특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위’란 행위의 외형상 특허권의 행사로 보이더라도 실질이 특허제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우를 의미하고, 여기에 해당하는지는 특허법의 목적과 취지, 당해 특허권의 내용과 아울러 당해 행위가 공정하고 자유로운 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 함께 고려하여 판단해야 한다.

따라서 의약품의 특허권자가 자신의 특허권을 침해할 가능성이 있는 의약품의 제조·판매를 시도하면서 특허의 효력이나 권리범위를 다투는 자에게 행위를 포기 또는 연기하는 대가로 일정한 경제적 이익을 제공하기로 하고 특허 관련 분쟁을 종결하는 합의를 한 경우, 합의가 ‘특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위’에 해당하는지는 특허권자가 합의를 통하여 자신의 독점적 이익의 일부를 상대방에게 제공하는 대신 자신의 독점적 지위를 유지함으로써 공정하고 자유로운 경쟁에 영향을 미치는지에 따라 개별적으로 판단해야 하고, 이를 위해서는 합의의 경위와 내용, 합의의 대상이 된 기간, 합의에서 대가로 제공하기로 한 경제적 이익의 규모, 특허분쟁에 관련된 비용이나 예상이익, 그 밖에 합의에서 정한 대가를 정당화할 수 있는 사유의 유무 등을 종합적으로 고려해야 한다.]

 

위와 같은 판단기준에 비추어 살펴보면, 대법원은 "이 사건 합의는 특허권을 다투면서 경쟁제품을 출시한 동아제약에게 특허 관련 소송비용보다 훨씬 큰 규모의 경제적 이익을 제공하면서 그 대가로 경쟁제품을 시장에서 철수하고 특허기간보다 장기간 그 출시 등을 제한하기로 한 것으로서 특허권자인 원고들이 이 사건 합의를 통하여 자신의 독점적 이익의 일부를 동아제약에게 제공하는 대신 자신들의 독점력을 유지함으로써 공정하고 자유로운 경쟁에 영향을 미친 것이라고 할 수 있으므로, 이는 ‘특허권의 정당한 행사라고 인정되지 아니하는 행위’에 해당하여 공정거래법의 적용대상이 된다"라고 판결하였습니다.

 

5.     맺는 말

 

한미 FTA를 계기로 도입되는 허가특허연계제도에서 많은 경우 화해합의로 종결될 수 있고, 역지불합의 사례도 발생할 것입니다. 어떤 합의를 공정거래법 위반의 역지불합의로 볼 수 있는지는 향후 제약업체의 의사 결정에 큰 영향을 미치게 될 것입니다. 미국연방대법원도 최근 FTC v. Actavis 사건 판결을 하였습니다. 법제는 다르지만 많은 쟁점과 논리는 동일하거나 비슷합니다. 따라서, 위 대법원 판결뿐만 아니라 미연방대법원의 FTC v. Actavis 사건 판결까지도 면밀하게 살펴보는 것이 바람직할 것입니다.

 

*첨부파일: 대법원 GSK vs. 공정위 판결

  대법원2012두24498.pdf

작성일시 : 2014. 7. 5. 02:07
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