-- 회계상 외형적 수입이 전혀 없는 Cross License 등 상황에서 직무발명 보상금 청구 -- 

 

직무발명보상금청구소송 관련 쟁점 중 매우 어려운 포인트입니다. 아직까지 우리나라에서는 대법원 판결이 없고, 실무상 지침이 될만한 하급심 판결이나 학술논문도 없는 것 같습니다.

 

앞서 블로그에서 소개한 일본 최고재판소 Hitach 사건 판결이 우리나라에서도 좋은 참고자료가 될 것으로 생각합니다. 일본 대법원은 (1) 국내 특허뿐만 아니라 해외특허에 관한 직무발명 보상금을 청구할 수 있고, (2) 사용자에게 외형적으로 로열티 수입이 전혀 발생하지 않는 무상의 포괄적 크로스 라이선스의 경우에도 사용자 이익을 인정할 수 있으므로 그것을 근거로 직무발명 보상금을 청구할 수 있으며, 이 때 (3) 사용자의 이익은 크로스 라이선스가 없었다면 크로스 라이선스의 상대방에게 지불해야 할 로열티 상당액이고, (4) 구체적으로는 사용자 자기실시 유형에서 자주 활용하는 가상의 라이선스 계약을 상정하여 직무발명으로 인한 로열티 수익을 산출할 수 있다고 판결하였습니다.

 

같은 상황은 아니지만, 회계상 외형적 수입이 전혀 없는 소송상 화해(settlement)의 경우에도 가상의 라이선스를 상정한 수익을 인정할 수 있다는 미국법원 판결도 있습니다.  의료기구 stent 특허 라이선스에 관한 Jang v. BSC 사건 판결로 앞서 블로그에서 소개하였습니다.

 

미국판결의 취지도 일본 판결과 마찬가지로 형식적으로는 회계상 수입이 전혀 없지만 소송상 화해로 상계함으로써 예정된 지출을 면한 금액이 사용자의 수입에 해당한다는 것입니다. 위 사건은 로열티 분쟁이 발생하고 나서 라이센시의 특허도전 및 특허무효확정, 특허회피설계, 특허권자의 라이선스 계약위반 주장, 특허침해주장 등 복잡한 분쟁으로 확대되었습니다. 아직 최종 완료된 것은 아니지만, 거의 종반 마지막 단계인 2013년 항소심 판결을 참고자료로 첨부해 드립니다.

 

이처럼 회계상 수입으로 표시되지 않지만 지출을 줄여주는 등 실질적으로 직무발명 특허로 인한 수익으로 평가할 수 있는 경우를 상정할 수 있습니다. 무상의 cross license 뿐만 아니라 특허침해소송 중 대가지급 없는 화해(settlement)도 사용자에게 실질적 이익이 있다고 볼 것입니다.

 

미국 1심 법원에서는 라이선스 계약 문언대로 해석하여 수익으로 인정하지 않는 등 우여곡절은 있었지만 결국 상급심 판결에서 계약서 문언만으로 형식적으로 해석하지 않고 실질적 관점에서 상호공제에 의한 금액을 로열티 지급대상 수입으로 판단하였습니다.

 

최근 우리나라 화장품 업계의 대표주자 LG 생활건강과 아모레 퍼시픽이 포괄적 크로스 라이선스를 체결하면서 특허분쟁을 종결하였다는 뉴스입니다. 또 외국 대형 제약회사 사이에 특정분야에서 대규모의 무상 크로스 라이선스를 체결하였다는 소식도 있습니다.

 

이와 같은 경우 모두 회계상으로는 어떤 수익도 표시되지 않을 것입니다. 그러나 관계 회사들은 크로스 라이선스를 통해 로열티 지출부담이나 손해배상금 등을 줄이는 등 실질적으로 이익을 얻었을 것으로 봄이 타당합니다. , 사용자에게 특허로 인한 수익을 인정할 수 있습니다. 따라서 직무발명자는 사용자가 얻은 수익에 대해 직무발명보상금을 청구할 수 있다 할 것입니다.

 

첨부: 미국 Jang v. BSC 2013년 항소심 판결

Jang_v_BSC 2013년 항소심 판결.pdf

 

작성일시 : 2015.12.16 17:08
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-- 종업원 직무발명자가 직무발명 보상금을 가장 확실하게 받을 수 있는 경우 특허권에 대한 기술이전 또는 라이선스 계약으로 로열티 수입이 있는 경우 -- 

 

먼저, 직무발명 보상에 관한 근거 법규정은, (1) 구 특허법 제40, (2) 구 발명진흥법 (2006. 9. 4. 시행 법률) 15, (3) 현행 발명진흥법 (2014. 1. 31. 시행 법률) 15조로 3번 개정되었습니다. 각 적용시점 및 대상범위에 유의해야 합니다. 직무발명자에게 가장 유리한 규정은 구 특허법 규정이고, 2006. 9. 4. 이전 직무발명에 대한 승계가 이루어진 경우 그 직무발명 보상금 청구소송에 대해 적용됩니다. 그 이후 발명 및 승계된 직무발명에 대해서는 구 특허법이 아니라 발명진흥법이 적용됩니다.

 

구 특허법 제40조에서 종업원 직무발명자의 "정당한 보상을 받을 권리"로서 "보상의 액"을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여야 합니다. , 사용자의 이익이 출발점입니다.

 

직무발명에 대한 특허권을 제3자에게 이전하여 매각대금을 받거나 라이선스 실시권을 설정하여 로열티 수익이 있다면 사용자가 직무발명에 의하여 이익을 얻은 경우에 해당합니다. 국내특허뿐만 아니라 다른 나라에 등록한 외국 특허권에 관한 기술이전 및 라이선스 수익도 마찬가지입니다.

 

이와 같이 사용자가 직무발명 특허권에 대하여 제3자에게 기술이전 또는 라이선스를 체결하고, 그로부터 로열티 수익이 발생한 경우라면, 발명자는 그 수익을 기초로 하여 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 어떤 비율로 보상금을 산정할지는 차후 문제이고, 적어도 사용자는 종업원 직무발명자에게 반드시 직무발명 보상금을 지급해야 한다는 점은 분명합니다.

 

이와 같은 기존 구조는 구 발명진흥법(2006. 9. 4. 시행 법률)부터 변경되었습니다. , 평소 법에 따른 직무발명 보상규정을 운영하는 회사라면, 차후 종업원 직무발명자가 회사에 대해 제기하는 직무발명 보상금 청구소송에서 사용자는 추가로 직무발명자에게 직무발명 보상금을 반드시 지급해야 하는 것은 아닙니다. 물론 모든 경우에 추가 직무발명 보상금을 지급하지 않아도 되는 것은 아닙니다. 구 발명진흥법은 추가 지급할 여지가 많고, 현행 발명진흥법에 따르면 그 추가 지급 가능성이 낮습니다. 따라서, 2006. 9. 4. 이후 승계된 직무발명에 대해서는 구 특허법을 적용한 판결과 다른 각도에서 신중한 검토가 필요합니다.

 

작성일시 : 2015.06.08 14:00
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-- 직무발명 보상금 청구권을 행사할 수 있는 기간 - 10년의 소멸시효의 기산점을 직무발명을 회사에서 승계한 날이 아니라 실제 로열티 수익이 발생한 시점으로 본 대법원 판결 --    

 

제약분야에서 신약개발 기간은 보통 10년을 훌쩍 넘습니다. 획기적 의약발명이라도 수익창출까지는 10년이 넘는 장기간이 필요하므로 그 동안 발명자에게 정당한 보상금을 주는 경우가 거의 없습니다.

 

그런데, 직무발명보상금청구권의 소멸시효는 일반 채권과 마찬가지로 10년입니다. 직무발명자가 행사할 수 있을 때부터 10년 이내에 행사하지 않으면 소멸합니다. 직무발명보상금청구권은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계해야 발생합니다. 따라서, 직무발명보상금청구권의 소멸시효의 기산점은 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 관한 권리를 승계한 시점입니다. 이것이 사용자에게 가장 유리한 기산점입니다.

 

이와 같은 원칙을 고수한다면 의약분야에서 직무발명자가 정당한 보상금을 받을 기회는 거의 없다 할 것입니다. 복잡한 법리적 설명을 떠나 상식적으로 수긍하기 어렵습니다. 논리적으로 실적보상의 기산점을 직무발명 승계일로 보면 문제가 많습니다. 제약산업의 예를 들면, 직무발명 승계일 당시에는 실적보상 대상조차 형성되지 않았고, 구체적으로 형성되기 전에 그 청구권의 소멸시효가 먼저 진행된다면 논리적으로 맞지 않습니다.

 

따라서, 구체적 소송에서는 언제부터 소멸시효가 진행되어 10년 기간이 경과되었는지, 즉 소멸시효 기산일을 언제로 볼 것인지가 실무적으로 가장 중요한 쟁점입니다.

 

직무발명에 대한 보상의 종류를 출원보상, 등록보상, 실적보상으로 나누고, 그 중 출원보상, 등록보상은 승계일 기준으로 할 수 있지만, 실적보상의 경우에는 그 실시수익(로열티 수익 등)이 발생하여 실적보상의 근거가 형성된 후에야 종업원 발명자가 청구할 수 있으므로, 그때부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 할 것입니다. 다수 학설의 입장이고, 다행스럽게도 법원도 이와 같은 취지로 판결하고 있습니다.

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결은 “직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다”라고 판결하였습니다, 로열티 수입이 들어 온 후 보상금을 지급한다는 회사 규정에 따라 실제 로열티 수입이 들어온 때부터 소멸시효가 기산된다고 판결하였습니다. 발명자 종업원에게 유리한 내용으로 합리적 판결입니다.

 

회사를 퇴직한 직무발명자 종업원도 전직 회사에 대해 직무발명보상금을 청구할 수 있습니다. 일반 채권과 마찬가지로 이전하거나 상속되므로 사망한 경우 그 상속인, 3자에게 양도한 경우 그 양수인이 회사를 상대로 정당한 직무발명보상금을 달라고 청구할 수 있습니다.

 

10여전 연구, 개발하여 특허 등록한 의약발명이 나중에 세계적 신약으로 성공한 경우 그 회사에 재직 중인 연구원, 정년 퇴직한 연구원, 타사로 이직한 연구원을 가리지 않고 발명자는 그 수익에 따른 정당한 실적 보상금을 받을 권리가 있습니다. 특허법, 발명진흥법에서는 직무발명으로 인한 회사의 수익규모, 그 수익에 기여한 회사의 기여도, 직무발명자의 기여도 등을 종합적으로 고려하여, 종업원 발명자에게도 정당한 보상금을 주어야 한다고 규정합니다. 직무발명으로 벌어들인 수익금을 회사에서 독식해서는 안되고 그 중 일부를 발명자 몫으로 나누어 주라는 취지입니다.

 

작성일시 : 2015.06.05 17:00
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