-- 영업비밀요건을 충족하지 못하는 회사의 영업자산 비밀정보를 퇴직하면서 유출한 경우 - 업무상 배임죄 및 손해배상 책임 인정: 대구고등법원 2015. 8. 20 선고 2015473 판결 -- 

 

앞서 소개한 것처럼, 법원은 회사가 중요한 영업비밀이라고 주장하는 본드대장 등에 대해 보완관리 미흡으로 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률에서 규정하는 영업비밀에 해당하지 않는다고 판결하였습니다. 그러나, 다음과 같은 이유로 여전히 업무상 배임죄 책임은 인정된다는 입장입니다.

 

"회사직원이 영업비밀을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출하였다면 그 반출 시에 업무상 배임죄의 기수가 되고, 영업비밀이 아니더라도 그 자료가 불특정 다수의 사람에게 공개되지 않았고 사용자가 상당한 시간, 노력 및 비용을 들여 제작한 영업상 주요한 자산인 경우에도 그 자료의 반출행위는 업무상 배임죄를 구성하며, 회사직원이 영업비밀이나 영업상 주요한 자산인 자료를 적법하게 반출하여 그 반출행위가 업무상 배임죄에 해당하지 않는 경우라도 퇴사 시에 그 영업비밀 등을 회사에 반환하거나 폐기할 의무가 있음에도 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 이를 반환하거나 폐기하지 아니하였다면, 이러한 행위는 업무상 배임죄에 해당한다(대법원 2008. 4. 24. 선고 20069089 판결).

 

원고 회사가 이 사건 본드대장 등을 개발하기 위하여 상당한 시간, 노력, 비용을 들인 점 등에 비추어 보면, 이 사건 본드대장 등은 불특정 다수의 사람에게 공개되지 않았고 원고 회사가 상당한 시간, 노력 및 비용을 들여 제작한 원고 회사의 영업상 주요한 자산이라고 할 것이다.

 

따라서 피고 직원은 퇴사 시에 이 사건 본드대장 등을 반환하거나 폐기하여야 함에도 자신의 이익을 위하여 이용할 의사로 원고 회사의 영업상 주요한 자산인 이 사건 본드대장 등을 무단 반출하여 피고 회사에서 이를 이용한 행위는 업무상 배임행위에 해당하므로, 민법 제750에 따라 원고 회사의 영업상 주요한 자산인 이 사건 본드대장 등을 무단 반출하여 제조한 다이아몬드공구를 판매함으로써 원고 회사가 입은 영업상 손해를 배상할 의무가 있다.

 

불법행위로 인한 손해배상청구소송에서 재산적 손해의 발생 사실은 인정되나 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 곤란한 경우, 법원은 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지에 의하여 밝혀진 당사자들 사이의 관계, 불법행위와 그로 인한 재산적 손해가 발생하게 된 경위, 손해의 성격, 손해가 발생한 이후의 여러 정황 등 관련된 모든 간접사실을 종합하여 손해의 액수를 판단할 수 있다.

 

이러한 법리는 자유심증주의 아래에서 손해의 발생사실은 입증되었으나 사안의 성질상 손해액에 대한 입증이 곤란한 경우 증명도, 심증도를 경감함으로써 손해의 공평, 타당한 분담을 지도원리로 하는 손해배상제도의 이상과 기능을 실현하고자 함에 그 취지가 있는 것이지 법관에게 손해액의 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니므로, 법원이 위와 같은 방법으로 구체적 손해액을 판단함에 있어 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 손해액을 산정해야 한다(대법원 2010. 10. 14. 선고 201040505 판결 등 참조).

 

위 법리에 비추어, 피고들이 배상해야 할 손해배상액은, 피고 직원이 퇴사하여 함께 피고 회사를 설립한 후 다이아몬드공구 제품을 생산, 수출하여 순이익을 얻은 때부터 얻은 피고 회사의 메탈제품 판매이익의 1/2에 가까운 102,000,000원으로 정함이 상당하다."

 

작성일시 : 2015.09.08 15:35
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-- 해외특허소송뉴스: 프랑스 파리고등법원 Negma v. Biogaran 사건 판결 - 퇴행성관절염치료제 Diacerein 특허침해금지가처분 후 특허무효에 따른 특허권자의 손해배상 판결 --

 

특허권자가 제기하는 특허침해금지가처분신청은 통상 제조 및 판매금지, 제품회수 및 폐기 등을 구체적 청구내용으로 합니다. 프랑스에서 Diacerein 관련 유럽특허 EP 0 520 414호의 전용실시권자 Negma는 제네릭 제품을 발매한 Biogaran사에 대한 가처분 소송에서 승소하였고, 그 결과 제네릭 제품의 발매를 중지시키고 제품을 회수하여 폐기하게 하였습니다. timeline을 간략히 말씀드리면 다음과 같습니다. 


2009. 1. 23. Biogaran 제네릭 제품 발매 개시

2009. 3. 10. 프랑스 스트라스부르 지방법원 특허침해금지가처분 결정 / 제네릭 판매 중지 및 제품 회수 명령

2010. 3. 31. 파리지방법원 해당 특허 무효판결

2010. 6. 30. 항소심 법원 무효판결에 대한 항소 기각 및 무효확정

2012. 1. 27. 파리지방법원 1심 특허권자의 손해배상 판결

2014. 1. 31. 파리고등법원 2심 특허권자 손해배상 판결


여기서 파리고등법원 2심판결의 요지를 간략하게 살펴봅니다.

 

이 사건에서 부당한 특허권의 행사로 인한 제네릭사 Biogaran의 손해액을 산정하는 것이 가장 어려운 일입니다. 특히, 판매금지가처분이 없었다면 얻었을 이익을 상정하여 일실손해(lost profit)를 산정한다는 것은 제네릭 발매 개시일로부터 불과 1개월 15일만에 가처분 결정이 난 상황을 고려하면 거의 추측에 가까운 산정방법이 사용되었습니다. 이 사건에서는 제약분야 컨설팅 회사의 시장침투율 등에 근거한 추정값을 채택하였습니다. 물론 특허권자는 위와 같은 제네릭 제품의 시장 침투율(16.1%) 등이 객관성이 없다는 주장을 하였으나 프랑스 법원은 제네릭 회사의 증거를 주로 채택하였습니다. 다만, 법적으로 인장되지 않지만 현실적으로 존재하는 약사 백마진(pharmacist’s back margins, 프랑스 저명로펌에서 제공한 판결문의 영문 표현, 종래 우리나라에서도 광범위하게 인정되어 온 판매인센티브 또는 할인율 등 리베이트의 유형) 등을 고려하면 제네릭 제품 발매 초기의 이익율이 좋지 않다고 평가하였습니다


이와 같은 사정을 고려하여, 프랑스 법원은 원고 제네릭 회사가 주장한 손해액 788만 유로에서 350만 유로( 52억원)만을 일실이익을 포함한 손해액으로 인정하였습니다. 우리나라 법원이 특허권 침해로 인한 손해액 산정에서 흔히 사용하는 방법처럼, 위와 같이 감액한 구체적 이유에 대해서는 어떤 근거도 밝히지 않고 법원 재량으로 청구액의 50%가 조금 안되는 금액을 손해액으로 판결한 것입니다. 여기에는 제품회수 등으로 인한 손해액까지 모두 포함된 금액입니다.

 

나아가, 프랑스 법원은 무효인 특허권의 행사로 인해 제네릭사 Biogaran의 명예훼손 등 이미지 손상이 있었다고 인정하였고, 이 부분에 대한 손해배상(우리나라 위자료에 해당)으로 15만유로( 22천만원)을 인정하였습니다. 지식재산권 관련 소송에서 정확한 손해액 산정은 사실상 불가능에 가깝고 최종 손해액의 근거를 명확하게 제시하는 것은 국가를 가리지 않고 매우 어려운 문제라는 점을 보여주는 판결로 생각합니다. 이와 같은 점을 염두에 두고 정교한 소송전략을 마련하는 한편, 손해액 산정과 직접 관련이 없더라도 재판부 마음에 호소할 수 있는 다양한 간접 사실을 충실하게 주장하는 것도 필요할 것입니다. 

 

*첨부파일: Negma v. Biogaran 프랑스 파리고등법원 판결문

  프랑스 파리고등법원 판결.pdf

 

작성일시 : 2014.05.11 21:14
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-- 상품형태 모방에 대한 손해배상액 산정방법 - 서울중앙지방법원 2013. 7. 11. 선고2012가합522440 판결 --

 

1. 타사의 상품을 모방 판매한 행위에 대한 분쟁 및 법원 판결

 

원고와 피고는 모두 컴퓨터 및 주변기기 또는 관련 용품을 제조 또는 판매하는 사업자입니다. 문제된 상품은 컴퓨터 모니터 받침대입니다. 구체적 형상과 모양은 첨부된 판결문에 사진으로 첨부되어 있습니다.

 

원고와 피고 제품들의 형상 및 모양을 비교하면 i) 컴퓨터 모니터 등을 올려 놓을 수 있는 구성요소로서 그 재질이 5mm 두께의 강화유리로 이루어지고 그 형상이 사각형의 판 형상으로 이루어진 유리판과 ii) 위 유리판의 양 끝단에 수직 방향으로 하나씩 결합되어 위 유리판을 지지함과 동시에 위 유리판과 바닥 사이에 키보드가 수납될 수 있는 공간을 형성하는 구성요소로서 그 재질이 ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene) 수지로 이루어지고 그 형상은 내부에 중공이 형성되어 전체적으로는 링 형상으로 이루어진 지지대로 구성되어 있고, iii) 이 사건 원고 제3, 4제품과 이 사건 피고 제3, 4제품은 모두 하나의 지지대 하부에 3개의 USB 포트가 나란히 형성되어 있습니다.

 

다만 법원은 iv) 이 사건 원고 제품들은 위 지지대의 형상이 각 모서리가 라운드 처리된 직사각형의 형상으로 이루어져 있는데 반하여 이 사건 피고 제품들은 위 지지대의 형상이 가운데는 오목하고 바깥 쪽은 볼록한 이른바 누운 8형상으로 굴곡 처리된 점에서 차이가 있다고 보았습니다.

 

그러나 법원은 모서리가 라운드 처리된 직사각형 형상의 제품을 누운 8자 형상으로 굴곡 처리하는 정도의 변경이 어렵다거나 그 반경으로 인하여 제품의 전체적인 형태가 크게 달라졌다거나 제품의 디자인에 차별적인 특징이 있다고 보기 어렵다고 보았는바, 이 사건 원고 제품들과 이 사건 피고 제품들은 그 전체적인 형상 및 모양이 극히 유사하다고 판단하였습니다.

 

또한 법원은, 색채 및 광택에 관하여, 이 사건 원고 제1, 3제품과 이 사건 피고 제1, 3제품의 지지대는 모두 백색, 이 사건 원고 제2, 4제품과 이 사건 피고 제2, 4제품의 지지대는 모두 흑색이어서 그 색채가 같은 데다가 그 재질도 ABS 수지로 서로 동일하여 같은 광택을 가지고 있고, 또한 이 사건 원고 제품들과 이 사건 피고 제품들의 유리판은 모두 투명한 유리 그 자체의 색채와 광택을 가지고 있으므로, 이 사건 원고 제품들과 이 사건 피고 제품들은 각 구성 부분(지지대, 유리판)의 색채 및 광택뿐만 아니라 제품 전체로서의 배색의 조화도 매우 유사하다고 보았습니다.

 

결국 법원은 제품 발매 시기 등으로 보아 피고의 모방의사 및 행위가 있었던 것으로 판단하여, 피고상품은 원고제품의 상품형태를 모방한 것으로 보았습니다.

 

2. 피고의 손해배상 책임 및 손해배상액 산정의 문제

 

. 부정경쟁방지법 제14조의2 1항의 적용 여부

 

원고는 피고가 2010. 9.부터 2012. 12.까지 이 사건 피고 제품들을 판매한 수량은 약 327,513개이고, 이 사건 원고 제품들의 단위수량당 이익액은 8,406.8원이므로 손해액은 2,753,336,288(=327,513 x 8,406.8)이라고 주장하였습니다. , 275천만원에 이르는 손해배상을 청구한 것입니다.

 

그러나 법원은 원고가 제출한 증거만으로 피고가 2010. 9.부터 2012. 12.까지 이 사건 피고 제품들을 327,513개를 판매하였다고 인정하기 부족하고, 단위수량당 이익액도  원고 제품의 도매가에서 생산원가만을 뺀 금액으로서 영업비나 관리비 등이 포함되어 있어 이를 순수한 단위수량당 이익액으로 볼 수 없다고 보아, 부정경쟁방지법 제14조의2 1항을 적용할 수 없다고 판단하였습니다.

 

. 부정경쟁방지법 제14조의2 5항 적용

 

그 다음 법원은 곧바로 다음과 같은 제5항의 재량에 의한 손해액 산정으로 넘어갔습니다.

 

부경법 제14조의2 5 법원은 부정경쟁행위, 3조의21항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”

 

법원은 먼저 i) 이 사건 원고 제1, 2제품의 도매가는 13,000, 생산비용은 6,818.5, 이 사건 원고 제3, 4제품의 도매가는 20,500, 생산비용은 9,868원이므로, 이 사건 원고 제1, 2제품의 단위수량당 이익액은 최대 6,181.5원이고, 3, 4제품은 최대 10,632원이며, 이를 평균하면 최대 8,406원인 점, ii) 8,406원에는 이 사건 원고 제품들의 판매를 위한 영업미, 관리비, 광고비 등이 포함되어 있는 점, iii) 피고가 2010. 9.경부터 2012. 4.경까지 이 사건 피고 제품들은 37,975개 판매하여 446,035,598원의 매출을 올렸다고 주장하나, 피고가 부천세무서에 신고한 같은 기간의 매출액 3,691,611,749원의 12%에 불과하므로 피고의 실제 판매량은 더 많은 제품을 판매한 것으로 보이는 점(피고의 인터넷 쇼핑몰에서 이 사건 피고 제품들의 판매 비중은 63%에 달함) 등의 사실을 인정하였습니다.

 

법원은 위의 인정 사실에 의해 2009. 5.경부터 2012. 4.경까지 3년간 입은 손해액에 대하여, 단위수량당 이익액을 앞서 본 최대 단위수량당 이익액의 평균인 8,406원의 약 40% 상당액인 3,500원으로 보고 판매수량은 피고가 주장하는 37,975개보다 많은 약 5만개로 보아, 원고의 손해액을 17,500만원(= 3,500 x 5만개) 정하였습니다.

 

3. 손해액 산정에 관한 재판 실무에 관한 시사점

 

법원이 손해배상액 산정시 가장 자주 적용하는 법조는 위 제5항입니다. , 손해액 산정을 법원 재량으로 한다고 볼 수 있습니다. 이 사건에서도 상품 하나의 수익을 증거로 산출된 이익 평균값의 약 40%에 해당하는 액수로 하고, 수량도 침해자 주장의 수량보다는 많지만 원고가 판매수량으로 주장한 수량의 20%에도 미치지 못하는 값을 판매수량으로 정하여, 양자를 곱한 값을 원고 손해액으로 판결하였습니다.

 

문제는 이와 같은 재판부의 판단을 뒷받침하는 객관적 근거가 없다는 점입니다. 지식재산권 침해로 인한 손해배상청구 소송의 어려움을 단적으로 보여주는 사례로 생각합니다. 결국 실무적으로는 이와 같은 소송상 문제점과 판결의 경향을 충분히 감안하여 재판부 심증형성에 도움이 될 정황 증거를 빠짐없이 제출하고 재판부를 충분히 설득하는 것이 매우 중요하다 할 것입니다.


*관련판결: 서울중앙지방법원 2013. 7. 11. 선고 2012가합522440 판결 

서울중앙지방법원_2012가합522440_판결문.pdf

작성일시 : 2013.12.17 17:11
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-- 디자인 등록이 없는 자전거 보관대 디자인을 모방한 경우 그 법적책임 및 손해배상 사례 - 서울중앙지방법원 2013. 9. 27. 선고 2013가합27850 판결 --

 

1. 사실관계

 

 가. 원고의 자전거 보관대 디자인

 

원고회사는 자전거 보관대에 관한 일련의 디자인(디자인1~3)을 하였습니다. 디자인12006. 2.경 완성하여 홈페이지에 게시하였고, 디자인2를 적용한 제품은 2007년도 제품 카탈로그에 수록하였고, 디자인32010.경 완성한 후 이를 적용한 제품을 2011년도 제품 카탈로그에 인쇄하였습니다. 디자인 등록이나 저작권 등록은 하지 않았습니다.

 

 나. 디자인 모방제품에 관한 법적분쟁 및 쟁점

 

피고는 2011. 7.경 아파트 신축현장에 자전거 보관대(피고제품1) 50개를 설치하였고, 2012. 7.경에는 다른 아파트 현장에 다른 제품(피고제품2 및 피고제품3)을 설치하였습니다. 위 피고제품1~3의 디자인은 원고의 제품과 같거나 유사하였습니다. 


이러한 피고의 행위에 대하여, 원고는 자신의 디자인을 저작물로 보고 저작권 침해를 주장함과 아울러, 상품형태 모방으로 인해 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하였습니다(다만, 디자인 등록이 없었기 때문에 디자인권 침해는 문제되지 않았습니다).

 

2. 법원의 판단

 

 가. 저작권 성립 및 침해여부

 

법원은 원고의 디자인1만을 응용미술저작물로 인정하고 나머지는 독자성을 인정할 수 없다고 보아 저작물성을 부인하였습니다. 나아가 법원은 원고의 디자인1과 피고제품 사이의 실질적 유사성과 의거성을 인정하여 저작권 침해라고 판단하였습니다.

 

 나. 부정경쟁방지법상 상품형태 모방여부

 

원고의 디자인3만이 상품형태가 갖추어진 날로부터 3년 이내에 해당하므로 상품형태로써 보호받을 수 있다고 보았습니다. 법원은 피고제품이 원고의 디자인3과 완전히 동일하지는 않지만 실질적으로 동일한 상품형태를 지닌다고 보아 모방으로 인정하였습니다.

 

3. 손해액의 산정

 

 가. 저작권 침해 부분

 

원고는 피고가 원고의 디자인1을 침해하여 10개 들이 제품 40, 7개 들이 제품 11개를 설치하였고, 10개 들이 제품의 경우 견적단가 3,780,000, 제작단가 2,750,000, 이익 1,030,000원이고, 7개 들이 제품의 경우는 견적단가 3,400,000, 제작단가 2,420,000, 이익 980,000원이라고 주장하였습니다. 따라서 원고는 합계 51,980,000(= 1,030,000 x 40 + 980,000원 x 11)의 손해를 보았다고 주장하였습니다.

 

그러나 법원은 저작권법 제126조에 따라 다음과 같이 상당한 손해액을 인정하였습니다. 저작권법 제126조에는 법원은 손해가 발생한 사실은 인정되나 제125조의 규정에 따른 손해액을 산정하기 어려운 때는 변론의 취지 및 증거조사의 결과를 참작하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다라고 규정합니다. 법원은 피고의 침해태양, 피고의 침해 대수, 원고의 손해액 주장 등을 고려하여 원고의 디자인1의 제품에 대한 기여도를 10%로 보았습니다. 이에 따라 원고가 주장한 위 손해액의 10%만을 인정하여 5,000,000원을 원고의 손해로 판단하였습니다.

 

여기서 법원이 권리자가 주장하는 이익액의 10%만을 인정한 근거를 구체적으로 제시하지 않았다는 점을 주목해야 합니다. 실무상으로는 손해배상 소송을 할 때 가장 신경을 써야 할 부분입니다. 재판부에 어떤 논리로 높은 비율을 적용하도록 설득할 것인지가 손해액수의 규모에 직접 연결되기 때문입니다.

 

 나. 부정경쟁방지법의 상품형태 모방 부분

 

원고는 디자인3의 경우 견적단가 6,000,000, 제작단가 4,100,000, 이익 1,900,000원이므로 74,100,000(=1,900,000 x 39)의 손해를 보았다고 주장하였습니다.

 

마찬가지로 법원은 부정경쟁방지법 제14조의2 5항에 따라 재량으로 다음과 같이 상당한 손해액을 인정하였습니다. 피고의 침해태양, 피고 제품의 개수, 원고의 손해 주장 등을 고려하여 이 사건 디자인3의 제품에 대한 기여도를 50% 정도로 보아 원고 주장의 50% 상당에 해당하는 39,000,000원을 손해액으로 인정하였습니다. 저작권 부분과 동일하게 법원은 50%로 인정한 근거를 밝히지 않았습니다.

 

3. 실무적 시사점

 

손해배상액 산정을 법원의 재량으로 하는 사례가 대부분입니다. 물론 재판부 마음대로 정한다는 의미는 아닙니다. 재판부의 자유심증으로 손해액수를 결정하지만 합리적, 논리적 근거가 있다면 충분히 반영될 수 있습니다. 결국 당사자로서는 직접적 증거나 사실뿐만 아니라 재판부를 설득할 수 있는 간접사실 등을 빠짐없이 충실하게 제출하는 것이 매우 중요하다 생각합니다.


*관련판결: 서울중앙지방법원 2013. 9. 27. 선고 2013가합27850 판결

서울중앙지방법원_2013가합27850_판결문.pdf

작성일시 : 2013.12.03 15:03
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-- 특허권자의 손해배상청구권 및 손해배상액 산정 --

 

1. 민법상 손해배상청구

 

특허권자는 특허권 침해자에 대하여 민법에 근거하여 손해배상청구와 부당이득 반환을 청구할 수 있습니다. 손해는 크게 적극적, 소극적, 정신적 손해로 분류됩니다. 특허법에는 침해품의 판매로 인한 권리자 제품의 판매수량감소에 따른 손해인 소극적 손해배상액 산정에 관하여 특칙을 별도로 규정하고 있습니다(특허법 제128). 참고로 관련 사항을 간략하게 설명하면 다음과 같습니다.

 

적극적 손해란 피해자의 기존재산의 감소를 의미하므로 특허권자가 침해의 제거 또는 방지를 위하여 지출한 비용, 침해품의 조사를 위하여 지출한 비용, 변호사 비용 등이 포함됩니다.

 

소극적 손해(또는 일실이익)란 침해행위가 없었더라면 권리자가 얻을 수 있었던 이익의 상실을 의미합니다. 실제 특허권의 침해를 원인으로 하는 손해배상 청구소송에서 공격과 방어의 주된 쟁점은 이 소극적 손해 부분이며, 그 중에서도 문제가 되는 것은 판매수량이 감소해서 잃은 일실이익, 침해 때문에 권리자의 제품 가격이 인하된 경우 그 인하에 따른 일실이익, 판매량 하락에 따른 실시료 수입의 감소 등입니다. 그 구체적 산정방법에 대해서는 아래에서 특허법 제128조 규정에 따라 설명드리겠습니다.

 

정신적 손해는 특허권자가 수입의 감소 등으로 인하여 입은 정신적 고통을 의미하며, 적극적 손해와 소극적 손해에 대한 배상이 이루어지면 일반적으로 정신적 손해에 대한 배상도 이루어진 것으로 봅니다.

 

2. 특허법상 손해배상액 산정에 관한 특칙

 

특허법은 특허권자를 보호하기 위하여 특허권 침해로 인한 손해배상액의 산정에 관하여 제128조에서 특칙을 두고 있습니다. , 특허권자가 판매할 수 있었던 수량 대신에 침해자의 판매수량에 특허권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 일실이익으로 산정할 수 있도록 하고 있으며(1), 침해자가 침해행위로 얻은 이익을 권리자의 손해로 추정하도록 규정하여(2) 특허권자의 입증책임을 완화하고 있습니다.

 

단위수량당 이익액이란 침해가 없었다면 증가하였을 것으로 상정되는 대체제품의 단위당 매출액으로부터 그것을 달성하기 위하여 증가하였을 것으로 상정되는 단위당 비용을 공제한 액(한계이익액)을 말합니다. 한계이익은 매출액에서 재료비, 운송비, 보관비 등의 변동경비만을 공제한 것입니다. 여기에서 다시 설비비, 임차료, 인건비 등의 고정경비를 모두 공제한 것이 순이익입니다. 통상 한계이익은 순이익보다 훨씬 큰 금액으로 산정될 수 있고, 이와 같은 한계이익을 기준으로 손해배상액을 산정하게 될 것입니다.

 

통상 실무적으로는 제1항에 근거한 손해배상액이 가장 크게 산정되고, 입증도 쉽다고 봅니다. 생산수량을 신고하는 특성상 제약협회 사실조회만으로 생산량을 입증할 수 있고, 단위수량당 이익은 특허권자의 회계자료로부터 쉽게 만들어 낼 수 있기 때문입니다. 제조는 특허존속기간에 하였으나 판매는 그 이후에 이루어진 경우에 대한 손해배상액 산정이 문제될 수 있습니다. 특허권자는 당연히 생산은 독립적 특허침해행위로 볼 수 있으므로(소위 실시행위 독립의 원칙) 손해배상 책임 범위에 해당한다는 주장을 할 것인데, 특별한 사정이 없는 한 법원에서 받아들여질 가능성이 높다 할 것입니다.

 

3. 실제 소송에서 손해배상액 산정에 자주 이용되는 규정 특허법 제128조 제2

 

실제 소송에서 손해액 산정에 가장 많이 활용되는 규정은 특허법 제128조 제2항입니다. 침해자의 이익을 특허권자의 손해로 추정한다는 규정입니다. 이때 이익을 침해자의 이익을 회계상 총이익(또는 조이익)으로 볼 것인지 또는 순이익으로 볼 것인지에 따라 그 액수에 큰 차이가 있습니다. 우리나라와 일본의 판결과 주된 학설은 순이익설 입장입니다.

 

이론상으로는 침해자의 이익을 어떻게 설정할 것인지가 중요하지만, 실무상으로는 그 이익을 실제로 어떻게 입증할 수 있을지 여부가 훨씬 중요합니다. 왜냐하면, 침해자의 이익을 특허권자의 손해로 추정하지만, 소송상 원고 특허권자는 그 침해자의 이익을 구체적 증거로 입증하여야만 합니다. 그런데, 침해자의 이익에 관한 자료가 모두 침해자의 수중에 있고, 특허권자가 입수할 수 있는 방법이 없으므로, 실제 그 이익을 입증하는 것이 매우 어렵습니다. 침해자의 자발적 도움 없이는 현실적으로 불가능에 가깝습니다. 그런데, 침해자가 자신의 이익에 반하여 특허권자에게 협조할 가능성은 없으므로, 특허권자에게 본 규정에 대한 엄격한 증명을 요구한다면 그 손해액 산정을 불가능하게 만들 것입니다.

 

결국, 실제 소송에서는 특허법 제128조 제5항을 추가로 적용하여 입증책임의 문제를 해결하고 있습니다. 5항에서는 “법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”고 규정하여 특허침해소송에 있어서 손해발생은 전제로 하여 손해액을 산출하기 위한 사실 입증이 어려운 경우 법원은 원고의 변론취지와 증거조사의 결과에 따라 손해액을 인정할 수 있다는 법원 재량에 관한 조항을 두고 있습니다. 통상 위 규정에 따라, 침해자의 재무제표상에 나타난 이익율을 침해품의 매출에 곱하여 산출된 이익을 기준으로 하거나, 국세청이 고시하는 업계 평균 이익율을 매출에 곱하여 산출한 금액을 침해자의 해당 제품 이익으로 산정합니다. 엄격하게 본다면, 이와 같이 산정된 이익액수가 침해품으로 인한 이익액으로 곧바로 연결된다고 보기 어렵겠지만, 현실적 대안이 없다는 점에서 실제 소송에서 가장 자주 이용되는 산정방법입니다.

 

실제 판결을 살펴보면 제조업 분야의 이익율은 10% 정도가 많지만, 업종에 따라서는 20%에 이르는 경우도 있습니다. 최근에 나온 일본 판결은 의약품 분야 특허침해 사건에서 손해배상액을 산정할 때 침해자의 재무제표를 기준으로 이익율 30%를 기준으로 침해자의 이익을 산정한 사례도 있습니다.

작성일시 : 2013.11.06 22:30
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