1. 사안의 개요 하도급법 조항

 

P사는 1 2014. 5. 30.부터 2014. 10. 16.까지  A 3 수급사업자와 건설 관련 3건의 하도급계약을 체결하면서, 아래 기재와 같이 성능보증 유보금 명목으로 ‘MC/SC/FC 단계별로 5% 기기대금의 15% 단계별 확인서 발급 이후에 지급하는 계약조건을 설정하였습니다.

 

구분

성능유보금 특약조항 내용

구매계약특별약관

1(대금의 지급)

()설비비

성능유보금 : 기기대금의 15%

기기대금의 15%매수인 확인서(MC : Mechanical Completion, SC : Substantial Completion, FC : Final Completion) 발급 , “매도인 청구에 의거하여 대금의 지급기준에 따라 지급한다.

Mechanical Completion Certification 발급 : 기기대금의 5%

Substantial Completion Certification 발급 : 기기대금의 5%

Final Completion Certification 발급 : 기기대금의 5%

 

또한 P사는 2014. 7. 3.부터 2015. 6. 26.까지 B 58 수급사업자와 70건의 하도급계약을 체결하면서, 아래 표의 기재와 같이수급사업자가 피심인의 종업원 또는 3자의 생명, 신체, 재산에 대하여 상해 또는 피해를 야기케 하였을 경우에는 사고로 인한 일체의 손해배상 책임을 부담하도록 하는 계약조건을 설정하였습니다.

 

구분

손해배상책임 특약조항 내용

용역도급계약

일반약관

31 2

(안전관리 재해보상)

수탁자는 용역을 수행함에 있어 위탁자의 종업원 또는 3자의 생명, 신체, 재산에 대하여 상해 또는 피해를 야기케 하였을 경우에는 사고로 인한 일체의 손해배상 책임을 부담하여야 한다.

 

부당한 특약에 관하여 하도급법은 아래와 같이 규정하고 있습니다.

 

하도급거래 공정화에 관한 법률 (2013. 8. 13. 법률 12097호로 개정되어 2014. 2. 14. 시행된 법률을 말하며, 이하이라 한다)

 

3조의4 (부당한 특약의 금지)

원사업자는 수급사업자의 이익을 부당하게 침해하거나 제한하는 계약조건(이하 "부당한 특약"이라 한다) 설정하여서는 아니 된다.

  다음 호의 어느 하나에 해당하는 약정은 부당한 특약으로 본다.

    1. ( )

2. 원사업자가 부담하여야 민원처리, 산업재해 등과 관련된 비용을 수급사업자에게 부담시키는 약정

    3. ( )

    4. 밖에 법에서 보호하는 수급사업자의 이익을 제한하거나 원사업자에게 부과된 의무를 수급사업자에게 전가하는 대통령령으로 정하는 약정

 

 

2. 하도급법 위반 여부

 

하도급거래의 원사업자가 목적물을 수령하면서 목적물에 대한 검사 물품검수를 완료하였다면, 특별한 사정이 없는 수급사업자에게 대금지급청구권이 발생하게 되는 것이고, 이후 목적물의 성능하자 등의 문제는 하자담보책임을 통해서 해결하는 것이 거래관행에 부합할 것입니다. 그런데 성능유보금 조항은 원발주자인 브라질 C사와 발주자인 D 사이에 설정된 브라질 건설 관련 대금지급조건을 도급인인 P사가 하도급계약에까지 그대로 차용한 것으로서, 이러한 사실은 원발주자인 브라질 C사와 발주자인 D사의 계약서 발주자인 D사과 P사의 계약서를 통해서 확인할 있었습니다.

 

공정거래위원회는 사건 하도급계약의 이행 목적물의 성능보증과는 무관한 SC단계(원발주와 발주자 사이의 지체상금, 하자책임 등의 정산단계 포함) FC단계(종합준공 이후 공장에서 양산된 결과물의 품질 점검 포함) 확인서 발급을 하도급대금 일부의 지급과 결부시킨 것이므로 13조가 보장하는 수급사업자의 대금지급청구권을 지나치게 제한한다고 보았습니다. 따라서 성능유보금 조항 설정 행위는 P사가 수급사업자의 이익을 부당하게 침해하거나 제한하므로 3조의4 1항에 위반되어 위법하다고 판단하였습니다.

 

P사는 공정거래위원회의 위법 판단에 대하여, 브라질 C사의 공장 관련 품목들은 설치가 완료되기 이전에는 계약에 따른 성능을 확인할 방법이 없기 때문에 성능유보금 조항을 필요성이 있고, 브라질 현지에서 수급사업자의 설치·연결에 대한 감독업무가 완료되어야 완전한 채무이행으로 인정할 있으므로 성능유보금이 잔금의 성격을 갖는 것이라고 주장하였습니다.

 

이에 대하여 공정거래위원회는 사건 하도급계약의 목적물은 전기시설과 관련된 공사 현장에서 흔히 설치되는 배전반으로써 수급사업자의 현지 설치·연결에 대한 감독의무의 필요성이 크다거나 설비와의 호환성이 특별히 요청되는 설비라고 보기 어렵다는 , 설사 이를 인정한다 하더라도 장비의 물리적 설치 성능점검 이후의 단계까지 성능유보금을 설정해야할 합리적인 이유를 찾기 어렵다는 , 계약상 수급사업자의 현지 감독업무 대한 별도의 용역비 책정기준이 마련되어 있는 이상 감독용역 의무를 담보하기 위하여 기기대금 일부를 유보할 필요성도 인정하기 어렵다는 등을 고려할 때에 P사의 주장은 이유 없다고 판단하였습니다.

 

성능유보금 특약과는 달리 공정거래위원회는 손해배상책임 조항에 대해서는 공사현장에서 수급사업자의 귀책사유로 인하여 원사업자의 근로자 3자에게 손해가 발생한 경우 유책 당사자인 수급사업자가 배상책임을 지도록 규정한 것으로서, 민법상 불법행위로 인한 손해배상책임의 내용을 주의적으로 규정한 것으로 있다는 , 산업재해와 관련한 원사업자의 책임은 조항에도 불구하고 산업안전보건법 관련 법령에 따라 인정될 있다는 등을 고려할 , 원사업자의 산업재해와 관련된 책임을 수급사업자에게 부당하게 부담시키는 조항으로 없으므로 3조의4 1항에 위반되지 아니한다고 판단하였습니다.

 

위와 같이 발주사업자의 계약 요구사항을 수급사업자에게 부당하게 책임을 지도록 하면서 대금지급과 관련하여 감액 조항을 만드는 것은 하도급법 위반에 해당합니다. 원사업자가 부당하게 최종결과물의 성능과 결부한 대금 지급 조건 등을 요구할 경우에는 위와 같은 공정거래위원회의 판단을 제시하면서 가능한 협상을 진행해야 것입니다.

 

정회목 변호사

 

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작성일시 : 2017. 11. 28. 13:47
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-- 무효인 특허권의 행사와 민사책임 - 특허권자가 신청한 특허권침해금지가처분이 받아들여져 집행된 후에 그 특허가 무효가 된 경우, 특허권자가 부담하게 되는 손해배상책임 --


1. 머리말

 

특허권자는 특허발명을 무단 실시하는 자에 대해 침해품의 제조, 판매금지를 청구할 수 있습니다. 특허권 침해행위를 신속하게 금지시킬 필요가 있을 때에는 특허침해금지청구의 본안소송에 앞서 특허침해금지가처분신청을 합니다. 이때 법원은 특별한 사정이 없는 한 특허유효 추정의 원칙에 따라 침해여부를 판단하는데, 특허권자가 승소하는 경우 그 가처분결정의 집행으로 상대방 제품의 생산판매를 중지시킬 수 있습니다.

 

한편, 무효심판은 실시자의 입장에서 특허권 행사에 대한 가장 중요한 방어책입니다. 특허무효는 특허권을 처음부터 없었던 것으로 하므로 해당 특허가 무효로 확정되는 경우 특허권 행사의 기초를 소급적으로 소멸시키는 효과가 있습니다. 특허침해금지가처분결정은 6개월 정도면 나게 되지만, 무효심판은 1년 이상, 무효심결의 확정까지는 3, 4년의 기간이 필요하므로, 보통 무효심결이 나오기 전에 가처분결정이 먼저 집행될 수 있습니다. 그런데, 특허청 통계에 따르면 최근 특허의 무효율이 분쟁대상 특허의 70%를 상회합니다. 따라서, 특허유효를 전제로 가처분을 집행하였으나 나중에 그 특허가 무효로 확정되는 경우가 빈번하게 발생합니다. 특허무효는 특허권자의 입장에서 볼 때 모든 것을 허망하게 만드는데 그치지 않고 상대방으로부터 형사상 업무방해 책임이나 민사상 손해배상 책임까지 추궁당하게 합니다. 이와 같이 특허의 무효는 그것만으로 그치지 않고 다른 법적 책임과 연결될 수 있는 것입니다.

 

이하에서는 특허권을 행사하고 난 후 특허무효가 확정된 경우 특허권자에게 지울 수 있는 민사상 손해배상 책임의 내용에 대하여 최근 판결을 중심으로 구체적으로 말씀드립니다.

 

2. 핵심쟁점 및 판례의 입장

 

고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있습니다(민법 제750). 무효인 특허권의 행사는 처음부터 없었던 권리를 행사한 것이므로 위법행위에 해당합니다. 따라서, 무효인 특허권 행사로 상대방에게 손해가 발생하였다면, 특허권자에게 위법행위에 관한 고의 또는 과실이 인정되는 경우 민법상 불법행위 책임으로서 손해배상 책임이 발생하게 됩니다. 특허권자에게 손해배상 책임이 있는지 여부는 무효인 특허권을 행사함에 있어서 특허권자의 고의 또는 과실을 인정할 수 있는지 여부에 달려 있습니다. 고의와 과실을 구별할 실익이 없으므로 실제로는 특허권자의 과실 인정 여부가 핵심 쟁점입니다.

 

먼저, 특허권자가 특허침해금지가처분신청에서 승소하여 가처분 집행을 하였으나 나중에 특허무효 등으로 본안소송에서 패소한 경우를 살펴봅니다. 대법원은 오래 전부터 가처분 집행 후 본안소송에서 패소한 당사자는 특별한 사정이 없는 한 상대방이 입은 손해를 배상할 책임이 있다는 확고한 입장을 취하고 있습니다. , 대법원은 가압류나 가처분 등 보전처분은 법원의 재판에 의하여 집행되는 것이기는 하나 그 실체상 청구권이 있는지 여부는 본안소송에 맡기고 단지 소명에 의하여 채권자의 책임 아래 하는 것이므로, 그 집행 후에 집행채권자가 본안소송에서 패소 확정되었다면 그 보전처분의 집행으로 인하여 채무자가 입은 손해에 대하여는 특별한 반증이 없는 한 집행채권자에게 고의 또는 과실이 있다고 추정되고, 따라서 부당한 집행으로 인한 손해에 대하여 이를 배상할 책임이 있다고 반복하여 판결해 오고 있습니다(대법원 1999. 4. 13. 선고 9852513 판결 등). 특별한 사정이 없는 한 특허권자의 과실이 추정되고 가처분 집행에 따른 손해배상 책임이 있다는 의미입니다.

 

3. 최근 사례 검토

 

서울고등법원 2009. 1. 13. 선고 2007105732 판결(대법원에서 심리불속행으로 확정됨)은 특허권 행사의 구체적 내용, 특허무효에 따른 본안소송의 경과, 그 후 특허권자에 대한 손해배상 책임 내용과 범위 등에 관한 좋은 참고사례로 보입니다. 비록 하급심 판결이지만 위 사례를 구체적으로 살펴봅니다.

 

 가. 사실 관계

 

특허권자는 경쟁회사 A를 상대로 특허권침해금지가처분을 제기하여 승소하였고 해당 제품의 제조, 판매금지명령을 받아 집행하였습니다. 또한, 특허권자는 A 회사를 상대로 특허권 침해로 인한 손해배상청구권을 피보전권리로 하여 80억원에 해당하는 물품대금 채권에 관한 채권가압류신청을 하였고, 역시 승소하여 가압류를 집행하였습니다. 그 결과, A 회사로부터 물품을 납품받은 구매회사는 80억원이 넘는 물품대금을 법원에 공탁하였습니다. 특허소송이 시작되자 A 회사는 해당 특허에 대한 무효심판을 청구하였으며 특허심판원에서 진보성 결여를 이유로 무효심결이 났습니다. 그런 후에서야 A 회사는 법원으로부터 채권가압류취소결정을 받고 물품대금에 해당하는 위 공탁금을 수령하였습니다. 그 후 대상 특허는 특허법원 및 대법원을 거친 끝에 결국 무효로 확정되어 소멸하였습니다. 결국, 제조판매금지가처분뿐만 아니라 채권가압류 결정 모두 각 피보전권리가 존재하지 않는 것으로 귀결되어 모두 부당한 보전처분으로 판명된 것입니다. 이에 A 회사는 특허권자를 상대로 그동안 특허권의 행사로 60억원의 손해를 입었다고 주장하면서 손해배상을 청구하였습니다.

 

 나. 서울고등법원 판결 내용

 

서울고법은, 비록 가처분 및 가압류가 법원의 재판에 의해 집행되는 것이지만 본질상 실체적 청구권이 있는지 여부는 본안소송에 맡기고 단지 소명으로 집행채권자 책임 하에 하는 것이므로, 특별한 사정이 없는 한 부당한 집행으로 인한 손해에 대하여 고의 또는 과실이 있는 것으로 추정된다는 원칙을 다시 확인하였습니다


또한, 과실추정을 복멸(覆滅)할 특별한 사정은 각별히 신중하게 판단해야 한다고 하면서, 도중에 일부 유효 심결이나 판결이 있었다거나 특허권의 권리범위를 인정한 판결이 있었다는 사실 등 재판 과정에서 법원의 판결이 엇갈리는 우여곡절이 있었다는 사정만으로는 과실추정이 복멸되지 않는다고 판결하였습니다. 더 나아가, 과실을 인정할 수 없는 특별한 사정이 있었다는 특허권자의 주장에 대해서, 특허침해금지가처분을 집행한 특허권자가 본안소송에서 1, 2심을 승소한 후 상고심에서 패소하여 최종적으로 패소 확정되었고, 7년이라는 장기간 동안 여러 가지 우여곡절이 있었던 사실이 인정되는 경우조차도 특허권자의 과실을 인정하였던 대법원 1980. 2. 26. 선고 792138 판결을 인용하면서 특허권자의 주장을 배척하였습니다.

 

손해배상의 범위에 대해서 서울고법은, 가압류되었던 공탁금에 대한 이자, 특허발명의 회피설계 비용, 부품대체 비용, 인건비 등에 관한 손해는 인정하면서도, 가장 액수가 큰 수주실패에 대한 손해배상에 대해서는 판매 계약이 확정되어 있지 않았던 사정, 구매자가 다른 회사로부터 대체 구매를 할 수 있었던 사정 등에 비추어 납품계약이 최종적으로 체결되었을 것을 전제로 한 영업이익의 일실손해는 인정할 증거가 없다고 판단하였습니다. 다만, 무효 특허권에 근거한 부당가처분으로 A 회사로서는 재산상 손해 이외에도 영업상의 신용과 명예의 손상 등을 초래하여 적지 않은 정신적 손해를 받았다고 인정된다고 하면서 위자료를 인정하였습니다. 결론적으로, 서울고법은 특허권자는 A 회사에게 약 96천만원의 손해를 배상하라고 판결하였습니다.

 

4. 특허권자의 과실추정을 복멸하는 특별한 사정

 

과실추정을 복멸할 특별한 사정이 있다면 특허권자는 손해배상 책임이 없습니다. , 이 경우 특허침해금지가처분을 집행하였으나 추후 특허무효 등으로 본안소송에서 패소하는 경우에도 특허권자가 상대방에 대한 손해배상 책임을 부담하지 않게 되는 것입니다.  이하에서는 어떤 경우에 과실추정을 복멸할 특별한 사정이 있다고 볼 수 있는지에 관한 대법원 판결 내용을 검토해 봅니다.

 

대법원 2002. 9. 24. 선고 200046184 판결은, 과실을 인정하기 어려운 특별한 사정이 있었다고 본 원심(서울고등법원 9619958 사건)을 파기 환송한 사례입니다. 먼저 서울고법은, ① 가처분 재판을 담당한 법원에서 6개월 가량 본안소송과 같은 정도로 쌍방의 주장과 입증을 통하여 실체상의 청구권이 있는지 여부를 신중하게 심리한 후에 가처분 결정을 하였고, ② 가처분집행 채권자가 전용실시권을 획득하여 가처분신청을 할 때까지 약 7년간 전용실시권을 유지하면서 제조, 판매하였으며, ③ 등록고안에 관한 몇 차례 동종업체와의 특허분쟁에서 승소하였고, 또 동종업체들은 전용실시권자와 합의를 하였으며, ④ 변리사로부터도 실시자 제품이 전용실시권을 침해하였다는 감정결론을 얻었고, ⑤ 실시자 대리점이 실용신안권을 침해하지 않겠다는 각서를 쓰고 일간지에 사과문까지 게재하였으며, ⑥ 검사도 실시자 회사의 대표이사를 실용신안법 위반으로 기소한 점 등 여러 사정을 종합하여 보면, 전용실시권자인 가처분집행채권자로서는 상대방 제품이 등록고안과 목적, 기술적 구성, 작용효과가 동일, 유사하여 실용신안권을 침해하는 것이라고 믿었고, 그와 같이 믿을 만한 충분한 근거가 있었다고 봄이 상당하다는 이유로, 전용실시권을 행사한 집행채권자에게 고의나 과실이 있다고 할 수 없다고 판단하였습니다.

 

그러나, 대법원은 서울고법과 달리 위 사정에도 불구하고 전용실시권자의 과실 추정이 번복되었다고 단정할 수 없다고 판결하였습니다. , 과실 추정에 관한 원칙적인 입장에서 실시자가 입은 손해에 대하여 전용실시권자에게 손해배상 책임이 있다고 판단하였습니다. 가처분은 단지 소명에 의하여 채권자의 책임 아래 하는 것이므로, 그 집행 후에 집행채권자가 본안소송에서 패소 확정되었다면 그 보전처분의 집행으로 인하여 채무자가 입은 손해에 대하여는 특별한 반증이 없는 한 집행채권자에게 고의 또는 과실이 있다고 추정되고, 따라서 그 부당한 집행으로 인한 손해에 대하여 이를 배상할 책임이 있다고 판시하여 원칙적 입장을 다시 한번 강조하였습니다.

 

위 대법원 판결의 입장에 따르면 최종 패소한 특허권자에게 과실이 없다고 볼 여지가 매우 좁다는 것을 알 수 있습니다. 물론 반대의 판결도 있습니다. 예를 들어, 대법원 2007. 4. 12. 선고 200646360 판결은 특허권자의 과실 추정이 복멸되었다고 보았습니다. 그 이유로, 양 당사자가 해당 특허발명의 효력을 인정하여 양도계약까지 체결하였던 사정, 분쟁의 구체적 경과, 가처분신청을 하게 된 경위 등 구체적 사정을 고려할 때 그렇다는 것인데, 명확한 판단기준을 제시하고 있지 않아서 아쉬움이 남습니다.

 

정리하면, 무효인 특허권을 행사한 특허권자에게는 원칙적으로 과실이 추정되어 특허권자는 상대방 실시자가 입은 손해를 배상할 책임이 있고, 다만 극히 예외적으로 특별한 사정이 있는 경우에만 과실 추정이 복멸되어 손해배상 책임을 면할 수 있다고 보아야 할 것입니다.

 

5. 맺는 말

 

무효사유를 갖고 있는 특허권을 신중하지 못한 방법으로 행사하면 추후 책임이 따릅니다. 물론, 무효사유가 없는 특허라면 가장 좋을 것입니다. 그러나, 무효심판에 관한 통계를 보더라도 현재 실정은 그렇지 못하기 때문에 특허권의 행사방법으로 형사고소보다는 민사소송을, 특허침해금지가처분 신청보다는 본안소송을 선택하는 것이 바람직합니다. 또한, 특허등록 그 자체가 목적이 아니라 특허권 본연의 권리행사를 기대한다면, 특허출원 준비와 심사과정에 지금보다 훨씬 더 많은 노력과 비용을 들여서라도 추후 무효도전을 이겨낼 수 있는 강한 특허를 획득해야 할 것입니다.

 

*관련 판결 : 서울고등법원 2009. 1. 13. 선고 2007105732 판결

서울고등법원_2007나105732_판결문.doc

작성일시 : 2013. 10. 14. 12:10
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