소송실무__글15건

  1. 2017.12.29 [직무발명보상청구소송] 사용자 자기실시 상황에서 독점적 이익 불인정 + 직무발명보상 의무 불인정: 서울중앙지방법원 2017. 7. 21. 선고 2015가합3186 판결
  2. 2017.12.21 [직무발명보상금청구소송] 새로운 특성의 금속합금 및 제조방법 직무발명 + 사용자 실시매출발생 + 직무발명보상금 산정 : 특허법원 2017. 11. 30. 선고 2016나1899 판결
  3. 2017.07.13 직무발명보상청구소송의 난제 소멸시효 소멸시효 기산일과 완성여부
  4. 2017.07.12 직무발명보상청구권 소멸시효의 중단사유 채무승인: 등록보상금 지급 + 소멸시효 기산일 변경
  5. 2017.07.10 기본실무 – 직무발명보상청구권의 행시기간 : 10년의 소멸시효 + 실적보상의 경우 소멸시효 기산일 중요
  6. 2017.07.07 기본실무 – 직무발명보상청구소송에서 공동발명자 확정
  7. 2017.07.06 기본실무 - 직무발명자의 보상청구소송 절차 및 비용 안내
  8. 2017.07.05 직무발명 자기실시의 경우 보상금액 산정방법에서 우리나라 판결과 독일실무의 비교
  9. 2017.07.05 참고자료 – 독일의 직무발명 보상금 산정 법리 및 사례 – 2
  10. 2017.07.05 참고자료 - 독일의 직무발명보상금 산정 관련 법령 및 실무사례 – 1
  11. 2017.07.04 기본법리 – 디자이너, Design 창작자의 직무발명보상청구권
  12. 2016.03.04 외국법원의 징벌적 손해배상 판결에 대한 우리나라 법원의 승인 및 집행판결: 대법원 2016. 1. 28. 선고 2015다207747 판결
  13. 2015.12.28 발명자의 직무발명보상청구소송 준비 포인트 - 2
  14. 2015.06.29 다른 나라에서 진행되는 재판 결과가 효력을 발휘하기 위한 출발점: 적법한 소장 송달 (서울고등법원 2015. 3. 24. 선고 2013나2012912 판결)
  15. 2014.01.14 [사례연구] 특허침해주장과 영업비밀침해주장을 동시에 하는 민사소송에서 적용법리 및 실무상 유의사항 – 서울중앙지방법원 2013가단5010607 판결

 

 

 

사용자에게 무상의 통상실시권을 넘어선 독점적 이익이 있어야 직무발명보상청구권 인정됨 + 직무발명보상을 구하는 직무발명자에게 사용자의 독점적 이익에 관한 입증책임 있음  

 

 

사용자의 관련 특허, 실용신안, 디자인 등록 다수 존재 + 시장에 활용가능한 대체품 및 대체 기술 다수 존재함 + 대상 직무발명 특허권은 연차료 불납으로 이미 소멸 + 특허소멸 전후 사용자의 매출 변화 또는 수익 감소 등 부정적 영향 없음 à 직무발명특허의 독점적 이익 불인정

 

 

 

첨부: 서울중앙지방법원 2017. 7. 21. 선고 2015가합3186 판결

서울중앙지방법원 2015가합3186 판결.pdf

KASAN_[직무발명보상청구소송] 사용자 자기실시 상황에서 독점적 이익 불인정 직무발명보상 의무 불인정 서울중앙

 

 

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작성일시 : 2017. 12. 29. 16:11
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보상금 = ① 이 사건 직무발명으로 인한 피고 등의 이익액(피고 등 제품 매출액 × 가상 실시료율 × 독점권 기여율) × ② 종업원(발명자들)의 공헌도(1 - 사용자 공헌도) × ③ 발명자들 사이 원고 기여율

 

이 사건 직무발명으로 피고 등이 얻을 이익액은 2,068,051,756(= 피고 등 제품 매출액 689,350,585,341 × 가상 실시료율 2% × 독점권 기여율 15%, 원 미만 버림) 상당이 된다. 다음으로 제반 사정을 종합하여 보면 종업원의 공헌도는 25%, 원고의 기여율은 50%로 봄이 상당하다. 따라서 원고의 정당한 직무발명보상금은 258,506,469[= 피고 등의 이익액 2,068,051,756 × 종업원(발명자들) 공헌도 25% × 원고의 기여율 50%]이 된다.”

 

comment : 매출액에 곱하는 여러 factor 중 독점권 기여율이 실무상 가장 난해하다고 생각합니다. 해당 안건에서 독점권 기여율을 15%로 본 판결이유(17~ 19)을 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다. 특허법원은 사용자의 기존 시장에서 독점적 지위를 갖고 있었던 경우 그로 인한 기여 부분이 매우 클 것임이 경험칙상 명백한데, 이 사건 사용자 회사의 기존 시장점유율이 48%로 매우 높다는 점을 감안하였다고 밝히고 있습니다. 그와 같은 이 사안 특유의 구체적 사정을 감안하여 독점권 기여율을 다소 낮은 15%(참고로 50%로 인정한 선행 판결례 있음)로 결정한 것으로 보입니다.

 

첨부: 특허법원 2017. 11. 30. 선고 20161899 판결

특허법원 2016나1899 판결 .pdf

KASAN_[직무발명보상금청구소송] 새로운 특성의 금속합금 및 제조방법 직무발명 사용자 실시매출발생 직무발명

 

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작성일시 : 2017. 12. 21. 14:09
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직무발명보상금청구권은 채권이고, 따라서 일반 채권의 소멸시효 10년이 경과하면 더 이상 행사할 수 없습니다. 그런데 특허권존속기간이 출원일부터 20, 특히 의약, 농약과 같이 존속기간연장대상인 경우 25년인 것과 비교하면, 직무발명보상금청구권은 10년이 지나면 더 이상 행사할 수 없기 때문에 특허의 후반상황을 반영하기 어렵다는 문제가 있습니다. 의약발명특허는 직무발명 승계일로부터 10년을 지나서 특허등록이 되는 경우도 있고, 20년에 더해 연장된 특허존속기간이 5년인 경우도 자주 있을 뿐만 아니라 직무발명을 실시하는 제품의 발매시기도 출원일부터 10년을 지난 경우가 많습니다.

 

직무발명보상은 출원보상, 등록보상, 실적(실시)보상, 처분보상으로 나누는 것이 일반적입니다. 특허청 및 발명진흥회에서 배포한 표준모델규정도 그와 같습니다. 한편, 구 특허법과 발명진흥법에서는 종업원 직무발명자는 사용자에게 직무발명을 양도하는 대가로 "정당한 보상"을 청구할 수 있고, 보상액은 "직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익"을 반드시 고려해야 한다고 시종일관 규정하고 있습니다.

 

그런데, 예를 들어, 직무발명 승계일로부터 15년이 지난 후 실시하거나 기술이전 등 처분하여 사용자가 직무발명에 의한 이익을 얻은 경우, 그로부터 5년 전에 미리 장래의 사용자 이익을 고려하여 보상액을 정할 수 있을까요? 현실적으로 직무발명의 실시 또는 처분 전에 미리 실시보상이나 처분보상을 청구할 수 없다는 점은 분명합니다.

 

한편, 무슨 이유로 출원일로부터 10년이 지난 후 특허등록한 경우라면 등록보상청구권도 소멸시효 완성으로 더 이상 청구할 수 없을 것입니다. 미리 청구해야 하고, 그와 같은 청구에 어떤 법률적 장애도 없다는 주장과 판결내용은 공허합니다. 등록여부가 확실하지도 않는 상황에서 등록보상을 미리 청구해야 한다는 입장은 너무 형식논리적입니다.

 

마찬가지로 15년이 지나 직무발명의 실시 또는 처분을 통해 사용자가 "직무발명에 의한 이익"을 얻는 경우라면 직무발명자는 그 전까지 사용자의 이익을 고려한 직무발명보상을 청구할 수 없었습니다. 현재 판결은 청구할 수 있었다는 입장입니다. 특별한 사정이 없는 한 10년이 경과하면 더 이상 직무발명보상금을 청구할 수 없다고 봅니다.

 

판결은 예외적으로 보상규정에 실시 또는 처분 등 사유가 발생한 후 실적보상 또는 처분보상을 한다는 규정이 있는 경우에만 그동안 청구할 수 없었던 법률적 장애가 있기 때문에 그 사유 발생까지 소멸시효가 중단된다는 입장입니다. 그와 같은 규정이 없는 경우에는 소멸시효 중단사유가 없다고 봅니다.

 

실적 또는 처분 보상규정이 있는지 여부에 따라 직무발명보상청구권을 행사할 수 있거나 또는 반대로 할 수 없다는 식으로 달리 취급합니다. 형식논리상 맞지만 진심으로 납득하기 어렵습니다.

 

15년이 지난 후 실시하거나 처분한 내용을 그로부터 5년 전에 미리 알 수 없다는 점도동일하고, 현실적으로 일어나지도 않은 실시 또는 처분을 반영한 보상금을 5년 전에 미리 청구할 수 없다는 점도 같습니다. 그럼에도 사용자 회사에서 실적보상규정을 두고 있는지 여부에 따라, 사용자의 선택에 따라, 우연한 사정에 따라, 종업원의 직무발명보상청구권이 소멸하거나 하지 않게 되는 정반대의 결론에 도달한다는 것이 현재 판결의 취지입니다. 종업원 발명자를 보호하는 강행법규의 제도적 취지와 맞지 않습니다. 법령과 정부에서 직무발명자에게 실적보상을 하도록 권장하는 것과 반대로 판결은 사용자에게 실적보상규정을 폐지하라고 부추기는 것과 다름 없습니다.

 

판결과 배치되지만, 졸견으로는 실적보상규정이 없는 경우에도 소멸시효가 중단된 것으로 봄이 타당하다고 생각합니다. 법령상 직무발명보상금을 직무발명의 실시 또는 처분을 통해 사용자가 "직무발명에 의한 이익"을 고려해야 하는데, 직무발명의 실시 또는 처분의 발생하기 전에는 현실적 가능하지 않으므로 직무발명보상청구권을 행사하는데 장애가 있고, 그 장애는 법률에 근거를 둔 법률상 장애로 소멸시효 중단사유에 해당한다고 볼 수 있습니다.

 

직무발명보상은 직무발명을 사용자에게 양도한 대가로 받을 수 있는 정당한 보상이고, 그 보상액도 사용자가 직무발명으로 얻는 이익 중 일부를 나누는 것입니다. 직무발명의 실시 또는 처분을 통해 얻은 사용자 이익에 대해서도 현실적으로 종업원 발명자가 정당한 보상을 청구할 수 있어야 합니다. 실제 가능하지 않다는 점이 분명한데도 미리 청구하지 않았다는 사정을 들어 소멸시효가 완성되었으므로 더 이상 직무발명보상청구권을 행사할 수 없다고 말한다면 누가 진심으로 승복할 수 있을까요? 

 

KASAN_직무발명보상청구소송의 난제 소멸시효 소멸시효 기산일과 완성여부.pdf

 

작성일시 : 2017. 7. 13. 07:00
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직무발명보상청구권은 그 채권을 행사할 수 있는 때부터 소멸시효 기간이 진행됩니다(민법 제166조 제1). 그 권리행사에 법률상의 장애사유, 예컨대 기간의 미도래나 조건불성취 등이 있는 특별한 경우를 제외하고, 원칙적으로 직무발명을 사용자에게 승계한 날부터 직무발명보상청구권을 행사할 수 있습니다. 판례는 늦어도 출원일로부터 행사할 수 있다고 봅니다.

 

직무발명보상 중 일부로 등록보상을 하는 경우가 많습니다. 직무발명에 대한 특허등록, 실용신안등록을 완료한 후 등록보상을 하기 때문에 출원일과 상당한 기간 차이가 있습니다. 해외출원 후 개별국가 등록보상의 경우는 더욱 그렇습니다.

 

민법 제168조에서 채무승인을 소멸시효의 중단사유로 규정하고 있습니다. 채무의 일부를 변제하는 경우 채무 전부에 관하여 시효중단의 효력이 발생합니다(대법원 1980. 5. 13. 선고 781790 판결).

 

직무발명에 대한 출원보상금, 등록보상금, 해외출원보상금, 해외등록보상금 지급은 모두 직무발명보상금의 일부 지급이 분명합니다. 직무발명보상금채무 중 일부 변제로 각 소멸시효의 중단사유 중 하나인 채무승인에 해당할 것입니다.

 

발생 가능한 경우를 나누어 설명하면 다음과 같습니다. (1) 사용자가 보상을 전혀 한 적이 없는 경우 특별한 사정이 없다면 직무발명보상청구권은 직무발명승계일, 늦어도 출원일로부터 10년이 경과하면 소멸시효 완성으로 더 이상 행사할 수 없습니다.

 

(2) 출원보상을 한 경우라면 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산일은 출원일이 아니라 출원보상금 지급일로 보아야 할 것입니다. 그 차이가 길지 않을 것으로 실무상 중요하지 않습니다. 그러나 (3) 등록보상을 한 경우라면 등록보상금 지급일, 해외등록보상을 한 경우라면 해외등록보상일 중 가장 늦은 날부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 할 것입니다. 그 기간 차이가 수년인 경우도 많을 것이므로 실무적으로 매우 중대한 문제입니다.

 

실적보상 또는 처분보상 규정이 없는 경우, 실무상 직무발명보상청구권 소멸시효의 완성여부가 중요한 쟁점입니다. 이 경우 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산일을 뒤로 미룰 수 있는 사유, 즉 소멸시효 중단사유가 있는지 여부가 문제입니다.

 

다만, 실무상 유의해야 할 특별한 상황도 있습니다. 예를 들어, 법원은 사용자가 등록보상의 등급심사를 거쳐 등록보상금을 차별 지급하는 경우는 실적보상규정과 동일하게 그 보상금의 지급조건 및 시기를 규정한 것으로서 법률상 장애사유로 인해 소멸시효가 진행하지 않는다고 봅니다(서울고등법원 201253644 판결).

 

졸견이지만, 직무발명을 다수 국가에 출원 및 등록한 경우라면, 최초 출원일로부터 10년이 지났지만 해외출원등록보상을 받은 최후 일자로부터 10년 이내라면 소멸시효가 완성되었다고 단정할 수 없습니다. 소멸시효 중단사유 중 채무승인에 해당하는 것으로 볼 수 있기 때문입니다.

 

그러나 현재 명시적 판결은 없고, 오히려 소멸시효 중단사유에 해당하지 않는다는 학설이 있습니다. 판례에서 채무승인으로 인한 소멸시효 중단을 다음과 같이 다소 엄격하게 판단하기 때문입니다.

 

대법원 2015. 4. 9. 선고 201485216 판결 "소멸시효 중단사유로서의 채무의 승인은 시효이익을 받을 당사자인 채무자가 소멸시효의 완성으로 권리를 상실하게 될 자에 대하여 그 권리가 존재함을 인식하고 있다는 뜻을 표시함으로써 성립한다고 할 것이며, 그 표시의 방법은 아무런 형식을 요구하지 아니하고, 또 그 표시가 반드시 명시적일 것을 요하지 않고 묵시적인 방법으로도 가능한 것이기는 하지만, 그 묵시적인 승인의 표시는 적어도 채무자가 그 채무의 존재 및 액수에 대하여 인식하고 있음을 전제로 하여 그 표시를 대하는 상대방으로 하여금 채무자가 그 채무를 인식하고 있음을 그 표시를 통해 추단하게 할 수 있는 방법으로 행해져야 할 것이고, 소멸시효의 중단사유로서 채무자에 의한 채무승인이 있었다는 사실은 이를 주장하는 채권자 측에서 입증하여야 한다(대법원 2005. 2. 17. 선고 2004다59959 판결, 대법원 2007. 11. 29. 선고 2005다64552 판결 등 참조)."

 

정리하면, 등록보상규정이 없거나 단순하게 등록보상 규정만 있고, 단지 등록보상금을 지급한 경우를 소멸시효의 중단사유 중 채무승인에 해당하는지가 핵심 쟁점입니다. 위 대법원 판결에 비추어보더라도, 직무발명보상금액수는 처음부터 확정되기 어려운 요소라는 점, 사용자가 직무발명보상 중 일부로 등록보상을 한 점, 종업원 직무발명자에게 그와 같은 의사표시를 한 점 등을 고려하면, 등록보상 지급을 직무발명보상금의 일부 변제로서 채무승인으로 보는 것이 옳다 생각합니다.

 

결국, 실적보상규정 등 특별한 사정이 없는 경우에도 직무발명보상금 소멸시효의 기산일직무발명 승계일/출원일이 아니라 등록보상금 지급일 또는 해외등록보상금 지급일 중 가장 늦은 날로 봄이 타당하다 생각합니다.

 

KASAN_직무발명보상청구권 소멸시효의 중단사유_ 채무승인 등록보상금 지급 소멸시효 기산일 변경.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 7. 12. 07:00
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KASAN_직무발명보상청구권의 행시기간_10년의 소멸시효 실적보상의 경우 소멸시효 기산일 중요.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 7. 10. 18:00
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KASAN_직무발명보상청구소송에서 공동발명자 확정.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 7. 7. 18:00
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KASAN_직무발명자의 보상청구소송 절차 및 비용 안내.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 7. 6. 18:00
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우리나라 판결에서 통상 사용하는 직무발명의 실시보상의 경우 보상금 산정방법은 다음과 같습니다.

 

직무발명 보상금 = [사용자가 얻을 이익] x [발명자 공헌도] x [발명자 기여율]

 

사용자가 얻을 이익 = 직무발명을 실시하는 제품의 총 매출액 x 직무발명 기여도(직무발명으로 인한 초과 매출 비율) x 가상의 실시료율 x 독점권 기여율

 

앞서 올린 참고자료에 보듯 독일법상 실시보상금은 가상의 라이선스방식을 채택하여 다음과 같이 E x A = C산정한다고 합니다. 직무발명의 가치(E)는 직무발명으로 인해 증가된 매출(increased sales)에 대한 가상의 라이선스로 얻을 수 있는 로열티 상당액이고, 여기에 기여도(A, contribution factor)를 곱하여 최종 보상액수를 정합니다. 참고자료에서 독일에서 직무발명의 기여도(A)에 대한 실무적 평균값은 15 ~ 20%라고 합니다.

 

실무적으로 주목되는 핵심사항은 직무발명으로 인해 증가된 매출(increased sale)입니다. 논리적으로 직무발명에 기인하는 매출증가분에 대해 가상의 라이선스를 상정하여 실시료율(royalty rate)을 곱한 금액을 사용자의 이익으로 산정하는 것이 타당합니다. 독일실무가 이와 같습니다.

 

우리나라 판결에서는 총 매출액에다 직무발명 기여도, 즉 직무발명으로 인한 초과 매출 비율을 곱하는 방식을 사용합니다. 그 결과값을 직무발명으로 인해 증가된 매출로 보는 것입니다. 여기에다 가상의 실시료율을 곱한 후, 추가로 독점권 기여율을 곱한 값을 사용자의 이익으로 산정합니다.

 

논리적으로는 타당하지만 실제 구체적 사건에서 나온 판결을 자세히 보면, 실무적으로 논리적 함정과 의문점이 있습니다. 예를 들면, 직무발명 기술을 제3자에게 실시 허락하거나 또는 기술이전을 한 경우에 대한 실적보상의 경우와 비교해 보면 사용자의 자기실시 보상의 경우는 그 보상금의 규모에서 확연한 차이를 보입니다. 그 원인을 탐구해보면 대부분 직무발명 기여도, 직무발명으로 인한 초과 매출 비율에 있다는 것을 알 수 있습니다.

 

이론상 자기실시에 대한 직무발명보상과 기술이전 또는 라이선스에 대한 처분보상/실적보상은 사용자에게 인정되는 무상의 통상실시권에 해당하는 부분만 차이가 있을 뿐입니다. 보상액 산정에서 그 부분만 빼거나 보정해주는 것이 맞습니다. 그럼에도 불구하고 실제 보상금 규모를 소위 금액의 단위를 달리할 정도로 현격한 차이를 보입니다. 직무발명 기여도(직무발명으로 인한 초과 매출 비율)라는 factor를 지나치게 낮게 정해 곱하기 때문입니다.

 

한편, 사용자가 제3자로부터 라이선스를 받아 실시하는 상황을 가정한 가상의 실시료률에서 통상실시허락 대가에 해당하는 실시료률을 공제하면 직무발명으로 인한 독점적 이익을 산정할 수 있습니다. 이론적으로 [가상의 실시료율 x 독점권 기여율 = 전용 실시료율 - 통상 실시료율]로 산정할 수 있습니다.

 

참고로 기술료(Royalty)는 순매출(net sale) x 실시료률(royalty rate)로 계산합니다. 결과값에 큰 영향을 미치는 factor는 매출액입니다. 미국특허 판례와 통설은 특허발명이 적용된 거래대상 최소단위 물품, 소위 the smallest saleable patent practice unit (SSPPU) 기준을 채택하고 있습니다. 독일실무에서도 직무발명이 적용된 결정적 부분을 근거로 산정한다는 점에서 실질적으로 동일한 입장입니다.

 

그런데 우리나라 판결에서 직무발명의 자기실시 보상금을 산정할 때는 직무발명을 실시하는 제품의 순매출 총액이 아니라 여기에다 직무발명으로 인한 초과 매출 비율(직무발명 기여도)라는 factor를 곱해서 나온 값을 산출하여 그것을 직무발명으로 인해 증가된 매출로 보고, 여기에다 가상의 실시료율을 곱한다는 것입니다.

 

독일실무와는 다릅니다. 직무발명이 적용되었지만 보상액 산정에서 제외하는 매출분에 대한 논리적 근거도 찾기 어렵습니다. 3자 실시에 관련된 기술이전 또는 라이선스 수익에 대한 처분보상이나 실적보상과 비교해 볼 때, 사용자의 실시만 기술사용료 중 통상실시권 부분만 제외하는 것이 아니라 나아가 초과매출기여율을 곱하여 기술사용료 중 극히 일부만 사용자의 이익으로 인정하는 것도 형평에 맞지 않습니다. 논리적으로도 설득력이 없습니다. 독일에서도 그와 같이 산정하지 않습니다.

 

직무발명의 자기실시에 대한 보상금 산정에 관한 독일의 법규, 판결 및 실무사례와 우리나라 판결을 비교해 보면, 우리나라 판결에서 사용하는 자기실시 보상금의 산정식은 의문이 많습니다.

 

졸견으로는 자기실시에 대한 직무발명보상액 산정은 [사용자의 이익 = 순매출액 x 가상의 실시료율 x 독점권 기여율]로 함이 타당하지 않을까 생각합니다.

 

KASAN_직무발명 자기실시의 경우 보상금액 산정방법에서 우리나라 판결과 독일실무의 비교.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 7. 5. 18:00
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작성일시 : 2017. 7. 5. 12:00
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참고자료로 인터넷에서 찾아본 내용을 간략하게 정리해 올립니다.

 

1.    당사자 계약 우선

 

사용자와 직무발명자는 계약으로 보상내용을 약정할 수 있습니다. 다만, 사전 계약은 효력이 없고 해당 직무발명을 사용자에게 승계한 후에 체결한 계약만이 유효합니다. 또한 종업원 직무발명자는 사용자와 근로계약이 종료된 날(즉 퇴직한 날)로부터 6월 이내에 위 직무발명보상에 관한 계약내용이 불공정하다고 다툴 수 있습니다. 계약상 약자인 종업원의 권리를 보호하는 법적 장치입니다.

 

한편, 직무발명의 가치평가에 관한 실질적 변화가 있는 경우에는 양 당사자는 그와 같은 사정변경을 보상에 관하여도 주장할 수 있습니다.

 

2.    직무발명 보상액 산정방법에 관한 독일법령  

 

독일법(시행령)에서 직무발명보상의 근거가 되는 사용자의 이익을 계산하는 방법을 아래와 같이 3가지로 규정하고 있습니다. 그 중 한가지를 적절하게 선택할 수 있습니다.

  • License analogy (Directive N° 6-11)
  • Benefits to the employer (Directive N° 12)
  • Estimation of the value of the invention (Directive N° 13).

 

여기에 발명의 공헌도 Contribution Factor (Directive N° 30)를 반영하여 직무발명보상금을 산정합니다. 통상 average contribution factor ranges from 15 to 25%라고 합니다.

 

License Analogy

  • Reference base (Directive N° 8): A reference base needs to be identified as the relevant basis for applying a reasonable royalty. (Directive N° 19). For instance, if the product (as protected by the patent) is composed of a plurality of components, German courts usually refer to those components of that product which are decisively influenced by the invention. The reference base for a patent that claims a car is not necessarily the value of the whole car. It rather depends on the influence of the invention on the car and which part or parts of the car are decisively characterised by the invention. On the other hand, if the decisive character of the invention influences the whole product (this could be the case with respect to pharmaceutical substances, where the inventive aspect is tied to an active agent) it is reasonable to refer to its whole value. If the invention influences only parts of the product, it is acceptable to take only a percentage of its value. To determine the reference value, German courts are weighing the problem solved by the patented invention and its relevance for the product concerned.
  • Net sales revenues: These revenues do not contain costs for packaging, discounts, value added taxes VAT and agent’s commissions.
  • Reasonable royalty rate: Reference can be made to license agreements that have already been concluded by the employer with third parties. In the absence of such agreement(s), industry practices must be considered.
  • Scaling: If the product is manufactured and sold in very high numbers, employers like to apply a sliding scale, which has a reducing effect on the compensation starting from a certain quantity. This must, however, be common practice in the relevant industry sector or require that high numbers of sold products can be attributed to efforts and achievements of the employer. The success of a product is not necessarily triggered by the patent of which the product makes use. Also other factors such as the branding, advertisement, reputation of the company etc. might be decisive for the decision of the purchaser. Accordingly, the royalty rate is progressively reduced depending on the turnover achieved with the product. For instance, the Appeal Court Düsseldorf applied in matter a scaling starting from a turnover which exceeded €13 Mio, i.e. for the turnover below €13 Mio, the full royalty, from €13 Mio- €25 Mio only ¾ of the royalty rate, from €25 Mio- €50Mio only ½ of the royalty rate, above €50Mio only ¼ of the royalty rate had to be paid. This is only an example. The case law gives examples where a scaling was applicable starting from even significantly lower turnovers (€1.5 Million).
  • Plurality of Patents: A further aspect which has decreasing effect on the royalty rate is the question whether other patents are used by the concerned product. If a plurality of patented inventions applies to a particular product, German courts consequently decrease the royalty of the different individual inventions.

 

Benefit to the Employer, Estimation of the Invention’s Value (rarely used)

 

3.     실무상 통상적으로 사용하는 가상 라이선스 방식의 보상액 산정 사례

 

E x A = C

 

C= Compensation of the employee: If there is more than one employee-inventor, C has to be shared according to their respective contributions.

 

E= Value of the invention: E makes reference to quotient of the reference base (see above) and the reasonable royalty. If the reference base refers to the value of the whole product, the revenues of the net sales price have to be multiplied with reasonable royalty which price usually paid for the invention on the market (turnover x reasonable royalty). The right royalty rate depends on many factors (see above). If the product is sold in high numbers, the employer may apply a slide scaling to the royalty rate, with decreasing effect.

 

A= Contribution factor: The contribution factor depends on the circumstances surrounding the tasks that led to the invention, how the problem was solved and the employee’s role and position in the company. This factor is inherently open to dispute. Average factors range between 10 to20 per cent. Reference can be made to the following point scale:

 

a+b+c  =    3  4  5  6  7  8   9  10  11 12  13  14  15  16  17  18  19 (20) (p)

A          =    2  4  7 10  13 15  18 21  25 32  39 47  55 63  72 81  90 (100) [%]

 

The following sub-factors of A (a+b+c) are used to assess the quantity of points (p). Each quantity of points corresponds to a percentage (such as 6 p = 10 per cent).

 

(a) Contribution of the employee (1-6 points): The employer sets the problem, but also gives the employee specific instructions as to the method he or she needs to employ to solve the problem (low number of points, e.g., 1p).The invention lies outside or is far removed from the employee’s usual area of responsibilities and he or she solved the problem independently (high number of points, e.g., 6p).

 

(b) Contribution of the company (1 to 6 points): To what extent does the employee rely on company resources to solve the problem? The less the company contributes, the higher the number of points.

 

(c) Position of the employee within the company (1 to 8 points): The more the employee is involved in research and development, the lower the number of points.

 

4.     구체적 계산 사례

 

Inventor discovered the problem to be solved on his or her own: However, he knew of shortcomings in the company which led him to the problem: a = 2

 

Inventor found solution using a combination of individual knowledge and company resources: b = 2

 

Inventor holds a university degree and is a research assistant in the company: c = 4

 

계산 결과 : a + b + c = 8 point à Contribution Factor 15 %

가상의 로열티 총액 x 15% = 직무발명보상금

공동발명의 경우 각 공동발명자의 기여도를 곱한 금액 = 최종 각 발명자의 직무발명보상금

 

KASAN_독일의 직무발명보상금 산정 관련 법령 및 실무사례.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017. 7. 5. 07:00
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디자인 창작자에게도 인정됩니다. 그러나 실제로 소송까지 가서 판결로 나온 사례는 거의 없습니다. 올해 초에 나온 산업용 보일러 디자인에 관한 직무발명보상청구 사건인 대구지방법원 2017. 1. 19. 2014가합2376 판결이 유일한 사례 같습니다.

 

1.    관련 법규정 및 기본내용

 

발명진흥법에서는 발명, 고안과 마찬가지로 디자인 창작자에 대한 사용자의 직무발명 보상의무를 명시적으로 규정하고 있습니다. 발명진흥법 제2조에서는 다음과 같이 발명을 특허법상 발명뿐만 아니라 실용신안 고안과 디자인 창작을 포괄하는 의미로 정의하고 있습니다. 특허법상 발명의 정의와 다르다는 점에 유의해야 합니다.

 

2 1 - "발명"이란 「특허법」·「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다.

 

2 2 - "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.

 

위 직무발명의 정의규정에서의 발명은 앞에서 정의한 바와 같이 특허법상 발명뿐만 아니라 실용신안의 고안 및 디자인의 창작을 포함하는 의미입니다. 그 이후 발명진흥법 규정에서 발명으로 기재된 부분은 모두 디자인의 창작에 대해서도 적용되는 것입니다.

 

따라서, 디자인 창작자는 사용자에게 그 디자인을 양도한 경우라면 특허발명의 경우와 마찬가지로 정당한 보상을 받을 권리를 가집니다. 예를 들어, 해당 디자인을 출원 및 등록한 후 그 디자인을 채택하여 실시하는 경우라면 디자인권자로서 통상실시권을 넘어선 범위에서 누리는 독점적 지위로부터 발생하는 사용자의 이익으로부터 자신의 기여도에 따른 정당한 보상을 받을 수 있습니다. 설령 해당 디자인을 출원하지 않았다고 해도 그 디자인을 채택하여 실시하는 경우에는 여전히 정당한 보상을 받을 권리를 가집니다. 사용자가 실시하지 않고 이전하거나 라이선스를 한 경우에도 특허발명과 마찬가지로 사용자의 이익을 기준으로 적당한 보상을 받을 수 있습니다.

 

2.    디자인의 가치와 정당한 보상의 필요성 

 

애플 v. 삼성전자 사이의 스마트폰 관련 특허침해소송을 보더라도 특허뿐만 아니라 디자인이 제품 경쟁력의 핵심요소라는 점을 알 수 있습니다. 애플 vs 삼성전자의 스마트폰 특허소송에서 끝까지 남은 쟁점은 디자인 침해 및 손해배상 규모입니다.

 

이처럼 특허기술 뿐만 아니라 디자인이 제품 경쟁력의 핵심인 경우가 많고, 디자인 등록은 최종적으로 무효로 하기 어렵고 또한 비침해방어도 쉽지 않기 때문입니다. 이처럼 중요한 제품 디자인을 창작한 직원에게 그 기여도에 따른 적절한 보상을 하여야 한다는 것은 당연합니다

 

참고로, 저희 사무소에서 담당했던 분쟁사건 중에는 특허권, 실용신안권, 디자인권이 모두 침해라고 주장된 사례가 있었습니다. 그러나, 라이선스 협상 과정에서 특허권과 실용신안등록은 무효 가능성이 매우 높다는 점이 밝혀졌고, 권리자인 일본회사는 한국회사를 대상으로 하는 실제 침해소송에서 디자인권 침해만 주장하였습니다. 한국회사인 실시자가 제기한 디자인권 무효심판에서는 디자인 등록은 무효로 되지 않고 살아남았습니다. 양사는 최종적으로 유효한 디자인권에 대한 실시대가를 지불하기로 하고 라이선스를 체결하는 화해로 분쟁을 종결하였습니다. 권리자에 대한 로열티는 up-front 고정금액과 제품 판매개수 당 일정액을 지불하는 running royalty로 지불되었습니다. 이러한 상황은 특허권에 대한 라이선스와 동일한 구조입니다. 따라서, 디자인 창작자는 사용자가 얻는 로열티 수입을 기준으로 자신의 기여도에 따라 산정된 정당한 보상금을 청구할 수 있을 것입니다.

 

이와 같이 특정 디자인이 표준으로 채택된 경우 사용자가 얻는 로열티 수익에 대해 특허권 라이선스와 동일한 구조로 디자인 창작자는 기여도에 따라 산정되는 정당한 보상금을 청구할 수 있습니다.

 

3.    디자인 직무발명보상청구소송의 실무적 포인트 

 

특허발명이나 실용신안고안의 경우와 마찬가지로 디자인 창작자 확정이 출발점입니다. 통상 회사에서 새로운 디자인을 채택하는 과정을 고려하면 디자인 창작자 확정은 발명자의 경우보다 훨씬 어려운 미묘한 쟁점이 많습니다. 대구지방법원 판결사안에서도 출원서, 등록증 등에 창작자가 기재된 사람이 해당 디자인의 진정한 창작자로 인정되지 못했습니다.

 

한편, 고도의 기술력보다 디자인이 더 중요한 분야에서는 디자인 창작자의 직무발명 보상문제가 더욱 중요합니다. 예를 들면, 패션분야의 회사라면 다자이너에 대한 정당한 보상 시스템을 갖추고 있어야 합니다. 디자인 등록 여부와 상관없이 어떤 디자인이 채택되어 크게 유행한 경우라면 사용자의 이익도 큰 금액이 될 수 있고, 디자인 창작자는 그 사용자의 이익을 근거로 자신의 기여도에 따른 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다.

 

이와 같은 직무발명 보상금 청구권은 10년의 시효로 소멸합니다디자인의 경우도 마찬가지로 디자인을 사용자에 승계한 날로부터 10년 이내에 보상을 청구하지 않으면 소멸시효가 완성되어 더 이상 보상청구를 할 수 없습니다. 다만, 실적보상에 관한 심의 후 보상한다는 규정이 있는 경우라면 소멸시효 중단사유로 인정될 수 있다는 점은 특허와 마찬가지입니다.

 

 

작성일시 : 2017. 7. 4. 08:35
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-- 외국법원의 징벌적 손해배상 판결에 대한 우리나라 법원의 승인 및 집행판결: 대법원 2016. 1. 28. 선고 2015207747 판결 --

 

미국법원 소송에서 패소하여 징벌적 손해배상 판결을 받았더라도 국내자산에 대해 강제집행을 하려면 우리나라 법원에서 승인 및 집행판결을 받아야 합니다. 민사소송법 제217조에 외국판결의 승인 및 집행에 관한 규정을 두고 있습니다. 여기서 징벌적 손해배상 판결이 자주 문제로 대두되었습니다. 2014년 도입된 민사소송법 제217조의 2에서 명시적으로 징벌적 손해배상 외국판결에서 손해배상액을 일부 감축할 수 있는 근거조항을 두었습니다. 이에 대한 대법원 판결 요지는 다음과 같습니다.

 

"민사소송법 제217조 제1항 제3호는 외국법원의 확정판결 또는 이와 동일한 효력이 인정되는 재판(이하 ‘확정재판 등’이라 한다)의 승인이 대한민국의 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋나지 아니할 것을 외국재판 승인요건의 하나로 규정하고 있다. 여기서 확정재판 등을 승인한 결과가 대한민국의 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋나는지는 승인 여부를 판단하는 시점에서 확정재판 등의 승인이 우리나라의 국내법 질서가 보호하려는 기본적인 도덕적 신념과 사회질서에 미치는 영향을 확정재판 등이 다룬 사안과 우리나라와의 관련성의 정도에 비추어 판단하여야 한다.

 

민사소송법 제217조의2 1항은 “법원은 손해배상에 관한 확정재판 등이 대한민국의 법률 또는 대한민국이 체결한 국제조약의 기본질서에 현저히 반하는 결과를 초래할 경우에는 해당 확정재판 등의 전부 또는 일부를 승인할 수 없다.”라고 규정하고 있는데, 이는 징벌적 손해배상과 같이 손해전보의 범위를 초과하는 배상액의 지급을 명한 외국법원의 확정재판 등의 승인을 적정범위로 제한하기 위하여 마련된 규정이다. 따라서 외국법원의 확정재판 등이 당사자가 실제로 입은 손해를 전보하는 손해배상을 명하는 경우에는 민사소송법 제217조의2 1항을 근거로 승인을 제한할 수 없다."

 

작성일시 : 2016. 3. 4. 09:10
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-- 발명자의 직무발명보상청구소송 준비 포인트 - 2 --

 

1.    관련 특허법리

 

사용자가 직무발명을 직접 실시하거나 기술이전 또는 license out 하여 수익을 얻은 경우 그 수익 중 일부를 발명자에게 보상하는 실적보상 또는 실시보상이 쟁점사안입니다.

 

기술이전 또는 라이선스 계약의 경우라면 직무발명 특허의 무효여부가 문제될 수 없습니다. 그러나, 사용자 자기실시의 경우에는 특허권자인 사용자가 특허무효를 주장하는 경우도 있습니다.

 

어떤 경우에도 진정한 발명자를 확정해야만 합니다. 공동발명의 경우 진정한 발명자 사이 각 발명자의 기여율을 확정해야 합니다.

 

이때 특허발명은 특허청구범위에 기재된 사항으로 정한다는 것이 특허법리입니다. 특허명세서 전체를 기준으로 하는 것이 아니고 특허청구범위의 각 청구항 기재사항을 기준으로 파악되는 기술내용입니다. 예외적으로 특허출원 전 회사에 제출한 직무발명신고서에 기재된 사항도 고려요소가 될 수 있습니다.

 

사용자의 자기실시 여부도 특허청구범위에 기재된 기술내용을 실제 활용하는 경우에 인정될 것입니다. 3자의 무단실시를 가정하여 특허침해로 판단되는 경우와 다름없습니다.

 

2.    특허청구범위 기재사항에 근거한 발명자 요건 및 특허무효 가능성 체크

 

먼저, 특허법리상 특허출원서 및 특허증에 발명자로 기재된 자는 진정한 발명자로 추정됩니다. 사용자는 해당 직무발명자가 진정한 발명자가 아니라는 사실을 입증하여 직무발명 보상금 지급의무를 면할 수 있습니다. 따라서, 직무발명보상금청구소송에서 사용자는 항상 해당 직무발명자가 진정한 발명자인지 여부를 철저하게 검토하여 공격 가능한 주장 포인트는 모두 제기할 것입니다. 

 

현실적으로 사용자는 연구노트 등 발명관련 자료를 모두 보유하고 있을 뿐만 아니라 재직 중인 공동발명자로부터 적극적인 협조까지 얻을 수 있으므로 퇴직한 직무발명자에 비해 훨씬 유리한 위치에 있습니다. 따라서, 직무발명보상금청구소송을 염두에 둔다면 발명에 대한 기여내용 등을 미리 체크하고 준비하지 않으면 소송에서 패소할 수 있습니다.

 

예를 들면, 동료 연구원이었던 공동발명자라도 재직 중 회사를 상대로 하는 소송에서는 회사 이익을 위해 퇴직한 직무발명자의 기여를 전면 부인하기도 합니다. 연구노트 등 자료 중에서 퇴직 연구원에게 유리한 자료는 제출하지 않고 불리한 자료만 골라 제출하면서 발명자 요건뿐만 아니라 그 기여도를 다툴 것입니다.

 

이와 같은 공격에 대비하여, 소송 전에 미리 동료 연구원, 공동발명자를 만나 상호이익이 되는 협력방안을 협의할 필요가 있습니다. 공동발명자들은 직무발명보상금을 자신의 기여율에 따라 배분 받을 수 있습니다. 따라서, 사용자로부터 직무발명보상금을 받을 수 있는 같은 입장이지만, 상호간에는 그 기여율에 따라 배분하는 경쟁관계에 있습니다. 신중한 논의와 협의가 필요합니다.

 

처음부터 그 특허권이 없었던 것으로 보는 특허무효 법리에 따라 해당 특허에 근거한 직무발명보상금도 인정되지 않는다는 대법원 판결이 있습니다. 따라서, 직무발명보상금소송을 제기하기 전 사용자가 특허무효 주장을 할 수 있는지 등을 미리 체크해 보아야 할 것입니다.

 

다시 한번 특허법리상 특허발명은 특허청구범위에 기재된 사항을 기준으로 정한다는 점을 강조합니다. 막연하게 본인이 개발한 기술내용을 기준으로 하거나 또는 특허명세서 전체 내용을 기준으로 한다면 부정확하거나 엉뚱한 판단을 할 위험성이 높습니다. 특허청구범위의 각 청구항의 구체적 기재내용을 꼼꼼하게 살펴보아야 할 것입니다.

 

3.    직무발명의 적용사실 입증

 

사용자는 직무발명을 실시하여 수익을 내는 경우에도 실적 보상금을 지급하지 않거나 또는 지급한 보상금이 정당한 보상금으로 보기 어려운 소액인 경우가 대부분입니다. 직무발명자로서는 직무발명보상금청구소송을 통해 정당한 보상을 받으려고 시도하는 것은 당연할 것입니다.

 

직무발명자는 사용자가 직무발명을 실제 적용하여 수익을 낸다는 사실을 입증해야만 합니다. 이때 특허청구범위에 기재된 발명기술을 사용자가 실시하는지 여부를 특허법리에 따라 판단해야 합니다. 물론 법률에서 직무발명 중 특허 출원하지 않는 기술의 활용에 대한 보상청구도 가능하다고 규정하지만 아직까지 실제 재판사례는 없습니다. 현실적으로 직무발명보상청구소송은 특허청구범위를 기준으로 한 특허발명을 전제로 합니다.

 

3자의 무단실시를 대상으로 하는 특허소송에서 특허침해 입증과 판단이 매우 어려운 것과 마찬가지로 사용자의 자기실시 입증과 판단도 쉽지 않습니다. 특히 제조방법발명의 실시여부 입증은 매우 어렵습니다.

 

특히 사용자가 기술적용 및 실시 관련 자료를 모두 보유하고 있고, 영업비밀 보호 등 다양한 이유로 해당 자료를 법원에 제출하는 것을 거부할 것입니다. 사용자 본인에게 불리한 자료를 자진하여 제출할 것으로 기대할 수 없습니다. 사용자의 비협조에도 불구하고 직무발명 실시를 입증할 수 있어야만 합니다.

 

직무발명보상금청구소송을 제기하기 전에 사용자의 직무발명 기술적용 사실을 입증할 수 있는 객관적 증거자료를 확보해 두어야 할 것입니다. 제품설명서, 팜플렛, 매뉴얼 등 자료뿐만 아니라 내부 직원의 진술, 거래처의 확인 진술 또는 샘플 등을 확보할 수 있다면 좋을 것입니다.

 

4.     매출 및 수익 자료 확보

 

직무발명보상금액 산정은 사용자가 직무발명으로 인해 얻을 이익을 근거로 합니다. 사용자의 이익에 관한 모든 자료가 사용자의 수중에 있고, 직무발명자가 이를 확보하기가 매우 어렵습니다. 따라서, 일단 소송이 시작되면 확보하기 어려운 매출관련 자료, 관련자의 진술 등을 미리 확보할 수 있다면 소송에서 유리하게 활용할 수 있을 것입니다.

 

민사소송법에 따라 회사에 대한 문서제출명령 등을 통해 관련 자료를 법원에 제출하도록 할 수 있지만, 여러 가지 핑계를 들어 협조하지 않을 경우를 대비하여 회사를 신청할 수 있는 대상자료의 존재, 대강의 내용 등을 미리 확인해 둔다면 소송에서 많은 도움이 될 것입니다. 만약 직무발명이 부품이나 s/w인 경우 완성품의 매출에서 차지하는 비율을 산정할 수 있는 자료를 확보할 수 있는지 여부도 중요합니다.

 

참고로, 지재권 관련 소송에서 그 대상 지재권의 가치 또는 침해시 손해액 등을 산정하는 것은 현실적으로 매우 어렵기 때문에, 하나의 방안으로 국세청에서 매년 고시하는 각 직종별 표준 수익율 자료를 활용하는 경향이 있습니다. 예를 들면, 직무발명을 실시하는 제품의 매출을 입증한다면 여기에 평균 업계 수익율을 곱하거나 재무제표의 그 해 영업이익율을 곱하는 방식으로 사용자의 이익을 산정할 수 있습니다. 물론, 이것이 정확하다는 것은 아니지만, 다투는 측에 입증책임이 있으므로 그 과정에서 보다 정확한 이익이 산정될 수도 있고, 그렇지 않다면 비록 부정확하더라도 법원 재량으로 그 액수를 인정하는 것입니다. 이와 같은 자료를 활용하면 경우에 따라서는 직무발명 보상금 액수를 미리 가늠해 볼 수 있을 것입니다.

 

작성일시 : 2015. 12. 28. 13:06
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-- 다른 나라에서 진행되는 재판 결과가 효력을 발휘하기 위한 출발점: 적법한 소장 송달 (서울고등법원 2015. 3. 24. 선고 20132012912 판결) --

 

미국법원에서 DHL로 보낸 소장을 피고가 받은 후 답변서까지 제출하였으나 변론기일에 출석하지 않고 패소한 피고에 대해, 미국법원의 승소 판결을 소장 송달의 위법을 이유로 승인 및 집행판결을 할 수 없다는 서울고등법원의 최근 판결을 소개합니다.

 

서울고등법원 2015. 3. 24. 선고 20132012912 판결 요지

 

     1. 사실관계 및 판결요지

 

미국법원에서 피고 한국인을 대상으로 소장을 DHL로 보냈고, 피고는 소장을 받고 답변서를 제출하였으나 변론기일에는 출석하지 않았습니다. 미국법원은 피고 패소 판결을 하였고, 피고가 항소하지 않아 확정되었습니다. 그 후 확정된 미국판결을 한국에서 강제집행하기 위해 한국법원에 외국판결의 승인 및 집행판결을 청구한 것입니다.

 

우리나라 법원은 재판서류의 송달에 관한 헤이그협약에서 한국은 "우리나라에 소재하는 자에게 재판상 문서를 우편으로 직접 송부하는 방식을 인정하지 아니한다고 명시하였으므로" DHL, Fedex 등을 통한 소장 송달은 유효한 송달로 볼 수 없다고 판시하였습니다. 또한, 답변서를 제출하였지만 변론기일이 출석하지 않는 한 민사소송법에서 규정한 응소하여 방어권을 행사한 경우에 해당하지 않는다고 판결하였습니다. 결국, 소장송달 없는 외국법원의 판결을 승인 및 집행할 수 없다고 판결한 것입니다.

 

     2. 판결이유

 

. 소장 등 재판서류의 송달의 효력

 

"민사집행법 제26조 제1항은 “외국법원의 판결에 기초한 강제집행은 대한민국 법원에서 집행판결로 그 적법함을 선고하여야 할 수 있다.”라고 규정하고 있고, 민사집행법 제27조 제2항 제2호와 민사소송법 제217조 제2호는 집행판결의 요건으로, ‘패소한 피고가 소장 또는 이에 준하는 서면 및 기일통지서나 명령을 적법한 방식에 따라 방어에 필요한 시간 여유를 두고 송달받았거나(공시송달이나 이와 비슷한 송달에 의한 경우를 제외한다) 송달받지 아니하였더라도 소송에 응하였을 것’을 규정하고 있다.

 

미국은 민사 또는 상사의 재판상 및 재판 외 문서의 해외송달에 관한 협약(Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, 이하 ‘헤이그 협약’이라고 한다) 가입국으로서 송달절차에 관하여 헤이그 협약이 관련 주법에 우선하여 적용되고, 대한민국 또한 헤이그 협약에 가입하면서 위 협약 제10조 제1호에 대한 반대선언)을 통하여 우리나라에 소재하는 자에게 재판상 문서를 우편으로 직접 송부하는 방식을 인정하지 아니한다고 명시하였는바, 헤이그 협약의 체약국인 미합중국 법원이 대한민국에 주소를 둔 피고에 대하여 국제적인 송달을 하는 경우에는 위와 같은 내용의 헤이그 협약이 준수되어야 하고, 위 협약을 위반하여 송달을 한 것은 민사소송법 제217조 제2호에서 정하고 있는 적법한 방식에 따른 송달이라고 볼 수 없다.

 

외국 법원이 사법공조에 따른 위와 같은 경로를 거치지 아니하고 대한민국 국민이나 법인을 상대로 하여 직접실시방식으로 송달하는 경우, 이는 대한민국의 재판사무권을 침해한 것으로 볼 수 있고(대법원 1992. 7. 14. 선고 판결 참조), 이는 결국 대한민국의 주권을 침해한 것으로서 그러한 송달의 효력은 인정될 수 없다.

 

이러한 국제적 조약의 강행적 성격과 주권 보장적 측면에서 볼 때 헤이그 협약을 위반한 송달에 관하여 사인의 행위로 쉽게 그 하자가 치유되는 것으로 보아서는 안 되고, 그러한 하자의 치유를 인정하여 외국 판결을 승인함에 있어서는 더욱 신중해야 한다."

 

. 답변서 제출만 하고 변론기일에 출석하지 않은 경우 법적 효과

 

"이 사건 미국 소송에서 피고들이 2011. 10. 3. 원고의 소장에 대하여 반박하는 내용의 답변서를 제출하였으나, 피고들이 이 사건 미국 소송에서 변론준비기일이나 변론기일에 출석하여 변론하였음을 인정할 증거는 없으므로 이 사건 미국 판결은 민사소송법 제217조 제2호 후단에서 정하고 있는 ‘송달받지 아니하였더라도 소송에 응하였을 경우’ 민사소송법 제217조 제2호의 입법취지가 외국 소송에서 방어의 기회를 가지지 못하고 패소한 피고의 이익을 보호하기 위한 것이라는 점에 비추어 볼 때(대법원 2010. 7. 22. 선고 판결 등 참조), 위 규정 후단에서 정하고 있는 ‘피고가 응소한 경우’라 함은 피고가 재판절차에서 실질적으로 절차권 내지 방어권을 보장받은 경우를 의미하고 재판절차에서의 실질적 절차권 또는 방어권 행사는 상대방 당사자의 공격이나 법원의 질문에 응답하여 적시에 대응함으로써 비로소 보장되는 것이므로, 피고 또는 그 소송대리인이 변론준비기일이나 변론기일에 출석하여 실제로 변론한 경우를 말한다."

 

* 첨부: 서울고등법원 2015. 3. 24. 선고 20132012912 판결

  서울고등법원 2013나2012912 판결.pdf

 

작성일시 : 2015. 6. 29. 09:56
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-- 특허침해주장과 영업비밀침해주장을 동시에 하는 민사소송에서 적용법리 및 실무상 유의사항 서울중앙지방법원 2013. 12. 27. 선고 2013가단5010607 판결 --

 

1.     관련 법리

 

특허는 기술을 공개하는 대가로 일정기간 독점권을 획득하는 것이고, 영업비밀은 비밀성을 전제로 보호받는 것이므로, 원칙적으로 동일 기술내용에 대해 특허권과 영업비밀은 동시에 인정되지 않습니다. 문제는 기술내용이 완전 동일한 것이 아니고 기술정보 중 일부는 특허로 보호받고자 특허 출원하였지만 일부는 비밀로 관리한 경우입니다. 특허출원된 기술과 구별되는 기술을 비밀로 유지 및 관리하였다면 영업비밀로 보호됩니다.

 

중요한 포인트는, 특허 출원되어 공개된 기술과 영업비밀이라고 주장하는 기술내용이 서로 구별된다는 주장을 해야 한다는 점, 그리고 영업비밀을 주장하는 자에게 그 영업비밀을 특정하여 비밀성을 입증할 책임이 있다는 점입니다. 대법원 2007. 11. 15. 선고 20077484 판결에서는 “특허출원 된 발명에 대하여 영업 비밀임을 주장하는 자는 그 특허 출원된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며, 어떤 면에서 경제성을 갖고 있는지를 구체적으로 특정하여 주장·입증하여야 한다”고 판결하였습니다. 다시 말하면, 권리주장자는 특허출원 된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며, 어떤 면에서 독립된 경제적 가치를 갖는지 등을 구체적으로 특정하여 입증하여야 합니다. 이와 같은 주장 및 입증 책임을 다하지 못한 경우에는 문제된 기술내용이 특허출원으로 공개되어 비밀성을 상실하여 영업비밀이 될 수 없다는 이유로, 영업비밀 침해주장이 인정되지 않을 것입니다.

 

2.     배경사실

 

원고 A 회사는 특별한 효능을 갖는 구강용 액상 조성물 및 치과구강용 제품에 관한 특허권자입니다. A회사 직원이었던 피고 B가 경쟁회사 C로 이직한 후 경쟁제품을 발매되었습니다. 종업원 B는 퇴직하면서 재직기간 동안에 습득한 기술, 영업, 경영상의 비밀을 어떠한 사유에서도 3자에게 공개하거나 누설하지 아니하며 서약의 사항을 위반하였을 경우에는 형사상의 책임을 감수할 것을 서약합니다라는 내용의 비밀유지서약서를 작성하였습니다.

 

원고 A회사는 전직한 B가 경쟁회사 C에게 공정기록서, 시험분석평가서, 품목허가서 등 원고회사의 영업비밀을 누설하여, 경쟁제품을 개발하였다고 주장하였습니다. 또한, 경쟁제품은 A 회사의 등록 특허권을 침해한다고 주장하였습니다.

 

3.     1심 판결

 

먼저, 원고의 특허 청구항에서는 구연산 0.1 내지 1 중량%를 포함하는 조성물로 되어 있는데, 피고제품은 구연산 0.095%로 특허의 수치한정 범위를 벗어난 사실이 밝혀졌습니다. 법원은 구연산 함량이 조성물의 효능을 좌우하는 본질적 부분인데, 피고가 의식적으로 특허청구범위에서 제외된 제품을 생산하였다고 보았습니다. 이와 같은 상황에서, 법원은 특허침해를 부인하였습니다. , 1심 재판부는 균등론에 관한 법리를 설시하면서도, 침해판단에 있어서는 문언적 침해는 물론 균등론에 의한 침해도 인정되지 않는다는 결론을 내리면서도 그 구체적 이유는 밝히지 않았습니다.

 

다음으로, 영업비밀 침해주장에 대해 원고기술이 특허로 이미 공개되어 비밀성을 상실되었으며, 영업비밀로 주장하는 기술정보가 모두 특허기술내용과 관련되어 있고, ‘특허 출원 내용 외에 영업비밀이 될 수 있는 사항에 대한 입증이 부족하다고 판단하였습니다. 무엇을 특허기술내용과 구별되는 영업비밀로 주장하는지 그 점부터 주장 입증이 부족하다는 취지입니다. 결국 영업비밀 침해도 인정하지 않았습니다.

 

4.     실무적 유의사항

 

원칙적으로 특허침해와 영업비밀침해는 동시에 발생할 수 있습니다. 그러나, 동일한 대상에 대해서는 양립할 수 없습니다. 반드시 서로 구별되어야 합니다. 소송에서는 기본적으로 특허출원 내용과 구별되는 기술정보 또는 경영상 정보를 영업비밀로 먼저 특정해야 합니다. 그리고 나서, 다음 단계로 그 영업비밀의 부정한 취득이나 사용 등을 침해행위를 구체적으로 특정하여 증거로 입증해야 할 것입니다.

 

소송을 제기하기 전에 특허침해여부와 영업비밀침해여부를 각각 구체적으로 판단해 보고 적절한 전략을 수립하는 것이 바람직합니다. 두 가지 주장을 동시에 하면 그 중 하나라도 인정되는 구도가 아니라, 오히려 본질적으로 양립불가능이라는 관계상 상호간 주장의 신뢰성을 침해하는 유해한 결과를 낳습니다.

 

특허침해 또는 영업비밀 침해여부는 재판부의 전문적 지식과 재판경험이 중요합니다. 서울중앙지방법원에서는 지적재산권 사건 전문재판부로 합의부인 민사 11, 12, 13부를 운용하고 있습니다. 따라서, 소가를 1억원이 아니라 그것을 조금 초과하는 금액으로 청구함으로써 위 전문 합의부에서 재판을 진행하는 것이 바람직할 것입니다. 또한, 영업비밀침해소송에서는 영업비밀의 특정뿐만 아니라 구체적 침해행위를 입증하는 것이 핵심사항입니다. 그런데, 민사소송에서 영업비밀침해행위를 입증한다는 것은 특허침해를 입증하는 것보다 훨씬 어려운 일입니다. 따라서, 가능하다면 형사절차를 통해 영업비밀 침해입증에 필요한 증거를 확보하는 방안도 반드시 고려해 보아야 합니다.

 

*첨부파일: 서울중앙지방법원 2013. 12. 27. 선고 2013가단5010607 판결

서울중앙지방법원_2013가단5010607.pdf

작성일시 : 2014. 1. 14. 16:23
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