-- 특허침해제품의 제조회사 또는 판매회사가 아닌 수많은 일반 소비자에게 특허침해경고장을 보낸 Patent Troll MPHJ 보유 Printer 특허청구항 일부 유효 CAFC 판결 --

 

미국 Texas 소재 Patent Troll MPHJ2012 HP사의 multi-function scanner-printer를 구매하여 사용하는 수많은 소비자에게 특허침해경고장을 보냈습니다. MPHJHP 프린터 사용행위가 미국특허 제6,771,381호를 침해한다고 주장하면서 대당 1천불의 로열티를 지불하라는 내용으로 수만통의 경고장을 프린터 제조 및 판매회사인 HP가 아니라 최종 소비자에게 보낸 것입니다.

 

이에 HP에서 해당특허의 무효주장 IPR을 제기하였고, 그 결과 제13항은 유효, 나머지 청구항은 모두 무효라는 결정을 받았습니다. HP는 제13항까지도 무효로 주장하였으나 CAFC 2016. 4. 5. 13항은 anticipation 무효사유에서는 특허유효라고 판결하였습니다.

 

여기서 주목할 점은, PTAB CAFC에서 non-obviousness 쟁점은 심리하지 않았습니다. 본 사건에서 PTAB HP의 진보성 흠결 주장은 anticipation 무효주장과 중복되므로 별도 심리할 필요가 없다고 판단하였습니다. 미국 AIA IPR practice에서 PTAB의 특허무효 심리범위에 관한 판단기준은 상당히 복잡합니다. CAFC에서는 PTAB의 전권에 속한다고 반복하여 판결하고 있습니다. 결국 최종적 특허유효라고 확정되었다고 단정하기는 어렵습니다. 그러나 미국특허법리상 anticipation novelty와 동일하지 않고 우리나라 진보성 심리와 중첩되는 면이 있으므로 이미 진보성 여부를 상당부분 심리한 것과 비슷하므로 특별한 사정이 없는 한 특허무효가 될 가능성도 높지 않습니다.

 

Patent Troll MPHJ는 대부분 청구항 무효로 특허권을 상당부분 상실하였으나 적어도 현 시점에서 (특별한 사정이 없는 한 최종적으로) 유효한 특허발명을 보유하게 되었으므로 향후 어떤 전략을 구사할지 그 행보가 주목됩니다. 당초 시도한 것처럼 최종 사용자를 상대로 특허침해소송을 위협하여 소비자로부터 직접 또는 그 제품의 제조회사 HP에게 상당규모의 로열티를 받아낼 수 있을지 궁금합니다.

 

특허권을 보유한 patent troll에서 제조회사 또는 판매회사가 아닌 수많은 일반 소비자에게 특허침해경고장을 보낸 행위가 미국법상 불공정거래행위에 해당하는지 여부가 쟁점입니다. 실제 Vermont 주정부가 Patent Troll MPHJ를 상대로 소비자보호법 위반행위라고 주장하는 소송을 제기하였습니다. , 수많은 일반소비자를 대상으로 한 무더기 특허침해주장은 소권남용으로 허용되지 않는다는 결론입니다. 구체적 내용은 우리나라 법 제도와 거리가 있지만 그 취지는 공감할 수 있습니다. 흥미삼아 CAFC 판결문을 첨부해 드립니다.

 

첨부:

1. Troll 보유 특허의 청구항 일부 유효 CAFC 판결,

  특허유효 CAFC 판결 15-1427.Opinion.3-31-2016.1.pdf

2. 특허괴물의 무작위 특허침해위협으로부터 일반 소비자보호 CAFC 판결

  소비자보호 CAFC 판결 15-1310.Opinion.9-22-2015.1.pdf

 

작성일시 : 2016. 4. 6. 11:10
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-- 인터넷 파일공유 프로그램으로 저작물 무단복제 및 전송한 책임을 물어 합의금 받을 목적으로 100여명을 무더기 제소한 손해배상청구소송을 소권남용으로 각하 판결: 인천지방법원 2016. 4. 1. 선고 2014가합51899 판결 -- 

 

영화, 웹툰, 소설 등 저작물을 인터넷파일공유프로그램인 토렌트 프로그램을 이용하여 무단복제 및 전송함으로써 저작권을 침해하였다고 주장하면서, 저작권침해로 인한 손해배상금 각 5백만원을 청구하는 소송을 제기하였습니다.

 

그러나 소장에서 "각 피고나 피고의 부모를 통하여 청구금액을 기준으로 액수를 조정하여 합의할 의향이 있고, 소송대리인 사무실로 연락 가능: 연락처 기재, 이렇게 합의가 성립되면 곧바로 합의한 피고에 대해서는 소를 취하하면서 사건을 진행할 예정입니다.”라고 기재되어 있습니다.

 

소장에는 저작권 침해자로 지목된 피고는 116명이었고, 피고들의 주민등록번호와 주소 등 인적사항 뿐만 아니라, 구체적인 행위의 일시, 장소, 방법, 경위 등이 전혀 특정되어 있지 않습니다. 형사고소를 통해 피고의 개인정보를 비롯한 모든 사항을 공공기관과 수사기관에 촉탁하여 수집한 뒤 이 사건 공동소송 절차를 진행하려고 하는 소위 속칭 ‘합의금 장사’라고 일컬어지는 형태의 기획소송에 해당합니다.

 

이와 같은 손해배상청구소송에 대해 1심 법원은 "원고가 상호간에 전혀 무관한 피고들에 대하여 속칭 ‘합의금 장사’를 하기 위하여 공동소송을 제기한 것은 위법하고, 소송당사자가 제기한 공동소송이 위법한 경우에는 법원으로서는 변론의 분리를 명하여 각각 별개의 절차로 심리, 판결하는 것이 원칙이다."라고 하면서도, 위와 같은 '합의금 장사'와 같은 기획소송은 소권남용으로 각하할 수 있다고 판결하였습니다.

 

, "피고들에 대하여 각 금 5,000,000원의 지급을 구하는 소송은 원칙적으로 소액사건심판법에 따라 각개의 소송절차가 간이하며 신속하게 진행되는 것이 온당한 것이므로, 이러한 경우 지방법원 합의부로서는 사물관할에 관한 소송절차의 현저한 잠탈을 시정하기 위하여 소권 남용에 관한 위 법률규정 및 법리를 준용하여 원고의 피고들에 대한 소를 모두 각하할 수 있다고 봄이 타당하다."고 소를 모두 각하한다고 판결하였습니다.

 

저작권 침해책임이 없다는 의미는 아니고, 다만 합의금을 받을 목적으로 특정되지도 않은 다수 당사자를 대상으로 무더기 제소한 손해배상청구소송 형식은 민사소송법상 문제가 있다는 취지입니다.

 

첨부: 인천지방법원 2016. 4. 1. 선고 2014가합51899 판결

인천지방법원 2014가합51899 판결.pdf

 

작성일시 : 2016. 4. 4. 09:35
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