상표__글85건

  1. 2017.11.20 [침해금지가처분 – 2] 특허, 상표 등 지식재산권 침해금지가처분 소송실무 및 사례연구
  2. 2017.11.20 [침해금지가처분 – 1] 특허, 상표 등 지식재산권 침해금지가처분 소송실무 및 사례연구
  3. 2017.11.17 [국문계약서 샘플 – 28] 판매계약에 부가되는 상표라이선스 계약서 플 양식 – 상표권 통상 사용 계약서, 중국 [자문/작성/신속/저비용]
  4. 2017.11.15 리얼리티 방송프로그램 포맷의 저작물성 인정: 대법원 2017. 11. 9. 선고 2014다49180 판결
  5. 2017.11.13 결합상표 분리관찰 불인정 등록무효 사건 : 특허법원 2017. 11. 3. 선고 2017허5368 판결
  6. 2017.11.13 핸드백 디자인등록 무효심판: 특허법원 2017. 10. 26. 선고 2017허3256 판결
  7. 2017.11.07 [국문계약서 샘플 - 14] 특허 및 기술 도입 라이선스 계약서 샘플 – License and Distribution Agreement [자문/작성/신속/저비용]
  8. 2017.11.06 [영문계약서 샘플 - 17] License Agreement Sample – 라이선스 영문 계약서 샘플 [자문/작성/신속/저비용]
  9. 2017.10.11 [손해배상 – 8] 미국 특허소송에서 패소한 국내회사에 대해 거액의 손해배상 명령 미국판결의 국내법상 승인 및 집행 - 대법원 2015. 10. 15. 선고 2015다1284 판결
  10. 2017.10.11 [손해배상 – 7] 퍼스트 제네릭의 특허침해와 특허권자의 오리지널 보험약가 인하로 인한 손해배상 책임 부인 – 올란자핀 (자이프렉사) 사건 항소심 판결
  11. 2017.10.11 [손해배상 – 6] 제약분야 특허침해 손해배상액 산정 사례 – 서울지방법원 2015. 6. 19. 선고 2014가합526972 판결
  12. 2017.10.11 [손해배상 – 5] 손해배상액 산정을 로열티 기준과 일실이익 기준에 따라 할 때 손해배상액이 달라지는 사례 – 의료기구 인공심장용 대동맥판막 스텐트 특허침해사건 판결
  13. 2017.10.11 [손해배상 – 4] 제품 중 일부 구성부분에 관한 영업비밀침해 손해배상액을 구성 기여율을 적용하여 감액할 수 있는지 여부: 대법원 2014. 12. 24. 선고 2012다77761 판결 및 서울고등법원 2012. 8. 3. ..
  14. 2017.10.11 [손해배상 – 3] 특허침해, 지재권침해소송에서 손해배상액 산정방법과 국세청 업종별 수익율(100-단순경비율) 고시 자료
  15. 2017.10.11 [손해배상 – 2] 영업비밀침해로 인한 손해배상액 산정 – 찰떡파이 영업비밀 침해 사건 1심 판결 (의정부지방법원 2009가합7325)
  16. 2017.10.11 [손해배상 – 1] 지식재산권 침해로 인한 손해배상책임과 손해액산정에 관한 특칙 조항 정리
  17. 2017.09.19 특허침해소송 전단계인 증거보전신청 절차
  18. 2017.09.11 라이센싱 계약서 샘플 + 실무적 포인트 설명
  19. 2017.09.04 프랜차이즈 가맹사업과 상표분쟁 사례 - 불사용취소심판 특허법원 2015. 6. 26. 선고 2015허1560 판결
  20. 2016.06.14 상표권 침해를 원인으로 하는 손해배상의 구체적 판단방법: 서울중앙지방법원 2016. 5. 27. 선고 2015가합504429 판결
  21. 2016.05.18 부정경쟁행위와 손해배상액 규모: 서울고등법원 2016. 4. 21. 선고 2015나2038659 판결
  22. 2015.10.21 회사 오너 명의 지재권 등록 관행을 바꾸어야 할 시대적 흐름
  23. 2015.03.12 기업그룹의 상호상표(House Mark) 관리와 지주사의 관계사에 대한 상표사용료 징수 관련 문제
  24. 2014.07.28 폰트 파일의 불법 사용과 그 결과물에 관한 저작권 침해여부, 그 폰트가 사용된 팜플렛 등의 사용금지 및 폐기청구 인정여부
  25. 2013.07.01 제약분야 상표실무 FAQ 2

 

 

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작성일시 : 2017.11.20 08:00
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작성일시 : 2017.11.20 07:00
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저희 가산종합법률사무소는 해외(중국) 기업과 관련하여 물품ž제품 총판ž판매 계약에 부가되는 상표 사용ž라이선스 계약서 작성 자문을 제공한 실적 사례가 있습니다. 본 포스팅에서는 총판 계약 등에 부가될 수 있는 일반적인 상표권 통상 사용 계약서를 첨부하면서 관련 법적 쟁점에 대하여 코멘트하여 드리겠습니다. 상표권 통상 사용 계약서는 등록상표권자가 비독점적 사용권을 사용권자에게 부여하고 관련 로열티를 지급받는 협약을 의미합니다.

 

 

 

 

먼저 목적 규정과 정의 규정에서 상표권에 관한 비독점적 사용권 부여를 명시하는 것이 필요합니다. 그와 같은 규정이 없는 경우 독점 사용권인지 비독점적 사용권인지에 관하여 법률 분쟁이 추후 발생할 수 있기 때문입니다. 그리고 등록 상표권의 번호나 상표 등록원부의 내용 또는 별첨을 통하여 부여하는 상표권을 명확히 하여야 합니다.

 

 

 

 

그리고 상표 사용권을 계약기간을 한정할 수 있으며, 그 사용권의 종류 및 사용지역, 또는 상품을 한정할 수 있습니다. 이는 부여 받는 사용권의 범위에 관한 규정으로 상표권자는 라이선스할 상표를 지역, 상품, 독점 여부 등으로 구분할 수 있습니다. 따라서 라이선스되는 상표와 관련된 Biz의 특성에 따른 상호 협의 이후 이를 정하는 것이 요청됩니다.

 

 

 

 

아울러 로열티 부여 규정은 크게 선급금 또는 매출액 비율 로열티로 구분될 수 있습니다. 그리고 지체상금 규정을 부가하여 상표권자는 로열티 미지급에 따른 지연 손해금을 미리 규정할 수도 있습니다.

 

면책 및 권한/의무 규정과 관련하여, 사용권자는 상표권자가 승인한 방법에 따라 상표를 사용하여야 하고, 품질이 불량한 상품을 판매하여 상표권 희석화 하는 행위는 금지됩니다. 또한 사용권자는 유사 상표를 출원하는 것이 일반적으로 금지됩니다.

 

이와 같은 상표권 통상 사용 계약서는 주로 물품 공급/총판 계약에 부가되어 체결됩니다. 상표권 사용 계약서 작성시에는 총판하는 제품의 특성과 연관하여 독점권 여부, 상품의 종류, 사용지역, 로열티 계산법 등을 고려한 법률 자문을 받으시는 것이 필수입니다.

 

변호사/변리사 김동섭

 

첨부파일: 상표권 통상 사용 계약서 샘플 상표권통상사용계약서 샘플.doc

 

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작성일시 : 2017.11.17 13:00
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1. 사실관계

 

원고 SBS의 제작·방송 영상물(‘’)과 피고 CJ E&M의 후속 방송프로그램인 SNL 코리아의 관계에서, 피고가 원고의 방송프로그램을 모방하여 영상물을 제작·방송·전송함으로써원고 영상물에 관한 저작권을 침해하였고, ② 주지된 원고의 상품표지 등과 유사한 표장을 사용하여 출처의 혼동을 가져오거나 원고의 상품표지 등의 식별력을 손상하는 부정경쟁행위를 하였으며, ③ 원고가 상당한 노력과 투자로 구축한 영상물의 명성과 고객흡입력에 무단 편승하는 민법상 불법행위를 하였다고 주장하면서 손해배상을 청구한 사안

 

2. 대법원 판결요지

 

원고 SBS의 영상물은 구성요소의 선택과 배열에 따른 창작성을 인정할 수 있고 피고 영상물 2와의 사이에 실질적 유사성도 인정될 여지가 있음

 

3. 판결이유 - 리얼리티 방송 프로그램의 창작성 판단 기준

 

저작권법 제2조 제1호는 저작물을인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물로 규정하여 창작성을 요구하고 있다. 여기서 창작성은 완전한 의미의 독창성을 요구하는 것은 아니라고 하더라도 창작성이 인정되려면 적어도 어떠한 작품이 단순히 남의 것을 모방한 것이어서는 아니 되고 사상이나 감정에 대한 작자 자신의 독자적인 표현을 담고 있어야 한다. 그리하여 누가 하더라도 같거나 비슷할 수밖에 없는 표현, 즉 저작물 작성자의 창조적 개성이 드러나지 아니하는 표현을 담고 있는 것은 창작성이 있다고 할 수 없다(대법원 2011. 2. 10. 선고 2009291 판결 등 참조).

 

구체적인 대본이 없이 대략적인 구성안만을 기초로 출연자 등에 의하여 표출되는 상황을 담아 제작되는 이른바 리얼리티 방송 프로그램도 이러한 창작성이 있다면 저작물로서 보호받을 수 있다.

 

리얼리티 방송 프로그램은 무대, 배경, 소품, 음악, 진행방법, 게임규칙 등 다양한 요소들로 구성되고, 이러한 요소들이 일정한 제작 의도나 방침에 따라 선택되고 배열됨으로써 다른 프로그램과 확연히 구별되는 특징이나 개성이 나타날 수 있다.

 

따라서 리얼리티 방송 프로그램의 창작성 여부를 판단할 때에는 그 프로그램을 구성하는 개별 요소들 각각의 창작성 외에도, 이러한 개별 요소들이 일정한 제작 의도나 방침에 따라 선택되고 배열됨에 따라 구체적으로 어우러져 그 프로그램 자체가 다른 프로그램과 구별되는 창작적 개성을 가지고 있어 저작물로서 보호를 받을 정도에 이르렀는지도 고려함이 타당하다.”

 

첨부: 대법원 2017. 11. 9. 선고 201449180 판결 대법원 2014다49180 판결.pdf  KASAN_리얼리티 방송프로그램 포맷의 저작물성 인정.pdf

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작성일시 : 2017.11.15 17:00
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1. 대상 등록상표 및 선등록상표

 

 

2. 판결요지

 

이 사건 등록상표는 MUDDY 부분과 FOX 부분이 띄어쓰기 없이 한 단어로 결합되어 있고, 이로써 각각의 단어들이 가지는 의미 이상의 새로운 관념이 형성된 것으로 볼 여지도 있는 점, MUDDY 5개의 알파벳으로 이루어져 3개의 알파벳으로 이루어진 FOX 보다 표장 전체에서 더 높은 비중을 차지하고, 그 위치도 표장의 앞쪽에 배치되어 있는 점, 선등록상표의 표장 ‘FOX’가 국내 거래현실에서 피고의 표지로 널리 알려져 있다고 볼 사정도 없는 점, 이 사건 등록상표를 발음하면머디폭스라는 네 음절의 비교적 짧은 음절에 불과하여머디폭스로 가분되거나폭스만으로 호칭되기 보다는머디폭스라는 일체화되고 한정적인 의미를 가진 하나의 단어로 호칭되고 인식될 것으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표는 ‘MUDDYFOX’로 전체적으로 인식된다고 봄이 자연스럽고, 적어도 ‘FOX’ 부분만으로 인식될 가능성은 희박하다고 봄이 타당하다.

 

따라서 양 표장을 대비하면, MUDDYFOX머디폭스로 발음되어폭스라고 호칭되는 선등록상표와는 그 호칭면에서 상이하고, 외관 역시 앞부분의 5개의 알파벳인 MUDDY가 붙어 FOX로만 이루어진 선등록상표와 상이하며, 그 관념 역시 동일하지는 않으므로, 양 표장이 동일·유사한 지정상품에 다 같이 사용되더라도 일반 수요자나 거래자들 사이에 그 상품의 출처에 관한 오인·혼동이 야기될 염려가 있다고 보기는 어려운바, 결국 양 표장은 유사하지 않다고 할 것이다.

 

그러므로 이와 달리 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 판단한 이 사건 심결은 위법하다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 11. 3. 선고 20175368 판결 특허법원 2017허5368 판결 .pdf

  KASAN_결합상표 분리관찰 불인정 등록무효 사건 특허법원 2017. 11. 3. 선고 2017허5368 판결.p

 

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작성일시 : 2017.11.13 17:00
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1. 등록디자인

 

2. 판결요지

 

디자인등록권자 원고는 플레이노모어(PLAYNOMORE) 브랜드의 상징인왕눈이를 가방 전면부에 배치한 선행디자인 3과 같은 핸드백을 이미 2014. 7.경 이전에 출시하였고, 이후 최소한 2014. 9. 7. 이전에 선행디자인 4와 같은 도안의 가방 전면부 장식을 지닌 핸드백을 출시하겠다는 취지의 티저(Teaser) 광고를 인터넷에 게재한 사실을 인정할 수 있다.

 

이에 대하여 원고는, 선행디자인 4는 단순한 티저 이미지일뿐물품성결여로 인해 선행 디자인으로서의 적격 자체를 인정할 수 없다. , 선행디자인 4에는 도안의 모양만 제시되어 있을 뿐, 선행디자인 4의 도안을 선행디자인 3의 어느 위치에 어떤 크기로 부착할지에 관하여는 아무런 정보가 없으므로, 선행디자인 3에 선행디자인 4를 결합하여 이 사건 등록디자인을 쉽게 창작할 수 없다」는 취지로 다툰다.

 

그러나 선행디자인은 동일한 물품일 필요는 없고, 물품 전체가 아니라 물품의 일부분에 관한 것이라 하더라도 특정 물품에 디자인으로 적용되어 공업적으로 이용가능한 것이면 충분하고, 또한 선행디자인 4는 이 사건 등록디자인의 출원 전에 페이스북에 게시되어 불특정 다수인이 인터넷을 통하여 이를 이용할 수 있는 상태에 놓여 있었고, 통상의 디자이너라면 당연히 이를 가방 전면부의 장식으로 사용될 수 있는 것으로 인식하였을 것이며, 이 사건 등록디자인에 선행디자인 4의 장식 디자인이 별다른 크기나 위치상의 특징 없이 배치되어 있으므로, 통상의 디자이너가 선행디자인 3에 선행디자인 4를 결합하여 이 사건 등록디자인을 창작해 내는 데에 아무런 어려움이 없을 것으로 보인다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 10. 26. 선고 20173256 판결 특허법원 2017허3256 판결 .pdf

  KASAN_핸드백 디자인등록 무효심판 특허법원 2017. 10. 26. 선고 2017허3256 판결.pdf

 

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작성일시 : 2017.11.13 16:00
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특허 및 기술 도입 계약서는 기술정보제공자가 기술정보수취자에게 자신이 보유하고 있는 기술 정보나 산업재산권에 대해 라이선스를 부여하는 계약에 관한 협의를 의미합니다. 라이선스 계약은 독점적, 비독점적인 계약으로 분류됩니다. 이에 따라 특허법상 전용실시권과 통상실시권으로 나뉘어 법적 효력이 부여됩니다. 본 포스팅에서는 일반적인 특허 및 기술 도입 계약서 샘플을 첨부 드리면서 법적으로 유의할 사항을 코멘트하여 드리겠습니다.

 

 

 

 

기술 도입 계약서에서는 계약과 관련된 지적재산권을 포함하여 그 기술이 사용되는 제품, 관련 부가 기술 정보, 그 기술이 사용되는 영역에 대해 명확하게 규정하는 것이 필요합니다.

 

 

 

그리고 기술정보제공자의 입장에서는 권리 유보 조항이 매우 중요합니다. 본 계약을 체결하더라도 기술정보제공자는 다양한 국가의 기업들과 개별 라이선스 계약을 체결할 수 있습니다. 따라서 라이선스 계약 체결 시 다른 국가 내지 다른 제품에는 본 계약이 적용되지 않도록 권리를 유보하는 것이 필요합니다.

 

권리 유보와는 반대로 해외 수출과 관련된 규정은 기술정보수취자에게 매우 중요합니다. 제공 받은 기술로 해당 제품을 생산하여 국내 판매 뿐만 아니라 해외 수출도 당연히 고려할 수 있습니다. 그런데 수출 유보 조항이 존재하지 않는 경우에는 기술정보제공자 또는 그로부터 라이선스를 받은 자의 해외 지적재산권에 의해 오히려 제소를 당할 가능성이 있습니다. 따라서 기술정보수취자에게 본 조항은 필수적인 요소입니다.

 

 

 

 

그리고 기술정보제공자에 의해 개량된 발명은 당연히 기술정보제공자의 소유일 것입니다. 하지만 제공된 기술로 기술정보수취자가 자신이 개량한 기술에 대한 권리 귀속은 주체에 있어 불분명할 수 있습니다. 따라서 기술정보수취자의 입장에서는 개량발명에 대한 자신의 권리를 명확이 할 필요가 있습니다.

 

또한 기술정보제공자의 입장에서는 기술정보수취자가 조업을 중단하는 경우 관련 로열티를 수취할 수 없습니다. 따라서 일정 정도의 조업이 실시되지 않는 경우 절대적인 계약 해지권을 보유할 필요가 있습니다. 그와 같은 해지권을 행사하여 계약의 효력을 장래로 소멸시키면 다른 기업을 물색하여 라이선스 계약을 체결할 수 있는 가능성이 생기기 때문입니다.

 

특허 및 기술 도입계약서 작성 시에는 설명 드린 바와 같이, 계약 제품 및 영역의 정의, 라이선스의 종류 결정, 권리의 유보 및 해외수출 규정, 개량 발명의 보유자, 계약 해지권과 관련된 규정 등을 라이선스 기술 및 종류에 적합하도록 법률 자문을 받는 것이 필요합니다.

 

김동섭 변호사/변리사 (dskim@kasanlaw.com)

 

첨부 : 특허 및 기술도입 계약서 샘플 특허 및 기술 도입계약서 샘플.docx

 

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작성일시 : 2017.11.07 17:30
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해외 기업과의 영문 라이선스 계약서는 Licensor Licensee 에게 자신이 보유하고 있는 지식재산권에 대해 라이선스를 부여하는 계약에 관한 협의를 의미합니다. 이와 같은 라이선스 계약은 지식재산권의 종류, 독점 여부에 따라 다양한 형태로 체결이 가능합니다.

 

 

 

 

먼저 목적 규정 Subject matter 에서 지식재산권의 종류, 적용 제품을 명확히 규정해야 합니다. 또한 지식재산권의 등록 번호가 있는 경우, 등록번호를 명시하거나 특허 명세서 등을 첨부할 수도 있습니다. 다만 관련 기술 전반에 대해 계약을 체결하는 경우에는 그 범위 자체를 특정하여 적시할 수도 있습니다.

 

라이선스 계약은 독점적, 비독점적 계약으로 구분될 수 있습니다. 그리고 그 지식재산권의 실시 허락을 받는 영역 내지 국가를 제한하여 체결할 수도 있습니다. 따라서 계약 체결 전에 어떠한 지식재산권에 대해 독점적으로 어느 국가에 대해 체결할 것인지의 협의가 필수입니다.

 

 

 

 

Sub-License 를 규정하여 라이센시가 추가적인 서브 라이선스를 체결할 수 있도록 규정할 수도 있습니다. 아울러 서브 라이선스에 대한 추가 수입에 대한 일정 부분을 라이선스가 취득하는 것으로 하여 합의할 수 있습니다.

 

 

 

 

라이선스 비용 지급은 크게 두가지로 분류될 수 있습니다. Lump Sums 는 일시금으로 라이선스 비용을 지급하여 추가 비용 지급이 없는 유형입니다. Royalties 는 판매액 등을 기준으로 일정 비율을 지급하는 방식입니다.

 

일반 조항으로서, 라이센서는 적법한 지적재산권 보유를 보증하나, IPR에서는 법적 책임을 부과하지 않는 것으로 규정하며, 라이센시는 해당 영역에서 제품 제조 및 마케팅에 대한 충실한 이행을 보증하는 것이 일반적입니다.

 

영문 라이선스 계약서 작성시에는 설명 드린 바와 같이, 계약 목적, 독점 여부, 서브 라이선스, 비용 지급, 일반 규정 등을 라이선스 기술 및 종류에 적합하도록 법률 자문을 받는 것이 필요합니다.

 

김동섭 변호사/변리사 (dskim@kasanlaw.com)

 

첨부 : License Agreement 샘플 LICENSE AGREEMENT 샘플.docx

 

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작성일시 : 2017.11.06 17:00
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외국법원 판결을 우리나라에서 승인 및 집행할 수 있는지 관한 법령과 판결 등을 블로그 글로 소개한 적이 있습니다. 새로운 내용은 아니지만, 미국특허소송에서 패소한 국내중소기업에 대해 $1100만불이라는 거액의 손해배상 판결을 우리나라 법원에서 승인하고 집행을 허용한다는 대법원 판결을 소개합니다.

 

미국특허소송에서 배심재판 결과 침해자에게 거액의 손해배상액이 인정되는 경우가 많습니다. 그와 같은 거액의 손해배상액은 우리나라 법상 인정되어서는 안된다고 다투는 경우가 대부분입니다. 첨부한 하급심 판결에서 보듯 이 사건에서도 주된 쟁점은 손해배상액 산정 문제입니다.

 

1. 특허침해자의 주장 요지 

 

미국 판결은 특허가 제품 중 일부에만 관련된 특허임에도 미국에서도 적용을 자제하는 추세인 전시장가치법(The Entire Market Value Rule, EMVR)에 따라 제품의 전체 판매가격을 기준으로 손해를 산정함으로써 실제 손해(특허침해와 관련된 부분)를 넘어서는 손해 또는 비경제적 손해를 손해액에 포함시켰으므로 손해의 범위를 상당인과관계 있는 통상손해로 한정하는 우리나라 민법과 특허법 및 우리나라 대법원의 태도에 반하고, 제한배상주의를 취하고 있는 민사소송법 217, 217조의2, 우리나라 민사법, 국제사법 32조 4 및 ‘WTO 무역관련 지적재산권에 관한 협정(TRIPs)'에도 반한다.”

 

2. 대법원 판결 요지

 

민사소송법 제217조의2 제1은 “법원은 손해배상에 관한 확정재판 등이 대한민국의 법률 또는 대한민국이 체결한 국제조약의 기본질서에 현저히 반하는 결과를 초래할 경우에는 해당 확정재판 등의 전부 또는 일부를 승인할 수 없다.”라고 규정하고 있는데, 이는 징벌적 손해배상과 같이 손해전보의 범위를 초과하는 배상액의 지급을 명한 외국법원의 확정판결 또는 이와 동일한 효력이 인정되는 재판의 승인을 적정 범위로 제한하기 위하여 마련된 규정이므로, 외국법원의 확정재판 등이 당사자가 실제로 입은 손해를 전보하는 손해배상을 명하는 경우에는 민사소송법 제217조의2 제1을 근거로 승인을 제한할 수 없다.

 

이 사건 미국판결에서 인정된 손해액은 모두 전보적 손해배상액에 해당하고 제재적 성격의 손해액이 포함되어 있지 않은데, 민사소송법 제217조의2의 입법 취지가 징벌적 손해배상이 아닌 전보적 손해배상의 경우에도 손해액이 과다하다는 이유만으로 외국판결의 승인을 제한할 수 있도록 한 것이라고 볼 수 없는 점 등에 비추어, 이 사건 미국판결이 인정한 손해액이 전보배상의 범위를 초과한다거나 이 사건 미국판결의 손해액 산정방식이 우리나라 법원에서 사용하는 방식과 본질적인 차이가 있다고 보기 어려우므로, 그에 기초하여 내려진 이 사건 미국판결을 승인하는 것이 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋난다고 볼 수 없다.”

 

KASAN_미국 특허소송에서 패소한 국내회사에 대해 거액의 손해배상 명령 미국판결의 국내법상 승인 및 집행.pdf

 

 

작성일시 : 2017.10.11 14:00
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특허침해 제네릭 의약품의 발매로 인한 특허권자의 오리지널 제품의 보험약가 인하처분과 그로 인한 특허권자의 손해에 대한 특허침해자의 책임인정 여부는 중요한 사항입니다. 판단이 어려운 쟁점입니다. 첫 소송사례에서 서울중앙지방법원과 서울고등법원은 모두 퍼스트 제네릭 특허침해자에게 손해배상책임을 인정하지 않았습니다.

 

서울고등법원 20152040348 판결의 요지를 인용하면 다음과 같습니다. 특허침해자 퍼스트 제네릭 회사(피고)의 행위가 "최초의 원인이 되어 결과적으로 약가가 인하되기에 이르렀다고 하여, 피고의 행위와 원고(특허권자)의 손실 사이에 상당인과관계가 존재한다고 단정하기 어렵다.

 

특허쟁송의 결과와 결부되어 발생한 약가 인하 및 회복에 따른 원고의 손실은 피고의 법령에 따른 신청행위로 발단이 되었으나 보건복지부 장관의 법령에 따른 행정처분으로 인하여 발생한 것으로 볼 수 있다.

 

약가 인하로 인한 이득은 보험자인 국민건강보험공단과 보험급여의 수급자들에게 귀속되었고, 피고가 제품 판매를 통하여 취득한 이득은 특허권자에게 대하여 이루어진 배상으로 회수된 것으로 보인다.

 

특허권자에게 발생한 손실을 공익적 차원에서 보상 등의 문제로 접근할지는 별론으로 하더라도, 사회적 연대성에 기초한 의료보장 정책의 일환으로 도입된 약가 인하 제도가 법령에 따라 집행됨으로써 발생한 손실을 불법행위로 보아 피고에게 부담시키는 것은 수긍하기 어렵다."

 

첨부한 판결문을 그 용어와 표현을 유의하면서 찬찬히 읽어 보시기 바랍니다. 법리적으로 타당해 보입니다. 그러나 특허권자 보호에 미흡하고, 나아가 특허침해를 조장할 수도 있다는 치명적 문제점은 어찌 해볼 도리가 없습니다.

 

특허권자가 대법원에 상고하였습니다. 대법원도 무슨 묘안을 만들어 낼 수는 없을 것 같지만, 그래도 어떤 내용의 판결을 할지 주목됩니다.

 

KASAN_퍼스트 제네릭의 특허침해와 특허권자의 오리지널 보험약가 인하로 인한 손해배상 책임 부인 – 올란자핀 (자

 

 

작성일시 : 2017.10.11 13:00
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특허침해 및 손해배상청구 소송과 관련하여 에서 제약산업 분야에서는 의사의 처방을 통해 환자에게 투여되는 전문 의약품의 경우 국민건강보험법을 적용하는데 따른 여러 특이사항이 있습니다. 예를 들면, 특허 의약품과 침해 의약품 모두 건강보험심사평가원에 그 약가(판매가격)를 각 등재하고, 각 환자에게 투여된 일시, 수량, 금액을 기록으로 남깁니다. , 의약품의 최종 소비자인 환자에게 판매된 수량, 금액, 일시 등 판매실적이 공적 기록으로 남습니다. 뿐만 아니라 그 이전 단계인 제품생산에 관한 기록, 제품 출하 등 유통에 관한 기록도 모두 있습니다.

 

또한 특허 침해품(제네릭)이 시장에 출시되면서 특허제품의 독점상태가 무너지면 즉시 특허제품의 판매가격(약가)을 강제로 인하합니다. 특허제품 약가를 제네릭 발매일로부터 첫 1년 동안 기존 금액의 80%로 조정하므로, 특허침해품이 발매되면 침해 발생 전 특허제품의 판매수량을 그대로 유지하더라도, 특허침해품 발매개시만으로도 특허제품의 기존 매출액 20%가 순식간에 사라지는 결과를 낳습니다. 특허침해로 이익의 20%가 감소하는 것이 아니라 매출의 20%가 사라지는 것입니다. 당연히 위 판결 사안에서도 똑 같습니다.

 

잘 알려져 있는 바와 같이, 우리나라 법원은 특허침해로 인한 손해배상액 산정을 하는데 있어서, 특허법 제128조 제5항의 "변론의 전취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다"는 규정을 빈번하게, 가장 자주 채택하여 활용합니다. 법원에서는 위 특허법 규정을 재판부 재량으로 특허침해 손해액을 적당히 결정할 수 있다고 해석하는 것 같습니다.

 

이와 같이 재판부 재량으로 손해액수를 적당하게 결정한 판결금액을 그 계산의 배경을 대강 짐작하여 전체적으로 수긍할 수 있는 경우도 있지만, 때로는 그와 같은 금액을 결정한 배경이나 이유를 쉽게 이해하기 어려운 경우도 있습니다. 올란자핀 자이프렉사 특허침해 손해배상 판결도 그 손해액 산정의 배경과 이유에 대해 의문이 있는 경우입니다. 물론 판결문에서 들고 있는 산정이유 자체를 이해하지 못한다는 얘기는 아닙니다.

 

법원은 위 판결에서 특허침해 당시 국세청 발표 '완제 의약품 제조업'의 표준 소득률 14.2%를 침해품의 총 매출액에 곱하여 특허침해로 인한 손해액을 산정하는 것이 타당하다고 판결하였습니다. 먼저 침해품 판매로 인한 침해자의 이익액을 규범적으로 산정하고, 그 다음 그것을 그대로 특허권자 손해액으로 인정한 것입니다. 이제까지 자주 사용된 방법으로 언뜻 문제가 없어 보이지만, 제약분야의 특이상황을 감안하면 수긍하기 어려운 점이 많습니다.

 

먼저, 국세청의 '완제 의약품 제조업'의 표준 소득률 14.2%는 특허권으로 보호받는 독점 의약품과 수많은 동일한 제품이 경쟁하고 있는 제네릭 의약품을 모두 포함하여 산정하는 것입니다. 독점제품의 수익률이 다수 경쟁제품의 평균 수익률보다 높다는 것은 상식입니다. 숫자도 독점 특허제품보다 제네릭 제품이 훨씬 많습니다. 또한, 특허침해품의 발매 즉시 특허제품의 매출 중 20%에 해당하는 약가 인하라는 고려요소도 있었습니다. 특허침해가 없었다면 얻었을 특허권자의 이익액과 특허침해자의 침해품 판매로 얻는 이익액이 같을 수 없습니다. , 다른 산업분야와 달리 제약분야에서 건강보험이 적용되는 전문의약품의 경우에는 독점 특허제품의 판매손실로 인한 손해액과 특허침해자의 침해품 판매로 얻는 이익액을 같다고 볼 수 없습니다. 이와 같은 점은 어느 정도 자명하다 싶습니다.

 

건강보험이 적용되는 전문의약품 시장은 다른 산업분야와는 분명한 차이점이 있습니다. 이와 같은 확연한 차이점, 제약산업의 특성을 전혀 반영하지 않고, 법원에서 평소 자주 사용하는 손해액 산정방식(가장 편리하고 간명한 방식이지만)을 의약분야 특허침해 손해배상청구 사건에도 똑 같이 적용하는 재판은 법원의 무심한 처사로 보입니다. 제약산업 분야의 특이한 상황과 이 분야의 상식에 맞는 합리적이고 적절한 손해액 산정방식을 모색해야 할 것입니다.

 

KASAN_제약분야 특허침해 손해배상액 산정 사례.pdf

 

 

작성일시 : 2017.10.11 12:00
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미국 델라웨어 연방지방법원에서 공표한 배심평결(verdict) 내용이 매우 흥미롭습니다. 특허침해소송은 prosthetic aortic valve stents에 관한 U.S. Patent Nos. 8,002,825 and 7,892,281의 특허권자 Edwards Lifesciences Corporation이 경쟁회사 Medtronic CoreValve LLC를 상대로 한 제기하였습니다. 치열한 다툼 끝에 배심은 특허유효 및 특허침해, 그것도 고의침해라고 평결하였습니다. 그런데, 여기서 손해배상액에 대한 평결 내용이 다음과 같습니다.

 

 

 

 

8항은 손해배상을 특허권자의 일실이익(lost profit)을 기준으로 산정한 것인데, 4천억원, 9항은 통상의 실시료(reasonable royalty)를 기준으로 산정하면 그 액수가 약 50억원이라는 것입니다. 차이가 무려 약 80배 정도입니다. 최종 배심평결은 일실이익을 기준으로 침해자에게 약 4천억원의 손해배상 책임이 있다는 것입니다.

 

미국특허법에서, 판사는 고의 침해의 경우에는 징벌적 손해배상으로서 배심평결의 손해배상액에 더하여 그 손해배상액수를 3배까지 증액할 수 있습니다. 실제로는 통상 2배 배상 판결이 많습니다. 미국법원 판사가 위 배심평결에 기초하여 최종 판결(judgment)을 한다면 3배 배상의 경우 12천억원까지 손해배상을 명할 수 있습니다. 만약, 배심이 로열티 기준으로 손해배상액을 결정했다면 3배 배상의 경우에도 최대 150억원에 해당합니다. 비교가 되지 않을 정도의 엄청난 액수 차이입니다.

 

특허침해로 인한 손해배상액 산정은 (1) 특허권자의 일실이익 기준, (2) 침해자의 부당이익 기준, (3) 통상의 로열티 기준으로 산정하는 통상 3가지 방법이 허용됩니다. 우리나라 특허법도 마찬가지이고, 미국에서도 마찬가지입니다. 그 중, 일실이익으로 산정한 손해액이 가장 고액이 될 가능성이 매우 높고, 로열티 기준으로 산정한 손해액이 가장 적습니다. 예를 들어, 침해자 부당이익을 기준으로 산정하는 경우에는 침해자의 해당 매출액에 산업 평균 이익율을 곱하여 산정하는 방법이 자주 사용되는데, 로열티 기준과 비교해보면, 실시자는 로열티를 지급한 후에도 일정한 이익이 나는 경우에만 라이선스를 체결한다고 상정하면 로열티 액수가 그 특허발명 실시로 인한 총이익액 보다 적다는 것이 당연한 구조입니다. 한편, 후발주자인 특허발명 실시자가 특허권자와 경쟁하면서 달성하는 총이익액에 해당하는 부당이익 기준과, 특허권자가 독점시장에서 특허발명 실시로 달성할 수 있는 이익을 비교한다면, 침해자 이익이 특허권자의 독점적 이익보다 적다는 것도 당연합니다. 이와 같은 특허권자의 독점적 이익 상실분이 일실이익에 해당합니다. 따라서, 일실이익이 가장 큰 액수, 침해자 이익이 그 다음, 로열티 액수가 가장 작은 액수로 볼 수 있습니다.

 

이론적 그림은 이와 같지만, 실제 사건에서는 정확한 손해액 산정이 쉽지 않습니다. 따라서, 실제 사례에서 그 산정방법에 따른 손해액 규모의 차이를 엿보기 어렵습니다. 그런데, 구체적 증거를 기초로 산정된 실제 사례에서, 일실이익 규모가 통상의 로열티 액수보다 80배나 많았다고 공표된 것은 놀라운 일입니다. 특수한 시장인 의료기구 분야에 한정된 상황일수도 있습니다만, 어찌되었든 매우 흥미롭습니다.

 

삼성과 애플 사건에서 보듯이 미국에서는 배심원 평결이 난 후 1심 법원 판결이 나오기까지 또 다시 상당한 기간이 필요합니다. 추후 고의침해에 대한 징벌적 손해액수 등을 포함한 법원판결이 나오면 그 자세한 내용을 살펴본 후, 위 손해액 산정기준에 관련하여 참고가 될만한 내용을 다시 소개해 드리겠습니다.

 

KASAN_손해배상액 산정을 로열티 기준과 일실이익 기준에 따라 할 때 손해배상액이 달라지는 사례 – 의료기구 인공

 

 

작성일시 : 2017.10.11 11:00
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1. 일반 법리 대법원 2004. 6. 11. 선고 200218244 판결

 

저작권 침해사건 판결이지만, 특허권 침해 등 다른 지적재산권 침해 및 손해배상액 산정에 널리 적용될 수 있는 일반 법리를 판시한 대법원 판결입니다. 대법원은 제품의 일부에 관한 침해로 인한 손해배상액을 산정할 때 전체 제품에서 차지하는 그 침해 부분품의 그 기여율을 고려하여 손해배상액을 산정해야 한다고 판결하였습니다. 위 대법원 판결문을 인용하면 다음과 같습니다.

 

"물건의 일부가 저작재산권의 침해에 관계된 경우에 있어서는 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 저작재산권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율(기여도)을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이고, 그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 저작재산권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적 비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수밖에 없다."

 

2. 영업비밀 침해자의 기여율 반영 주장

 

침해자 피고는, 침해가 인정된 영업비밀은 찰떡 쿠키 중 찰떡의 제조기술인데, 판매제품 찰떡 쿠키 중 찰떡의 구성비율은 38%에 불과하고, 나아가 침해된 영업비밀 기술은 중요한 기술이 아니라는 점을 종합적으로 고려하면, 침해된 영업비밀의 기여율을 10~20% 정도로 보아야 한다고 주장합니다. 따라서 판매 제품을 기준으로 산정된 매출액에서 변동비용을 공제한 한계 이익액에 이와 같은 기여율을 곱하여 영업비밀 침해로 인한 손해배상액을 산정해야 한다는 취지입니다.

 

3. 서울고등법원 판결

 

"제품 일부가 영업비밀 침해와 관련되면 침해자가 그 제품을 제작 판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위로 말미암은 이익이라고 할 수 없고, 침해자가 그 물건을 제작, 판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 영업비밀의 침해행위에 관계된 부분의 기여율을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이고, 그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체이익에 대한 영업비밀 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적 비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수 밖에 없다.

 

그러나, 침해부분이 제품 일부라 하더라도 그것이 침해자 제품의 고객 흡인력이나 구입동기의 주된 원인이 되거나 제품의 개발, 생산, 판매 등에 있어 핵심적인 기능을 발휘하는 것이라면, 그 제품 전체에 관한 이익을 그대로 산정하여야 하고, 제품을 구성하는 양적 비율, 가격 비율 등을 근거로 바로 기계적 수치를 도출하여 기여율을 고려하여서는 안될 것이다.

 

찰떡 쿠키는 일반적인 쿠키 제품에 추가된 찰떡 성분으로 말미암아 다른 제품과 차별화된 쿠키 제품으로 인식되고 있고, 피고가 이 사건 기술정보를 이용하여 찰떡 쿠키 개발에 성공하여 생산, 판매하였고, 찰떡 쿠키 중 찰떡 부분이 통상적인 쿠키와 구별되는 고객 흡인력이 없거나 구입 동기의 주된 요소가 아니라거나 개발에 중요한 것이 아니라는 증거는 없다. 따라서, 이 사건 기술정보의 기여율을 고려하여 손해배상금액에서 감액하여야 한다는 피고 주장은 받아 들일 수 없다."

 

4. 대법원 판결

 

대법원은 원심 서울고등법원 판결을 거의 그대로 승인하였습니다. , 찰떡 쿠키는 일반 쿠키에 찰떡이 추가된 제품이지만, 찰떡 성분으로 인해 차별화된 제품으로 인식되고 판매되고 있으므로 찰떡 관련 영업비밀의 기여율을 고려하여 손해배상액을 감액해야 한다는 주장은 이유 없고, 또한 침해 영업비밀은 찰떡 쿠키 중 찰떡의 제조기술이지만, 판매제품 찰떡 쿠키를 기준으로 포천공장 전체의 재료비, 노무비, 경비 합계액을 매출금액 대비 찰떡 쿠키의 매출금액 비율로 계산하여 필요, 변동경비를 산정하고, 찰떡 쿠키 제품의 매출액에서 공제하여 산정한 한계 이익액을 영업비밀 보유자의 손해배상액으로 본 것은 옳다고 판결하였습니다.

 

, 판매제품 찰떡 쿠키 중에서 그 일부에 해당하는 찰떡에 관한 영업비밀 침해를 인정한 바탕에서도, 제품의 일부 구성부분으로 한정하지 않고 제품 전체를 기준으로 매출액과 변동비용을 계산하고, 이를 기준으로 산정된 한계이익을 손해배상액을 판단한 것에 문제없다는 입장입니다. 물론 모든 사안에 적용된다는 뜻은 아니고, 본 사례와 같이 제품의 일부를 구성하는 부분이 어떤 의미를 갖는가에 달려있다 할 것입니다.

 

KASAN_제품 중 일부 구성부분에 관한 영업비밀침해 손해배상액을 구성 기여율을 적용하여 감액할 수 있는지 여부.p

 

 

작성일시 : 2017.10.11 10:00
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특허침해 등 지재권침해에 대한 손해배상청구소송에서 권리자의 정확한 손해액의 산정과 입증은 매우 어렵습니다. 우리나라 법원은 특허침해로 인한 손해배상액 산정을 하는데 있어서, 특허법 제128조 제6항의 "변론의 전취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다"는 규정을 자주 활용합니다.

 

이때 손해액 산정근거를 자세하게 밝히는 경우가 많지 않습니다. 법원은 대부분 특허침해 당시 국세청 발표 해당 업종의 단순경비율 중 기본율을 기초로 산정된 이익율(소득률)을 침해품의 매출액에 곱하여 특허침해로 인한 손해액을 산정합니다.

 

침해품 판매로 인한 침해자의 이익액을 규범적으로 산정하고, 그 다음 그것을 그대로 특허권자 손해액으로 인정하는 방식입니다. 특허로 인한 독점시장에서 얻는 이익과 침해품 출시로 인한 경쟁시장에서 침해자가 얻는 이익이 같을 수 없습니다. , 특허침해가 없었다면 얻었을 특허권자의 이익액과 특허침해자의 침해품 판매로 얻는 이익액이 같을 수 없습니다.

 

위와 같은 방법으로는 특허권자에게 충분한 손해배상을 하기 어렵습니다. 침해자는 업계평균이익만 손해배상으로 내 놓으면 되므로 특허침해를 억제할 이유가 없습니다. 특허권 보호에 미흡합니다. 그럼에도 불구하고 현실적으로 다른 대안을 찾기 어렵다는 이유로 현재 판결에서 가장 많이 사용되는 손해배상액 산정 방법입니다.

 

Pro-Patent policy, 강한 특허권 보호를 정책 슬로건으로 표방한지 꽤 오랜 시간이 흘렀습니다. 그러나 달라진 것은 없는 현실입니다. 현행과 같은 손해배상 산정방식이 고집한다면 공허한 말 장난에 그칠 것입니다. 현실에 대한 반성적 고려가 반영된다면 앞으로 특허침해 등 지재권 침해소송에서 손해배상액 산정이 크게 달라질 가능성도 있습니다.

 

KASAN_특허침해, 지재권침해소송에서 손해배상액 산정방법과 국세청 업종별 수익율(100-단순경비율) 고시 자료.p

 

 

작성일시 : 2017.10.11 09:00
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1. 손해액 산정의 기준

 

부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률에서 다음과 같이 손해액 산정기준을 규정하고 있습니다. 특허법 등 지식재산권 전반에 채용된 공통된 규정입니다. 특허권 침해소송에서 손해배상액을 산정하는 것과 동일하다고 보면 될 것입니다.

 

14조의2 (손해액의 추정 등)영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자가 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 영업비밀 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 제1호의 수량에 제2호의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 영업상의 이익을 침해 당한 자의 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 영업상의 이익을 침해 당한 자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 영업상의 이익을 침해 당한 자가 영업비밀 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 영업비밀 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

1. 물건의 양도수량

2. 영업상의 이익을 침해 당한 자가 그 영업비밀 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액

영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해 당한 자가 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있으면 그 이익액을 영업상의 이익을 침해 당한 자의 손해액으로 추정한다.

영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자는 영업비밀 침해행위의 대상이 된 영업비밀의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 자기의 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

영업비밀 침해행위로 인한 손해액이 제3항에 따른 금액을 초과하면 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 그 영업상의 이익을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없으면 법원은 손해배상 금액을 산정할 때 이를 고려할 수 있다.

법원은 영업비밀 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

 

2. 실제 소송에서 가장 자주 사용된 손해배상액 산정의 기준

 

부경법 제14조의2 1, 2, 3항에 규정된 3가지 산정 방법 중 원고는 자신에게 유리한 규정을 선택할 수 있습니다. 이론적 측면에서는 제1항을 사용하여 산정하는 손해배상액이 가장 고액이므로 원고에게 가장 유리합니다. 그러나, 실제 상황에서는 여러 가지 난관이 있습니다. 그와 같은 사정 때문에 실제 소송에서 가장 자주 사용되는 방법은 제2항 규정에 따른 손해액 산정방법입니다.

 

2항은 영업비밀 침해행위로 인하여 영업상의 이익을 침해당한 자가 그 침해자를 상대로 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있는 때에는 그 이익의 액을 영업상의 이익을 침해당한 자가 받은 손해의 액으로 추정한다고 규정하고 있으므로 피해자의 손해액의 추정액인 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 받은 이익을 산정해야 합니다. 여기에 추가로 부경법은 특칙으로 제5항을 두어 입증자료가 없거나 부족하더라도 법원이 어느 정도 범위 내에서 상당한 손해액을 인정할 수 있다고 규정하고 있습니다. 영업비밀을 침해당한 권리자에게 손해액에 관한 엄격한 증명을 요구함으로써 실질적으로 손해배상을 받지 못하게 되는 불합리한 상황을 방지하기 위한 특별 규정입니다.

 

2항에 따라 손해액을 산정하는 경우 손해액의 총액에 가장 큰 영향을 미치는 요소는 그 침해행위에 의하여 받은 이익을 어떻게 해석하여 산정하는가에 달려 있습니다. 권리자에게 가장 유리한 경우는, 침해자의 영업비밀 침해행위로 인한 매출금액에서 그 제품의 판매를 위하여 추가로 지출하였을 것으로 보이는 필요 변동 경비 등을 공제한 금액(한계이익)입니다. 위 판결 사례에서도 한계이익으로 산정하였습니다.

 

3. 구체적 사례의 손해액 산정 방법

 

. 산정기간 및 동 기간의 매출액

 

위 사건의 영업비밀의 보호기간은 2003. 6. 30.부터 3년간인 2006. 6. 30.까지고 침해자는 2005. 10.경부터 찰떡쿠키를 제조판매하기 시작하였으므로, 침해자의 영업이익의 산정기간은 2005. 10. 1.부터 2006. 6. 30.까지로 합니다. 이 기간동안의 침해자의 찰떡쿠키 매출액은 2,635,763,884원으로 산정되었습니다.

 

. 필요변동경비

 

법원은 위 산정기간 동안의 필요변동경비, , 재료비와 노무비, 경비를 포함한 제조원가를 산정할 수 있는 자료가 없으므로, 찰떡쿠키를 생산하고 있는 피고의 포천공장의 전체 제조원가를 기준으로 포천공장의 전체 매출액과 찰떡쿠키만의 매출액을 비교하여 찰떡쿠키만의 필요변동경비를 비율적으로 산정하였습니다.

 

, 찰떡쿠키의 필요변동경비는 {(찰떡쿠키의 매출액 / 포천공장 전체 매출액) × 포천공장 전체 제조원가 }로 계산됩니다.

 

. 이익액

 

산정기간동안 침해자가 받은 매출액에서 변동경비를 공제한 금액, 즉 한계이익을 이익액으로 산정하였습니다. 구체적으로 이 사건에서 침해자의 이익액은 877,216,874 { 203,220,397(2005. 10.부터 같은 해 12.까지 찰떡쿠키 매출액 977,661,615찰떡쿠키의 필요변동경비 774,441,218) + 673,996,477(2006. 1.부터 같은 해 6월까지 찰떡쿠키 매출액 1,658,102,269찰떡쿠키의 필요변동경비 984,105,792) }이 됩니다. 따라서, 영업비밀 권리자는 위 침해자의 이익으로 산정된 금액을 손해배상으로 받을 수 있습니다.

 

4. 국세청 고시 표준수익율에 의한 손해액 산정 방법

 

다른 사건에서 자주 사용되는 국세청 고시 산업별 표준수익율에 따라 손해액을 산정해 볼 수도 있습니다. 2013년 국세청 고시에 따르면 빵, , 건빵의 경우 단순경비율이 91.9%로 나와 있습니다. 이에 따라 매출액 약 26.3억원 x 표준 소득율 8.1% = 2 1천만원으로 산정됩니다. 실제 사건에서 필요변동경비를 공제하는 방식, 즉 한계이익으로 산정한 액수가 평균 표준 소득율로 산정한 방식보가 원고 권리자에게 유리하다는 점을 알 수 있습니다. 또한, 이 사건에서는 그 금액도 상당한 차이가 있습니다.

 

5. 손해액 산정의 중요성

 

위 사례에서 알 수 있는 것처럼, 손해액수를 산정하는 방법에 따라 실제 당사자에게 미치는 영향이 지대합니다. 이론적으로는 제1항에 따른 산정이 권리자에게 가장 유리한 것으로 알려져 있지만 현실 소송에서 실제 사용하는데 있어서는 수많은 난관이 있습니다. 반면 제2항에 따른 산정방식이 용이하고, 그 중에서도 국세청 고시 업종별 표준 소득율에 따른 산정방식이 가장 용이합니다. 그렇지만, 위 사례에서 비교해 보았듯이 표준소득율에 따른 손해액 산정은 그 액수가 많지 않을 수 있다는 단점이 있습니다. 최대한 다른 방식으로 산정해보고 나서 최후의 수단으로 사용하는 것이 바람직합니다.

 

KASAN_영업비밀침해로 인한 손해배상액 산정 – 찰떡파이 영업비밀 침해 사건 1심 판결.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.10.11 08:00
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1. 특허법

128(손해배상청구권 등) ① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다.

② 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.

③ 제2항에 따라 손해액을 산정하는 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있으면 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

 

④ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다.

 

⑤ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

 

⑥ 제5항에도 불구하고 손해액이 같은 항에 따른 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 법원은 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있다.

 

⑦ 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제2항부터 제6항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

 

2. 실용신안법, 디자인보호법 실질적으로 동일한 내용

 

3. 상표법

110(손해액의 추정 등) ① 109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 상품을 양도한 경우에는 그 상품의 양도수량에 상표권자 또는 전용사용권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 상품의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 상표권자 또는 전용사용권자의 손해액으로 할 수 있다.

② 제1항에 따른 손해액은 상표권자 또는 전용사용권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 상표권자 또는 전용사용권자가 해당 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 해당 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

③ 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 경우에는 그 이익액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 추정한다.

④ 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 경우 그 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다.

⑤ 제4항에도 불구하고 손해액이 같은 항에 규정된 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 법원은 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있다.

⑥ 법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 밝히는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

 

111(법정손해배상의 청구)상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

 

② 제1항 전단에 해당하는 침해행위에 대하여 제109조에 따라 손해배상을 청구한 상표권자 또는 전용사용권자는 법원이 변론을 종결할 때까지 그 청구를 제1항에 따른 청구로 변경할 수 있다.

 

4. 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률

14조의2 (손해액의 추정 등) ① 영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자가 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 영업비밀 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 제1호의 수량에 제2호의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 영업상의 이익을 침해 당한 자의 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 영업상의 이익을 침해 당한 자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 영업상의 이익을 침해 당한 자가 영업비밀 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 영업비밀 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

1. 물건의 양도수량

2. 영업상의 이익을 침해 당한 자가 그 영업비밀 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액

 

② 영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해 당한 자가 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있으면 그 이익액을 영업상의 이익을 침해 당한 자의 손해액으로 추정한다.

③ 영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해당한 자는 영업비밀 침해행위의 대상이 된 영업비밀의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액을 자기의 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

④ 영업비밀 침해행위로 인한 손해액이 제3항에 따른 금액을 초과하면 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 그 영업상의 이익을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없으면 법원은 손해배상 금액을 산정할 때 이를 고려할 수 있다.

⑤ 법원은 영업비밀 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

 

5. 저작권법

125(손해배상의 청구) ① 저작재산권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리(저작인격권 및 실연자의 인격권을 제외한다)를 가진 자(이하 "저작재산권자등"이라 한다)가 고의 또는 과실로 권리를 침해한 자에 대하여 그 침해행위에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 저작재산권자등이 받은 손해의 액으로 추정한다.

② 저작재산권자등이 고의 또는 과실로 그 권리를 침해한 자에 대하여 그 침해행위에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 권리의 행사로 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 저작재산권자등이 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 불구하고 저작재산권자등이 받은 손해의 액이 제2항의 규정에 따른 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다.

④ 등록되어 있는 저작권, 배타적발행권(88조 및 제96조에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 출판권, 저작인접권 또는 데이터베이스제작자의 권리를 침해한 자는 그 침해행위에 과실이 있는 것으로 추정한다.

 

125조의2(법정손해배상의 청구)저작재산권자등은 고의 또는 과실로 권리를 침해한 자에 대하여 사실심의 변론이 종결되기 전에는 실제 손해액이나 제125조 또는 제126조에 따라 정하여지는 손해액을 갈음하여 침해된 각 저작물등마다 1천만원(영리를 목적으로 고의로 권리를 침해한 경우에는 5천만원) 이하의 범위에서 상당한 금액의 배상을 청구할 수 있다.

② 둘 이상의 저작물을 소재로 하는 편집저작물과 2차적저작물은 제1항을 적용하는 경우에는 하나의 저작물로 본다.

③ 저작재산권자등이 제1항에 따른 청구를 하기 위해서는 침해행위가 일어나기 전에 제53조부터 제55조까지의 규정(90조 및 제98조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 그 저작물등이 등록되어 있어야 한다.

④ 법원은 제1항의 청구가 있는 경우에 변론의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 제1항의 범위에서 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

 

126(손해액의 인정) 법원은 손해가 발생한 사실은 인정되나 제125조의 규정에 따른 손해액을 산정하기 어려운 때에는 변론의 취지 및 증거조사의 결과를 참작하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

 

KASAN_지식재산권 침해로 인한 손해배상책임과 손해액산정에 관한 특칙 조항 정리.pdf

 

 

작성일시 : 2017.10.11 07:00
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특허 침해 소송에서는 증거 확보가 우선되어야 합니다. 그 이유는 특허 침해 소송을 제기하려는 자가 상대방의 특허 침해 행위를 입증하여야 할 책임이 있기 때문입니다. 다만 침해 사실을 입증할 자료가 상대방에게 존재하는 경우에는 이를 수집하여 침해 행위를 입증하기가 어렵습니다. 따라서 금번 포스팅에서는 이와 같은 경우에 이용할 수 있는 제도 중 하나인 증거 보전 신청 제도를 설명 드리겠습니다.

 

증거 보전 신청은 특허 침해 소송 제기 전단계에서 증거를 미리 수집할 수 있는 절차입니다. 증거 보전이란 소송 전 또는 소송 중에 특정의 증거를 미리 조사해 두었다가 본안소송에서 사실을 인정하는 데 사용하기 위한 증거조사방법 입니다. 소송 절차 내에서 정상적인 증거조사를 할 때까지 기다려서는 증거를 본래의 사용가치대로 사용하는 것이 불가능하게 되거나 곤란하게 될 염려가 있는 증거를 미리 조사하여 그 결과를 보전하여 두려는 판결절차의 부수절차 입니다(민사소송법 제375).

 

증거보전은 미국식 공판전의 증거개시제도(Pretrial Discovery)가 없는 우리나라 법제 하에서 소송 전 증거수집 제도로 이용될 수 있고, 당사자 한 쪽의 지배영역 내에 있는 증거의 내용을 상대방 당사자에게 알리는 증거 공개 기능도 가집니다.

 

요건에 있어서 증거보전의 대상이 되는 것은 모든 증거방법 입니다. 따라서, 증인신문, 감정, 서증조사, 문서제출명령, 검증은 물론 당사자신문도 가능합니다. 특허침해소송의 경우에는 제품에 대한 검증, 제품의 설계도 및 사양서에 대한 서증 조사 등이 가능합니다.

 

다만 미리 증거조사를 하지 아니하면 그 증거를 사용하기 곤란할 사정이 있어야 합니다(민사소송법 제375). 따라서 증거가 소멸되고 있어 조사가 불가능하게 될 경우는 물론이고, 시간의 경과에 따라 조사가 더 어렵게 되는 현상이 변경될 염려가 있는 경우도 포함됩니다. 이러한 증거보전을 필요로 하는 사유는 신청인이 이를 소명하여야 합니다(민사소송법 제377조 제2).

 

특허침해소송에 있어서는 상대방의 증거 훼손의 용이성 및 개연성에 대한 입증이 필요합니다. 예를 들어 침해 장치의 설계 변경이 용이하여 침해 증거 훼손이 가능하거나, 다른 심판절차에서 심판이 진행 중이거나 해외에서의 특허 분쟁이 개시되어 설계 변경의 개연성이 높다는 점 등으로 입증할 수 있습니다.

 

이와 같은 보전의 사유가 소명되어야 증거보전신청이 받아들여질 수 있습니다. 다만, 그 증거에 의하여 증명할 사실이 소송에서 중요한 사실인지의 여부는 신청의 허부와는 관계가 없습니다. 그리고 신청 절차에 있어서는, 소제기 전에는 신문을 받을 사람이나 문서를 가진 사람의 거소 또는 검증하고자 하는 목적물이 있는 곳을 관할하는 지방법원에 신청하여야 하고, 그 증거조사비용은 예납해야 합니다.

 

아래는 증거보전신청서의 예시 입니다.

 

 

 

특허 침해 소송의 시작은 증거의 수집입니다. 이때 물품에 따라 회피 설계가 용이하고 단시간 내에 증거 훼손이 가능한 경우가 있습니다. 이러한 케이스에서는 설명 드린 소송 전 증거 보전 신청이 효율적입니다. 즉 지식재산권 소송에서는 침해의 형태에 맞추어 증거를 수집하는 방법을 강구하는 법률 자문을 받는 것이 필수적입니다.

 

김동섭 변호사/변리사(dskim@kasanlaw.com)

 

KASAN_특허침해소송 전단계인 증거보전신청 절차.pdf

 

 

작성일시 : 2017.09.19 17:00
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라이센싱 계약 체결은 기업 간, 기업과 대학 및 공공연구기관 간의 협력의 증가에 따라 가파른 속도로 증가하고 있습니다. 또한 라이센싱 계약을 통하여 지식재산권과 관련된 라이선스 수입도 증가하고 있습니다. 이와 함께 글로벌 기술중개전문회사가 활성화되고 있으며, 지식재산관리회사(Non-Practicing Entities)의 등장도 지식재산 비지니스를 촉진하고 있습니다.

 

라이센싱 계약은 이와 같은 지식재산 비즈니스에서 가장 중요한 법률 행위입니다. 특히 각국의 입법례에 따라 라이선스의 의미가 다르게 해석될 수 있으므로 해외 기업과 라이센싱 계약을 체결하는 경우에는 중요 법적 개념에 대한 명확한 정의가 필요합니다. 또한, 라이선스 비용 지급의 방식, 로열티의 계산 방법, 라이센시에게 반드시 필요한 재료의 공급이나, 상표권의 사용 여부, 및 판촉 협조 의무 등을 구체적으로 규정하는 것이 바람직합니다.

 

따라서, 금번 포스팅에서는 표준 라이선스 계약서를 제공하면서, 각각의 조문 별로 계약서 작성 시 유의하여야 할 사항이나, 구체적인 사정에 따라 변경할 수 있는 규정들을 설명 드리겠습니다. 라이센싱 협상 과정을 마무리하기 위해서는 라이센서 또는 라이센시 각자의 입장에서 유리한 방향으로 라이센싱 계약서를 작성하는 것이 무엇보다 중요하기에 금번 포스팅을 참조하셔서 유리한 라이센싱 계약을 체결하시기 바랍니다.

 

첨부: 라이센싱 계약서 샘플

라이선스 계약서.docx

 

김동섭 변호사/변리사(dskim@kasanlaw.com)

 

 

작성일시 : 2017.09.11 08:21
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프랜차이즈 사업에서 가맹사업법도 중요하지만 상표 및 서비스표 분쟁의 해결 역시 필수적입니다. 새롭게 프랜차이즈 사업을 하는 경우에는 동종업계에서 이미 사용 중인 상표를 피하여 상표를 사용해야 합니다. 그리고 이미 프랜차이즈 사업을 영위하고 있는 경우에는 경쟁 업체가 유사한 상표를 사용하는 것은 아닌지 항상 확인해야 합니다. 이와 같은 프랜차이즈 사업 상표 분쟁에서 상표법상 불사용취소심판이 용이할 수 있습니다.

 

상표법 제119조 제1항에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있습니다.

 

따라서 프랜차이즈 회사 설립시 사용하기로 계획한 상표와 유사한 상표를 발견한 경우에는 불사용취소심판을 청구하여 상대방 회사의 상표를 취소시키고 이를 사용할 수 있습니다. 반대로, 프랜차이즈 사업을 영위 중에 상대방이 상표침해소송을 제기하여 오는 경우, 만약 상대방 회사가 그 상표를 사용하지 않고 있으면 역시 불사용취소심판을 제기하여 취소시킬 수 있습니다.

 

다만 불사용취소심판을 청구하기 위해서는 등록상표를 3년간 사용하지 않은 사실이 있어야 합니다. 이때 등록상표와 유사한 상표의 사용은 등록상표의 사용으로 볼 수 없으나, 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표 사용은 등록상표의 사용으로 보고 있는 것이 현재 대법원의 태도 입니다(대법원 1992. 12. 22. 선고 92698 판결).

 

이와 같이 상표권자가 자신의 등록상표를 사용하였는지 여부와 관련하여 다음과 같은 특허법원 판결을 소개합니다. 이 사건 상표권자의 등록상표는 삼부자인데 반하여, 상표권자는 소문난을 부가하는 등으로 실제로 사용하였습니다.

 

 

특허법원은 상표권자의 실사용표장은 이 사건 등록상표에소문난이라는 문자를 부가한 것인데, 부가된 문자 부분이 이 사건 등록상표 부분보다 글자 크기가 작고 상단에 위치하거나 좌측에 경사지게 위치해 있는 등 그 사용 태양 자체로 일반 수요자나 거래자에게 부기적인 부분으로 인식될 것으로 보일 뿐만 아니라소문난사람들의 입에 오르내려 널리 알려져 있음을 뜻하는 것으로 이 사건 등록상표의 인지도나 명성 등을 강조하는 부기적인 표현에 불과하므로, 위 각 표장들이 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록상표와 구별되는 별개의 독립된 표장으로 인식된다고 볼 수 없고, 위 각 표장들의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표의 사용에 해당한다(특허법원 2015. 6. 26. 선고 20151560 판결)고 판시하였습니다.

 

, 특허법원은 등록상표에 소문난을 부가하였더라도, 사용 태양 자체가 수요자에게 부가적인 부분으로 인식되고, 그 의미 역시 부기적인 표현에 불과하므로, 실사용상표가 등록상표와 구별되는 별개의 표장으로 인식된다고 볼 수 없으므로, 거래 사회 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있다고 판단하였습니다. 그러므로 상표분쟁의 불사용취소심판에 있어서 실사용상표와의 비교는 중요한 쟁점입니다.

 

이와 같이 프랜차이즈 사업 영위 시에 경쟁사의 상표를 불사용취소심판을 통해 취소시킬 수도 있고, 반대로 프랜차이즈 사업 개시 시에 이미 등록된 상표를 취소시킬 수도 있습니다. 저의 가산종합법률사무소는 프랜차이즈 가맹사의 법률 자문 및 소송을 진행한 경험을 바탕으로, 가맹사업법상 프랜차이즈 회사 설립부터 상표권 등 지식재산권 분쟁까지 원스탑 토탈 서비스를 제공할 수 있는 로펌입니다. 이와 관련하여 앞으로도 프랜차이즈 가맹사업에 대한 법률 쟁점을 지속적으로 소개하겠습니다.

 

김동섭 변호사/변리사(dskim@kasanlaw.com)

 

특허법원 2015허1560 판결.pdf

 

KASAN_프랜차이즈 가맹사업과 상표분쟁 사례 - 불사용취소심판 특허법원 2015. 6. 26. 선고 2015허15

 

 

 

작성일시 : 2017.09.04 09:30
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-- 상표권 침해를 원인으로 하는 손해배상의 구체적 판단방법: 서울중앙지방법원 2016. 5. 27. 선고 2015가합504429 판결 --

 

서울중앙지법 지재사건 전담 재판부는 상표권 침해를 인정한 다음, 그로 인한 손해배상액 산정을 어떻게 할 것인지에 대해 다음과 같이 판시하였습니다.

 

1.    상표법 제 67조 제2항의 적용여부

 

"상표법 제 67조 제2항의 규정은 상표권자 등이 상표권 등의 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 손해의 액을 입증하는 것이 곤란한 점을 감안하여 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 상표권자 등이 입은 손해의 액으로 추정하는 것일 뿐이고,

 

상표권 등의 침해가 있는 경우에 그로 인한 손해의 발생까지를 추정하는 취지라고 볼 수 없으므로,

 

상표권자가 위 규정의 적용을 받기 위하여는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있고 또한 그 상표권에 대한 침해행위에 의하여 실제로 영업상의 손해를 입은 것을 주장입증할 필요가 있으나,

 

위 규정의 취지에 비추어 보면, 위와 같은 손해의 발생에 관한 주장입증의 정도에 있어서는 손해 발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장입증하는 것으로 족하다고 보아야 하고,

 

따라서 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 수 있다(대법원 1997. 9. 12. 선고 9643119 판결 등 참조)."

 

2.    상표법 제67조 제2항의 침해자가 얻은 이익의 산정기준

 

"상표법 제67조 제2항에서 말하는 침해자의 이익을 순이익으로 볼 것인지 아니면 한계이익으로 볼 것인지가 문제인바,

 

침해행위로 얻은 수익(침해제품의 매출액)에서 침해행위와의 견련성을 인정하기 어려운 고정비용까지 공제하는 것은 상표법 제67조 제2항의 침해행위에 의하여 이익을 받은 때라는 문언에 부합하지 않는 것으로 해석되는 점,

 

고정비용까지 공제한다면 침해자가 침해행위와는 무관하게 지출한 고정비용이 매우 큰 경우 손해배상액이 과소해지거나 아예 없어지게 되는 부당한 결과가 발생할 수 있는 점,

 

대법원도 침해자가 상표권 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 상표권 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액, 즉 침해자의 이익액을 손해액으로 삼아라고 판시하여(대법원 2008. 3. 27. 선고 200575002 판결) 한계이익설의 입장을 취한 것으로 해석되는 점 등에 비추어 보면,

 

상표법 제67조 제2항에서 말하는 침해자의 이익을 한계이익으로 봄이 타당하다."

 

3.    상표법 제67조 제2항의 추정이 일부 복멸되는지 여부

 

"침해자가 상품의 품질, 기술, 디자인, 상표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 상표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 있다면 그와 같은 사정이 인정되는 부분에 관하여는 상표법 제67조 제2항의 추정이 일부 복멸된다고 할 것인바(대법원 1997. 9. 12. 선고 9643119 판결 등 참조),

 

피고의 매출액은 꾸준한 기술개발을 통한 차별화된 기술력, 전국적인 판매망, 원활한 애프터서비스 제공 등에 힘입은 바가 큰 것으로 보이는 점, 피고 휠체어에 부착되는 레이블을 이 사건 표장 사용 전 후로 비교해보면, 위 레이블에서 이 사건 표장이 차지하는 상표적 기능이 그리 크지 않음을 알 수 있는 점 등을 종합하여 보면,

 

한계이익의 90%는 상품의 품질, 기술, 상표 이외의 신용, 판매정책 등 이 사건 표장의 사용과는 무관하게 얻은 이익으로, 나머지 10%는 이 사건 표장의 사용으로 얻은 이익으로 평가함이 상당하다."

 

4.    비율 관련 실무적 포인트   

 

1심 판결은 침해자가 침해제품을 판매하여 얻은 한계이익의 10%만을 상표사용과 관련된 이익으로 판단하였습니다. 그 정량적 산정의 구체적 이유를 수치로 들 수 없음은 당연합니다. 재판관의 자유심증에 기초한 평가와 결단입니다. 이와 같은 비율 결정 구조를 염두에 두고 있어야만, 그 비율을 조금이라도 유리하게 이끌어낼 수 있습니다.

 

첨부: 서울중앙지방법원 2016. 5. 27. 선고 2015가합504429 판결

서울중앙지방법원 2015가합504429 판결.pdf

 

작성일시 : 2016.06.14 09:08
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-- 부정경쟁행위와 손해배상액 규모: 서울고등법원 2016. 4. 21. 선고 20152038659 판결 --

 

부정경쟁행위 + 손해발생은 인정되지만 그 손해액을 증명하기 극히 곤란한 경우 법원에서 상당한 손해액을 인정할 수 있습니다. 특허, 상표 등 지식재산권법 분야에 공통되는 사항입니다.

 

부정경쟁행위자 피고가 청소업으로 벌어들인 세무서 신고 매출액 합계는 약 48천만원이었습니다. 이에 대해 서울고등법원은 부정경쟁행위로 인한 권리자의 손해액을 1억원으로 인정하였습니다. 매출액의 20%를 넘는 금액을 손해액으로 인정한 것입니다.

 

서울고등법원 재판부는 그와 같이 판단한 이유를 제시하지 않았습니다. 그라나, 원심 이 산정한 손해액보다 많고, 통상 침해자 매출액에 대한 비율이 높다는 점에서 권리자에게 유리한 특별한 판결로 생각합니다. 지재권 보호를 강화한다는 정책홍보물이나 지루한 판결이유는 공허할 뿐입니다. 실제 분쟁에 관한 판결 주문과 그 손해배상액수로 갈린다 생각합니다.

 

첨부: 서울고등법원 2016. 4. 21. 선고 20152038659 판결

  서울고등법원 2015나2038659 판결.pdf

 

작성일시 : 2016.05.18 17:00
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-- 회사 오너 명의 지재권 등록 관행을 바꾸어야 할 시대적 흐름 -- 

 

수많은 직무발명, 상표, 디자인 등 지식재산권이 회사 법인 명의가 아니라 사주 개인 명의로 등록되어 있고, 지금도 그렇게 출원, 등록되고 있습니다. 특별한 경우를 제외하고 그 대부분의 사주명의 등록은 업무상 배임죄에 해당하는 불법행위에 해당하기 때문에, 그에 따른 법적 책임을 피하기 어렵습니다.

 

공개되기 때문에 숨길 수도 없고, 사후적으로 방어하기도 어려울 뿐만 아니라 법적분쟁으로 가면 큰 피해를 초래할 수 있기 때문에 언제 터질지 모를 시한폭탄과 같습니다. 소탐대실이고, 분명 잘못된 관행입니다. 관련 법률에 따라 정상으로 되돌리는 조치가 필요합니다.

 

참고로 오늘 올라온 오너명의 상표등록 관련 기사를 링크해 드립니다. 민변과 시민단체에서 유수의 프랜차이즈 업체 대표들과 가족이 상표권을 독식해 부당 이득을 챙긴 혐의로 검찰에 고발했다는 뉴스입니다.

 

지난 세월호 사태에서 유병언 일가의 상표등록을 통한 로열티 수익 수단이 온 국민에게 공개되어 큰 관심을 끌었습니다. 명백한 불법행위로 도덕적 비난의 소지도 높습니다.

 

이번에 자연스럽게 일반 기업에 불똥이 튀어 불이 난 것입니다. 예상되는 사태이고, 시민단체의 문제 제기를 막을 수도 없습니다. 유명 프랜차이즈 회사만의 문제가 아니라는 점을 유의해야 합니다. 작은 기업이라도 지재권 담당자 또는 법무 담당자라면 회사의 지재권 등록현황과 실무관행을 살펴보고, 만약 잘못된 점이 있다면 탈이 나기 전에 미리 적법한 방향으로 수정하는 것이 바람직할 것입니다.

 

작성일시 : 2015.10.21 10:13
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-- 기업그룹의 상호상표(House Mark) 관리와 지주사의 관계사에 대한 상표사용료 징수 관련 문제  --

 

그룹의 관계사가 같은 상호상표를 사용하던 중 계열분리나 사업매각 등으로 더 이상 어떤 관계도 없는 경우에 그룹의 상호상표를 사용할 수 없다는 최근 대법원 판결을 소개해 드렸습니다. 이번에는 그룹상표의 사용관계와 사용료에 관련된 법률상 문제를 살펴보겠습니다. 통상 지주회사에서 그룹의 공통상표를 등록 받아 소유하면서 계열사에 상표 사용권을 허여하는 방법으로 상표권리를 하고 있습니다.

 

1. 무상사용 허락의 법적 리스크

 

상표등록권자 지주회사가 계열사에게 무상 사용권을 설정한 경우 공정거래법상 불공정거래행위에 해당하거나 세법상 조세포탈의 리스크가 있습니다. , 지주회사와 그 계열사는 특수관계인데 그 계열사에 무상으로 상표사용을 하게 하는 것은 지주회사의 해당 계열사에 대한 부당지원에 해당하여 불공정행위 책임이 있을 수 있고, 그 결과 지주회사가 벌어들일 수 있는 수익을 부당하게 감소시킨 결과 법인세 포탈로 연결될 소지도 있습니다.

 

독점규제 및 공정거래에 관한 법률(‘공정거래법’) 23조 제1항 제7호 가목에서는 회사가 부당하게 특수관계인 또는 다른 회사에 대하여 가지급금 대여금 인력 부동산 유가증권 상품 용역 무체재산권 등을 제공하거나 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위를 불공정거래행위로 규정하고 있고 위 법에 위해 되는 경우 동법 제24조에 의하여 과징금을 부과하는 것으로 규정하고 있습니다.   

 

또한, 법인세법 제52조와 시행령 제88조 제1항 제6호에서는 회사가 그 특수관계인과의 금전, 그 밖의 자산 또는 용역을 무상 또는 시가보다 낮은 이율, 요율이나 임대료로 대부하거나 제공한 경우에 그 소득에 대한 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우에는 그 법인의 행위 또는 소득금액의 계산에 관계없이 그 법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산할 수 있다고 규정하고 있습니다.

 

법인세법 제52(부당행위계산의 부인) ① 납세지 관할 세무서장 또는 관할지방국세청장은 내국법인의 행위 또는 소득금액의 계산이 대통령령으로 정하는 특수관계인(이하 "특수관계인"이라 한다)과의 거래로 인하여 그 법인의 소득에 대한 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우에는 그 법인의 행위 또는 소득금액의 계산(이하 "부당행위계산"이라 한다)에 관계없이 그 법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산할 수 있다. 법인세법 시행령 제88조(부당행위계산의 유형 등) 법 제52조제1항에서 "조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 6. 금전, 그 밖의 자산 또는 용역을 무상 또는 시가보다 낮은 이율· 요율이나 임대료로 대부하거나 제공한 경우.

 

따라서 상표등록권자인 지주회사가 그 상호상표를 계열사에게 무상으로 사용하도록 방치하는 것은 법적 리스크가 상당히 높습니다. 원칙적으로 합리적인 수준의 상표사용 대가를 지불하고 사용하도록 해야 할 것입니다.

 

2. 유상 사용권 설정관계 중 문제의 소지가 있는 경우

 

1) 상표권자인 지주회사가 지주회사로서 실질을 갖추지 못한 경우

 

상표사용관계는 지주회사가 정당한 상표권자로서 상표사용료를 받을 자격을 갖추는 등 공정해야 합니다. 구체적 사례를 들어 보겠습니다.

서울중앙지방법원 2011. 6. 27. 선고 2010고합 1651 판결에서, C&그룹 회장에게 배임죄를 인정하면서 피고인이 C&해운이 C&그룹의 통합상표의 등록권자로서 C&그룹의 계열사로부터 상표사용료는 받도록 한 것은 그 계열사에 대한 배임행위라고 판시하였습니다. , (1) C&해운은 지주회사의 법적 요건을 갖추지도 못하여 지주회사로 볼 수 없고, (2) C&해운이 C&그룹 전체에서 차지하는 비중도 미미할 뿐 아니라 (3) C&해운이 유동성 위기를 겪고 있어 오직 이를 타개하려는 방면으로 그룹 CI의 상표권을 형식상 C&해운으로 등록하고 그에 대한 사용료 명목으로 계열사로부터 자금을 지원받은 것이라는 점, (4) C&그룹 CI C&그룹 계열사가 공동투자하고 개발한 경제적 브랜드 가치도 없는 상황이어서 그룹 계열사가 C&해운에 상표 사용료를 지급할 아무런 이유가 없었다는 점, (5) C&그룹 계열사가 지급한 상표 사용료의 액수, 이후 (6) C&해운이 위 상표사용요금을 사용한 내역을 비추어 볼 때 C&해운와 C&그룹 계열사간의 상표사용관계는 공정하지 않은 것이라고 보았습니다.

 

이와 같이 부당하게 상표 사용료를 지급한 것은 계열사간에 부당지원(이른바 일감몰아주기’)한 것에 해당하여 공정거래법 위반일 뿐만 아니라 회사에 손해를 끼친 행위로서 배임죄가 성립할 것입니다.

 

2) 사용료 액수가 불합리한 경우

 

상표권자인 지주회사가 계열사에서 받은 상표 사용료의 적정 범위는 판단하기 쉽지 않습니다. 다만, 이에 대하여는 공정거래법 시행령 별표 13에서 특수관계인에게 부당한 이익을 귀속시키는 행위의 유형 중 하나로 합리적 고려나 비교 없는 상당한 규모의 거래를 들고 있는 것을 참고할 수 있을 것입니다. 동법 시행령 별표 13 합리적 고려나 비교 없는 상당한 규모의 거래그 구체적인 기준으로 거래상대방 선정 및 계약체결 과정에서 사업능력, 재무상태, 신용도, 기술력, 품질, 가격, 거래규모, 거래시기 또는 거래조건 등 해당 거래의 의사결정에 필요한 정보를 충분히 수집ㆍ조사하고, 이를 객관적ㆍ합리적으로 검토하거나 다른 사업자와 비교ㆍ평가하는 등 해당 거래의 특성상 통상적으로 이루어지거나 이루어질 것으로 기대되는 거래상대방의 적합한 선정과정 없이 상당한 규모로 거래하는 행위를 규정하고 있습니다.

 

그렇다면 이러한 기준에 의거하여 공정하고 객관적인 지급 기준에 고려될 수 있는 사항으로는 상표의 사용기간, 계약 대상 상표권의 수, 향후 양사의 사업 전망, 현재 그룹 통합 문자 및 로고 상표권의 자산가치, 업계 시장의 동향 및 전망, 상표권 관리 및 유지에 소요되는 비용 및 상표사용료에 따라 예상되는 세금 정도가 될 수 있을 것으로 보입니다. 참고로, 우리나라 대기업 지주회사들이 통상 받는 상표사용료는 계열사 매출의 0.1~0.2% 범위로 알려져 있습니다.

 

3. 정리

 

상표권자 지주회사는 계열사에 상표사용을 허락하면서 합리적 범위의 사용료를 받아야 합니다. 무상의 사용권 설정은 공정거래법 및 법인세법에 위반될 소지가 많습니다. 나아가, 유상의 사용권을 설정하는 경우에도 계열사로서는 정당한 지주회사로서 상표권자에게 사용료를 지급하는 것인지 여부, 그 비용이 합리적 고려와 비교에 따른 상당한 규모에 의한 것인지를 잘 검토해보아야 할 것입니다.

 

또한, 상호상표의 가치는 국내에만 한정되는 것이 아니라 해외까지 미치는 것이므로 장기적 관점에서 미리 다른 국가에서의 상호상표 전략을 수립하고 시행하는 것이 바람직합니다. 급변하는 비즈니스 환경에서 계열사의 빈번한 합병과 분할이 발생한다는 점에서 그에 따른 상표권리 및 사용관계를 설정하는 것도 매우 중요합니다.

 

남궁은 변호사

 

작성일시 : 2015.03.12 14:09
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-- 폰트 파일의 불법 사용과 그 결과물에 관한 저작권 침해여부, 그 폰트가 사용된 팜플렛 등의 사용금지 및 폐기청구 인정여부 --

 

폰트파일에 대해서는 프로그램 저작권이 인정되지만, 폰트 즉 서체(typeface) 그 자체에 대해서는 저작권법적 보호를 인정하지 않는 판례를 말씀드린 바 있습니다. 이와 같이 폰트 파일에 대해서는 저작권을 인정하지만 폰트 자체에 대해서는 저작권 보호를 인정하지 않는다는 입장에서 실무적으로 판단이 어려운 문제가 발생합니다.

 

특히, 다음과 같이 저작권법에 저작권침해 결과물의 폐기청구에 관한 규정이 있는데, 그 조항의 해석이 핵심쟁점으로 생각됩니다.


저작권법 제123조 (침해의 정지 등 청구) ② 저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리를 가진 자는 제1항의 규정에 따른 청구를 하는 경우에 침해행위에 의하여 만들어진 물건의 폐기나 그 밖의 필요한 조치를 청구할 수 있다.

 

여기서 “제1항의 규정에 따른 청구”는, 저작권 침해자에 대한 침해 정지 청구입니다. 즉, 저작권 침해 행위가 있었음을 전제로, 저작권자는 침해자에 대하여 제2항에 따라 “침해행위에 의하여 만들어진 물건”을 폐기할 것을 청구할 수 있습니다.

 

폰트 파일을 불법 다운로드 받아 사용하여 상표, 간판, 광고물을 만들거나 책을 인쇄한 경우를 상정하면, 그 상표나 인쇄된 책은 타인의 폰트 파일에 대한 프로그램 저작권을 침해하는 행위에 의하여 만들어진 결과물에 해당합니다. 저작권법 제123조 제2항을 적용하면 그 물건의 폐기청구를 하는 것이 가능합니다.

 

참고로, 폰트 파일을 인쇄물 제작에 사용하는 경우 인쇄물 제작용 프로그램을 통해 폰트 파일 프로그램을 불러 사용하게 되고, 이 과정에서 컴퓨터의 메모리에 폰트 파일 프로그램이 일시적으로 복제가 되는바, 이 또한 폰트 파일 저작권자의 저작권을 침해하게 되며(RAM에의 일시적 복제를 복제권 침해로 본 서울중앙지방법원 2014. 2. 21. 선고 2013가합25649 판결 등), 이러한 저작권 침해행위로서 불러온 폰트에 의하여 인쇄물이 제작된 것이기 때문입니다.

 

그런데 저작권법 제123조 제2항을 위와 같이 문언적으로 해석하면, 폰트 자체의 저작권을 인정하지 않는다는 판례의 태도와 배치되는 등 여러 가지 불합리한 결과가 초래됩니다. 예를 들어, MS Word를 불법 다운로드 받아 사용하여 만든 모든 문서에 대한 Microsoft사의 폐기청구가 가능할 수 있게 되는 것입니다. 또한 위와 같은 해석론에 따르면, 폰트 파일 저작권자가 폰트 파일이 불법 사용되었다는 점만 증명하면 폰트 파일이 사용된 모든 인쇄물의 폐기를 청구할 수 있게 되어, 결국 폰트 자체를 법적으로 보호해 주는 것과 다름없습니다. 인쇄물에 대한 폰트 디자인권의 효력을 배제한 디자인보호법 제44조 제2항의 취지에도 어긋나게 될 수 있습니다. 

 

그렇다고, 저작권법 제123조 제2항의 “침해행위에 의하여 만들어진 물건”의 범위를 제한 해석할 수 있는 근거 규정도 없습니다. 법원이 구체적 사건에서 판결을 통해 제한 해석하는 것이 가능할 것이지만, 국내외 판례나 학설의 뒷받침이 필요할 것입니다. 그런데, 현재까지는 이에 관한 연구 논문이나 외국법원의 판결이 나오지 않는 상태입니다. 따라서, 현재로서는 이와 같은 제한해석이 가능할지 단정하기 어렵습니다.

 

사실 이 문제는 폰트 파일에 대한 저작권 문제에 국한된 것이 아니라, 모든 프로그램 저작권의 경우 발생할 수 있는 문제로서 그 파장이 중대한 문제로 보입니다. 물론, 가볍게 판단할 수 있는 문제는 아니라고 생각되지만, 폰트파일 결과물에 대한 폐기청구를 인정할 경우 발생할 수 있는 불합리한 결과들을 고려할 때, 그 범위를 제한 해석하는 것이 필요하고, 또 타당하다고 생각합니다. 바람직하게는 저작권법에 명시적으로 제한 해석한다는 규정을 두는 입법적 조치가 필요할 것입니다.

 

정리하면, 결과물 폐기 인정여부에 관한 학술적 논의는 별론으로 하고, 실무적 입장에서는 현행 저작권법 규정을 중시하여 관련 Risk를 평가해 볼 필요가 있습니다. 즉, 현행 저작권법 규정에 따라 가장 보수적으로 평가한다면, 법규정상 타인의 저작물에 해당하는 폰트 파일을 불법 사용하여 작성한 결과물을 폐기할 수 있으므로, 관련 소송에서 폰트파일로 만든 상표, 로고, 광고물, 팜플렛, 인터넷 홈페이지, 간판 등의 사용금지 및 폐기 명령을 받을 수도 있다는 점을 유의해야 할 것입니다.

 

작성일시 : 2014.07.28 16:37
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-- 제약분야 상표실무 FAQ 2 --


지난 글 "제약분야 상표실무 FAQ 및 해외상표 조사방법"에 이어, 제약분야 실무자 분들을 위한 상표실무 FAQ을 올려드립니다.

 

1. 상표권 존속기간 갱신 출원 시 주의 할 점은 무엇인가?

 

2012.4.1. 이후 갱신출원에 대해서는 1류당 20개 상품이 초과하는 경우 초과 1상품당 2천원의 추가비용이 소요될 수 있으므로 가능한 갱신 출원시 20개의 상품으로 한정하는 것이 바람직합니다. 또한 갱신신청을 하는 경우 상표권자의 주소가 변경되었거나 상표권자가 공유인 경우에는 매우 신중하고 정확하게 갱신신청 절차를 진행해야 합니다. 쉽게 생각하여 단독으로 갱신절차를 진행하였다가 특허청으로부터 불수리 통지를 받고 나서 업무대행을 의뢰하는 경우가 있습니다. 그런데, 보정하기 불가능할 정도로 갱신신청을 잘못한 경우가 많아서 결국 상표권 자체를 잃는 경우가 상당히 많았습니다. 

 

마지막으로 갱신 대상 상표의 수정이 필요한 경우(대개 회사 CI나 상호상표인 경우 글자체나 로고 변경이 필요한 경우가 많습니다), 갱신출원을 하지 않고 변경된 상표에 대해 신규 출원하는 경우가 많습니다. 그러나 이 경우 타인의 선행상표와의 유사를 이유로 신규출원이 거절되는 경우가 종종 있으므로 신규출원 전에 선행상표에 대한 조사가 충분히 이루어 져야 하며, 그것이 어려운 경우에는 가능한 안정한 권리확보를 위해 갱신출원과 신규출원을 함께 해두는 것이 바람직합니다.

 

2. 우선심사신청은 어떤 경우에 활용하는 것이 좋을까?

 

의약품의 경우, 식약청에 허가 신청과 함께/또는 후에 상표 출원하는 경우가 많습니다. 대개 식약청의 허가가 있으면 상표등록이 되기 전이라도 출원된 상표를 사용하는 경우가 많은데 이는 사실상 선등록상표의 침해가능성이 있으므로 불안합니다. 이러한 경우에 출원과 함께 우선심사를 청구함으로써 상표등록시기를 상당히 앞당길 수 있으므로(출원일로부터 최대 6개월 내 심사결과 받을 수 없음), 이를 적절하게 활용할 필요가 있습니다

 

우선심사청구제도 시행 초기에는 우선심사를 신청한 출원의 모든 지정상품에 대해서는 사용사실 또는 사용예정사실을 입증하여야 하였으나(따라서 지정할 수 있는 상품의 개수가 실제사용하고 있는 상품 1~2개 정도로 매우 한정되었습니다), 2012. 4. 1. 이후 출원부터는 상품유사군코드(: 의약품에 해당하는 G1004)가 동일한 상품들은 그 중 하나의 상품에 대해서만 사용사실 등을 입증하면 나머지 상품에 대해서도 우선심사가 이루어 질 수 있도록 확대 적용하였습니다. 

 

 3. 특허청으로부터 의견제출통지서 또는 거절결정서를 받은 경우 어떻게 하는 것이 좋을까?

 

상표 출원 전에 최선을 다해 유사범위의 상표까지 검색을 하였다 하더라도 검색의 한계 및 상표유사에 대한 관점 차이, 또는 자타상품식별력 유무에 대한 특허청 심사관과의 관점 차이로 인하여 의견제출통지서가 나오는 경우가 있습니다. 특히 심사관은 상표의 유사여부 판단을 굉장히 엄격하게 하고 있어, 전혀 유사하지 않은 것으로 보이는 상표를 제시하며 거절하는 경우가 많습니다.

 

그러나, 대개 개인이나 회사가 대리인 없이 출원하는 경우 의견제출통지에 대한 대응을 적절하게 하지 못하고 심사관의 거절을 받아들여 출원을 포기하는 경우가 많습니다. 심지어 지정상품의 불명확을 지적하는 거절이유통지에 대해서도 지정상품을 석명하거나 이를 보정하는 의견서를 제출하지 못하여 소중한 권리가 포기되는 경우가 많이 있습니다.

 

당소 경험에 비추어 보면, 거절이유에 대해 어떠한 대응을 하지 않은 경우에는 100% 거절되지만, 적절한 의견서를 제출하는 경우에는 50%정도의 입장 번복이 있었습니다. ( 50% 정도는 심사관이 자신의 입장을 끝까지 고집하거나 심사 업무 부담을 이유로 심판원 등 상급기관에서 해결하라는 식으로 판단을 유보하는 차원에서 거절결정을 하기도 합니다). 또한 심사관의 거절결정에 대해서도 법적 근거가 박약한 심사관의 거절결정은 적절하고 논리적인 심판청구에 의해 70% 이상 번복이 됩니다.

 

따라서 의견제출통지서나 거절결정서를 받았다고 해서 섣불리 그 출원을 포기하기 보다는 전문가의 판단에 따라 최선의 시도를 해보는 것이 바람직합니다.

작성일시 : 2013.07.01 21:21
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