-- 미국 San Francisco 소재 벤처회사 Exelixis와 대기업 Sanofi 사이에 2009년 체결했던 License, Collaboration Agreement 2011년 중단하는 Early Termination Agreement : A Good Example --

 

자주 보기 어려운 좋은 참고자료입니다. 2009년에 체결된 기술이전 License, R&D Collaboration Agreement Termination하면서 별도의 상세한 Termination Agreement를 다시 체결하였습니다. 그만큼 R&D Collaboration Agreement 종료는 쉽지 않다는 얘기일 것입니다.

 

공동연구개발을 핵심필수 내용으로 하는 Open Innovation 시대에는 그 시작도 중요하지만 그 Termination도 매우 중요합니다. 대형 프로젝트의 경우 연구개발 프로그램의 진행, 단계별 성과 평가 및 빠른 중단 또는 포기 결정(Early Termination)은 무엇보다 중요합니다. 그렇지 않다면 선택과 집중은 가능하지 않기 때문입니다.

 

Termination Agreement에는 SEC 제출 및 공시용으로 작성된 조기종료 배경과 핵심내용을 설명하는 자료가 첨부되어 있습니다. 양사가 체결한 Collaboration Agreement을 조기종료하는 이유로 선택과 집중전략에 따라 대상 기술이 아닌 보다 나은 것으로 평가된 기술개발 추진을 위한 것으로 밝히고 있습니다.

 

핵심내용은, Licensee 대기업 Sanofi Licensor 벤처회사 Exelixis에 주도 해지를 조건으로 $15 million (160억원)을 일시불로 지급하고, 향후 신약개발성공 및 허가 단계에서 일정액을 추가 각 지불하지만, 그 다음 상업적 판매로 인한 수익이 발생한 경우에는 반대로 Licensor 벤처회사 Exelixis에서 Licensee 대기업 Sanofi에게 running royalty 지급하는 등 수익의 일부를 나누어주는 수익배분권을 준다는 것입니다. 구체적 수치와 구조는 삭제되어 알 수 없습니다.

 

Termination의 핵심효력인 해방효(release)에 대해서도 구체적 규정을 두고 있습니다. 뿐만 아니라, 일정 범위에 대해 FTO에 해당하는 Covenant Not to Enforce 조항을 별도로 두고 있는 점도 흥미롭습니다.

 

물론 Collaboration 연구성과에 대한 공동발명 (joint invention) 및 공유특허 관계도 상세하게 규정하였습니다. 양사가 주고받은 비밀정보뿐만 아니라 공동연구성과에 대한 공개여부, 활용여부 등도 중요한 사항이기 때문에 상세한 규정을 두고 있습니다.

 

마지막으로, Termination Agreement는 양사가 2009년 체결한 License, Collaboration Agreement termination 조항에 따른 것입니다. 그렇지만, 2개의 계약서 사이에 상충되는 내용이 있을 수도 있습니다. 이와 같은 혼란이나 분쟁을 방지할 목적으로 "entire agreement" 조항에서 Termination Agreement 내용이 그 이전 계약뿐만 아니라 협상 내용 등을 포함하여 가장 우선 적용된다고 명시하였습니다. 복잡한 사안일수록 필요한 조항입니다.

 

긴 영문 계약서지만 실무적 입장에서 꼼꼼하게 살펴보면 유용한 참고자료가 될 것입니다. 잘 읽어 보고 필요할 때 example로 활용하시기 바랍니다.

 

*첨부파일: Collaboration Early Termination Agreement_2011

Termination Agreement between Exelixis and Sanofi_2011_12.docx

 

작성일시 : 2015.11.20 08:07
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-- 미국 Yale 대학 교수들이 설립한 신약개발 벤처회사와 대형 제약회사 Sanofi 사이 2011년 체결한 신약 기술이전 License, R&D Collaboration Agreement : A Good Example --

 

2000 Yale 대학 교수 3명이 창업한 벤처회사 Rib-X Pharmaceuticals Yale 대학으로부터 기술이전을 받고, 그 후 후속 연구개발를 계속하여 얻은 성과를 가지고 2011년 다국적 제약회사 Sanofi에 대형 기술이전 License, R&D Collaboration Agreement을 체결하였습니다.

 

대학기원 원천기술이 대학교수 창업벤처를 거쳐 성숙된 후, 최종적으로 그 후속 연구개발성과를 대기업에 License한 성공적 사례입니다. 미국에서 공개된 상세한 License, R&D Collaboration Agreement을 참고로 첨부합니다. 대상기술은 최근 심각한 문제가 되고 있는 다제내성 세균감염증을 치료할 수 있는 새로운 항생제 신약개발기술입니다.

 

첨부한 장문의 계약서에는 Yale 대학과 체결한 계약과 권리관계 조율 조항, 추가 공동연구개발 진행, 평가, 결정 등 관련 조항, 연구개발성과에 대한 지재권 문제, 향후 연구개발성과를 활용한 사업에 대한 Licensor의 사업참여권 또는 수익분배권 관련 조항, Licensee의 연구개발성과 평가 및 프로젝트 진행여부, 중단 또는 포기 관련 조항, 개발 단계별 다양한 Option 조항, Termination 후 양 당사자의 권리관계 조율 조항 등등 기술이전 License 후에도 계속하여 장기간 진행될 것으로 예상되는 대규모 신약 연구개발 프로젝트 관련 사항이 망라된 복잡한 계약서입니다.

 

살펴보면 실무자 입장에서 a good example로서 좋은 참고자료라고 생각됩니다. 한번 잘 읽어 보고 필요할 때 example로 활용하시기 바랍니다. 참고로, 벤처회사 licensor Rib-X Pharmaceuticals, Inc. 2013년 회사명칭을 Melinta Therapeutics Inc.로 변경하였습니다.

*첨부파일: License, R&D Collaboration Agreement between Melinta and Sanofi_2011

COLLABORATION AND LICENSE AGREEMENT_Sanofi_2011년.docx

 

작성일시 : 2015.11.19 15:17
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