-- 특허침해제품의 제조회사 또는 판매회사가 아닌 수많은 일반 소비자에게 특허침해경고장을 보낸 Patent Troll MPHJ 보유 Printer 특허청구항 일부 유효 CAFC 판결 --

 

미국 Texas 소재 Patent Troll MPHJ2012 HP사의 multi-function scanner-printer를 구매하여 사용하는 수많은 소비자에게 특허침해경고장을 보냈습니다. MPHJHP 프린터 사용행위가 미국특허 제6,771,381호를 침해한다고 주장하면서 대당 1천불의 로열티를 지불하라는 내용으로 수만통의 경고장을 프린터 제조 및 판매회사인 HP가 아니라 최종 소비자에게 보낸 것입니다.

 

이에 HP에서 해당특허의 무효주장 IPR을 제기하였고, 그 결과 제13항은 유효, 나머지 청구항은 모두 무효라는 결정을 받았습니다. HP는 제13항까지도 무효로 주장하였으나 CAFC 2016. 4. 5. 13항은 anticipation 무효사유에서는 특허유효라고 판결하였습니다.

 

여기서 주목할 점은, PTAB CAFC에서 non-obviousness 쟁점은 심리하지 않았습니다. 본 사건에서 PTAB HP의 진보성 흠결 주장은 anticipation 무효주장과 중복되므로 별도 심리할 필요가 없다고 판단하였습니다. 미국 AIA IPR practice에서 PTAB의 특허무효 심리범위에 관한 판단기준은 상당히 복잡합니다. CAFC에서는 PTAB의 전권에 속한다고 반복하여 판결하고 있습니다. 결국 최종적 특허유효라고 확정되었다고 단정하기는 어렵습니다. 그러나 미국특허법리상 anticipation novelty와 동일하지 않고 우리나라 진보성 심리와 중첩되는 면이 있으므로 이미 진보성 여부를 상당부분 심리한 것과 비슷하므로 특별한 사정이 없는 한 특허무효가 될 가능성도 높지 않습니다.

 

Patent Troll MPHJ는 대부분 청구항 무효로 특허권을 상당부분 상실하였으나 적어도 현 시점에서 (특별한 사정이 없는 한 최종적으로) 유효한 특허발명을 보유하게 되었으므로 향후 어떤 전략을 구사할지 그 행보가 주목됩니다. 당초 시도한 것처럼 최종 사용자를 상대로 특허침해소송을 위협하여 소비자로부터 직접 또는 그 제품의 제조회사 HP에게 상당규모의 로열티를 받아낼 수 있을지 궁금합니다.

 

특허권을 보유한 patent troll에서 제조회사 또는 판매회사가 아닌 수많은 일반 소비자에게 특허침해경고장을 보낸 행위가 미국법상 불공정거래행위에 해당하는지 여부가 쟁점입니다. 실제 Vermont 주정부가 Patent Troll MPHJ를 상대로 소비자보호법 위반행위라고 주장하는 소송을 제기하였습니다. , 수많은 일반소비자를 대상으로 한 무더기 특허침해주장은 소권남용으로 허용되지 않는다는 결론입니다. 구체적 내용은 우리나라 법 제도와 거리가 있지만 그 취지는 공감할 수 있습니다. 흥미삼아 CAFC 판결문을 첨부해 드립니다.

 

첨부:

1. Troll 보유 특허의 청구항 일부 유효 CAFC 판결,

  특허유효 CAFC 판결 15-1427.Opinion.3-31-2016.1.pdf

2. 특허괴물의 무작위 특허침해위협으로부터 일반 소비자보호 CAFC 판결

  소비자보호 CAFC 판결 15-1310.Opinion.9-22-2015.1.pdf

 

작성일시 : 2016. 4. 6. 11:10
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-- 특허권자 오리지널 품목허가권자(GSK)와 제네릭 회사의 'pay-for-delay' settlements 혐의 및 영국 공정위에서 £45 million ( 750억원) 과징금 부과 뉴스 --

 

특허권 남용과 공정거래법 위반 여부는 갈수록 주목 받는 issue입니다. 특히 부과되는 과징금의 규모가 거액이라는 점도 주목됩니다. 우리나라도 최근 유사한 판결이 나왔습니다. 선진국에서는 종종 뉴스가 나는데, 그 중 최근 영국 사례를 간략하게 소개합니다.

 

영국제약회사 GSK 1992년부터 발매하기 시작한 우울증, 불안장애 등 치료용 정신과 의약인 파록세틴(Paroxetine, 상품명 Seroxat 또는 Paxil)의 특허권 보유자 및 품목허가권자입니다. GSK는 그 물질특허 만료되면서 제네릭 제품이 발매될 상황을 맞자 Alpharma, Generics (UK)에게 일정한 license를 부여하면서 자사 제네릭 발매를 하지 않는 대신 일정 금액을 지급하는 소위 pay-for-delay settlements를 하였습니다.

 

영국 경쟁당국(CMA, 공정위)는 위와 같은 pay-for-delay 담합행위로 영국시장에 제네릭 출시가 지연됨으로써 총 £50 million의 경제적 이해관계가 발생하였다고 판단하였습니다. 위와 같은 불공정거래행위 책임을 물어 특허권자 GSK에게 총 £37.6 million ( 620억원), 제네릭사 Alpharma£1.5 million ( 25억원), 제네릭사 GUK£5.8 million ( 96억원)의 과징금을 각각 부과하였습니다.

 

참고로 2014년 유럽연합 경쟁당국에서는 Servierperindopril 관련한 제네릭 5개사와의 pay-for-delay 담합행위 혐의에 대해 총 427.7 million 유로의 과징금을 부과하였고, 2013Lundbeckcitalopram 관련 pay-for-delay 담합행위 혐의에 대해서도 총 150 million 유로의 과징금 부과 결정을 하였습니다.

 

다만, 항상 그렇듯 경쟁당국 공정위의 과징금 부과결정에 대해서는 당사자 회사들이 불복하여 법원에 소송을 제기하였고, 현재 재판이 진행 중입니다. 향후 판결이 확정되면 특허권자 및 오리지널 품목허가권자와 후발 제네릭 회사의 공정거래법 위반 등 법적 책임과 범위를 정확하게 알 수 있을 것입니다.

 

작성일시 : 2016. 3. 28. 11:42
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