-- 공동연구개발 및 공동발명 관련 분쟁해결의 난관 – Gore Tex 인공혈관 특허발명 미국판결 --

 

Open Innovation과 공동연구개발은 피할 수 없는 대세입니다. 오히려 적극 활용하고 장려해야 할 것입니다. 그런데, 일단 법적 분쟁이 발생하면 그 사안이 매우 복잡하고 해결이 어렵습니다. 분쟁소지의 쟁점을 잘 이해하고 사전에 치밀한 예방조치가 필요합니다. 나아가 일단 분쟁이 발생하면 소송으로 전개되기 전에 초기에 우호적 해결방안을 모색하는 것이 바람직한 대응전략일 것입니다.

 

Open Innovation과 공동연구개발은 공동발명으로 연결되는 경우가 많습니다. 이와 같은 공동발명에 관한 권리관계를 규율하는 특허법규와 법리는 상당히 복잡하고 불명확하여 소위 특허법의 진흙탕 또는 블랙홀로 불립니다. 현재도 국가마다 입장을 달리하는 쟁점과 구체적 소송에서 최종 판결 내용을 장담하기 어려운 미해결 쟁점이 수두룩합니다. 수렁에 빠지지 않도록 사전에 주의를 기울이는 것이 최선일 것입니다.

 

공동발명에 관한 진흙탕 수렁에 빠져 거의 40년 동안 수많은 비용과 노력을 소모하였으나 최종적으로는 공동연구개발의 상대방이 등록한 특허에 대한 고의 특허침해 판결로 끝난 Gore & Associates사의 사례와 판결을 간략하게 소개합니다.

 

Gore & Associates사의 Gore Tex "highly expanded polytetrafluoroethylene (ePTFE)"로 만든 인공혈관에 관한 발명은, Gore사 소속 연구원 Peter Cooper가 인공혈관 소재 Gore Tex를 제공하고, 외부 연구원 Dr. David Goldfarb은 발명을 구체적으로 완성하였습니다. 위 인공혈관 발명은 1974. 10. 24. 출원되었고, 그로부터 18여년이 지난 2002. 8. 20. 미국특허 U.S. Patent No. 6,436,135로 등록되었습니다.

  

Gore사 종업원은 위 인공혈관에 대한 공동발명자로 주장하여 자신의 권리를 사용자 Gore사에 양도하였고, Dr. David Goldfarb은 단독발명자라고 주장하면서 자신의 권리를 Gore사가 아니라 제3Bard, Inc.에 양도하였습니다. 양자 사이에 진정한 발명자에 관한 분쟁으로 특허등록까지 거의 18년이 걸리게 된 것입니다.

 

Gore사 입장에서는 공동발명으로만 인정되면, 특허발명을 다른 공동발명자 및 특허공유자의 동의 없이 자유롭게 실시할 수 있습니다. 이와 같은 입장에서 특허발명을 실시하는 제품을 판매하여 왔습니다. 그러나, 양 당사자의 치열한 공방이 오간 특허소송의 결과는, 특허발명의 구체적 한정요소 등을 고려하여 claims을 기준으로 판단할 때 미국 특허법리에 따른 진정한 발명자는 Dr. David Goldfarb뿐이고 Peter Cooper는 공동발명자로 인정되지 않는다고 판단되었습니다.

 

Gore사는 공동발명자로 믿고 특허발명을 실시하였다고 주장하였으나, 공동발명이 인정되지 않을 수 있다는 위험을 충분히 인지하면서도 특허발명을 실시한 것이므로, 고의 침해책임을 피할 수 없다고 판결하였습니다.

 

발명의 소재를 제공하고 공동연구개발을 하는 등 일정한 협력관계를 맺고 있었으나, 발명자 특정에 관한 특허법리에 비추어 엄격하게 판단해 볼 때 발명적 기여는 없었다는 이유입니다. 그렇게 되면, 특허발명에 관한 공유지분을 인정받을 수 없을 뿐만 아니라 특허발명 기술을 무단 실시한 행위에 대해서 고의 특허침해로서 징벌적 손해배상까지 부담할 위험에 직면하게 된 것입니다.

 

공동연구개발과 공동발명에 관한 분쟁사례는 그 사안과 배경을 잘 검토하고 연구해 두면 유사한 사안을 대응하는데 큰 도움이 될 것입니다. 위 사안의 미국 판결문을 참고자료로 첨부합니다.

 

*첨부파일: Bard v. Gore (2015. 1. 13. 선고 CAFC 판결)

Gore 판결 Opinion.1-7-2015.pdf

 

작성일시 : 2015. 3. 2. 15:50
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