미국__글11건

  1. 2016.06.03 미국연방대법원 Samsung v. Apple 사건 디자인특허침해 손해배상 관련 삼성전자 Brief
  2. 2016.05.19 미국 영업비밀보호법 DTSA 적용범위: 미국 내 침해행위 + 미국인 또는 미국기업의 해외 침해행위 + 미국 내 영향을 미치는 외국기업의 해외 침해행위 모두 적용
  3. 2016.05.13 미국 산업스파이방지법(EEA)과 새로운 영업비밀보호법(DTSA) 관계
  4. 2016.04.29 미국에서 영업비밀보호수준을 대폭 강화한 새로운 영업비밀보호법 (DTSA) 상하원 통과 뉴스 + 핵심내용 소개
  5. 2016.03.07 중국출신 GSK 전직 연구원에 대한 기술유출 및 영업비밀침해 혐의 형사공소장 Indictment
  6. 2016.02.24 제약회사 Pfizer 재직 중 미국 실리콘밸리 바이오벤처 Codexis와 R&D Collaboration Project에 참여했던 중국인 박사 연구원이 퇴직 후 창업한 중국회사에 대한 특허침해 및 영업비밀침해소송 뉴스
  7. 2016.02.15 프린터 재생 토너 카트리지 관련 특허권소진 여부 미국 CAFC 전원합의체 판결
  8. 2015.09.02 [미국영업비밀분쟁뉴스] 공동창업자, CEO가 회사를 나가 동종업체를 창업하자 전 회사에서 영업비밀 침해혐의 소송제기
  9. 2015.07.29 미국특허소송에서 제조판매금지명령(Injunction)의 비율 – 침해금지명령보다 손해배상이 핵심 구제수단
  10. 2015.04.27 미국특허소송에서 소송비용 각자 부담의 원칙 변경, 승소자의 변호사 비용을 포함한 소송비용을 패소자에게 부담시킨 법원결정 대폭 증가 통계자료
  11. 2015.04.08 미국 의약특허 침해소송에서 손해배상액 판결: Omeprazole (Prilosec) Formulation 특허를 침해한 제네릭에 대해 영업이익(gross margin)의 50%를 특허침해 손해배상액으로 산정한 사례 – AstraZeneca v. Apotex ..

-- 미국연방대법원 Samsung v. Apple 사건 디자인특허침해 손해배상 관련 삼성전자 Brief --

 

하나의 스마트폰에 적용되는 수많은 특허권 또는 디자인권 중 일부를 침해한 경우, 그 침해로 인한 손해배상 액수는 어떻게 산정해야 하는지 문제됩니다. 여기서 문제된 갤럭시 제품의 일부(예를 들어 화면 디자인, 아이콘 등)에만 적용된 경우에는 더욱 어려운 문제입니다. 부품도 어려운 문제입니다. 기존의 판례법리(the smallest salable patent practice unit 기준)가 있어도 마찬가지입니다. 참고자료로 삼성전자 brief를 첨부합니다.

 

첨부: 삼성전자 Brief

  Samsung-Opening-Brief-US-Supreme-Court.pdf

 

작성일시 : 2016. 6. 3. 09:08
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-- 미국 영업비밀보호법 DTSA 적용범위: 미국 내 침해행위 + 미국인 또는 미국기업의 해외 침해행위 + 미국 내 영향을 미치는 외국기업의 해외 침해행위 모두 적용 --

 

특별한 내용은 아닙니다만, 미국 영업비밀보호법 DTSA의 적용범위에 관한 주의 환기용으로 간략하게 소개합니다.

 

미국법 규정 18 U.S.C. § 1837 (DTSA) This chapter also applies to conduct occurring outside the United States if :

(1) the offender is a natural person who is a citizen or permanent resident alien of the United States, or an organization organized under the laws of the United States or a State or political subdivision thereof; or

(2) an act in furtherance of the offense was committed in the United States.

 

외국에서 벌어진 영업비밀침해 관련 행위에 대해, (1) 미국인 또는 법인이 해외에서 영업비밀침해행위를 범하는 경우뿐만 아니라 (2) 외국인 또는 외국법인의 영업비밀침해행위가 미국 내에서 그 파급효과를 나타내는 경우에도 적용됩니다.

 

다시 말하면 미국 내에서 발생한 영업비밀침해행위는 물론 해외에서 발생한 영업비밀침해 분쟁 중 미국과 관련된 영업비밀침해행위에 대해서는 거의 모든 경우 미국법 DTSA를 적용할 수 있다는 취지입니다.

 

영문설명: (1) a U.S. corporation or citizen can be held liable for trade secret misappropriation under the DTSA regardless of whether the misappropriation occurred abroad; and (2) an entity can be held liable under the DTSA for foreign misappropriation if “an act in furtherance of the offense was committed in the United States.

 

 

작성일시 : 2016. 5. 19. 12:00
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-- 미국 산업스파이방지법(EEA)과 새로운 영업비밀보호법(DTSA) 관계 --

 

미상하원을 통과한 DTSA (the Defend Trade Secrets Act of 2016)에 미국 오바마 대통령이 어제 서명했다는 소식입니다. 이제 영업비밀침해소송을 특허소송과 마찬가지로 연방지방법원에서 관할합니다. 그러나, 기존의 USTA에 따른 각 주법이 폐지된 것은 아닙니다.

 

미국 연방법 산업스파이방지법(The Economic Espionage Act, 약칭 EEA, ‘경제스파이법’)은 자국 기업의 영업비밀을 침해한 외국회사 또는 외국인에 대한 강력한 제재조치를 포함하고 있습니다. 예를 들어, 영업비밀침해죄 이외에도 외국 또는 외국 회사 등 단체에 이익이 된다는 사실을 알면서 의도적으로 영업비밀을 침해하는 행위를 산업스파이죄(Economic espionage)로 따로 규정하여, 개인에 대해서는 15년 이하의 징역형 또는 범죄행위당 500$ 이하의 벌금형, 기업 등 단체에 대해서는 1,000$ 또는 침해로 인한 이익액의 3배 중 더 큰 액수 이하의 벌금형으로 처벌할 수 있습니다. 실제 사건에서도 외국기업에 부과된 벌금액수가 수십억원 또는 수백억원 규모에 달합니다.

 

이번에 입법된 새로운 영업비밀보호법 DTSA EEA를 추가, 수정, 보완하는 연방법률입니다. 최근 영업비밀보호의 강화 흐름을 반영하여 보호대상 영업비밀의 정의, 침해행위(misappropriation)의 범위를 대폭 확대하고, 민사적 권리구제조치로 징벌적 손해배상, 침해금지명령(injunction)뿐만 아니라 영업비밀보유자의 일방적 신청(ex parte)에 의한 침해물 압류명령(civil seizure)까지 허용하는 등 권리자 보호를 대폭 강화한 내용입니다.

 

침해자에 대한 형사처벌 수위도 대폭 강화했습니다. 예를 들어, 영업비밀 침해자에 대한벌금형 수위를 $5 million ( 55억원) 또는 영업비밀침해로 인한 손해액의 3배에 해당하는 금액 중 더 많은 쪽의 금액까지 상향 조정했습니다. 또한, 형사재판에 영업비밀침해의 피해자도 참여할 수 있도록 허용합니다.

 

DTSA에서 전혀 새로운 조항으로는 내부고발자(whistleblower) 보호조항입니다. 영업비밀침해행위를 정부기관이나 수사기관 등에 제보한 내부자에게 어떤 책임도 추궁하지 못하도록 하는 내부정보제공자 보호조항을 두고 있습니다. 그 보호대상에는 내부 직원뿐만 아니라 외부 거래회사, 컨설턴트, 변호사 등도 포함됩니다.

 

기존 Pro-Patent 정책만으로는 미국기업의 이익을 보호하는데 충분하지 않다는 의견을 반영하여 더 강력한 법적 보호수단을 제공한 입법입니다. 향후 중국회사뿐만 아니라 한국기업 등 외국회사를 대상으로 DTSA를 적용하는 대형소송사건이 예견됩니다.

 

우리나라 기업도 관심을 두어야 할 중요한 법률입니다. 그러나 미국법 체계는 우리나라와 그 범주가 다르기 때문에 한국기업에서 미국의 최근 개정법을 정확하게 이해하는 것은 어렵습니다. 미국에서 기존 EEADTSA를 비교하고 그 차이점 등을 친절하게 설명한 mark-up version 자료를 첨부합니다. DTSA 내용을 이해하는데 도움이 될 좋은 참고자료로 생각합니다.

 

첨부: DTSA mark-up version 설명자료

  DTSA-Mark-UP-CROUCH.pdf

 

 

작성일시 : 2016. 5. 13. 12:00
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-- 미국에서 영업비밀보호수준을 대폭 강화한 새로운 영업비밀보호법 (DTSA) 상하원 통과 뉴스 + 핵심내용 소개 --

 

미국에서 영업비밀침해소송도 특허소송과 같이 연방지방법원에서 할 수 있다는 내용을 포함한 DTSA (the Defend Trade Secrets Act of 2016)가 미국 상하원에서 압도적 찬성으로 통과되었습니다. 기존의 USTA와 미국기업의 영업비밀을 침해한 외국회사 또는 외국인에 대한 강력한 제재조치를 포함된 EEA (the Economic Espionage Act of 1996)와 비교하면, 그 주안점은 다르지만 EEA 보다 광범위한 보호수단을 제공한다는 평가입니다.

 

영업비밀의 정의, 침해행위(misappropriation)의 범위를 대폭 확대하고, 민사적 권리구제조치로 징벌적 손해배상, 침해금지명령(injunction)뿐만 아니라 영업비밀보유자의 일방적 신청(ex parte)에 의한 침해물 압류명령(civil seizure)까지 허용하는 등 권리자 보호를 대폭 강화한 내용입니다.

 

침해자에 대한 형사처벌 수위도 대폭 강화했습니다. 예를 들어, 영업비밀 침해자에 대한벌금형 수위를 $5 million ( 55억원) 또는 영업비밀침해로 인한 손해액의 3배에 해당하는 금액 중 더 많은 쪽의 금액까지 상향 조정했습니다. 또한, 형사재판에 영업비밀침해의 피해자도 참여할 수 있도록 허용합니다.

 

특이하게도 DTSA에서 내부고발자(whistleblower) 보호조항을 두고 있습니다. 영업비밀침해행위를 정부기관이나 수사기관 등에 제보한 내부자에게 어떤 책임도 추궁하지 못하도록 하는 내부정보제공자 보호조항을 두고 있습니다. 그 보호대상에는 내부 직원뿐만 아니라 외부 거래회사, 컨설턴트, 변호사 등도 포함됩니다.

 

가장 강력한 특허권보호국, 대표적 Pro-Patent 국가인 미국에서조차 특허제도만으로 지식재산권 보호에 충분하지 않고, 더 강력한 법적 보호수단이 필요하다는 요구를 반영한 입법조치입니다.

 

앞으로 외국기업을 대상으로 DTSA를 적용하는 대형소송사건이 많이 발생할 수도 있습니다. 외국회사 입장에서는 DTSA를 꼼꼼하게 검토하고 대응방안을 잘 준비하지 않으면 커다란 Risk에 직면할 가능성이 높습니다.

 

Definition of Trade Secret: The DTSA broadly defines the term “trade secret” to mean “all forms and types of financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information, including patterns, plans, compilations, program devices, formulas, designs, prototypes, methods, techniques, processes, procedures, programs, or codes, whether tangible or intangible, and whether or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing if—(A) the owner thereof has taken reasonable measures to keep such information secret; and (B) the information derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, the another person who can obtain economic value from the disclosure or use of the information.”

 

 

작성일시 : 2016. 4. 29. 09:07
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-- 중국출신 GSK 전직 연구원에 대한 기술유출 및 영업비밀침해 혐의 형사공소장 Indictment -- 

 

최근 들어 중국출신 연구원에 대한 기술유출 혐의 및 영업비밀침해소송 사건 뉴스가 자주 있습니다. 이번에는 GSK 바이오 의약 R&D 분야에서 중국출신 연구원들이 중국 남경소재 벤처 Renopharma로 기술정보를 무단 유출한 혐의로 형사 고소한 사건입니다.

 

수사 결과, 중국출신 연구원들의 형사처벌을 구하는 공소장(Indictment)을 참고자료로 첨부합니다. 관련 영업비밀과 기술유출 배경사실 및 정황 등이 상세히 기재되어 있습니다.

 

중국출신 연구원들은 미국 University of North Carolina에서 박사학위를 받은 후 GSK 미국연구소에서 모노클로날 항체, 특히 anti-HER3 antibody 신약개발 등 분야에서 연구실적이 탁월한 유능한 연구원들입니다. 그런데 GSK 재직 중 중국 난징에 Renopharma사를 설립하고 회사지분을 보유하면서 GSK 연구자료를 무단 유출하여 동일 분야 R&D를 진행한 혐의를 받고 있습니다.

 

첨부한 Indictment에는 외국 출신 연구원에 본국 회사에 무슨 자료를 어떻게 유출했는지, 그와 같은 자료유출을 미국법상 어떤 법규정 위반으로 문제 삼는지 등등 상세한 내용이 포함되어 있습니다. 우리나라 출신 연구원이 미국 회사에서 근무하는 경우를 상정해 보면 우리나라 기업이 미국기업 재직 연구원과 collaboration 또는 스카우트 과정에서 유의해야 할 포인트 등을 알 수 있습니다. 한번 찬찬히 읽어 보시기 바랍니다.

 

참고로, 기술유출 및 영업비밀보호에 관한 미국 법규정과 관련 판결 등을 정리하여 블로그에 올렸습니다. 필요한 경우 예전 블로그 글 중에서 쉽게 찾아 볼 수 있습니다.

 

첨부: 중국출신 연구원의 기술유출혐의 공소장 indictment

indictment_-_xueetal.pdf

 

작성일시 : 2016. 3. 7. 15:51
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-- 제약회사 Pfizer 재직 중 미국 실리콘밸리 바이오벤처 Codexis R&D Collaboration Project에 참여했던 중국인 박사 연구원이 퇴직 후 창업한 중국회사에 대한 특허침해 및 영업비밀침해소송 뉴스 -- 

 

흔히 발생할 수 있는 상황인데, Pfizer의 연구원 중국인 박사는 재직 중 Pfizer와 실로콘밸리 바이오벤처 Codexis Collaboration 작업에 참여하면서 벤처회사 Codexis의 기술정보와 자료 등을 접하게 되었습니다.

 

그런데, 중국인 연구원은 Pfizer를 퇴직한 후 중국 저장성에 EnzymeWorks라는 회사를 설립하고 미국에도 같은 이름의 법인을 두고, Codexis의 주력 제품 enzymes을 생산 판매하기 시작하였습니다.

 

이에 Codexis에서 소송을 제기한 것입니다. 소장을 보면, 다수의 특허침해를 주장할 뿐만 아니라 화이자와 공동연구개발프로젝트를 통해 습득한 영업비밀을 침해한다고 주장하고 있습니다.

 

일단 소장에 제기한 count가 상당히 많습니다. Count는 우리나라의 소송물 또는 청구원인에 해당합니다. 미국법상 특허침해소송은 federal case 소송이고, 영업비밀침해 또는 비밀유지계약위반 소송은 state case 소송입니다. 위 소송은 양자가 결합되어 있을 뿐만 아니라 다수의 복잡한 count를 가지고 있는 점을 감안하면 판결까지 적어도 4,5년 정도의 정기간이 걸린 가능성이 높습니다.

 

우리나라 기업이나 연구원도 이와 유사한 소송을 당면할 수도 있으므로, 미국법원의 소송 진행상황을 pacer를 통해 가끔 모니터링해 보고 중요한 정보나 판결이 나오면 소개하겠습니다.

 

첨부: Codexis 제출 소장

Codexis complaint.pdf

 

작성일시 : 2016. 2. 24. 14:25
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-- 프린터 재생 토너 카트리지 관련 특허권소진 여부 미국 CAFC 전원합의체 판결 -- 

 

프린터 재생 토너카트리지는 광범위하게 사용될 뿐만 아니라 수출 또는 수입되어 국경을 넘어 거래되기 때문에 특허권의 속지주의 문제, 국내 특허권소진 여부뿐만 아니라 특허권소진의 국외적 적용 등 다양하고 복잡한 문제가 많습니다. 본 사안에서도 특허권자의 정품에는 1회용, 재사용금지라는 경고문구가 적혀 있었습니다.

 

최근 미국 CAFC 전원합의체 판결 en banc decision in Lexmark v. Impression Products에서는 재판부 구성판사 중 10 2의 절대적 다수의견으로서, (1) 특허권의 속지주의 유지 특허제품의 국제거래에 관한 특허권 소진 불인정(no-international-exhaustion rule), (2) 미연방대법원 Kirtsaeng 판결의 저작권 국제적 소진론과 특허권의 경우는 구별된다는 점, (3) 소비자 및 거래자의 보호가 필요한 경우 Implied license defense 적용으로 해결 가능(Quanta v. LG 전자 판결 참조)하기 때문에 명시적으로 license 거절 또는 범위제한의 경우에는 특허권 소진으로 볼 수 없다는 점 등 특허권 소진에 관한 중요한 법리와 판단기준을 제시하였습니다.

 

첨부한 CAFC Lexmark 판결은 129 페이지에 이르는 장문이지만 찬찬히 읽어 보시기 바랍니다.

 

첨부: CAFC Lexmark 판결

CAFC Lexmark 전원합의체 판결_14-1617.Opinion.2-10-2016.1.pdf

 

작성일시 : 2016. 2. 15. 16:04
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-- [미국영업비밀분쟁뉴스] 공동창업자, CEO가 회사를 나가 동종업체를 창업하자 전 회사에서 영업비밀 침해혐의 소송제기 --

 

25년 전에 석유, 가스개발회사를 공동 창업했던 CEO가 퇴사하면서 200여명의 직원들이 같이 나가 바로 근처에서 동종업체를 창업하였고, 전 회사에서는 퇴사한 전 CEO 등의 영업비밀 침해혐의를 주장하는 소송을 제기하였습니다.

 

전직 회사로부터 소송을 당한 전 CEO는 보도자료를 배포하는 것에 그치지 않고, 분쟁관련 website (lawsuit)를 개설하고, 여기에 소장에 대한 반박뿐만 아니라 전직회사와 체결했던 고용계약서, 퇴사시 작성한 agreement 등등 관련 자료를 공개하고 있습니다. 공동창업자이자 CEO까지 지낸 핵심인물과 회사 사이에서 벌어지는 치열한 법적 분쟁을 공부하기에 좋은 참고자료라고 생각합니다.

 

첨부한 소장에 기재된 것처럼, 회사는 전 CEO가 퇴사 전 석유, 가스개발회사의 가장 중요한 영업비밀 정보인 자원조사 결과를 반영한 Map Data를 모아 유출하여 퇴사 후 창업한 회사에서 그 정보를 불법적으로 사용한다고 주장합니다.

 

공동창업자가 회사에서 분리되어 나와 새로운 창업을 하는 경우는 종종 있습니다. 분리 전에 치밀한 협의와 그 협의를 반영한 잘 작성된 계약서가 없다면 영업비밀 침해분쟁을 피하기 어렵습니다. 우리나라에서도 벤처 창업자중 일부가 독립하여 새로운 회사를 시작하자 전 회사의 영업비밀을 침해한다는 민,형사 소송을 제기한 사례가 있습니다. 이때 가장 중요하지만 간과되기 쉬운 포인트로는, 창업자 개인과 회사 법인은 엄격하게 구별되고 회사업무로서 수행된 기술개발의 결과물과 정보는 원칙적으로 회사법인에 소유자를 점입니다. 명확하지 않다면 외부 전문가의 객관적 검토와 조언을 구하는데 주저하지 않아야 소모적인 법적 분쟁을 피할 수 있습니다.

 

*첨부파일: 소장

CHK v. AEP Complaint.pdf

작성일시 : 2015. 9. 2. 09:34
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-- 미국특허소송에서 제조판매금지명령(Injunction)의 비율 침해금지명령보다 손해배상이 핵심 구제수단 --

 

앞서 블로그에서 미국특허소송에서 특허침해금지(제조 판매금지) 가처분결정 또는 본안판결 현황 데이터 통계자료를 소개한 적이 있습니다. 특허침해금지가처분 비율이 20%대로 상당히 낮았습니다.

 

Professor Chris Seaman (W&L school of law)의 논문 Permanent Injunctions in Patent Litigation After eBay: An Empirical Study를 소개한 미국 블로그에서 아래 표를 인용합니다. 본안소송에서 특허침해로 인정되더라도 특허권자가 NPE(PAE)인 경우 제조판매금지명령의 비율이 16%에 그친다는 사실이 매우 흥미롭습니다. 다른 특허권자의 경우도 80%에 불과합니다. 특허침해에서 침해금지보다 손해배상이 핵심문제라는 인식으로 생각됩니다.

 

      

 

비교하면, 특허침해소송의 본안 재판에서 최종적으로 특허침해로 판정되면 그 특허권자의 권리구제수단으로서 거의 자동적으로, 즉 거의 예외 없이 100%, 특허침해금지명령을 내리는 우리나라 특허소송 현황과는 전혀 다른 현상입니다. 물론 미국 특허제도와 특허소송실무가 무조건 옳다는 것은 아닙니다. 그러나, 수많은 특허소송을 진행하고 그 과정에서 치열한 논쟁을 거친 결과로서, 특허권자의 구제방안으로 침해금지명령보다 손해배상에 중심을 두는 미국특허소송실무를 깊이 탐구해볼 필요는 있다고 생각합니다.

 

작성일시 : 2015. 7. 29. 08:55
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-- 미국특허소송에서 소송비용 각자 부담의 원칙 변경, 승소자의 변호사 비용을 포함한 소송비용을 패소자에게 부담시킨 법원결정 대폭 증가 통계자료 -- 

 

우리나라와 달리 미국에서는 소송의 승패에 상관 없이 소송당사자가 지출한 소송비용을 각자 부담하는 것이 원칙입니다. 상대방의 잘못으로 인해 당연히 이기는 사건이나 많은 소송비용이 필요한 사건으로 실제 큰 비용을 투입하여 승소한 사건이나 모두 그 소송비용을 패소자에게 받아 낼 수 없는 것이 원칙입니다. 다만, 매우 예외적인 경우에만 패소자에게 승소자가 지출한 변호사 비용을 포함한 소송비용을 부담하게 할 수 있습니다. 배심재판 등으로 많은 소송비용이 필요한 구조인데도 패소자에게 소송비용을 회수할 수 없다는 약점이 자주 지적되었습니다. 특허소송도 마찬가지입니다.

 

그런데, 지난 해 미국연방대법원이 Octane 사건 판결에서 이와 같은 원칙을 대폭 수정했습니다. 추상적인 법리와 판결내용보다, 최근 구체적 사례를 조사하여 정리한 아래 통계 표에서 볼 수 있는 극적 변화가 더 흥미롭습니다. 한눈에 변화를 엿볼 수 있습니다.

 

 

 

표에서 보듯, 예외적으로 패소자에게 소송비용을 부담시키던 비율(13%)이 최근에는 거의 절반(50%)까지 급증한 것을 볼 수 있습니다. 그 변화의 경향과 속도 또한 놀랍습니다. 이와 같은 자료에 따르면, 이제 미국 특허소송에서 패소하면 상대방이 지출한 거액의 변호사 비용( 4,50억원)에 번역비용 등 기타 소송비용까지 모두 부담할 위험이 있습니다. 끝까지 간다면 반드시 승소해야 하고, 그렇지 않다면 조기에 화해해야 할 이유가 하나 더 늘었습니다.

 

예를 들어, 2,3년 전 일본 제약회사는 특허소송에서 2심까지 승소한 후 피고 특허침해 혐의자 패소자에게 변호사비용 + 번역비용 등을 포함하여 합계 약 180억원(US$ 17 million 넘는 금액)에 이르는 거액의 소송비용을 모두 받아내는 판결을 받았습니다. 우리나라 특허소송에서는 상상하기 어려운 고액의 소송비용입니다. 적극적으로 생각하면, 이제 거액의 소송비용이 필요한 미국 특허소송에서 반드시 승소하여 비즈니스도 보호하고 특허권 행사에 투입된 비용까지 회수할 수 있기를 기대합니다.

 

작성일시 : 2015. 4. 27. 09:37
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-- 미국 의약특허 침해소송에서 손해배상액 판결: Omeprazole (Prilosec) Formulation 특허를 침해한 제네릭에 대해 영업이익(gross margin) 50%를 특허침해 손해배상액으로 산정한 사례 – AstraZeneca v. Apotex 사건 -- 

 

특허분쟁은 특허유무효 판단, 침해여부 판단, 침해금지 명령을 지나서 최종적으로 손해배상 판결까지 얻어내는데 장기간이 걸리는 경우가 많습니다. 특히 미국 허가특허연계도(HWA)에 따른 ANDA 관련 특허소송은 실제 제품발매보다 앞선 시기에 제출하는 시판허가 신청부터 시작되므로 통상의 특허침해소송보다 더 복잡하고 긴 기간이 필요합니다.  Omeprazole 미국 특허소송도 1997 Apotex 포함 제네릭 개발사들이 FDA paragraph IV를 수반한 ANDA를 제출하면서 시작된 것인데, 2015. 4. 7. 손해배상 사건 항소심 CAFC 판결이 나왔으므로, 무려 18년 정도가 지난 사건입니다. 아마도 초기 ANDA 소송을 담당했던 회사 관계자들은 대부분 은퇴하지 않았을까 짐작됩니다. 이와 같이 특허분쟁은 사안에 따라 때로는 수년 또는 10여년 이후를 내다보는 안목이 필요한데, 현실적으로는 쉽지 않다고 생각합니다.

 

미국 HWA의 구조는 ANDA 허가신청 및 30 months stay 중에는 제품 발매가 없고 손해배상 책임도 발생하지 않지만, 그 이후 단계에서 특허 리스크를 안고 제네릭을 발매하 면 손해배상이 문제됩니다. Apotex Omeprazole 제네릭도 2003년부터 2007년 사이에 이와 같은 상황이 발생했다고 합니다.

 

특허침해로 인한 손해배상액 산정에 관한 이론적 방법은 어느 정도 명확해 보이지만, 실제 사건에서 구체적으로 산정하려고 하면 어려운 문제가 많습니다. 자주 사용되는 방법으로는 reasonable royalty를 기준으로 하는 방법, 침해자의 이익을 손해로 추정하여 반환하게 하는 방법, 특허권자의 일실이익을 기준으로 하는 산정하는 방법이 있습니다. 이 사건에서는 그 중에서 reasonable royalty를 기준으로 하는 방법을 채택하였습니다.

 

흥미로운 점은, 통상 reasonable royalty 산정은 순매출(net sale)을 기준으로 삼는 경우가 많은데, 여기서는 gross margin (gross sales minus cost of goods)을 기준으로 하여, 50%reasonable royalty로 산정했다는 내용입니다. 조금 이례적 산정법으로 볼 수도 있지만 미국법원은 1,2심 모두 이를 허용한 판사가 재량권 남용 등 위법행위를 한 것은 아니므로 채택하는데 문제 없다고 판결하였습니다.

 

한편, Apotex Omeprazole 물질과 용도발명 특허 모두 만료되어 공지기술인 상황에서, 단지 2중 코팅정 기술에 관한 formulation 후속특허이고 회피하는 것이 어렵지 않는 등 기술적 가치가 그리 높게 평가하기 어려운 해당 특허를 단지 침해했다는 이유로 그와 같은 고율의 로열티를 기준으로 한 손해배상 책임을 묻는 것은 부당하다고 주장하였습니다. 그러나, 미국법원은 그와 같은 로열티 비율 감액 주장을 받아들이지 않았습니다. 미국법원 판결을 참고로 첨부합니다.

 

첨부: Omeprazole 특허침해 손해배상 사건 AZ v. Apotex CAFC 판결

AZ vs Apotex CAFC 판결.pdf

 

작성일시 : 2015. 4. 8. 10:06
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