라이선스__글505건

  1. 2015.11.18 일본 제약회사 Shionogi에서 개발한 Global Blockbuster 신약 Rosuvastatin, Crestor의 기술이전 License, R&D Collaboration Agreement
  2. 2015.11.17 License 계약체결 이후 등록된 특허 중 License 대상특허로 볼 수 있는 후 등록특허의 범위 : 미국 Endo Pharm Opana® ER 특허분쟁 판결
  3. 2015.11.17 일본 대형제약회사 Atellast와 미국 신약개발회사 Ironwood사 사이에 체결한 신약기술이전 License, R&D Collaboration Agreement : A good example
  4. 2015.11.16 미국대학의 기술이전, 산학협력연구, 공동발명, 특허공유, Sublicense 및 Royalty 등 Collaboration 분쟁 판결
  5. 2015.11.13 License, Collaboration Agreement 당사자의 M&A 등 경영권 변경사유, change of control 발생 상황에 대비한 계약조항
  6. 2015.11.13 기술이전, 라이선스, 신약 공동연구개발계약 Collaboration Agreement 중 옵션 Option 규정 사례
  7. 2015.11.12 10년 진행한 당뇨병 치료제 신약개발 대형 프로젝트의 Collaboration, Co-Promotion Agreement, 관련 분쟁소송 및 프로젝트 포기, 권리반환, settlement 조건
  8. 2015.11.11 미국 FDA 허가 단계에서 License, Collaboration Agreement Termination 관련 Payment
  9. 2015.11.10 일본 Daiichi Sankyo에서 신약개발회사 Amgen, ArQule과 각 체결한 License, Co-Development and Co-Commercialization Agreement 중 허가신청 data access 관련 조항
  10. 2015.11.10 항암제 신약 공동연구개발계약 및 특허권공유 관련 판결
  11. 2015.11.09 계약협상 후 계약체결 무산과 손해배상책임 여부
  12. 2015.11.09 진술 및 보증조항 관련 손해배상책임 대법원 2012다64253 판결
  13. 2015.11.09 라이선스 계약에서 보증조항 및 실무적 대응방안
  14. 2015.11.03 특허권 전용실시권자의 license 계약위반 행위와 특허권 침해여부는 독립적으로 판단 : 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011도4645 판결
  15. 2015.11.03 특허침해분쟁을 라이선스 계약체결로 종결한 후 licensee의 라이선스 계약위반을 이유로 특허침해소송을 다시 제기할 수 있는지 여부
  16. 2015.10.23 미국대학 출원 특허발명에 대하여 발명자와 체결한 기술도입계약 분쟁 : 서울중앙지방법원 2015. 7. 10. 선고 2014가합50048 판결
  17. 2015.09.10 특허출원 단계에서 "전용실시계약"을 체결한 후 등록된 특허의 무효심결 확정을 이유로 라이선스 계약무효 또는 취소, 약정 로열티 지급거절 등 분쟁발생과 1심 판결: 수원지방법원 안산지원 ..
  18. 2015.08.10 [미국영업비밀소송뉴스] - 공동사업 제안, 협상진행, 계약체결 실패 후 상대방이 유사제품 판매한 경우 : 영업비밀침해 인정, 손해배상책임 US$58 million (약 6천억원) 인정 배심평결
  19. 2015.07.28 구글에서 시행하는 흥미로운 특허전략
  20. 2015.06.08 종업원 직무발명자가 직무발명 보상금을 가장 확실하게 받을 수 있는 경우 – 특허권에 대한 기술이전 또는 라이선스 계약으로 로열티 수입이 있는 경우
  21. 2015.02.04 기술이전/공동연구개발을 위한 기술정보제공 후 협상최종단계에서 계약체결이 무산된 경우 법적 책임의 소재와 범위
  22. 2015.02.02 영미법상 계약실무에서 보증조항의 대안으로서 사용되는 최선의 노력조항에 관한 실무적 의미
  23. 2015.02.02 라이선스 등 계약에 포함된 보증조항에 대한 검토 및 해결방안: USE OF KNOWLEDGE QUALIFIERS FOR REPRESENTATIONS AND WARRANTIES
  24. 2015.01.09 기술이전, 라이선스 또는 공동연구개발을 목적으로 제3자에게 기술내용을 제공하기 전 적은 비용을 간단하게 할 수 있는 권리보호수단 – 영업비밀 기술자료 원본등록
  25. 2015.01.08 기술이전, 라이선스, 공동연구개발을 위한 제안설명 및 기술공개 후 기술탈취 상황에 대한 권리구제를 시도하여 성공한 경우 – 성공사례 및 실패사례의 시사점

-- 일본 제약회사 Shionogi에서 개발한 Global Blockbuster 신약 Rosuvastatin, Crestor의 기술이전 License, R&D Collaboration Agreement -- 

 

일본 제약회사 Shionogi에서 개발한 화합물 Rosuvastatin을 대형 제약회사 AstraZeneca에서 기술이전 license한 후 세계적 블록버스터 신약으로 개발하였습니다. 2014년 초경에 발표된 보도자료를 보면, 양사는 위 라이선스 계약을 화합물 원천특허의 만료일 이후까지도 로열티를 지불하는 것으로 수정하였고, 그 규모가 약 10년에 걸쳐 매년 최소 수천억원, 총 수조에 달하는 경상 로열티를 지급하기로 합의했다고 공개했습니다. 당시 올린 블로그를 링크해 드립니다.

 

위 당사자 회사 사이에 체결된 신약 기술이전 License Agreement 파일을 참고로 첨부해 드립니다. 실무자용 good sample로서 좋은 참고자료라고 생각됩니다. 한번 읽어 보고 필요할 때 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

 

*첨부파일: Crestor License Agreement between Shionogi and Zeneca

Crestor License Agreement between Shionogi and AZ.docx

 

작성일시 : 2015. 11. 18. 09:31
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- License 계약체결 이후 등록된 특허 중 License 대상특허로 볼 수 있는 후 등록특허의 범위 : 미국 Endo Pharm Opana® ER 특허분쟁 판결 --

 

특허 license에서 발생할 수 있는 사안입니다. 아래 그림에서 표시한 각 특허 사이의 관계와 License Agreement 조항의 문언표현을 꼼꼼하게 잘 살펴보시기 바랍니다.

 

1.    license 대상특허 범위 및 쟁점 

 

License 계약서에 라이선스 대상특허 '250 및 그 후속특허 "including any continuation, continuation-in-part and divisional patent applications that claim priority to Opana® ER Patents"로 표현되어 있습니다. 여기서 '250 특허가 Opana® ER Patents에 해당합니다.

 

계약체결 후 등록된 위 '216 특허와 '122 특허가 위와 같은 계약문언의 범위에 해당하는지 여부가 쟁점입니다. 그림에서 보듯 노란색 '250 특허와 녹색의 쟁점 특허 2건은 직접 연결된 관계가 아닙니다.

 

다만, 청색으로 표시한 '357 출원이 중간에 개입되어 있습니다. 그것을 매개로 녹색표시특허들도 노란색 특허와 동일하게 license 대상특허로 해석할 수 있는지 문제됩니다.

 

2.    미국법원 판결

 

CAFC 판결은 위와 같은 상황에서 '216 특허와 '122 특허는 license 대상 특허범위에 포함되지 않는다고 판결하였습니다. 기타 묵시적 license도 인정하지 않았습니다. , licensor Endo licensee Actavis, Roxane generic 제품 발매에 대해 기존 등록특허에 관하여 체결한 license의 존재에도 불구하고 다시 추가 등록한 '216 특허와 '122 특허에 기초한 특허권을 행사할 수 있다고 보았습니다.

 

Generic 제품발매 회사로서는 불의타에 해당하는 황당한 상황을 맞았습니다. CAFC 3인 합의재판부 중 1명의 소수의견 Dissent Opinion에서는 license 대상을 특허로 표현한 것과 제품으로 표현한 것을 엄격하게 구별해야 하고, 적어도 제품을 기준으로 라이선스 계약을 체결한 경우 위 특허도 라이선스 대상특허에 해당한다는 의견 설시가 흥미롭습니다. 공감할 내용이 많은데도 불구하고 아쉽게도 소수의견에 그쳤습니다. 특허 라이선스 실무공부 삼아 읽어 보시기 바랍니다.

 

3.    No Implied License 조항

 

CAFC 판결에서는 계약서의 다음과 같이 묵시적 라이선스를 허용하지 않는다는 계약조항을 중요한 판단근거로 삼았습니다. 라이선스 계약 실무상 매우 중요한 포인트입니다.

 

“Endo does not grant to Actavis [or Roxane] . . . any license, right or immunity, whether by implication, estoppel or otherwise, other than as expressly granted herein.”

 

참고자료로 다른 계약서에서 표준형식의 조항을 인용합니다. "No Other Rights. No rights, other than those expressly set forth in this Agreement are granted to either Party hereunder, and no additional rights will be deemed granted to either Party by implication, estoppel, or otherwise. All rights not expressly granted by either Party to the other hereunder are reserved."

 

Licensee의 묵시적 라이선스 주장은 부제소조항(not to sue)에도 근거를 두고 있습니다. licensee에 대한 소송을 제기하지 않는다는 계약조항은 곧 후속 등록 특허권에 대한 license 합의로도 해석할 수 있다는 주장입니다.

 

그라나, CAFC 판결은 위와 같이 묵시적 허락을 배제하는 명시적 계약조항을 우선해야 한다고 명확하게 밝혔습니다. 묵시적 라이선스 이론이 적용될 수 있고, 따라서 상충되는 해석이 가능한 상황에서도, 처분문서에 해당하는 계약서에 명시적으로 기재된 묵시적 라이선스를 배제한다는 문언이 훨씬 더 강력한 효력을 발휘한다는 점을 명확하게 판시하였습니다.

 

위 판결은 Licensee 입장에서 조금 억울한 면이 있을 것입니다. 실무적 대응방안으로는 특허만을 라이선스 대상범위의 기준으로 설정하는 것보다 여기에 더하여 제품기술을 라이선스 범위설정의 기준으로 함께 설정한다면 안정할 것입니다.

 

기술이전이나 license 당시에는 등록되지 않았고 독립된 특허출원도 아니었으나 그 후 분할출원, 연속출원 등을 통해 등록되는 특허문제는 매우 중요합니다. 관련 쟁점에 관한 좋은 참고가 될 분쟁사례와 판결입니다. 첨부한 CAFC 판결문을 소수의견까지 모두 꼼꼼하게 살펴보시길 권합니다.

 

*첨부파일: Endo Pharm v. Roxane CAFC 판결문

CAFC 판결 13-1658 3-31-14.pdf

 

작성일시 : 2015. 11. 17. 17:30
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 일본 대형제약회사 Atellast와 미국 신약개발회사 Ironwood사 사이에 체결한 신약기술이전 License, R&D Collaboration Agreement : A good example --

 

미국에서 공개된 장문의 계약서를 참고로 첨부해 드립니다. Royalty 조건 등 핵심부분은 삭제되었지만, 라이선스 지역을 북미, 유럽, 아시아로 나누고 그 중 아시아 지역에 대한 신약기술 license 및 추가 임상시험, 허가 등 사항이 포함된 포괄적 계약서입니다.

 

살펴보면 기술이전 License, R&D Collaboration Agreement로서 계약서 전체적 구조도 좋고, 추가 R&D 성과에 대한 지재권 문제, 허가 후 상업화 단계의 사항 등등 필요한 사항에 대한 구체적 조항내용도 좋아 보입니다. 실무자 입장에서 a good sample로서 좋은 참고자료라고 생각됩니다. 한번 읽어 보고 필요할 때 example로 활용하시기 바랍니다.

 

*첨부파일 : License, R&D Collaboration Agreement between Ironwood and Astellas

LICENSE AGREEMENT IRONWOOD ASTELLAS.pdf

 

작성일시 : 2015. 11. 17. 11:33
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 미국대학의 기술이전, 산학협력연구, 공동발명, 특허공유, Sublicense Royalty Collaboration 분쟁 판결 -- 

 

1.    머리말

 

대학기술을 license하여 산학공동협력연구 Research Collaboration Agreement를 체결하는 경우 후속 연구개발성과에 대한 권리귀속, 그 기술을 대기업 등 제3자에게 다시 license하거나 이전하는 등 사업화하여 수익을 창출할 수 있는 sublicense 단계에서의 수익배분 문제는 핵심쟁점 중 하나입니다.

 

최대한 파이를 키워야만 서로 나누어 가질 조각도 커진다는 기본전제는 분명합니다. 먼저 파이를 키우는 후속 연구개발과 sublicense는 서로 적극적으로 지원해야 합니다. 그 다음 파이조각 나누기는 쉽지 않습니다. 왜냐하면, 후속 연구개발성과에 대한 권리관계 판단이 쉽지 않기 때문입니다. 통상 sublicense는 원천기술보다 후속 연구개발성과를 본 후 원천기술에 그것을 포함하여 대상으로 하거나 원천기술보다 후속 연구개발성과를 주된 대상기술로 하기 때문입니다. 후속연구개발에 대한 기여도가 똑같지 않기 때문에 소유권 또는 지분권 등에 관한 분쟁 가능성이 높습니다.

특히 대학교수가 licensee 기업으로부터 위탁연구용역을 수주하는 경우도 많기 때문에 위탁연구 관련 발명의 발명자에 해당하는지 아니면 단순 외주 용역에 불과한지, 특히 소속대학은 직무발명 법리에 근거한 지분권이 있는지 등등 복잡한 문제가 생깁니다. 아래에서 미국대학 중 기술이전 실적이 많고 또 소송 등 권리행사에 적극적인 Wisconsin 대학의 분쟁사례 판결을 참고로 소개합니다.

 

2.    기술이전 및 산학협력연구

 

가.  대학기술 라이선스 및 산학협동연구

 

1999 Wisconsin 대학교수는 SCD 저해화합물의 콜레스테롤 저하 효능을 발견하였고, Wisconsin 대학산학협력단에서 2000년 연구결과에 대한 provisional patent application을 출원하였습니다. 그 후 캐나다 제약회사 Xenon에서 특허출원기술을 포함한 exclusive license agreement Wisconsin 대학교수를 포함한 연구진과 콜레스테롤 저하 효능의 신약개발에 관한 공동연구개발계약을 체결하고, 공동연구개발을 진행하여 다수 신물질의 효과를 확인하였습니다. Xenon사는 그 다음 해 2001 provisional patent application에 대한 우선권을 주장하면서 추가 연구성과를 포함하여 대학과 공동 특허출원을 하였습니다.

 

나.  후속 연구개발성과에 대한 회사의 단독 특허출원

 

한편, Xenon은 계속하여 license 대상 물질을 넘어서 그 범위를 확대하여 수천개의 화합물의 약효를 확인하는 추가 연구개발 프로젝트를 추진하였고, 이때 위스콘신 대학이 아닌 제3의 외부 전문 연구기관과 위탁연구용역을 진행하였습니다.

 

그 결과 효능이 뛰어난 PPA 군 화합물 20여개를 선택한 후, 다시 Wisconsin 대학의 교수에게 보내 효능을 재확인하는 위탁연구용역을 하였습니다. 그 최종 결과물을 갖고  Xenon사 단독으로 PPA군 화합물에 대한 후속 특허출원을 하였습니다.

 

다.  Norvatis sublicense 성사 및 분쟁발생  

 

Xenon사는 후속으로 단독 출원했던 신약후보물질 PPA 관련 기술에 대해, 대형 제약회사 Novartis와 특허출원 후 3,4년이 지나 기술이전 및 license하는 계약을 체결하였습니다.

 

Wisconsin 대학은 Xenon의 후속 연구성과물에 대한 단독 특허출원 기술내용, PPA 기술내용도 Wisconsin 대학과 공동 출원한 선행 특허출원의 청구범위에 속하고, 대학과 체결한 exclusive license 적용대상이므로 계약상 sublicense에 해당하고, 따라서 약정한 sublicense fee를 대학에 지불해야 한다고 주장합니다.

 

반면, licensee Xenon사에서는 후속 연구성과 PPA 관련 기술내용은 대학과 무관하게 독자적인 연구개발의 성과물로서 단독소유라고 주장하였습니다.

 

또한, 설령 그 기술내용이 선출원 특허의 청구범위에 속한다고 하더라도 미국법상 공동 출원인 Xenon사는 타 공유자의 동의 없이 자유롭게 license 하는 등 실시할 권리가 있다고 주장합니다. , 특허공유자는 타 공유자에게 수익 배분의 부담 없이 자유롭게 공유 특허발명을 양도 또는 라이선스를 할 수 있기 때문에 Norvatis로부터 받은 로열티 수입 중 일부를 위스콘신 대학에 배분해 주어야 할 의무는 없다고 주장합니다.

 

3.    미국법원 판결

 

Xenon사의 방어논리 중 핵심포인트는 미국특허법상 공동출원인, 특허공유자의 특허기술전체에 대한 자유로운 실시권에 기초한 것입니다. 미국법원은 특허법상 공유자의 권리의무관계는 당사자 사이의 계약으로 달리 정할 수 있고, 그 경우 당사자 사이 계약내용이 이 우선 적용된다는 기본원칙을 명확하게 밝혔습니다.

 

Xenon사는 Wisconsin 대학 산학협력단과 체결한 계약서에서 sublicense를 허용하고 그 경우 대학에 일정한 sublicense fee를 지불하기로 약정하였고, 그와 같은 계약은 공동출원인, 공유특허권자 사이에서도 유효한데, Xenon사에서 그와 같은 계약을 위반했다고 판결하였습니다.

 

결국 Xenon사는 exclusive license agreement에서 약정한 바에 따라 Norvatis로부터 받은upfront payment는 물론 향후 running royalty 중 일부를 sublicense fee로서 위스콘신 산단에 지불해야 한다는 판결입니다.

 

한편, 추가 PPA 화합물 20여개를 Wisconsin 대학교수에게 보내 효능을 재확인하기 위한 위탁연구용역에 관련 쟁점이 있습니다. Wisconsin 대학은 공동연구개발계약 범위 내에 속하고 대학교수는 공동발명자, 대학은 그 직무발명의 승계인으로서 권리 공유자라는 입장입니다. 미국법원은 회사 단독 소유권을 부정하고 산단에 공유자 권리를 인정하였습니다.

 

우리나라에서도 대학교수와 위탁연구용약을 자주 합니다. 그 결과물에 대해 대학 산학협력단의 지분권을 부인하고 의뢰자 회사의 단독 권리를 주장하는 경우가 많습니다. 해당 교수가 발명자로 인정된다면, 직무발명 등 관련 법에 따라 판단해 본다면, 설령 해당 대학교수가 용인하더라도 회사의 단독 소유 주장은 인정받기 어렵다 생각합니다.

 

*첨부파일: 미국 Wisconsin v. Xenon 항소심 판결

Wiscon v. Xenon Appeal Decision.docx

 

작성일시 : 2015. 11. 16. 12:11
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- License, Collaboration Agreement 당사자의 M&A 등 경영권 변경사유, change of control 발생 상황에 대비한 계약조항 --

 

License 후 공동연구개발을 진행하지만 완료까지 오랜 기간이 소요되는 경우, 기술보유 licensor 벤처회사가 투자유치 또는 M&A 등으로 지배권 변동이 발생하기도 합니다. Licensee의 경쟁회사에서 licensor 회사를 M&A하는 경우는 물론, 제품라인이 중복되거나 연구개발전략이 전혀 달리하는 등 다양한 사유로 collaboration 관계를 지속하기 어려운 상황을 맞기도 합니다.

 

이와 같은 상황에 대비하여 미리 해결방안을 계약조항으로 규정해 두는 것이 바람직합니다. 다양한 쟁점이 있겠지만, 최근 올려드린 자문의 계약서 중 해당 조항을 뽑아 아래와 같이 인용합니다. 찬찬히 읽어 보고 살펴보시기 바랍니다.

 

정의 - "CHANGE IN CONTROL" shall mean, with respect to either Party, any of the following events: (i) the acquisition by any Major Pharmaceutical Company of "beneficial ownership" directly or indirectly, of 50% or more of the shares of such Party's capital stock, the holders of which have general voting power under ordinary circumstances to elect at least a majority of such Party's Board of Directors or equivalent body (the "Board of Directors") (the "Voting Stock"); (ii) the approval by the shareholders of such Party of a merger, share exchange, reorganization, consolidation or similar transaction of such Party (a "Transaction"), if any party to the transaction is a Major Pharmaceutical Company other than a Transaction which would result in the beneficial owners of Voting Stock of such Party immediately prior thereto continuing to beneficially own (either by such Voting Stock remaining outstanding or being converted into voting securities of the surviving entity) more than 50% of the Voting Stock of such Party or such surviving entity immediately after such Transaction; or (iii) approval by the shareholders of such Party of a complete liquidation of such Party or a sale or disposition of all or substantially all of the assets of such Party.

 

처리방안 계약조항 - CHANGE IN CONTROL. In the event there shall be a Change in Control with respect to either Party, the Party not involved in the Change in Control shall have a period of ninety (90) days following the Change in Control to give notice to the other Party that it desires to terminate this Agreement. If such notice is given, then the Parties shall arrange for a valuation of the value of their respective interests in this Agreement using the procedures set forth in Section 12.7(b)(i).

 

Upon receipt of the valuation, the Party not involved in the Change in Control shall have the option within thirty (30) days of receipt of the valuation either to (i) withdraw its notice terminating this Agreement or (ii) confirm its desire to terminate, in that case the Party experiencing the Change in Control shall elect either to (a) purchase the other Party's interest at the established value or (b) sell its own interest to the other Party at the appraised value of its interest. The Parties shall negotiate in good faith such other terms and conditions and take such other actions as shall be necessary to effect the sale or purchase contemplated hereby within the shortest possible time.

 

신약 기술이전 및 공동연구개발 계약

 

8.5. Change of Control.

 

8.5.1. Change of Control Notice. Astellas will notify Ironwood in writing, referencing this Section 8.5.1 of this Agreement, immediately upon any Change of Control of Astellas, and will provide such notice where possible at least 60 days prior to the Change of Control.

 

8.5.2. Consequences of a Change of Control.

 

(a) In the event that Astellas is subject to a Change of Control which could reasonably be expected to lead to an Impairment (as defined below), Astellas will notify Ironwood at least [**] days prior to the closing of such transaction, and Ironwood may elect, in its sole discretion, to (i) continue this Agreement in accordance with its terms, (ii) terminate this Agreement on [**] months notice, during which period this Agreement would continue in effect in accordance with its terms, such notice to be delivered within [**] days after the Fair Market Value is determined pursuant to this Section 8.5.2(a). Within [**] days following Ironwood’s receipt of notice from Astellas of a Change of Control that could reasonably be expected to lead to an Impairment, Ironwood will provide notice to Astellas requesting a determination of the Fair Market Value upon a termination of this Agreement pursuant to this Section 8.5.2(a), and the failure to so request such valuation will be deemed the election to continue this Agreement in accordance with its terms. Such determination must be made by the Parties in good faith, and if such determination is not made within [**] days of the request, then as determined by a Valuation Panel. In connection with such termination, Ironwood will be required to pay Astellas an amount equal to the upfront portion of the Fair Market Value within ten days of the effective date of the termination, and, as they become due, payment of any ongoing, and/or recurring license fees, royalties, and other payments that may be part of Fair Market Value.

 

(b) For purposes of this Section 8.5.2, an “Impairment” will only be deemed to occur if (a) it is reasonably anticipated that the entity resulting from such Change of Control will be unable to perform its obligations in accordance with the terms of this Agreement, as reasonably determined based on objective criteria available to both Parties, including without limitation, the new entity’s financial position and product pipeline, (b) the product line of the entity that survives following the Change of Control includes a product in an Oral Formulation in the Field that is in clinical development which is indicated for the treatment of IBSC, CC, OIC (unless as to any such indication, the JSC has determined not to pursue Development for such indication) or any other indication for which the Product is then being Commercialized in the Territory pursuant to this Agreement.

 

작성일시 : 2015. 11. 13. 17:27
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 기술이전, 라이선스, 신약 공동연구개발계약 Collaboration Agreement 중 옵션 Option 규정 사례 --

 

참고로 당뇨병 치료제 바이오 의약기술 이전 및 공동연구개발 계약서를 살펴보았습니다.  통상 바이오 의약품은 기술적으로 복잡한 구조와 수많은 변수 때문에 최종 의약물질로 선택될 후보를 초기에 결정하는 것이 매우 어렵습니다. 여러 가지 시험과 검증을 거쳐야만 가능합니다. 그와 같은 사정을 고려하여, 앞서 첨부한 Amylin Eli Lilly가 체결한 계약서에는 다음과 같은 option compound 조항을 계약서에 명시하였습니다.

 

Option Compound

 

Optionor shall include with the Option Notice, Option Compound information reasonably necessary to enable Optionee to evaluate the Option Compound.

 

(기술개발자 licensor – optionor 옵션제공자는 상대방 licensee – optionee 옵션선택권 보유자에게 기술평가를 하는데 충분한 정보를 제공해야 함)

 

Optionee shall have the sole and exclusive option to participate in the Development and Commercialization of the Option Compound by providing Optionor with written notice of its intent to exercise the option within sixty (60) days after receipt of the Option Notice.

 

(licensee – optionee 옵션 보유자는 licensor – optionor가 제공한 옵션을 행사할 수 있는 독점적 권리를 60일 동안 보유)

 

If the Option Notice is given at the time contemplated by (a)(i) above, and the Optionee elects not to exercise the option at that time, the Optionor shall provide a new Option Notice at the time contemplated by (a)(ii) above, and the Optionee shall again have a sixty (60) day period in which to exercise the Compound Option.

 

(옵션 행사기간 60일 이내에 licensee – optionee가 옵션을 행사하지 않거나 거절한 경우 licensor – optionor 권리 규정)

 

Unless otherwise agreed by the Parties, and subject to Section 9.4, no milestone payments shall be made with respect to any Option Compounds, nor shall there be any obligation to make up-front payments, stock purchases or loans related thereto.

 

(option compound 정보제공, 즉 옵션 자체에 대한 별도의 milestone payment 등 대가지급 의무는 없음. 만약 옵션을 행사하면 아래와 같이 협상을 진행하여 대가지급 등 계약조건을 기존 계약조항을 적용하는 것으로 하거나 아니면 추가 대가 지급 등 계약조건을 변경하는 등 구체적 결정한다는 조항을 둠)

 

If Optionee elects to exercise its Compound Option, then the Parties shall within sixty (60) days thereafter negotiate in good faith a collaboration agreement with respect to the Option Compound, which agreement shall:

 

         (i) be consistent with the provisions of this Section 9.3,

 

         (ii) be substantially similar to this Agreement, with such changes as are necessary to reflect the identity and role of the Party Controlling the Option Compound (e.g., for an Option Compound Controlled by Lilly, Lilly would book sales of the Option Compound and Amylin would co-promote the Option Compound in the U.S.), and

 

         (iii) provide that the Parties will share Operating Profits or Losses [...***...]%/[...***...]% in the U.S. and [...***...]% Lilly [...***...]% Amylin in the Territory outside the U.S.

 

         (iv) contain such other provisions as the Parties may agree.

 

작성일시 : 2015. 11. 13. 09:32
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 10년 진행한 당뇨병 치료제 신약개발 대형 프로젝트의 Collaboration, Co-Promotion Agreement, 관련 분쟁소송 및 프로젝트 포기, 권리반환, settlement 조건 --

 

신약기술 개발회사 Amylin Pharmaceuticals과 대형 제약회사 Eli Lilly가 약 10년 동안 진행하여 신약허가, 제품발매 후 Co-Promotion까지 진행하던 중에 대형 제약회사 Licensee가 최종 포기한 사안입니다.

 

대상 의약은 GLP-1 계열 당뇨병 치료제 BYETTA (exenatide) 주사제와 주당 1회 투여가 가능한 지속형 제제 BYDUREON입니다.

 

신약개발 대형 프로젝트에 사용된 License Collaboration Agreement, Co-Promotion Agreement가 공개되어 있습니다. 민감한 정보는 삭제되어 있지만, 80여 페이지에 이르는 장문의 계약서에는 신약개발 프로젝트에 관련 계약 내용이 매우 상세하게 포함되어 있습니다. 통상 고려할 수 있는 거의 모든 내용이 포함되어 있는 듯 합니다. 실무자용 좋은 참고자료로 생각됩니다.

 

그런데, Amylin 2011 5Eli Lilly에서 Boehringer Ingelheim의 트라젠타를 선택하여 판매하는 행위는 양사가 체결한 계약을 위반한 것이라고 소송을 제기하였습니다. 양사는 소송상 공방과 협의를 거쳐 2011 11 settlement 계약으로 관련 분쟁을 종결하였습니다.

 

보도자료에 따르면, Eli Lilly에서는 해당 신약에 관한 권리를 포기하고 Amylin에서 모든 권리를 반환하고, 그 대가로 AmylinEli Lilly에게 일시불로 upfront payment $250 million ( 25백억원), global net sales 기준 15%에 해당하는 경상 로열티를 총액 $1.2 billion( 12천억원)에 도달할 때까지 지급한다는 조건입니다. 그 외에도 당시 미국 FDA와 다른 국가에서 허가완료 전이었던 지속형 제제 BYDUREON에 대한 마일스톤 지급조건이었습니다.

 

Eli Lilly보도자료에서는 "an amicable end to a very productive 10-year collaboration"라고 강조하지만 대형 신약프로젝트를 개발 및 허가를 일부 마치고 발매를 시작하였고, 나머지 것도 허가 막판 단계에 도달한 시점에서 해당 프로젝트를 포기한 사례입니다. 자세한 배경은 알 수 없지만, 참고사항으로는 시판 후 몇 년이 지난 현재 미국에서 exenatide 부작용 관련 소송이 여러 건 제기되었다는 뉴스가 있습니다. 그 때 포기한 것도 현명한 선택이었는지 아니면 너무 늦게 포기한 것인지는 조금 더 세월이 지나야 확실해질 것 같습니다. 

                     

*첨부파일:

1. Collaboration Agreement between Amylin and Eli Lilly

Collaboration Agreement Between Amylin and Eli Lilly.docx

2. Co-Promotion Agreement between Amylin and Eli Lilly

Co-Promotion Agreement.docx

작성일시 : 2015. 11. 12. 15:23
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 미국 FDA 허가 단계에서 License, Collaboration Agreement Termination 관련 Payment --

 

의약개발을 끝내고 FDA 허가 직전에 license 계약을 termination한 흥미로운 내용이라 소개합니다. 대상 신약은 Gabapentin은 오래 전부터 알려져 있는데, 그 적응증을 대상포진 신경통 postherpetic neuralgia 치료제로 확대한 프로젝트입니다.

 

2008. 11. 19. Dopomed에서 Gabapentinpost-herpetic neuralgia (PHN) 치료용도에 대해 SolvayExclusive License Agreement 체결한 후 2010 Solvay를 인수 합병한 Abbott에서 그 프로젝트를 재검토하여 2011년 개발중단을 선언한 것입니다.

 

이와 같이 장기간 진행되는 신약개발 도중에 M&A 등 다양한 이유로 change of control 발생으로 해당 프로젝트와 license의 운명이 완전히 바뀌는 사례가 종종 있습니다. 처음부터 이와 같은 변화를 염두에 둔 장기적 전략과 포석이 반드시 필요합니다. 아무리 애써도 쉽지 않은 일이지만 처음부터 그와 같은 가능성을 고려한 라이선스 구조인지 아닌지에 따라 당사자에게 상당히 다른 결과를 초래한다고 생각합니다.

 

첨부한 license 계약서의 Exhibit A에 표시된 milestone payment 조건은 FDA 허가신청 접수 시 1천만불, 허가성공 시 35백만불입니다. 본 건은 허가신청을 한 후 심사 중, 허가를 받기 전에 termination한 것입니다. 그렇지만, Abbott에서 신약에 대한 권리포기와 총 4천만불( 4백억원)을 지급하는 것으로 합의하였습니다.

 

참고로 허가신청 제출 milestone payment 1천만불이 포함된 것은 아닐 것입니다. 다만, NDA Approval 임박시점에 termination한 사정이 반영된 것으로 짐작됩니다.

 

참고자료로 미국 SEC 파일로 공개된 termination 합의서와 license 계약서를 첨부해 드립니다.

 

첨부: 1. Termination

Termination by Abbott.docx

 

첨부: 2. License  

  Exclusive License Agreement.docx

 

작성일시 : 2015. 11. 11. 11:00
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 일본 Daiichi Sankyo에서 신약개발회사 Amgen, ArQule과 각 체결한 License, Co-Development and Co-Commercialization Agreement 중 허가신청 data access 관련 조항 --

 

미국 SEC에 제출되어 공개된 장문의 계약서를 참고로 첨부해 드립니다. 핵심부분은 삭제되었지만, 신약개발과정을 거쳐 미국 FDA 허가신청까지 진행된 계약서로 실무자용 참고자료라고 생각합니다.

 

수많은 조항 중에서 미국 FDA 허가신청 과정에서 필요한 data access에 관한 규정은 흔히 보기 어려운 내용입니다. 그대로 인용하면 다음과 같습니다.

 

4.8 Sharing of Regulatory Filings. Each of the Parties will disclose to the other a draft copy of any Regulatory Filing in the Territory in the original language no less than thirty (30) days prior to filing it with a Governmental Authority. Each Party will consider in good faith any comments made by the other Party with respect to such filings. Each Party shall, no less frequently than quarterly, and more often as reasonably requested by the other Party, provide to the other Party (in such format as reasonably requested) all material preclinical and clinical data arising out of or relating to Dmab in trials thereof in the Territory (and outside the Territory, for Amgen) (or such subset of such data as the Parties may agree). Each of the Parties shall maintain a database which contains all clinical trial data accumulated from all clinical trials of Dmab in the Territory (in a computer readable format reasonably requested by Amgen). Upon the request of either Party, the other Party shall provide a right of reference to any requested Regulatory Filings or Regulatory Approvals in the Territory, and Amgen shall provide the same such right of reference to Collaborator with respect to such Regulatory Filings and Regulatory Approvals outside the Territory, in each case as reasonably necessary for the requesting Party’s development or commercialization of Dmab as permitted hereunder (or, with respect to Amgen, manufacture of Dmab). Notwithstanding the foregoing, Amgen shall not be required to provide to Collaborator nor to allow Collaborator to access (but shall provide a right of reference as set forth in Section 4.15.3 (Amgen Cooperation) to the extent necessary) Amgen’s manufacturing information with respect to Dmab or any sections of any such Regulatory Filing related thereto and neither Party shall have an obligation to provide information relating to any product other than Dmab.

 

3.10.3 Right of Access. Each Party shall provide the other Party with access to all clinical project plans and clinical data, results and information derived from or relating to all Clinical Trials conducted, and all Regulatory Filings prepared, with respect to Collaboration Compounds and/or Licensed Products (collectively, “Product-Related Data”) in English and at no additional cost or expense. Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, ARQULE (a) may use, and provide to its Third Party licensees and collaborators, such Product-Related Data; provided, that, (i) ARQULE shall only have the right to share such Product-Related Data to its Third Party collaborators and licensees that have granted ARQULE the reciprocal right to share with DS clinical data, results and information, and information derived from or related to Regulatory Filings controlled by such Third Party collaborators and licensees for use with Licensed Products under this Agreement and (ii) ARQULE shall, upon DS’s request, use Commercially Reasonable Efforts to coordinate a global clinical trial targeting both within the Territory and the Asian Territory involving its Third Party collaborators and DS; (b) may use such Product-Related Data for the performance of its obligations and exercise of its rights under this Agreement; and (c) shall have a right of access, a right of reference and a right to use and incorporate all such Product-Related Data in any Regulatory Filings and Drug Approval Applications it makes with respect to Licensed Products. The Parties shall cooperate so that such Product-Related Data is transferred to ARQULE as expeditiously as possible.

 

 

신약허가에 필요한 임상시험 데이터를 얻는데 막대한 비용과 시간이 필요하기 때문에 상대방을 적극적으로 지원하여 허가를 받을 수 있도록 한다는 취지입니다. 신약개발의 어려움과 진정한 partnership이 필요한 현실을 반영한 계약조항으로 생각됩니다.

 

*첨부파일:

1. Collaboration Agreement between Amgen and Daiichi Sankyo 2007

1. Collaboration Agreement between Amgen and Daiichi Sankyo 2007

2. License, Co-Development and Co-Commercialization Agreement between ArQule and Daiichi Sankyo 2008

2. License, Co-Development and Co-Commercialization Agreement be

 

작성일시 : 2015. 11. 10. 17:30
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 항암제 신약 공동연구개발계약 및 특허권공유 관련 판결 --

 

장기간에 걸쳐 진행된 공동개발과 그 과정에서 발생한 계약 관련 쟁점과 특허법 쟁점이 결합된 복잡한 분쟁 사안입니다. 참고자료로 1심 판결문을 첨부해 드립니다. 조만간 서울고등법원 항소심 판결도 나올 예정입니다.

 

기술이전, 라이선스, 공동연구개발 실무자에게 타산지석으로 삼을 내용이 포함되어 있습니다. 찬찬히 읽어 보고, 나중에 항소심 판결이 나오면 그것도 읽어 보시길 권합니다.

 

간략하게 사실관계와 쟁점을 살펴봅니다. 독일 X사의 대표이사 연구원 A 박사와 한국 Y 사의 연구소장 B 박사는 외국학회에서 만나 비소 대사체(Sodium Meta Arsenite) 화합물의 특정 암치료 효능에 관해 아이디어를 교환하였습니다. B 박사는 귀국 후 한국 Z사 대표이사 C박사와 공동연구개발 계약을 체결하고 신약개발 프로젝트를 진행하였습니다. 그 과정에서 독일박사 A에게 효능 효과의 확인실험을 의뢰하였습니다.

 

그 결과를 받아 B, C를 공동발명자, B, C, Z사를 공동 출원인으로 하는 1차 특허출원을 한 후, B Y사를 퇴직하고 Z사의 연구소장으로 이직하였고, PCT 출원도 진행하였습니다. 그런데, B C 사이에 분쟁이 발생하여, B 박사는 연구소장에서 해임되었고, 상호 치열한 소송이 시작되었습니다.

 

그 후 진행된 2 PCT 출원에서는 독일 연구원 A를 발명자로, Z사의 해외법인을 출원인으로 기재하였습니다. 참고로, Z사는 국내등록 특허를 단독 소유라고 주장하면서 특허 공유자 B의 공유지분 무효심판을 제기하였으나, 대법원 2015. 1. 15. 선고 20122432 판결에서 소각하 판결을 받았습니다. 특허무효 자체가 아닌 공유지분 무효는 무효심판의 대상이 아니라는 취지입니다.

 

동시에 진행된 민사소송 1심 판결의 주문은, B 박사는 등록 특허권의 공유자라는 확인 + 등록 전 출원의 출원인이라는 확인 + 계약위반으로 인한 공유계약의 해지 + 공동개발계약의 해지 시 후속연구금지 조항에 따른 추가 연구개발금지 명령 등이 핵심 내용입니다.

 

이 사건 분쟁에서 특허법의 공동발명 및 공유에 관한 쟁점도 중요하지만, 공동개발계약의 해지 조항 및 해지 후 연구개발금지 조항에 관한 쟁점도 매우 중요합니다. 기술이전 라이선스 및 공동연구개발 계약에서 후속 연구금지조항은 흔히 보기 어려운 규정입니다. 계약자유의 원칙도 중요하지만, 통상 장기간 진행되는 연구개발계약을 중도에 발생할 수 있는 분쟁 상황까지 예상하여 정밀하게 구성하지 않는다면, 향후 복잡하고 심각한 문제를 초래할 수 있다는 점을 보여주는 사례입니다.

 

*첨부파일: 서울중앙지방법원 2008가합60921 판결

서울중앙지방법원 2008가합60921 판결.pdf

 

작성일시 : 2015. 11. 10. 08:56
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 계약협상 후 계약체결 무산과 손해배상책임 여부 -- 

 

계약협상을 진행하였으나 계약체결까지 이르지 못한 경우 당사자에게 계약상 책임은 없습니다. 아주 특별한 경우에만 책임여부가 문제됩니다. , 계약체결 전 일방 당사자에 의해 형성된 신뢰에 따라서 상대방이 기대된 행동을 하였으나 당사자 일방이 상당한 이유 없이 계약 체결을 거부하여 상대방에게 손해가 발생한 경우에는 불법행위로 인한 손해배상책임이 인정될 수도 있습니다.

 

계약협상 진행 후 계약체결이 무산되었음에도 일당 당사자에게 손해배상 책임이 인정될 소지가 있는 예외적 상황과 책임인정 요건 등을 간략하게 살펴보겠습니다.

 

대법원 2003. 4. 11. 선고 200153059 판결 : “어느 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성한다.”

 

보다 자세하고 분설하면, (1) 계약 협상의 한쪽 당사자("")가 상대방 당사자("")에게 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하였고, (2) 그 상대방 당사자("")가 그와 같은 신뢰에 따라 구체적인 준비작업 등 행동을 취하였는데 불구하고, (3) 최초 신뢰를 부여한 ""이 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부함으로써, (4) 결국 ""에게 손해가 발생하였다면, ""은 신의성실의 원칙을 위반한 불법행위를 범하였으므로 그로 인한 손해배상책임을 진다는 것입니다.

 

이 때 ""이 부담할 손해배상의 범위는 계약이 유효하게 성립할 것으로 기대한 상대방이 투입하여 신뢰이익의 배상으로 한정됩니다. 즉 그러한 신뢰가 없었더라면 통상 지출하지 아니하였을 비용에 대하여만 배상할 책임이 있습니다. 계약 협상과정에서 통상 들어가는 비용, 즉 계약 체결여부와 무관하게 들어가는 비용까지 ""에게 책임을 물을 수 는 없습니다.

 

실제 사안에서 본다면, 손해배상범위는 계약성립을 믿고 지출된 특별한 손해에 한정되므로, 일반적으로 그 액수는 많지 않을 것입니다. 예외적으로 큰 액수의 손해발생을 주장하는 경우 그 손해배상을 청구하는 당사자가 특별한 사정의 존재를 주장 입증해야만 합니다.

 

참고로, 계약목적이 불능인 경우에는 민법 제535조를 적용할 수 있습니다. 목적불능의 경우는 계약교섭 후 일방적인 계약체결 거절로 계약성립이 무산된 경우와는 전혀 다른 상황입니다. 혼동하지 않아야 합니다.

 

민법 제535(계약체결상의 과실) : ① 목적이 불능한 계약을 체결할 때에 그 불능을 알았거나 알 수 있었을 자는 상대방이 그 계약의 유효를 믿었음으로 인하여 받은 손해를 배상하여야 한다. 그러나 그 배상액은 계약이 유효함으로 인하여 생길 이익액을 넘지 못한다. ② 전항의 규정은 상대방이 그 불능을 알았거나 알 수 있었을 경우에는 적용하지 아니한다."

 

작성일시 : 2015. 11. 9. 17:30
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 진술 및 보증조항 관련 손해배상책임 대법원 201264253 판결 --

 

1.    진술 및 보증조항 관련 분쟁

 

정유회사의 M&A 주식양수도계약서에서 '양도인은 양수인에게 주식양수도계약 체결일 및 양수도 실행일에 일체의 행정법규를 위반한 사실이 없고, 이와 관련하여 행정기관으로부터 조사를 받고 있거나 협의를 진행하는 것은 없다’는 내용의 진술 및 보증조항, 나아가 '양수도 실행일 이후 보증 위반사항이 발견된 경우나 약속사항 위반으로 손해가 발생할 경우 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 배상하기로 한다'는 책임조항이 포함되어 있었습니다.

 

그런데, 양도인 회사는 군용유류 구매입찰에서 담합행위 등 공정거래법을 위반했다는 이유로 거액의 과징금 납부명령을 받았고 거액의 손해배상청구소송까지 제기당했습니다. 이에 양수인이 진술 및 보증조항 위반을 이유로 책임조항을 적용하여 양도인에 대한 손해배상청구 소송을 제기하였습니다.

 

2.    서울고등법원 200819678 판결

 

양수인도 진술 및 보증위반 사항을 알면서도 계약을 체결했다는 이유로 양도인의 책임을 인정하지 않았습니다. 판결문 중 핵심부분을 인용하면 다음과 같습니다. "양수인도 이 사건 담합행위에 직접 참여했던 탓에 주식양수도계약 체결 당시에 이미 이 사건 진술 및 보증 조항의 위반사실을 알고 있었고, 계약협상 및 가격산정에 반영할 수 있었음에도 방치하였다가 이후 위반사실이 존재한다는 사정을 들어 양도인 피고에게 책임을 묻는 것은 공평의 이념 및 신의칙상 허용될 수 없으므로, 양도인 피고는 위와 같은 악의의 주식양수인인 원고에 대하여 이 사건 진술 및 보증 조항의 위반에 따른 책임을 부담하지 않는다."

 

3.    대법원 201264253 판결

 

원심판결을 파기 환송하였습니다. "이 사건 주식양수도계약의 양수도 실행일 이후에 이 사건 진술 및 보증 조항의 위반사항이 발견되고 그로 인하여 손해가 발생하면, 원고가 그 위반사항을 계약체결 당시 알았는지 여부와 관계없이, 피고들이 원고에게 그 위반사항과 상당인과관계 있는 손해를 배상하기로 하는 합의를 한 것으로 봄이 상당하다.

 

양수인 원고가 이 사건 진술 및 보증조항과 관련된 이 사건 담합행위를 알고 있었고 이 사건 담합행위로 인한 공정거래위원회의 제재 가능성 등을 이 사건 주식양수도대금 산정에 반영할 기회를 가지고 있었다고 하더라도 그러한 점만으로 원고의 손해배상청구가 공평의 이념 및 신의칙에 반한다고 볼 수 없다."

 

4.    실무적 함의

 

대법원 판결은 계약서 문언내용이 가장 중요하다는 원칙을 다시 한번 확인하였습니다. 비록 계약체결 당시 당사자가 진술 및 보증 조항의 위반사실을 알고 있었다고 해도 계약서 효력을 함부로 부정할 수 없다고 명확하게 판결하였습니다.

 

처분문서인 계약서의 계약문언이 그 객관적 의미가 명확하다면 특별한 사정이 없는 한 문언대로의 의사표시의 존재와 내용을 인정하여야 합니다. 설령 공평의 이념이나 신의칙을 적용해야 할 사정이 있다고 하더라도, 이과 같은 일반원칙에 근거하여 계약의 효력을 부정하거나 계약상 책임을 제한하는 것은 사적 자치의 원칙이나 법적 안정성에 대한 중대한 위협이 될 수 있으므로 신중을 기하여 극히 예외적으로 인정하여야 한다는 입장입니다.

 

, 무엇보다 계약서 문언을 가장 중시하고 신의칙이나 공평이념 등을 아주 예외적으로 극히 신중하게 적용하라는 취지입니다. 가능성을 완전히 배제하는 것은 아니지만 현실적으로 실제 사례에서 그와 같은 특별한 경우는 인정되기 어렵다는 의미입니다.

 

작성일시 : 2015. 11. 9. 12:00
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 라이선스 계약에서 보증조항 및 실무적 대응방안 -- 

 

예문: 11 (기술보증면제) “산학협력단”은 “실시자”가 실시하는 “계약기술”이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 것을 보증하는 것은 아니며, “계약기술”의 실시에 의하여 “실시자”에게 발생한 제3자에 대한 실시료 지급을 포함하는 “실시자”의 어떠한 손실에 대해서도 “산학협력단”의 고의 또는 중과실이 인정되지 아니하는 범위 내에서는 책임을 지지 아니한다. 다만, “산학협력단”은 “계약기술”의 특허 출원, 등록 또는 유지를 위하여 최대한 노력한다.

 

예문: 30 [보증] "" ""에게 갑의 제품이 제3자의 지식재산권을 침해하지 아니함을 보증한다. 만일, "" ""제품을 위하여 제3자의 권리를 사용하여야 할 경우에는 사전에 ""에게 통보하여야 하고, ""은 제3자의 권리를 정당하게 취득하여 사용하여야 한다.

 

예문: 31 [면책] ""이 계약제품에 대하여 제3자로부터 지식재산권 침해에 관한 침해 경고, 심판 또는 소송 제기 등 분쟁이 발생한 경우, "" ""제품에 대해 ""을 면책하여야 한다. ""은 제품의 생산, 사용 또는 판매를 방해하는 제3자의 클레임 등을 예방할 수 있도록 최선의 노력을 다하여야 한다. ""은 위 분쟁이 발생한 경우 적극적으로 방어하여야 한다.

 

1.    보증조항 관련 쟁점

 

진술 및 보증조항은 계약에서 다양한 형식과 내용으로 사용됩니다. 예를 들어, 특허권 license 계약에서 대상 기술이 제3자의 지재권을 침해하지 않는다는 보증을 요구하는 경우, 해당 특허유효성 보증 등등 다양합니다.

 

만약, 일방 당사자가 그와 같은 가능성이 전혀 없다는 절대적 보증을 요구한다면 이것은 불가능을 요구하는 것과 같습니다. 비현실적이고 달성하기 어렵습니다. 결국 100% 보증할 수는 없지만 어느 정도까지, 어떤 방식으로 보증하는 계약조항이면 계약을 진행할 것인지가 핵심쟁점입니다.

 

보증을 받고자 하는 측은 최대한으로, 보증책임을 부담하는 측은 최소한으로 그 범위를 설정하려 합니다. 만약, 비현실적 보증을 요구하거나 자기 입장만을 끝까지 고집한다면 해당 계약이 성사되기 어려울 것입니다. 따라서, 양측이 받아들일 수 있는 합리적인 조항, 계약실무상 관행적으로 통용되어 온 조항, 특히 국제적으로 통용되는 계약조항은 무엇인지 등등 계약실무사례를 참고하여 판단하는 것이 바람직합니다.

 

반대측면에서의 보증면제조항도 마찬가지입니다. 절대적 보증면제가 아니라 예문에서 보듯 "고의 또는 중과실" 등을 한계 범위로 설정하는 방식의 합리적 보증면제가 현실적 방안입니다.

 

2.    보증조항에 대한 실무적 대응방안

 

현실적으로 가장 합리적인 보증방안은 보증을 하는 당사자에게 관련 사항에 대한 사전조사 및 검토를 요구하고, 그 결과 이상이 없다는 점을 보증하게 하는 것입니다. 보증자가 성실한 조사 및 검토를 한다는 부담을 안고, 그 결과 알고 있는 범위 내에서 보증책임을 부담하는 것입니다. , 자신도 모르고 있었거나 알 수도 없었던 사실에 대해까지 추후 무조건 책임을 묻는다는 것은 비현실적이고 비합리적입니다. 이와 같은 한계설정 방안을 "knowledge qualifier qualification"이라고 하며, 계약실무상 자주 활용하는 해결방안입니다.

 

예를 들어, 기술이전 라이선스 계약에서 계약 기술의 보증 조항을 다음과 같이 규정할 수 있습니다. "기술을 이전하는 "", 갑이 아는 범위 내에서 계약 기술이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 점을 보증한다."

 

제품수출 또는 판매계약에서 보증조항의 예문은 다음과 같습니다. The Seller has no knowledge of any infringement, or anticipated infringement to any IPRs of the other parties.” 제품을 수출하거나 수입하는 경우 판매자가 그 제품 판매로 인해 타인의 지재권을 침해하지 않는다는 보증을 요구하는 경우도 많지만, 이 때도 마찬가지로 절대적 보증은 비현실적이므로 인식범위로 한정하는 것이 합리적 방안입니다.

 

3.    현실적인 보증조항

 

절대적인 진술 및 보증은 원칙적으로 불가능하므로, 실현 가능한 합리적 보증이 바람직합니다. 특허유효성 보증이나 제3자의 권리 비침해 보증은 현실적으로 매우 어렵거나 불가능에 가깝습니다. 따라서, 보증책임자에게 최선의 조사 및 검토 의무를 지우는 best efforts 조항을 삽입하고, 그 결과에 따른 knowledge 범위로 제한하는 방안이 바람직합니다.

 

또한, 위와 같은 범위로 보증하는 경우에도 보증자 입장에서는 그 보증책임으로 손해배상 책임범위를 본인이 수령한 royalty 총액 또는 매출이나 수익의 총액 등으로 한정하는 방안이 바람직합니다.

 

작성일시 : 2015. 11. 9. 09:30
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 특허권 전용실시권자의 license 계약위반 행위와 특허권 침해여부는 독립적으로 판단 : 대법원 2013. 1. 24. 선고 20114645 판결 --

 

앞서 특허침해분쟁을 라이선스 계약체결로 화해 종결하였더라도 그 후 licensee의 계약위반이 있다면 특허권 실시계약 license의 종료를 이유로 licensee 대상으로 특허침해소송을 다시 제기할 수 있다는 미국법원 판결을 소개하였습니다. 이와 유사한 사안은 아니지만 특허권자와 전용실시권 계약을 체결한 후 실시권자의 계약위반행위와 특허침해여부를 별개라고 판단한 우리 대법원 판결을 참고로 소개합니다.

 

1.    특허전용실시계약 체결 및 계약위반

 

특허권자 회사로부터 “공기정화제” 특허발명의 등록 특허권에 대하여 전용실시권을 설정받으면서 특허권자 회사에 대해 “귀사의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다”는 약속조항을 넣었습니다. 그 후 특허등록원부에 전용실시권 등록을 마쳤지만, 위 계약상 제한사항은 등록하지 않았습니다.

 

이 후 실시권자는 특허권자의 승낙 없이 임의대로 특허권을 실시하였고, 특허권자는 전용실시권 설정 계약위반, 전용실시권 설정계약범위 외의 실시행위로 특허침해에 해당한다고 주장한 것입니다.

 

2.    대법원 판결 요지

 

대법원은 전용실시권 설정계약상의 제한사항을 등록하지 않은 경우, 그 제한을 위반하여 특허발명을 실시한 전용실시권자에게 특허법 위반죄가 성립하지 않는다고 판결하였습니다.

 

특허법 제101조에서 “전용실시권의 '설정, 이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다), 변경, 소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한'은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다”고 규정하고 있는 바, "설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도, 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다."고 판시하였습니다.

 

대법원은 실시권자의 전용실시권 설정계약을 위반한 계약상 민사책임은 인정될 수 있지만, 등록되지 않는 특약사항으로 전용실시권자의 실시권한을 제한할 수 없다는 입장에서 전용실시권자의 특허실시행위는 특허권 침해에 해당하지 않는다고 명확하게 판결하였습니다.

 

3.    등록주의 여부에 따른 구별

 

대법원 판결은 전용실시권이 그 설정등록으로 발생, 소멸, 변경된다는 등록주의에 따른 것입니다. 그 기초인 전용실시권 설정계약 위반을 이유로 그 계약이 해지되었는지 여부와는 명확하게 구별하였습니다.

 

그런데, 미국특허법과 우리나라 특허법은 전용실시권의 발생 및 소멸에 대해 다른 입장을 취하고 있습니다. 따라서, 실시권자 라이선시의 실시권 설정 계약위반 사안에 대해 특허침해 책임여부에 관해서도 서로 다른 결론에 도달할 수 있습니다. 예를 들어, 미국사안과 같이 전용실시권자의 라이선스 계약위반행위가 있더라도 유효한 전용실시권 등록이 존속하고 있는 한 licensee의 계약위반에 따른 책임은 별론으로 하더라도 적어도 특허침해는 성립하지 않습니다. 반면, 미국법원은 계약위반책임과 별개로 특허침해도 가능하다는 취지입니다.

 

작성일시 : 2015. 11. 3. 17:00
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 특허침해분쟁을 라이선스 계약체결로 종결한 후 licensee의 라이선스 계약위반을 이유로 특허침해소송을 다시 제기할 수 있는지 여부 --

 

모든 라이선스 케이스에 적용된다고 단정할 수 없지만, 흥미로운 사례에 관한 미국 판결을 참고자료로 소개합니다. 라이선스 계약체결로 특허침해분쟁을 종결하였으나 약 6년 후 특허권자가 라이선시의 계약위반을 이유로 특허침해소송을 다시 제기하자, 라이선시는 계약위반을 다툴 수 있지만 특허침해소송은 다시 제기할 수 없다고 주장한 사례입니다.

 

라이선스 계약에 현재 특허분쟁을 타결하고 장래 어떤 특허침해주장도 하지 않는다는 다음과 같은 계약 조항을 포함하고 있습니다. "Licensors and Licensee acknowledge that this Agreement is also a settlement of the Litigation and that when the Litigation is dismissed, the sole and exclusive further remedy between Licensors and Licensee shall be a remedy for breach of this License Agreement."

 

그럼에도 불구하고 미국 IOWA주 연방지방법원은 라이선스 계약위반을 원인으로 라이선스 계약이 종료되었음에도 여전히 특허권자가 특허침해소송을 제기할 수 없다고 해석한다는 것은 불합리하다고 판결하였습니다. , 라이센시의 계약위반에도 불구하고 계약에서 정한 the "sole and exclusive" remedy 조항이 모든 분쟁에 적용되어야 하고, 따라서 계약에서 정한 권리구제만이 가능하다고 해석하는 것은 인정될 수 없다고 판시하였습니다.

 

*첨부파일: 미국법원 판결문

미국법원 판결 - RyanDataExchange_v_Graco.pdf

 

작성일시 : 2015. 11. 3. 09:42
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 미국대학 출원 특허발명에 대하여 발명자와 체결한 기술도입계약 분쟁 : 서울중앙지방법원 2015. 7. 10. 선고 2014가합50048 판결 --

 

판결문에 나타난 사정만 보면 상당히 특이한 기술도입 계약입니다. 국내벤처에서 미국거주 발명자를 CTO로 영입하면서, 대학명의로 출원 중인 특허발명에 관한 라이선스 계약을 대학과 체결하는 조건으로, CTO에게 일정 급여는 물론 "직무발명 보상금"으로 43만불을 지급한다는 계약입니다.

 

계약서에서 "직무발명에 대한 노력이나 그 결과물의 양도 등에 대한 보상금"으로 표현하고 있지만, 여기서 말하는 직무발명 보상금이 우리나라 특허법과 발명진흥법의 직무발명 보상금에 해당하지 않습니다. 특허실무에 대한 이해부족을 보여주는 사례입니다. 법원도 판결에서 기술이전 대가로 보았습니다.

 

벤처회사는 2007. 6. 11. 발명자와 백신기술개발을 위해 본 계약을 체결하고, 4 8천만원을 지불하고, 미국특허출원인 미국대학과 라이선스 체결하면서 upfront 5만불을 지불하였으나, 1년 후 2008. 6. 24. 계약해지 통지를 주고 받았습니다.

 

벤처회사는 미국특허출원에 대한 거절이유통지가 2번이나 나왔고, CTO의 계약상 의무이행이 부실하여 계약해지에 이른 것이므로 이미 지급한 금액을 부당이득으로 되돌려 달라는 청구하였고, 이에 맞서 발명자 CTO는 계약 중단 시 약정한 금액의 50%을 지급한다는 계약조항에 따라 100만불( 11억원)을 지급하라고 반소 청구한 사건입니다.

 

1심 법원은, 미국출원이 OA 과정을 거처 결국 특허 등록되었으며, 계약불이행 책임이 벤처회사에 있다고 본 후, 계약파기에 따라 약정금액의 50%를 지급한다는 계약조항을 "손해배상예정"으로 보고, 벤처회사는 계약에 따라 발명자 CTO에게 그 금액을 지급해야 한다고 판결했습니다.

 

결국 기술도입을 목적으로 하였던 벤처기업은 실질적으로 얻는 것 없이 이미 지불한 약 5억원과 5만불 뿐만 아니라 추가로 11억원을 더 지불해야 할 상황입니다. 특허에 대한 이해 부족과 성급한 기술도입 시도에다 상식을 벗어난 계약내용과 부실한 계약서 조항 등이 겹쳐 큰 손해로 연결되었습니다. 기술도입 라이선스, 지재권 분야 전문가의 검토와 조언을 받았다면 이와 같은 손해를 피할 수도 있지 않았을까 생각합니다.

 

첨부: 서울중앙지방법원 2015. 7. 10. 선고 2014가합50048 판결

  서울중앙지방법원 2014가합50048_판결.pdf

 

작성일시 : 2015. 10. 23. 17:03
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 특허출원 단계에서 "전용실시계약"을 체결한 후 등록된 특허의 무효심결 확정을 이유로 라이선스 계약무효 또는 취소, 약정 로열티 지급거절 등 분쟁발생과 1심 판결: 수원지방법원 안산지원 2014. 10. 30. 선고 2012가합7806 판결 --

 

1.     문제의 소재

 

특허무효는 처음부터 특허권이 존재하지 않는다는 소급효를 기본으로 합니다. 특허기술의 실시계약, 기술 라이선스 계약을 체결한 후 대상 특허가 무효로 확정되면 실시 대상인 특허가 처음부터 존재하지 않기 때문에 라이선스 계약이 무효인지, 아니면 착오로 취소할 수 있는지, 이미 받은 라이선스 로열티를 반환해야 하는지, 계약기간 중 약정된 경상 로열티를 지급해야 하는지 등등 쉽게 판단하기 어려운 복잡한 문제가 많습니다. 다만, 무효인 특허권과 특허기술, 특허권 관련 기술 등은 엄격한 의미에서 보면 서로 동일하지 않고 또 구체적 사안에서는 구별할 수도 있다는 점을 각별히 유념해야만 혼동하지 않습니다.

 

2.     최근 대법원 판결

 

그동안 법원은 구체적 사정에 따라 서로 엇갈린 판결을 하였습니다. 그런데, 대법원 2014. 11. 13. 선고 201242666 판결에서 특허관련 기술이전, 라이선스 실무에서 반드시 고려되어야 할 중요한 쟁점에 관한 법리를 다음과 같이 명확하게 판시하였습니다. 매우 중요한 판결입니다.

 

(1)  "특허는 그 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약의 대상인 특허의 무효가 확정되었더라도 그 특허의 유효성이 계약체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 한, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수는 없다고 판결하였고,

 

(2)  "특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적ㆍ배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없다. 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.

 

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다."고 판결하였습니다.

 

3.     이 사건의 1심 판결

 

특허 라이선스 계약체결 후 특허무효 및 기술료 분쟁에 관한 1심 판결문을 참고자료로 첨부합니다. 라이선스 계약서 내용뿐만 아니라 여러 쟁점에 대한 양 당사자의 주장과 이에 대한 법원의 판단 내용이 상세하게 기재되어 있습니다. 한번 꼼꼼하게 읽어 보시면 실무상 도움이 될 것입니다.

 

이 사건에서는 특허출원 단계에서 전용실시계약을 체결하면서 대상 기술을 "특허출원 중인 발명특허 기술에 관련된 사항"으로 정의하고, 계약기간을 출원일로부터 20년 후 최장 특허존속기간 예정 만료일까지 설정하였습니다. 그 후 특허등록을 완료하였으나 실시권자 licensee가 청구한 특허 무효심판을 통해 모든 특허청구항이 무효로 확정되었습니다.

 

1심 법원은 대상 특허무효를 근거로 계약무효 또는 취소를 할 수 없고, 대상 기술을 특허발명에 한정하지 않고 "관련된 사항"으로 정의한 점을 중시하여 특허무효에도 불구하고 약정한 로열티를 모두 지급해야 한다고 판결하였습니다.

 

1심 재판에서 패소한 실시권자 라이선시는 항소하였고, 현재 서울고등법원에서 변론종결 후 다음 달 초순경에 판결이 나올 예정입니다. 항소심 판결까지 살펴본다면 라이선스 담당자, 특허 실무자 등에게 많은 도움이 될 것으로 생각합니다. 조금 기다렸다 그 즈음 항소심 판결을 보고 1심 판결과 함께 그 실무적 함의를 잘 검토해 보겠습니다.

 

첨부: 수원지방법원 안산지원 2014. 10. 30. 선고 2012가합7806 판결

  수원지법안산지원 2012가합7806 판결.pdf

 

작성일시 : 2015. 9. 10. 16:29
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- [미국영업비밀소송뉴스] - 공동사업 제안, 협상진행, 계약체결 실패 후 상대방이 유사제품 판매한 경우 : 영업비밀침해 인정, 손해배상책임 US$58 million ( 6천억원) 인정 배심평결 --

 

Texas Advanced Optoelectronic Solutions Inc.(TAOS)는 외부 환경의 밝기에 따라 디스플레이 패널의 밝기를 조절하는 광센서 기술을 보유하고 있었습니다. 상대방 회사 Intersil에서 광센서 관련 공동사업을 제안하여, 양사는 NDA 사인 후 합병조건, 기술개발, 사업내용 등을 구체적으로 협의하였습니다.

 

그러나 최종적으로 협상은 결렬되었고, 그 후 Intersil에서 TAOS 제품의 경쟁품을 시장에 출시하였습니다. 이에 TAOS에서 영업비밀 침해소송을 제기한 것입니다. 7년이라는 장기간의 소송을 거쳐 결국 미국법원 배심은 IntersilBreach of Confidentiality Agreement를 이유로 TAOS에게 $58 Million 손해배상을 하라고 평결하였습니다.

 

TAOS는 관련 특허도 보유하고 있었지만, 최종적으로 협상 전에 체결한 CA (NDA)가 가장 중요한 권리구제 근거로 되었다고 합니다. 이와 같이 공동사업, 합병이나 라이선스 등 협상이 결렬된 후 발매되는 유사제품의 경우, 통상 특허침해 Risk를 사전에 체크하기 때문에 특허침해 책임이 인정되는 경우는 거의 없습니다. 특허제품을 그대로 카피하는 것이 아니라 그 개량제품, 적어도 design around 제품을 출시하기 때문입니다.

 

우리나라에서도 특허출원 후 대기업에 기술제안서를 제출하고 PT까지 한 후 채택되지 않았으나, 그 후 유사제품이 시장에 출시되고, 이에 대해 특허침해 주장을 해도 특허회피 또는 특허무효로 결국 특허침해 책임이 없다고 판결된 사례가 있습니다.

 

이와 같은 상황에서는 특허침해 주장보다 영업비밀 침해 또는 기술탈취 주장이 훨씬 유효하고 위협적입니다. 그와 같은 권리주장을 하려면 기술공개 전에 CA 또는 NDA를 체결해 두는 것이 바람직합니다. 상대방에게 CA 또는 NDA 사인을 요구하기 어려운 사정이라면 제공하는 제안서, 기술문서, 발표자료의 파일을 영업비밀원본증명 서비스를 통해 등록함으로써 그 존재 및 시점을 확정해 두면 영업비밀 보유사실을 입증하는 유용한 증거가 될 것입니다.

 

 

작성일시 : 2015. 8. 10. 13:00
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 구글에서 시행하는 흥미로운 특허전략 -- 

 

지난 5월 블로그에 구글에서 2015. 5. 8.부터 특허 매입 포털을 오픈하여 특허이전 제안을 접수하고 실제 특허를 매입한다는 뉴스를 올려드린 적이 있습니다. 구글에서 특허매입 프로모션 개시 뉴스보도에 따르면 그동안 실제로 구글에서 위 포로모션을 통해 많은 특허를 매입했다 합니다. 아직 구체적 숫자와 내용을 공개한 것은 아닙니다.

 

구글에서 이번에 start-up을 대상으로 크로스라이선스 관련 새로운 프로그램을 내 놓았습니다. http://www.google.com/patents/licensing/. Google’s cross-licensing program “LOT” (License On Transfer)

 

일종의 patent pool인데, 참여회사가 보유 특허를 멤버가 아닌 제3자에게 이전하는 경우에만 license 효력이 발생하는 특이한 구조입니다. 흥미로운 발상인데, 벌써 이 프로그램에 참여한 특허숫자가 30만건이 넘는다고 합니다. 일단 참여대상을 start-up 회사로 한정하고 숫자도 제한하고 있는데, 앞으로 어떻게 발전해 나갈지, start-up 사업과 특허전략에 어떤 영향을 미칠지 흥미로운 사건으로 생각됩니다.

 

위 웹사이트에 설명이 자세한 올라와 있습니다. 그 중에서 FAQ 파일을 참고로 첨부해 드립니다. 

 

*첨부파일:  Google patent-starter-program-FAQ

Google patent-starter-program-FAQ.pdf

 

작성일시 : 2015. 7. 28. 09:24
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 종업원 직무발명자가 직무발명 보상금을 가장 확실하게 받을 수 있는 경우 특허권에 대한 기술이전 또는 라이선스 계약으로 로열티 수입이 있는 경우 -- 

 

먼저, 직무발명 보상에 관한 근거 법규정은, (1) 구 특허법 제40, (2) 구 발명진흥법 (2006. 9. 4. 시행 법률) 15, (3) 현행 발명진흥법 (2014. 1. 31. 시행 법률) 15조로 3번 개정되었습니다. 각 적용시점 및 대상범위에 유의해야 합니다. 직무발명자에게 가장 유리한 규정은 구 특허법 규정이고, 2006. 9. 4. 이전 직무발명에 대한 승계가 이루어진 경우 그 직무발명 보상금 청구소송에 대해 적용됩니다. 그 이후 발명 및 승계된 직무발명에 대해서는 구 특허법이 아니라 발명진흥법이 적용됩니다.

 

구 특허법 제40조에서 종업원 직무발명자의 "정당한 보상을 받을 권리"로서 "보상의 액"을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여야 합니다. , 사용자의 이익이 출발점입니다.

 

직무발명에 대한 특허권을 제3자에게 이전하여 매각대금을 받거나 라이선스 실시권을 설정하여 로열티 수익이 있다면 사용자가 직무발명에 의하여 이익을 얻은 경우에 해당합니다. 국내특허뿐만 아니라 다른 나라에 등록한 외국 특허권에 관한 기술이전 및 라이선스 수익도 마찬가지입니다.

 

이와 같이 사용자가 직무발명 특허권에 대하여 제3자에게 기술이전 또는 라이선스를 체결하고, 그로부터 로열티 수익이 발생한 경우라면, 발명자는 그 수익을 기초로 하여 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 어떤 비율로 보상금을 산정할지는 차후 문제이고, 적어도 사용자는 종업원 직무발명자에게 반드시 직무발명 보상금을 지급해야 한다는 점은 분명합니다.

 

이와 같은 기존 구조는 구 발명진흥법(2006. 9. 4. 시행 법률)부터 변경되었습니다. , 평소 법에 따른 직무발명 보상규정을 운영하는 회사라면, 차후 종업원 직무발명자가 회사에 대해 제기하는 직무발명 보상금 청구소송에서 사용자는 추가로 직무발명자에게 직무발명 보상금을 반드시 지급해야 하는 것은 아닙니다. 물론 모든 경우에 추가 직무발명 보상금을 지급하지 않아도 되는 것은 아닙니다. 구 발명진흥법은 추가 지급할 여지가 많고, 현행 발명진흥법에 따르면 그 추가 지급 가능성이 낮습니다. 따라서, 2006. 9. 4. 이후 승계된 직무발명에 대해서는 구 특허법을 적용한 판결과 다른 각도에서 신중한 검토가 필요합니다.

 

작성일시 : 2015. 6. 8. 14:00
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 기술이전/공동연구개발을 위한 기술정보제공 후 협상최종단계에서 계약체결이 무산된 경우 법적 책임의 소재와 범위 -- 

 

1. 기술이전 과정에서 체결하는 일련의 계약과 법적 책임 소재 

 

본 계약을 체결하기 전에도 양당사자가 의향서(LOI, Letter of Intent), 비밀유지약정(NDA, Non-Disclosure Agreement), 양해각서(MOU, Memorandum of Understanding), Term Sheet 등에 서명하는 경우가 많습니다. 그런데, 어떤 사정으로 본 계약을 체결하지 못하고 협상 중이었던 거래가 결국 무산되었다면 당사자에게는 어떤 법적 책임이 있을지 문제됩니다.

 

현실에서는 본 계약을 체결하지 못했지만 그 전에 위에서 언급한 다른 약정들은 모두 체결하고 협상이 거의 마무리 단계에 이른 경우부터 어떤 형식의 계약서도 체결하지 못한 협상 초기 단계까지 다양한 스펙트럼이 존재합니다. 당연히 협상 당사자의 법적 책임 여부도 동일하지 않습니다. 설령 MOU, NDA 등에 구속력이 없다는 명시적 문구를 넣더라도 법적 효력을 인정하는 사항도 있고, 어떤 형식적 계약서도 체결하지 않았어도 계약법상 책임이 아니라 불법행위법상 책임을 물을 수 있는 경우도 있습니다.

 

단순하지 않고 사안마다 신중하게 검토하여야 할 복잡한 문제입니다. 최종 계약에 이르지 못한 경우에 대한 법적 책임은 각각의 구체적 사안에 따라 달라지겠지만, 다음과 같은 사례를 참고로 살펴보겠습니다.

 

2. 기술이전 협상

 

A회사는 B가 개발한 신규기술을 이전 받아서 관련 제품을 생산 판매하려고 협의를 진행하였습니다. 협상과정에서 기술이전계약을 체결할 것을 상호 확인하였고 A사는 임원회의를 통해서 B의 기술을 이전 받아 사업을 진행하기로 내부적으로 결론을 내렸고 곧 B에게 해당기술을 이전 받아 사업을 진행하고 기술료를 지급할 것을 내용으로 하는 계약을 체결하기로 합의하였다는 확인서를 작성해주었습니다. 본 계약은 아니고 일종의 의향서로 볼 수 있습니다.

 

그런데, A사는 그 후 다시 사업성 검토를 통해 해당 프로젝트에 관한 기술이전계약을 체결하지 않기로 최종 결정하였습니다.

 

기술이 부족한 경우 회사들은 공동개발 또는 기술도입/이전을 통하여 새로운 사업을 진행하거나 확장하고 있습니다. 이 경우에 최종적으로 계약을 체결하고 사업이 정상적으로 진행되는 경우도 있지만, 위와 같이 여러 가지 이유로 본 계약체결 전에 중단되는 경우도 많습니다.

 

3. 계약체결 무산에 따른 당사자의 책임여부 및 범위

 

일반적으로는 계약을 체결하기 전에는 계약 협의 당사자에게는 계약상 아무런 책임이 없게 됩니다. 그러나 특별한 경우, 즉 계약 체결을 위한 준비단계 또는 계약의 성립과정에서 당사자 일방이 그에게 책임 있는 사유로 상대방에게 손해를 끼친 경우에는 이를 배상할 책임(민법 제750)이 있습니다. , 당사자에 의해서 형성된 신뢰에 따라서 상대방이 기대된 행동을 하였으나 당사자 일방이 상당한 이유 없이 계약 체결을 거부하여 상대방에게 손해가 발생한 경우에는 불법행위 책임이 발생하게 되는 것입니다.

 

참고로, 민법에는 다음과 같은 계약체결상의 과실책임이라는 특별한 불법행위 책임 규정이 있습니다.

 

민법 제535(계약체결상의 과실) ① 목적이 불능한 계약을 체결할 때에 그 불능을 알았거나 알 수 있었을 자는 상대방이 그 계약의 유효를 믿었음으로 인하여 받은 손해를 배상하여야 한다. 그러나 그 배상액은 계약이 유효함으로 인하여 생길 이익액을 넘지 못한다. ②전항의 규정은 상대방이 그 불능을 알았거나 알 수 있었을 경우에는 적용하지 아니한다.

 

이는 계약 목적이 객관적으로 이행이 불가능하다는 사실을 알고 있던 당사자에게만 책임을 인정하고 있습니다. 위 사안에서 기술이전이 교섭행위 이전에 이미 이행불가능한 것은 아닐 것이므로 A사에게 민법상의 계약체결상의 과실책임은 성립할 여지가 없을 것입니다.

 

대법원은 어느 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성한다고 판시하고 있습니다(대법원 2003. 4. 11. 선고 200153059 판결).

 

따라서 (1) 어느 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여, (2) 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도, (3) 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면, 신의성실의 원칙을 위반하여 불법행위 책임을 구성하게 될 것입니다.

 

위 사안에서 불법행위 책임의 성립여부를 살펴보면, 먼저 A사가 상대방에게 계약이 체결될 것이라는 신뢰를 형성한 것이고, B가 기술이전계약이 곧 체결될 것을 믿고 관련 업무절차를 준비하였거나 추가 연구 등에 투자하였다는 등의 사정으로 시간 또는 비용을 투자하였다면, A사의 상당한 이유가 없는 계약체결 거절로 B의 관련 투자가 무용하게 되는 손해가 발생하였다면, 위 대법원 설시 법리에 따라 A사는 이러한 손해를 배상할 불법행위 책임이 발생할 수 있습니다.

 

이때 손해배상의 범위는 A사에게는 계약이 유효하게 성립할 것으로 기대하여 상대방에게 발생한 신뢰이익, 즉 그러한 신뢰가 없었더라면 통상 지출하지 아니하였을 비용에 대하여만 배상할 책임이 있습니다. 상대방에게 계약 협상과정에서 통상 들어가는 비용, 즉 계약 체결여부와 무관하게 들어가는 비용까지 A사에게 책임을 묻지 못합니다.

 

정리하면, 원칙적으로 최종 계약이 성립되기 전까지는 계약상 책임을 물을 수 없습니다. 그러나, 협상과정에서 대법원 판결에서 제시한 바와 같은 계약체결을 신뢰한 특별한 사정이 있었다면 최종 계약을 체결하지 않는 당사자에게는 불법행위로 인한 손해배상 책임 인정될 수 있습니다. 다만, 그 손해배상의 범위는 계약성립을 믿고 지출된 특별한 손해에 한정되므로, 특별한 사정으로 없다면 그 액수는 경미한 경우가 대부분일 것입니다. 손해배상을 청구하는 측이 위와 같은 특별한 사정의 존재를 주장 입증해야 합니다.

 

작성일시 : 2015. 2. 4. 16:49
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 영미법상 계약실무에서 보증조항의 대안으로서 사용되는 최선의 노력조항에 관한 실무적 의미 --

 

영국회사와 계약을 체결할 때, 영국 회사측에서 준비한 계약서 초안 중 “reasonable endeavours”, “all reasonable endeavours”, “best endeavours”와 같은 문구가 삽입되어 있는 것을 흔히 볼 수 있습니다. 우리말로 번역하면 “.. 위해 [상당한/모든 상당한/최선의] 노력을 다한다정도가 될 것입니다. 한국회사의 계약 담당자들은 위와 같은 조항에 법적 구속력이 없다고 생각하여 대수롭지 않게 넘어가는 경우가 많습니다.

 

그런데 계약서의 준거법이 영국법으로 되어 있다면 위와 같은 노력조항의 문구가 실제 중요한 의미 가질 수 있습니다. 영국 판례법에 따르면 노력조항은 법적 구속력이 있고, 노력조항의 중대한 위반(material breach)시 계약의 해지까지 가능합니다. 따라서 각 노력조항이 어떠한 의미를 가지는지 인식하고 계약서에 적절한 조항이 삽입되도록 할 필요가 있습니다.

 

1. 노력조항의 의미

 

영국법상 노력조항으로는 “reasonable endeavours”, “all reasonable endeavours” “best endeavours”의 세 가지 문구가 사용됩니다. 각각의 의미에 대하여 규정한 성문법은 없지만, 오랜 기간 축적된 영국 판례법에 의하여 어느 정도 그 의미 및 판단기준을 파악할 수 있습니다. 한가지 특이한 점은, 사전적으로는 endeavour effort가 동일한 의미를 가지지만 영국에서는 관행적으로 “endeavour”를 사용해 왔으며, 이에 영국 판례법도 “endeavour”가 사용된 경우에 대해서만 자세히 언급하고 있다는 것입니다.

 

2. Reasonable Endeavours

 

영국 판례법은 우리 말로 번역하면 상당한 노력정도가 되는 이 문구의 의미에 대하여 다음과 같이 풀이하고 있습니다. “A party should take one reasonable course of action, rather than many, bearing in mind its own commercial interests and the likelihood of success.” , 의역하면 해당 당사자의 상업적 이익 및 수단의 성공 가능성을 고려하여, 가능한 수단들 가운데 하나의 상당한 수단을 선택하여 추진해야 할 의무를 부과하는 것입니다.

 

3. All Reasonable Endeavours

 

우리 말로는 모든 상당한 노력정도가 될 것입니다. 영국 판례법은 “all reasonable endeavours”a party should explore, to a reasonable extent, all avenues reasonably available to it, but it doesn’t have to disregard its own commercial interests or continue trying to comply, if it is clear that all further efforts would not result in success.”라 풀이해 왔습니다. , 당사자는 가능한 모든 수단을 동원하고 각 동원된 수단에 대해 상당한 정도의 노력을 기울여야 할 의무를 부담하게 됩니다. 다만 당사자의 이익을 무시할 필요는 없으며, 또한 실패할 것이 명백한 수단을 선택할 필요도 없습니다.

 

4. Best Endeavours

 

우리 말로는 최선의 노력또는 최대한의 노력정도로 번역될 수 있습니다. 과거 영국 판례법은 그 의미를 “a party should take steps which a prudent, determined and reasonable obligee, acting in its own interests and desiring to achieve that result, would take. This does not include actions which would lead to its financial ruin, undermine its commercial standing or goodwill, or have no likelihood of being successful.”이라 풀이해 왔는데, 이에 따르면 그 자신의 이익과 결과달성을 위한 열망에 따라 행동하는 신중하고 이성적이며 굳게 결심한 사람이 밟을 만한 단계들을 거쳤다면 최선의 노력을 다한 것으로 평가할 수 있게 됩니다. 다만 심각한 재정적 위험을 감수하거나 자신의 상업적 기반 등을 약화시키면서까지 이러한 노력을 다할 필요는 없으며, 역시 실패할 것이 명백한 경우에도 best endeavour가 부과하는 의무로부터 벗어날 수 있습니다.

 

이러한 의무는 일반적인 수준을 상당히 상회하는 고도의 의무로 받아들여지고 있으며, 이에 이 의무를 위반하였다고 판단될 가능성도 그만큼 크다고 할 수 있습니다. 

 

5. 영국 판례의 입장 변화 - Rhodia International Holdings v. Huntsman International 판결, [2007] EWHC 292

 

과거 영국 판례법은 노력조항이 당사자에게 부과하는 의무의 정도가 reasonable < all reasonable < best 순으로 강화되는 것처럼 판단해 왔습니다. 그러나 판례법상 all reasonable best의 의미 차이가 불분명하여 계약 당사자들에게 혼선을 가져온다는 지적이 있었습니다.

 

이와 관련하여 최근 Rhodia International Holdings v Huntsman International 판결에서는 best endeavours의 의미를 an obligation to use best endeavours probably requires a party to take all the reasonable courses he can."라고 함으로써, best endeavours all reasonable endeavours의미를 동일한 것으로 파악하였습니다. 다만 이 판결에서 설시된 기준이 이후 다른 판결에서 어떻게 받아들여질 지는 더 두고 볼 필요가 있습니다.

 

6. 검토

 

영국 법원은 위와 같은 기준을 기초로 하여 여러 간접사실을 살핀 뒤 노력조항이 요구하는 의무가 충족되었는지를 판단합니다. 따라서 위 기준은 실제 사안에서 대략적인 지침을 제공하는 기능만을 할 수 있으며, 구체적인 사실관계에 따라 결론이 달라질 수 있습니다.

 

따라서 노력조항이 계약서에 삽입되는 경우 법적 위험을 줄이기 위해서는 노력조항에 따라 당사자가 구체적으로 어떤 의무를 부담하게 되는지 리스트업하여 계약서에 명시하는 것이 바람직합니다. 또한 노력조항의 범위도 간접적으로 제한할 수 있는데, 예를 들면 노력조항의 충족을 위해 투입해야 하는 업무시간, 예산, 인적자원 등의 범위를 한정하는 방법으로 리스크를 줄일 수도 있을 것입니다.

 

정리하면, 영국법을 준거법으로 사용하는 계약에 있어 당사자는 다음과 같은 사항을 염두에 두어야 할 것입니다.

 

- 노력조항은 법적 구속력을 가지며 위반시 계약의 해지까지 가능하다는 점에 유의하여, 협상을 통해 노력조항을 삭제하거나 또는 적정 수준의 노력조항을 계약서에 포함시키도록 해야 합니다. 특히 의무를 부담하게 되는 한국 회사 입장에서는 노력조항이 없거나 또는 “reasonable endeavours” 조항만 있는 것이 바람직하며, “best endeavours”의 삽입은 가능한 한 피하는 것이 좋습니다.

 

- 노력조항이 삽입되는 경우, 그 노력조항의 충족을 위해 어떤 수단들이 동원되어야 하는지를 계약서에 구체적으로 명시하는 것이 바람직합니다. 또한 노력조항의 범위를 구체적으로 제한하는 여러 조항들을 삽입함으로써 법적 위험을 줄이는 것이 좋습니다.

 

 

작성일시 : 2015. 2. 2. 14:51
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 라이선스 등 계약에 포함된 보증조항에 대한 검토 및 해결방안: USE OF KNOWLEDGE QUALIFIERS FOR REPRESENTATIONS AND WARRANTIES -- 

 

1. 진술 및 보증조항의 문제

 

진술 및 보증조항은 다양한 계약에서 다양한 형식과 내용으로 포함될 수 있습니다. 예를 들면, 특허권에 관한 실시권 설정 등 license 계약에서 대상 기술이 제3자의 지재권을 침해하지 않는다는 보증을 요구하는 경우, 또는 해당 특허가 무효가 아니라는 보증을 요구하는 경우입니다.

 

만약, 계약의 일방 당사자가 그와 같은 가능성이 전혀 없다는 절대적 보증을 요구한다면, 불가능한 사항을 요구하는 것과 같기 때문에 비현실적입니다. 결국 100% 보증할 수는 없지만 어느 정도까지, 어떤 방식으로 보증하는 계약조항이면 계약을 진행할 것인지가 핵심쟁점입니다.

 

당연히 보증을 받고자 하는 측은 최대한으로, 보증책임을 부담하는 측은 최소한으로 그 범위를 설정하려 합니다. 그러나, 비현실적인 보증을 요구하거나 자기 입장을 끝까지 고집한다면 해당 계약이 성사되지 않을 것입니다. 따라서, 양측이 받아들일 수 있은 합리적인 조항, 계약실무상 관행적으로 통용되어 온 조항, 특히 국제적으로 통용되는 계약조항은 무엇인지 실무와 사례를 참고하여 결정하는 것이 바람직합니다.

 

2. 진술 및 보증조항에 관한 해결방안

 

계약실무상 흔히 사용되는 해결방안은 보증을 하는 측에 관련 사항에 대한 사전조사 및 검토를 요구하고, 그 결과 이상이 없다는 점을 보증하게 하는 것입니다. , 보증자가 알고 있는 범위 내에서 보증책임을 부담하는 방안입니다. , 자신도 모르고 있었거나 알 수 없었던 사실에 대해서는 추후 그 책임을 묻지 않는다는 것입니다. 이것을 knowledge qualifier qualification이라고 합니다.

 

3. 사례검토 - 기술 라이선스에서 보증조항

 

기술이전 라이선스 계약에서 계약 기술의 보증 조항의 예를 들어 보면 다음과 같습니다.

 

(1) 기술을 이전하는 갑은, 갑이 아는 범위 내에서 계약 기술이 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 점을 보증한다. 다만, 그 이외에 계약기술의 신규성, 진보성, 기술성, 상업성, 시장 적합성, 경제성 기타 어떠한 상항에 대해서도 보증하지 아니한다.

 

(2) 갑은 향후 계약 기술이 제3자의 권리를 침해하는 것으로 판단되는 경우에도 책임을 지지 아니한다.

 

한편, 계약 기술에 관한 특허권에 관한 보증 조항의 예를 들면 다음과 같습니다.

 

(3) 갑은 계약기술에 대한 특허 등 지적재산권 등록이 무효 또는 취소되더라도 그로 인한 책임을 부담하지 아니한다. 갑은 계약 기술에 관한 등록이 무효로 된 경우에도 이미 지급받은 선급 실시료를 반환하지 않는다.

 

4. 사례검토 - 제품 수출 또는 판매계약에서 보증조항

 

특정 제품을 수출하거나 수입하는 경우 판매자가 그 제품 판매로 인해 타인의 지재권을 침해하지 않는다는 보증을 하는 경우도 많습니다. 이 때도 마찬가지로 절대적 보증은 비현실적이므로 인식의 범위로 한정해야 합니다. 이 경우 보증조항의 예를 들어 보면 다음과 같습니다.

 

The Seller has no knowledge of any infringement, or anticipated infringement to any IPRs of the other parties.

 

5. 정리 실현 가능한 범위 내에서 합리적 보증조항

 

절대적인 진술 및 보증은 원칙적으로 불가능하므로, 실현 가능한 합리적 보증을 요구하여야 합니다. 예를 들어, 특허유효성 보증이나 제3자의 권리 비침해 보증은 현실적으로 매우 어렵거나 불가능에 가깝기 때문에, 대안으로서 보증책임자에게 최선의 조사 및 검토 의무를 지우는 Best Effort 조항을 삽입하고, 그 결과에 따른 knowledge 범위로 제한하는 방안이 현실적입니다. 한편, 위와 같은 범위로 보증하는 경우에도 보증자 입장에서는 그 보증책임으로 손해배상을 하는 경우 그 범위를 본인이 수령한 Royalty 액수 내로 한정하는 방안이 바람직합니다.

 

작성일시 : 2015. 2. 2. 11:05
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 기술이전, 라이선스 또는 공동연구개발을 목적으로 제3자에게 기술내용을 제공하기 전 적은 비용을 간단하게 할 수 있는 권리보호수단 영업비밀 기술자료 원본등록 -- 

 

기술이전, 라이선스 또는 기술협력 과정에서 해당 기술내용이 지식재산권으로 보호되고 있음을 분명하게 표시되면 기술탈취 분쟁을 예방하는데 유리합니다. 기술내용 공개 후 기술이전이나 기술협력이 결렬되고 상대방에 의한 기술탈취가 의심되는 경우에도 확보한 지식재산권이 없다면 권리구제를 받을 가능성이 매우 낮습니다. 앞 글에서 설명한 것처럼, 지식재산권이 있는 경우에도 1,2건의 등록특허 등 취약한 지식재산권 포트폴리오만을 믿다가 권리보호에 실패하는 경우가 많습니다. 소송비용만 쓰고 속병만 앓는 경우도 드물지 않습니다.

 

기술탈취에 대한 대응수단으로는 영업비밀 보호제도가 상당히 유용합니다. 영업비밀을 활용하여 상대방이 방어하기 어려운 대응전략을 구사할 여지가 많습니다. 그런데 영업비밀은 장점도 있지만, 권리주장자가 그 존재 및 범위를 먼저 명확하게 입증한 후 기술탈취 행위로 침해했다는 사실도 주장, 입증해야 하는 부담이 있습니다.

 

영업비밀보호센터에서 운영하는 원본증명 서비스를 이용하면 적은 비용으로 쉽고 간편하게 영업비밀 대상기술의 범위, 존재, 시점, 보유사실 등을 입증할 수 있습니다. 실무적으로 매우 효과적입니다. 자세한 내용은 아래 홈페이지에서 알 수 있습니다. 원본등록 비용은 원칙적으로 문서 1건당 1만원이지만, 올해부터 중소기업, 벤처, 개인기업 등은 70% 감면혜택을 부여하여 3000원에 해결할 수 있습니다.

 

영업비밀 원본증명 웹페이지 https://www.tradesecret.or.kr/kipi/web/serviceIntro.do

 

기술자료 원본증명은 기술탈취에 대한 대응방안 이외에도 라이선스 협상 등에서 협상개시 당시 본인이 보유한 기술범위를 확정할 수 있어 상대방이 제공한 기술범위에 관련된 분쟁을 예방하는 등 다양한 활용방안이 있습니다. 적극적으로 활용해 보시기 바랍니다.

 

참고로, 원본등록 및 원본증명에 관한 개요를 표시한 그림을 아래와 같이 인용합니다.

 

 

 

작성일시 : 2015. 1. 9. 08:47
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요


-- 기술이전, 라이선스, 공동연구개발을 위한 제안설명 및 기술공개 후 기술탈취 상황에 대한 권리구제를 시도하여 성공한 경우 성공사례 및 실패사례의 시사점 --

  

기술개발 후 특허출원을 하고, 제조 판매능력이 있는 기업에 라이선스 또는 기술이전하기 위해 제안서를 보내고, 직접 만나 기술내용을 설명하기도 합니다. 기술이전 협상이 결렬되어 기술보유자가 어떤 대가도 얻지 못한 상황임에도, 기술설명을 받았던 상대방이 그 기술관련 제품을 발매하거나 특허를 출원하는 경우라면 기술제안자로서는 자신의 기술이 무단 탈취당했다고 생각할 것입니다.

 

기술탈취를 주장하면서 시도하는 권리구제 수단으로 흔히 특허침해 주장 또는 비밀유지계약(NDA) 위반을 주장합니다. 그런데, 실제 특허침해 또는 계약위반 주장이 성공한 사례는 많지 않습니다. 왜냐하면 침해자 입장에서 방어 포인트가 많기 때문입니다. 예를 들어, 특허침해 주장에 대해서는 특허무효 또는 특허청구범위 회피전략을 통해 방어 가능한 경우가 많고, 계약위반주장에 대해서도 부실한 계약조항을 신중하게 분석하여 계약위반사유를 회피하는 것이 얼마든지 가능합니다. 강력한 특허포트폴리오를 구축하기도 어렵고 계약실무를 빈틈없이 잘 운영하기도 어려운 벤처, 대학, 연구소, 소기업에서 실제 자주 직면하는 상황입니다. 기술개발자로서는 억울한 면이 많지만, 냉정한 현실로 받아들여야 할 것입니다.

 

실무적 대안으로 영업비밀 침해주장을 들 수 있습니다. 영업비밀은 이론적으로는 특정된 정보이지만, 현실적으로 그 범위가 불분명하기 때문에 상대방이 특허청구범위회피와 같은 방어전략을 쓰기 어렵습니다. 영업비밀과 다르다는 회피전략을 쓰면, 기술개발자는 이에 맞추어 영업비밀의 범위를 적절하게 변경할 수 있습니다. 또한, 기술제공 당시 해당정보의 비밀성만 상실되지 않았다면 영업비밀 불성립(무효) 방어주장도 현실적으로 가능하지 않습니다. 따라서, 기술탈취 주장 전략을 잘 세우고 소송수행만 잘 한다면 기술설명을 받았던 상대방으로서는 이를 방어하기가 매우 어렵습니다.

 

종전에 정리하여 올린 기술탈취 주장으로 권리구제에 성공한 미국사례를 다시 한번 읽어보시기 바랍니다. - Altavion v. Konica Minolta Systems Laboratory 미국법원 판결 -

 

미국법원은 기본적 기술 아이디어는 공지되어 있고 기술개발자로부터 구체적 소스코드를 넘겨받지도 않았던 상황에서도, 다소 모호한 기술단계를 구분하여 아이디어와 최종결과물인 소스코드의 중간단계에 해당하는 과제해결의 구체적 아이디어 및 설계개념을 영업비밀로 보호할 수 있다고 특정한 후, 이를 제공받았던 상대방이 무단 사용하여 독자적으로 20여건의 후속 특허출원을 한 행위를 영업비밀 침해에 해당한다고 판결하였습니다. 특히, 기술개발자가 보유한 특허도 없었고 NDA 계약위반도 성립하지 않을 뿐만 아니라 소스코드 등을 제공한 적도 없기 때문에 s/w 저작권침해주장도 가능하지 않았던 매우 어려운 상황임에도, 미국법원은 결론적으로 영업비밀침해책임을 인정하여 손해배상책임을 인정하였다는 점을 주목할 수 있습니다. 무형의 자산 중에서도 그 경계가 가장 불분명한 영업비밀을 활용하여 기술개발자에게 유리한 결과를 만들어 낸 것입니다.

 

기술제안을 받고 장기간 동안 수 차례의 기술이전 협상을 통해 핵심기술 내용을 모두 획득한 후 어떤 대가도 지불하지 않은 채 협상결렬을 선언하고 그 핵심내용을 활용한 20여건의 특허출원을 독자적으로 하였던 정황을 미루어 짐작하건대 기술탈취로 볼 여지가 많았습니다. 그러나, 기술탈취의 심증이 있더라도 법적 보호를 위한 근거가 없다면 기술개발자를 보호할 수 없습니다. 이와 같이 어려운 상황에서 영업비밀 침해책임을 묻는 것 이외에 다른 유효한 대안을 찾기 쉽지 않습니다. 우리나라에서도 마찬가지로 실무적 대응방안으로 활용할 수 있을 것입니다. 1,2건의 특허를 믿거나 NDA 계약서만을 의지하여 특허침해주장 또는 계약위반 주장만 하는 경우라면 수많은 실패사례에 새로운 실패사례 하나를 더 추가할 가능성이 높습니다. 반드시 영업비밀침해를 포함한 유효한 공격수단을 모두 검토해 보아야 할 것입니다.

 

작성일시 : 2015. 1. 8. 09:25
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요