-- 직무발명을 실시하는 특허제품 매출로부터 직무발명보상금 산정: 의정부지방법원 2016. 6. 8. 선고 2014가합54950 판결 --

 

사용자가 직무발명을 제품에 적용하여 매출을 올린 경우 그 직무발명으로 사용자가 얻을 이익을 산정하는 방식은 간략하지만 실제 각 요소의 비율을 판단하는 것은 매우 어렵습니다. 독점권 기여도, 발명자 공헌도, 공동발명자 기여도 등 대부분 법관의 결단에 달려있기 때문입니다. 실무자는 판결에 나타난 법관의 자유심증에 의한 판단을 이끌어낸 구체적 사정을 자세하게 살펴보는 것이 중요합니다.

 

1.    특허발명 실시제품의 매출 중 직무발명의 독점권 기여도

 

사용자의 특허제품의 제조, 판매에 대한 무상의 통상실시권 범위를 넘어서 특허로 인한 독점적 지위에서 얻을 수 있는 직무발명의 독점권 기여도를 매출 중 50%로 보는 판결이 대부분이었습니다. 그런데 본 판결은 10%로 낮게 평가하였습니다. 그와 같은 수치는 엄밀한 증명과는 무관하고, 법관이 모든 증거자료와 변론의 전체적 취지를 종합적으로 고려하여 자유심증을 판단하는 것입니다. 실무자는 아래 판결에서 제시한 구체적 이유를 찬찬히 살펴보고, 독점적 기여도 10%로 판단한 근거를 탐구해 보면 좋을 것입니다.

 

"이 사건 특허를 실시하여 생산한 제품을 판매하는 업체에서는 이 사건 특허가 실시되었음을 특별히 부각시키고 있는 것으로 보이는 점 등을 고려할 때, 피고가 이 사건 특허를 독점적으로 실시한 이후 족구화의 판매수량이 매우 늘지는 않았다고 하더라도 적어도 종전보다 더 좋은 제품임을 홍보하여 더 높은 가격에 판매할 수 있었던 것으로 보이므로 이 사건 발명의 매출액 증가에 대한 기여도가 무시할 수 있을 정도에 머문다고 볼 것은 아니다.

 

그러나, 앞의 사정을 충분히 감안하더라도 아래에서 언급하는 바와 같은 이 부분에서 고려할 사정을 모두 감안할 때, 피고가 이 사건 특허를 독점적으로 실시함에 따른 매출액에 대한 기여도가 매우 높다고는 평가하기 어렵다. 이 사건 특허가 실시된 제품의 매출액을 아래 표와 같이 분류하여 원고의 독점권 기여도를 밝혀본다.

 

<매출액 구성>

이 사건 특허 외의 피고의 제화기술, 노하우의 반영으로 인한 부분()

무상의 통상실시권으로 실현가능하였던 부분()

독점적 실시권으로 실현한 부분()

 

우선 ㉠부분에 관하여 본다. 이 사건 특허가 제화작업 전체에 관한 것은 아니기 때문에 이 사건 특허가 실시된 제품이라고 하더라도 그 제품에 관한 매출이 실현된 것은 이 사건 특허가 실시되었다는 사정 외에도, 이와 무관한 신발 제조의 다른 요소들, 예를 들어 신발의 디자인, 재질, 견고성, 착용감 등의 요소가 반영되었기 때문일 것이고, 이는 이 사건 특허와 무관한 피고의 기술력, 노하우에 의하여 실현된 것이라서, 매출액 중 그 부분은 이 사건 발명에 의하여 형성된 것이 아니므로 제외되어야 한다. 그런데, 앞서 본 바와 같은 신발의 디자인, 재질, 견고성, 착용감 등의 요소는 일반적으로 신발을 선택할 때 매우 중요하게 고려되는 부분이라서 그 부분이 매출의 실현에 관여한 정도는 상당히 높다고 평가될 수 밖에 없다.

 

다음으로 ㉡, ㉢부분에 관하여 본다. 앞에서 본 바와 같이 피고는 이 사건 특허를 취득하지 않더라도 이 사건 발명에 관하여 무상의 통상실시권을 취득하게 되므로 이를 초과하는 이익 부분 즉, 피고가 무상의 통상실시권만을 가지고 있고 피고 외의 다른 회사가 이 사건 특허를 취득하여 피고와 다른 회사가 경쟁하는 경우 다른 회사가 제조한 제품이 판매되었을 매출액에 해당하는 부분(㉢부분, 피고가 이 사건 특허를 취득함으로써 이러한 다른 회사가 나타나지 못하게 됨에 따라 피고가 그 매출액도 실현하게 되었기 때문이다)이 독점권 기여도로 고려되어야 한다. 그런데, 아래의 각 사정을 고려해 볼 때, 이러한 매출액 부분이 매우 크다고 보기는 어렵다.

 

피고의 족구화 제품이 국내 시장에서 선도적인 지위를 구축하고 있고 그 경쟁업체는 소규모 개인사업자 뿐이라서 피고와 다른 업체가 똑같이 이 사건 특허를 실시하여 판매하는 경우 다른 업체의 제품에 더 장점이 있다고 할 수 없어 피고의 기존 시장점유율을 크게 잠식하기는 어려웠을 것으로 보인다. ② 피고의 매출액이 이 사건 특허를 실시한 제품의 출시 이전인 2011년에 26.7억 원이었고, 그 이후인 2012년과 2013년에 각각 28.6억 원, 26.1억 원으로 큰 차이가 없어 이 사건 특허의 실시로 족구화 자체에 대한 수요가 증가하게 된 것으로는 보이지 않는다. ③ 피고의 출시 초기의 각 제품별 매출액을 보더라도 이 사건 특허를 실시한 제품 중 가장 큰 매출액을 기록한 F보다 이 사건 특허를 실시하지 아니한 J 3가지 제품이 더 큰 매출액을 기록하였던 바 있어 이 사건 특허가 매출에 바로 영향을 미치는 요소라고 평가하기는 곤란해 보인다(이미 다른 제품들에도 신발 내측면 몸체 중앙과 타격면에 족구공을 정확하게 받고 강하게 타격하는 성능을 넣기 위하여 이 사건 특허와 유사한 모양이나 성능 구현을 위한 조치들이 행해지고 있었는데, 이 사건 특허가 그 모든 조치들보다 탁월한 우수성을 가지고 있는 것으로 평가받았다고 보기는 어렵다). ④ 그리하여 피고도 이 사건 특허에 관한 등록 포기서를 제출할 수 있었던 것으로 보이고, 그 특허 말소 후 매출액의 심각한 감소 등의 현상이 나타났다는 등의 사정도 엿보이지 않는다.

 

그러므로 이러한 사정들을 모두 고려하여 이 사건 발명의 독점권 기여도(즉 전체 매출에서 이 사건 특허의 독점적 실시로 추가된 부분의 비율로서 위 매출액 구성표의 ㉢부분)10%인 것으로 보기로 한다."

 

2.     특허발명 실시료율 5.4%

 

이 부분은 증거로 입증이 가능합니다. 위 사건에서는 "감정인이 인용하는 각종 거래사례분석과 피고가 인용하고 있는 특허청 발간 자료상 소매 ∙ 레저 산업 분야 평균 실시료율을 고려할 때, 이 사건에서 피고가 판매한 족구화에 반영된 이 사건 특허에 관한 실시료율은 5.4%로 봄이 상당하다"라고 판결하였습니다.

 

3.     발명자 공헌도 30%

 

직무발명의 완성에 관한 발명자 공헌도입니다. 자주 특허제품으로 인한 매출과 수익창출에 대한 공헌도와 혼돈하는 경우가 있는데, 양자는 구별해야 하는 별개의 개념입니다.

 

본 사례에서는 "스스로 이 사건 발명의 내용에 관한 최초 착상을 하고, 이를 구체화하여 이 사건 발명을 완성한 것으로 보이므로 그 완성에 공헌한 정도는 상당히 높다고 보아야 할 것이다. 이 사건 발명의 완성에는 원고의 기여로만 평가하기 어려운 부분들이 존재하고, 그 부분들의 기여 역시 매우 컸을 것으로 보이므로 이 모든 사정들을 고려하여 원고의 공헌도를 30%로 본다.

 

4.     사용자가 특허권을 포기한 경우도 장래 수익 고려

 

"직무발명의 경우 사용자가 종업원으로부터 발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 않거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 그 발명이 산업재산권으로 보호 되었더라면 종업원이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여 정당한 보상을 하도록 되어 있는바(발명진흥법 제16), 그 취지상 이미 이 사건 특허권을 등록하였다가 말소한 경우도 마찬가지로 위 조항의 취지가 적용되어 이 사건 발명이 산업재산권으로 보호되었을 경우의 이익을 고려하여 정당한 보상을 하여야 한다."

 

"직무발명보상금은 직무발명을 하여 특허권을 사용자에게 승계하게 한 것을 요건으로 할 뿐, 그 특허권을 실제 실시하고 있는지 여부에 따라 그 권리의 유무가 결정되는 것은 아니므로 현재 주된 판매제품에 이 사건 특허가 실시되지 않았다는 이유만으로 직무발명자에게 보상을 받을 권리가 있음을 부정하게 되는 것은 아니다."

 

첨부: 의정부지방법원 2016. 6. 8. 선고 2014가합54950 판결

의정부지방법원 2014가합54950 판결.pdf

 

작성일시 : 2016. 6. 30. 09:20
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-- 기술이전 대가로 산정되는 로열티 수입 금액에 크로스 라이선스(cross license) 부분을 산입할 수 있는지 여부 --

 

직무발명 보상문제에서 가장 어려운 쟁점 중 하나는 크로스 라이선스를 하는 경우 얻을 사용자의 이익 문제입니다. 우리나라와 일본에서 이 문제를 직접적으로 판단한 재판 사례는 아직 없습니다. 직무발명 보상금 사례는 아니지만, 기술이전 사안에서 관련 쟁점을 판단한 미국 판결을 참고로 소개합니다.

 

1. 사실관계

 

미국에서 활동중인 한국인 의사인 Dr. G. David Jang은 혈관에 삽입하는 의료기구인 스텐트(stent)에 관한 수건의 발명을 한 발명자이자 특허권자입니다. Dr. Jang2002 Boston Scimed (BSC)에 스텐트 특허(USP 5,922,021 포함)들을 양도하고, 그 대가로 일시금 5천만불과 순매출액 10%를 경상로열티(최대 $60M 달러로 제한)를 받기로 계약하였습니다.

 

2003년 스텐트 업계의 경쟁회사인 CordisBSC에 대해 특허침해소송을 제기하였고 BSC는 반소로 Jang‘021특허에 대한 침해금지 및 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 20051심 법원은 양당사자 상호간 상대방 특허를 침해한다고 인정하였으며, 상급심 CAFC2009년 하급심 판결을 모두 인정하였습니다. 그 후, 양 당사자는 손해배상액 산정을 위한 재판 중인 2010 2월경 화해로 소송을 종결하였습니다. 화해조건은 양 당사자 간의 특허에 대하여 크로스라이선스를 체결하고 BSC Cordis에게 총 $1.725억달러를 지급하는 것이었습니다.

 

발명자이자 특허양도인 Dr. Jang은 양수인 BSC에게 위 화해에 따른 로열티 수입을 분배하기로 한 기술이전 계약에 따라 자신의 몫을 분배해 줄 것을 요구하였습니다. 이에 대해 BSCDr. Jang의 특허로 인한 로열티 수입이 없다는 이유로 이익 분배를 거부하였습니다. 외부적으로 보면 BSC에게 로열티 수입이 있는 것이 아니라 오히려 손해배상금을 지불해야 하는 손해만 있는 것처럼 보입니다. 이와 같은 상황에서 제기된 소송에서, Dr. Jang 특허로 크로스 라이선스를 포함한 화해로 특허침해소송을 종결한 BSC에게 수익을 인정할 수 있는지 여부가 소송의 핵심쟁점이 되었습니다.

 

2. 문제의 계약조항

 

7.3(c) Any recovery of damages by Scimed in a suit brought pursuant to the provisions of this Section 7.3 shall be applied first in satisfaction of any unreimbursed expenses and legal fees of Scimed relating to the suit or settlement thereof. The balance, if any, remaining after Scimed has been compensated for expenses shall be retained by Scimed: provided, that any recovery of ordinary damages based upon such infringement shall be deemed to be “Net Sales” and upon receipt of such recovery amount, Scimed shall pay Jang as additional Earn Out from such recovery amount an amount calculated in accordance with Section 3.1(c) to reimburse Jang for payments due in respect of lost sales of Contingent Payment Products. Any such recovery shall be count[ed] toward Net Sales as of the date of the infringement for purposes of Section 3.1(d). The allocation described in this Section 7.3(c) shall not apply as to special or punitive damages.

 

정상적인 라이선스가 아닌 무단실시로 인한 특허침해소송에서 판결 또는 화해의 결과로 얻게 되는 손해배상금 등 수익에 대해 정상적인 라이선스로 인한 로열티 수익을 분배하는 것과 마찬가지 방식으로 특허 양도인 Dr. Jang에게 경상로열티를 지급한다는 내용입니다.

 

3. 미국법원 CAFC 판결의 요지

 

 가. 특허침해로 인한 손해배상금에 관한 이익 분배

 

법원은 상대방 회사의 Jang 특허침해로 인해 양수인 BSC에게 손해배상을 받을 수 있는 권리가 확보된 상태에서 이미 금전적 이익이 있다고 판단하였습니다. 그 후 소송 상대방의 특허를 침해한 책임으로 인한 손해배상액과 서로 공제하는 법률상 상계행위로 인해 그 이익이 없어지는 것은 아닙니다. 위 계약 7.3(c) 규정에서 ‘any recovery of damages’는 이와 같은 상계로 인한 이익을 포함한다고 해석하였습니다.

 

, 최종적으로 BSC Cordis에게 손해배상금을 지급하는 외형이지만, 실질적 내용은 상대방에게 지급할 손해배상금을 산정한 후 상호 공제한 결과(상계)에 불과하므로, BSC에게 Dr. Jang 특허로 발생한 이익이 없다고 볼 수 없습니다. 따라서, 상계액수를 이익으로 판단한 것입니다.

 

 나. 크로스 라이선스에 대한 실시료 상당액을 특허로 인한 이익으로 볼 수 있는지

 

BSC Cordis와의 화해에서 크로스-라이선스로 인한 가치에 대하여도 계약상 분배해야 할 이익에 해당하는지 문제되었습니다. CAFC는 위 계약 7.3(c) 규정의 ‘any recovery of damages’라는 문언의 의미는, 이와 같은 실질적 이익이 아니라 현실적인 금전적 배상을 받은 경우에만 적용된다고 해석하였습니다. , 크로스 라이선스로 인한 이익은 분배 대상이 아니라고 판결하였습니다.

 

4. 시사점

 

특허침해로 인한 손해배상금액을 산정한 후 이를 상계 처리한 경우에도 그 금액을 해당 특허로 인한 이익으로 판단하였습니다. 그러나, 특허이전 계약서에 이익분배의 대상을 명시적으로 ‘any recovery of damages’와 같이 기재한 경우라면, 크로스 라이선스로 인해 실질적인 이익을 얻었다고 하더라도 그로 인한 이익을 특허침해로 인한 손해배상금으로 볼 수는 없다고 보았습니다.

 

직무발명 보상금의 기초가 되는 사용자의 이익을 산정하는 경우에도, 특허침해소송에서 상호간 상대방의 특허를 침해한 것에 대한 손해배상금을 산정한 후 서로 상계 처리하는 경우라면, 그 상계액은 사용자의 이익으로 산정될 수 있을 것입니다.

 

크로스 라이선스의 경우에도 상호간 특허침해 주장을 하지 않겠다는 것이므로, 침해소송에서 상계하는 것과 유사하게 사용자에게 실질적인 이익이 있는 것으로 볼 수 있습니다. 그와 같은 사용자의 이익은 사용자 자신이 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 권리, 즉 무상의 통상실시권 범위를 벗어난 이익으로 봄이 타당할 것입니다. 왜냐하면, 크로스 라이선스는 자신의 실시권한을 넘어서 타인에게도 그 직무발명을 실시할 권리를 부여하는 것이기 때문입니다. 따라서, 크로스 라이선스 체결의 대상인 직무발명에 대한 특허는 직무발명 보상금 산정의 기초가 되어야 마땅합니다. 위 판결 사안에서 기술이전에 대한 대가산정의 기초를 ‘any recovery of damages’와 같이 명시적으로 계약으로 제한한 경우와는 구별해야 합니다.

 

그런데, 특허침해로 인한 손해배상액 산정과정이 없이 상호간 특허에 대한 포괄적인 크로스 라이선스를 체결하는 경우에는 매우 어려운 문제가 있습니다. 특히, 다수의 특허권을 포함하는 포괄적인 크로스 라이선스의 경우에는 개별적인 직무발명에 대한 사용자의 이익액을 구체적으로 산정하는 것이 현실적으로 매우 어렵거나 불가능에 가까울 것입니다.


* 관련판결: G. David Jang, M.D. v. Boston Scientific Scimed et al., CAFC, 2013

Jang v Boston Scimed 판결문.pdf

작성일시 : 2013. 9. 27. 00:09
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