기술탈취__글43건

  1. 2018.07.11 [영업비밀침해] 미국회사 AMSC vs 중국회사 Sinovel 풍력발전기술 영업비밀 침해사건 Sinovel에 대한 총 US$59 million (약6백억원) penalty 판결 뉴스
  2. 2018.06.25 [영업비밀소송] 미국 Lex Machina 통계자료 – 영업비밀침해소송 판결의 승패비율 vs 특허소송 통계와 비교
  3. 2018.06.21 [부정경쟁행위] 사업상 아이디어, 기술정보 탈취방지목적 신설 (차)목의 부정경쟁행위 조항
  4. 2018.06.07 [사업아이디어보호] 사업제안, 입찰, 공모 등 거래과정에서 제공한 아이디어의 무단 사용 부정경쟁행위 적용범위 – 단서 조항 관련 실무적 포인트
  5. 2018.06.07 [사업아이디어보호] 사업제안, 입찰, 공모 등 거래과정에서 제공한 아이디어의 무단 사용행위를 부정경쟁행위로 규정 + 영업비밀과 다른 아이디어 보호규정 신설 부정경쟁방지 및 영업비밀보..
  6. 2018.06.04 [부정경쟁분쟁] Trade Dress 모방방지규정 + 제안서상 아이디어 보호규정 명시한 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 개정 2018. 4. 17. 국회통과 2018. 7. 18. 시행예정
  7. 2016.04.07 영업비밀침해, 기술유출, 부정경쟁에 대한 지식재산위원회의 종합적 보호정책 추진
  8. 2015.09.16 영업비밀침해 및 기술유출 관련 분쟁사례연구와 실무적 대응방안 포인트 세미나 발표자료
  9. 2015.09.09 기술유출 또는 영업비밀 침해분쟁과 관련된 몇 가지 실무적 사항
  10. 2015.01.12 기술유출 또는 영업비밀침해에 대한 실무적 대응방안 요점정리
  11. 2015.01.09 기술이전, 라이선스 또는 공동연구개발을 목적으로 제3자에게 기술내용을 제공하기 전 적은 비용을 간단하게 할 수 있는 권리보호수단 – 영업비밀 기술자료 원본등록
  12. 2015.01.08 기술이전, 라이선스, 공동연구개발을 위한 제안설명 및 기술공개 후 기술탈취 상황에 대한 권리구제를 시도하여 성공한 경우 – 성공사례 및 실패사례의 시사점
  13. 2013.12.23 [사례연구] 공동연구개발 프로젝트 무산 후 제기된 영업비밀 침해소송 - 치약, 구강세정제 등에 사용하는 항생물질 Ceragenin 관련 영업비밀 침해로 약 1조원의 손해배상액을 청구한 사건

 

미국기업 AMSCwind turbine 영업비밀을 중국기업 Sinovel에서 불법적 유출하여 획득하였다는 혐의로 민형사 소송이 2013. 6.경 미국에서 시작되었습니다. 아래 연구원과 직원도 기술유출 혐의자로 같이 피소되었습니다. Su Liying, Sinovel’s Deputy Director of Research and Development Department; Zhao Haichun, a technology manager for Sinovel; Dejan Karabesevic, a former employee of AMSC Windtec Gmbh, a wholly-owned subsidiary of AMSC.

 

미국수사기관의 조사를 거쳐 Sinovel의 기술유출혐의를 인정하였고, 민사재판에서도 영업비밀침해 책임이 인정되었습니다. 그 결과 미국지방법원은 2018. 7. 최종적으로 Sinovel에서 AMSC에게 전보배상 $57.5 million 합의금 + 미국정부에 대한 벌금 (fine) $1.5 million, 총액 US$59 million (6백억원)을 지급하는 것으로 사건을 종결하였다는 뉴스입니다.

 

KASAN_[영업비밀침해] 미국회사 AMSC vs 중국회사 Sinovel 풍력발전기술 영업비밀 침해사건 Sinove

 

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작성일시 : 2018.07.11 09:21
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데이터제공 업체인 Lex Machina에서 발표한 자료를 간략하게 소개합니다. 미국에서 영업비밀(trade secrets)소송의 판결 중에 원고가 승소한 비율 71%, 피고가 승소한 비율은 29%라고 합니다.

 

특허소송의 경우 2000 ~ 2018년 소제기 건수를 기준으로 할 때, Trial 이전 화해(settlement)로 종결된 사건이 68%, Trial 이전 소각하 등 본안의 승패 판단 없이 소송절차상 종결된 사건이 14%, 합하면 제기된 특허침해소송사건 중 82%가 본안심리 없이 종결되었습니다. 특허침해여부에 관한 본안심리 및 판단이 있는 사건 중 원고가 승소한 비율은 소제기 사건 중 7%, 피고가 승소한 비율은 4%라고 합니다.

 

영업비밀침해소송 관련 데이터가 상당히 부족하여 양자를 비교할 수 없을 정도인데, 그래도 그 차이점을 살펴보면 영업비밀소송의 경우 원고의 승소율이 매우 높다(71%)는 점이 주목됩니다.

 

KASAN_[영업비밀소송] 미국 Lex Machina 통계자료 – 영업비밀침해소송 판결의 승패비율 vs 특허소송 통

 

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작성일시 : 2018.06.25 11:00
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KASAN_[부정경쟁행위] 사업상 아이디어, 기술정보 탈취방지목적 신설 (차)목의 부정경쟁행위 조항.pdf

 

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작성일시 : 2018.06.21 09:27
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연속해서 2018. 7. 18. 시행 예정인 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 개정법 제2조 제1호 차목 조항 중 단서 내용을 간략하게 살펴보겠습니다.

 

신설 차목의 단서 내용: 다만, 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었거나 그 아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 그러하지 아니하다.”

 

1. 영업비밀의 비밀성 요건과 전혀 다른 내용임

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상 영업비밀로 보호받기 위해서는공연히 알려져 있지 아니한정보이어야 합니다. 여기서공연히 알려져 있지 아니하다는 것은 그 정보가 간행물 등의 매체에 실리는 등 불특정 다수인에게 알려져 있지 않기 때문에 보유자를 통하지 아니하고는 그 정보를 통상 입수할 수 없는 것을 말합니다(대법원 2008. 7. 10. 선고 20083435 판결).

 

그 장소는 국내 또는 국외를 불문합니다. 법원은 국내에서 사용된 바 없다고 할지라도 국외에서 이미 공개나 사용됨으로써 그 아이디어의 경제적 가치를 얻을 수 있는 자에게 알려져 있는 상태는 영업비밀이 아니라고 판시하였습니다(서울고등법원 1998. 7. 21. 선고 9715229 판결).

 

신설 차목 부정경쟁행위의 보호대상 아이디어는 위와 같은 영업비밀의 비밀성을 요건으로 하지 않습니다. 전혀 다른 각도에서 그 적용대상을 정하고 있습니다. , 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었다면, 그 아이디어가 영업비밀인지 여부에 상관없이 차목을 적용할 수 없습니다. 다시 말하면 다수가 알고 있더라도 공연히 알려져 있지 않다면 영업비밀이 성립되는데, 이와 같은 영업비밀 정보인 경우에도 아이디어를 제공받은 자가 알고 있었다면 차목의 부정경쟁행위에 해당하지 않습니다. 공연히 알려져 있지 않더라도 당사자는 이미 알고 있었는지 여부에 따라 달라집니다. 결국 아이디어를 제공받을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었다는 사실의 입증여부가 실무상 핵심 포인트가 될 것입니다.

 

입니다. 영업비밀이 아닌 경우에도 마찬가지입니다.

 

다음으로, 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 그 아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 신설 차목이 적용될 수 없습니다. 여기서 다시 한번 영업비밀 성립요건 중 공연히 알려져 있지 아니한이란 요건과는 그 구체적 문언이 다르다는 점에 주목해야 할 것입니다. ”동종 업계에서 널리 알려진 경우는 불특정 다수인이 실제 알고 있거나 알 수 있었으면 충족되는 공연히 알려진 상태와 같지 않습니다. 차목에서는 그 알려진 대상의 범위가 동종 업계로 한정될 뿐만 아니라 그 공지수준이 널리 알려진 경우로 훨씬 엄격한 기준을 충족해야 합니다.

 

예를 들어 분쟁이 발생한 후 전세계 기술자료를 조사해보았더니 우리나라에서는 거의 보지 않는 희귀한 외국자료 중에 그 내용이 기재되어 있는 경우를 상정하면, 우리나라 사람이 아니더라도 누군가 그 간행물에 기재된 내용을 볼 수 있기 때문에(소위 불특정 다수인이 그 내용을 알 수 있는 가능성이 있으므로), 해당 정보는 영업비밀의 비밀성을 인정할 수 없습니다. 그러나, 그 정보내용이 동종 업계에 널리 알려진 경우로는 볼 수 없다는 점이 분명하므로 이와 같은 경우는 신설 차목의 단서조항에 해당하지 않습니다.

 

2. 영업비밀과 비교할 때 그 적용범위가 훨씬 광범위할 것임

신설 차목에서는 비밀관리성을 적용요건으로 요구하지 않습니다. 뿐만 아니라 영업비밀의 비밀성 요건을 충족하지 못하는 경우에도 적용될 수 있습니다. 실무상 영업비밀보호를 구하는 많은 사례에서 정보보유자가 비밀관리 미비를 이유로 법적보호에 성공하지 못합니다. 또한 본인이 최초 개발한 기술이나 사업 아이디어로 믿었으나 상대방이 전세계 관련 자료를 모두 조사해서 유사한 내용을 발견하면 비밀성 상실을 이유로 법적보호에 실패하는 경우도 종종 있습니다.

 

신설된 차목은 위와 같은 영업비밀 불인정 상황에서도 부정경쟁행위로 보기 때문에 법적보호가 가능합니다. 형사처벌 조항을 제외하고 나머지 민사상 구제수단을 영업비밀 보호제도와 동일합니다. 반대로 아이디어를 제공받은 측에서는 그만큼 법적 리스크가 증대된 것입니다.

 

KASAN_[사업아이디어보호] 사업제안, 입찰, 공모 등 거래과정에서 제공한 아이디어의 무단 사용 부정경쟁행위 적용

 

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작성일시 : 2018.06.07 11:31
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지난 2018. 4. 17. 개정, 2018. 7. 18. 시행예정인 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률의 개정내용 중 사업상 아이디어 보호 신설규정이 매우 중대한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 개정이유, 법규정, 핵심내용 등을 간략하게 살펴보겠습니다.

 

1. 국회 의안심의 자료

개정안 제안이유 : “중소기업, 벤처기업 또는 개발자 등의 경제적 가치를 가지는 아이디어를 거래상담, 입찰, 공모전 등을 통하여 취득하고 이를 아무런 보상 없이 사업화하여 막대한 경제적 이익을 얻으면서도 개발자는 오히려 폐업에 이르게 하는 등 기업의 영업활동에 심각한 폐해를 야기하고 있음.

그런데 아이디어 사용에 대한 명시적 계약을 체결하지 않았거나 특허 등 등록에 의한 보호를 위한 구체적 요건을 구비하지 못한 경우 상당한 피해를 입더라도 구제해 줄 명확한 규정이 없어 손해배상은 물론 사용금지를 요청하기도 어려운 실정이므로, 본 개정을 통해 중소·벤처기업 및 개발자의 참신한 아이디어를 적극 보호하려는 것임.”

 

신설 조항 : 법 제2조 제1호 차목 신설 (기존 차목은 카목으로 변경) “. 사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정에서 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보를 그 제공목적에 위반하여 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용하거나 타인에게 제공하여 사용하게 하는 행위. 다만, 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었거나 그 아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 그러하지 아니하다.”

 

2. 신설 부정경쟁행위의 요건 - 보호대상 아이디어

새로운 사업 아이디어나 기술을 제안한 개인사업자, 벤처기업, 중소기업이 거래 상대방인 대기업, 공기업, 공공기관 등과의 관계에서 협상력 부족으로 제안한 사업 아이디어나 기술을 탈취당하는 것을 방지하려는 목적으로 신설되었습니다. 기존의 영업비밀 보호제도와는 다른 독립적 내용으로서 새로운 보호방안이 추가된 것입니다. 해당 아이디어가 영업비밀에 해당하는 경우는 물론이고 영업비밀에 해당하지 않더라도 부정경쟁행위에 해당할 수 있습니다. 즉 아이디어 보유자로서는 영업비밀 보호와 중첩되는 보호는 물론 영업비밀 보호조항이 적용되지 않는 경우에도 독립적 보호청구도 가능합니다.

 

신설조항 차목을 나누어 살펴보면, (1) 사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정에서(적용가능 상황을 제한하는 의미), (2) 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보(영업비밀 요건을 충족하지 못한 경우도 해당함. 비밀성과 경제적 가치성만 갖추면 충분함. 그 범위를 제한하기 어려울 것임), (3) 그 제공목적에 위반하여(사업제안, 입찰, 공모 등에서 떨어져 최초 목적을 달성하지 못한 경우 모두 제공목적에 위반된다고 보아야 할 것임), (4) 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용하거나(단순한 사용을 넘어서 부정한 사용이어야 함. 그러나 통상 제공목적에 위반하여 사용한 경우를 부정한 사용으로 볼 수 있을 것임), (5) 타인에게 제공하여 사용하게 하는 행위(관계사, 계열사, 거래처 등 제3자에게 제공하여 사용하게 한 사실만 입증하면 됨. 부정사용이 아니어도 해당함)를 부정경쟁행위 유형으로 규정하였습니다. 거래당사자의 기술탈취를 방지하는 규정으로 기존의 영업비밀보호 제도와 비교할 때보다 훨씬 실효적인 규정으로 작용할 것으로 예상됩니다.

 

다만, 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었거나 그 아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 그러하지 않는다는 단서를 두고 있습니다. 공중의 영역에 속하는 정보를 자유롭게 사용할 수 있도록 허용하는 당연한 규정입니다.

 

3. 법적구제 보호수단

사업상 아이디어를 무단 사용하는 행위, 그 아이디어를 적용한 제품의 생산, 판매 등 영업활동의 금지를 청구하는 등 해당 부정경쟁행위의 금지 및 그 예방을 청구할 수 있습니다(법 제4조 부정경쟁행위의 금지청구권). 뿐만 아니라 그 완제품, 반제품의 폐기, 생산설비의 폐기 등 해당 부정경쟁행위의 금지 및 예방을 위해 필요한 조치를 청구할 수 있습니다(법 제4조 제2).

 

아이디어 보유자에게 손해가 있다면 부정경쟁행위자를 상대로 그 손해배상을 청구할 수 있습니다(법 제5). 손해액 추정 등 법 제14조의2 손해액산정에 관한 특별 규정도 적용됩니다.

 

한편, 법 제18조 제3항의 벌칙조항을 보면, 괄호에서 (아목, 차목 및 카목은 제외한다)로 규정하여 부정경쟁행위 유형 중에서 형사처벌 대상에서 제외하고 있다는 점을 유의해야 합니다. 영업비밀 침해행위를 엄중하게 형사처벌하는 것과 구별되는 내용입니다. 따라서 사업상 아이디어를 탈취한 것으로 인정되더라도 비밀괸리성 부족으로 해당 정보가 영업비밀에 해당하지 않는다면 형사처벌은 가능하지 않습니다.

 

또한, 특허청장 등은 부정경쟁행위를 조사할 수 있고, 그 위반행위의 중지 등 그 시정을 권고할 수 있습니다(법 제7조 및 제8). 신설 차목의 부정경쟁행위에도 적용되는데, 특허청 등에서 구체적으로 어떤 방식으로 조시하고 어떤 시정권고 조치를 할지 등 실무적 사항은 아직까지 정해지지 않았습니다.

 

4. 실무적 포인트 사업제안, 입찰, 공모 등 거래과정에서 제공한 아이디어를 부당하게 탈취당한 경우 영업비밀이 아니더라도 보호받을 수 있음. 아이디어 제공자에게 훨씬 유리하므로 실무상 보호청구가 빈발할 가능성 있음. 권리보호를 위해서는 제공한 아이디어의 구체적 내용, 범위, 시기 등의 입증 중요. 기존의 영업비밀 원본증명서비스를 적극 활용하는 방안 고려.

 

KASAN_[사업아이디어보호] 사업제안, 입찰, 공모 등 거래과정에서 제공한 아이디어의 무단 사용행위를 부정경쟁행위

 

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작성일시 : 2018.06.07 09:38
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간판 〮외관 〮 실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관을 포함한다)”라는 문구가 추가되었고, 다목에서도 타인의 영업임을 표시하는 표지에 괄호로 “(타인의 영업임을 표시하는 표지에 관하여는 상품 판매 〮서비스 제공방법 또는 간판 〮외관 〮 실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관을 포함한다)”라는 문구가 추가되었습니다.  아래 색깔로 표시한 부분입니다.

 

나누어 살펴보면, (1) 국내에 널리 인식된(주지성 요구), (2) 타인의 상품 판매·서비스 제공방법(비즈니스 모델 등 아이디어 영역), (3) 또는 간판·외관·실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관(영업장소의 실내, 실외 인테리어 등 외관 표현), (4) 동일하거나 유사한 것을 사용하여 (5) 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위(2조제1호나목), (6) 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하는 행위(2조제1호다목)를 각 부정경쟁행위로 정의하고 있습니다.

 

영업제공 장소의 간판·외관·실내장식 등 전체적인 외관을 트레이드드레스(trade dress)로 볼 수 있는데, 타인의 것과 동일하거나 유사한 것을 사용하여 그 영업의 출처에 관한 혼동을 초래하는 행위를 부정경쟁행위로서 규율한다는 내용을 명문화합니다. 나아가 영업출처의 혼동이 없더라도 타인의 표지 식별력이나 명성에 손상이 가는 행위도 부정경쟁행위로 규율합니다.

 

트레이드드레스 모방행위에 대해서는 부정경쟁행위금지청구, 손해배상청구 둥 민사상 구제 뿐만 아니라 형사적 구제로서 행위자를 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.

부경법 제18(벌칙) – 나목 및 다목 부정경쟁행위는 처벌대상에 해당함 

 

2. 사업제안, 입찰, 공모 등에서 제공한 아이디어의 무단 사용 행위 금지

새로운 사업 아이디어나 기술을 제안한 개인사업자, 벤처기업, 중소기업이 거래 상대방인 대기업, 공기업, 공공기관 등과의 관계에서 협상력 부족으로 제안한 사업 아이디어나 기술을 탈취당하는 것을 방지하려는 목적으로 신설되었습니다.

 

, 사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 및 거래과정에서 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어를 그 제공목적에 위반하여 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용하거나 타인에게 제공하여 사용하게 하는 행위를 법 제2조 제1호 차목의 부정경쟁행위 유형으로 신설하였습니다. 다만, 제공받은 아이디어가 동종업계에서 널리 알려진 것이거나 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 알고 있었던 사실을 입증하는 경우는 제외합니다. 기존의 차목은 다음과 같이 카목으로 변경하였습니다.

 

신설된 차목을 나누어 살펴보면, (1) 사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정에서(적용가능 상황을 제한하는 의미), (2) 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보(동법의 영업비밀 요건을 충족하지 못한 경우도 해당함. 비밀성과 경제적 가치성만 갖추면 충분함. 그 범위를 제한하기 어려울 것임), (3) 그 제공목적에 위반하여(사업제안, 입찰, 공모 등에서 떨어져 최초 목적을 달성하지 못한 경우 모두 제공목적에 위반된다고 보아야 할 것임), (4) 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용하거나(단순한 사용을 넘어서 부정한 사용이어야 함. 그러나 통상 제공목적에 위반하여 사용한 경우를 부정한 사용으로 볼 수 있을 것임), (5) 타인에게 제공하여 사용하게 하는 행위(3자의 사용 사실만 입증하면 됨. 부정사용이 아니어도 해당함)를 부정경쟁행위 유형으로 규정하였습니다. 소위 거래당사자의 기술탈취를 방지하는 규정으로 기존의 영업비밀보호 제도와 비교할 때보다 훨씬 실효적인 규정으로 작용할 것으로 예상됩니다.

 

다만, 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었거나 그 아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 그러하지 않는다는 단서를 두고 있습니다. 공중의 영역에 속하는 정보를 자유롭게 사용할 수 있도록 허용하는 당연한 규정입니다.

 

한편, 법 제18조 제3항의 벌칙조항을 보면, 괄호에서 (아목, 차목 및 카목은 제외한다)로 규정하여 부정경쟁행위 유형 중에서 형사처벌 대상에서 제외한 행위유형을 명시하고 있습니다. 영업비밀 침해행위를 엄중하게 형사처벌하는 것과 구별되는 내용입니다.

 

KASAN_[부정경쟁분쟁] Trade Dress 모방방지규정 제안서상 아이디어 보호규정 명시한 부정경쟁방지 및

 

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작성일시 : 2018.06.04 16:43
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-- 영업비밀침해, 기술유출, 부정경쟁에 대한 지식재산위원회의 종합적 보호정책 추진 --

 

최상급 범정부기구인 지식재산위원회에서 2016. 4. 6. "중소기업 기술보호 종합대책"을 다음과 같이 심의, 확정했다고 발표했습니다. 산자부, 특허청, 공정위, 중기청, 검경 등 각 소관부처에서 구체적인 입법과 시행에 나설 것입니다.

 

보도된 종합대책의 요지는 영업비밀 침해시 최대 3배의 징벌적 손해배상 도입, 영업비밀 침해시 벌금 10배 상향조정, 영업비밀 탈취자에게 증거제출 의무화, 상품디자인 모방행위도 형사처벌 도입, 지재권 형사사건 집중심리제 도입, 법원 기술전문인력 확충, 지방경찰청 전담수사팀 설치, 중소기업 기술보호 통합상담센터-경찰청 핫라인 구축, 공정위 현장 직권조사, 해외 M&A 신고 대상기술 확대 등입니다.

 

현재도 다양한 기술보호 정책을 시행하지만 실제로는 특별한 효과를 거두지 못했습니다. 실제 벤처기업이나 중소기업의 기술보호 무시, 공정한 시장경쟁을 해치는 무임승차 심리 만연 등으로 벤처나 중소기업 기술보호에 미흡하다고 평가되었습니다. 이와 같은 기술보호에 무관심한 잘못된 인식과 산업계의 전반적 분위기를 바꾸겠다는 정책적 결단입니다.

 

작성일시 : 2016.04.07 10:00
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-- 영업비밀침해 및 기술유출 관련 분쟁사례연구와 실무적 대응방안 포인트 세미나 발표자료 -- 

 

연구개발 담당 직원이 경쟁사로 이직하거나 창업하는 경우, 연구개발 결과 축적한 기술정보, 제품개발 정보, 구매 및 마케팅 정보 등등 귀중한 영업비밀과 knowhow가 외부로 유출될 수 있습니다. 이와 같은 기업의 무형자산을 실효적으로 보호하는 것은 매우 중요합니다. 반대로, 능력을 인정받고 더 좋은 조건으로 다른 팀으로 이적하는 프로선수와 마찬가지로 뛰어난 연구원에게도 더 좋은 조건을 제공하는 회사로 전직할 자유, 또는 창업할 수 있는 자유가 최대한 보장되어야 실리콘밸리와 같은 창조경제 활성화가 가능할 것입니다. 이와 같이 이해관계의 상충은 피할 수 없는 현실이고, 양자의 합리적 balance를 유지하는 것이 key point입니다. 매우 어려운 난제로서, 실제 사건에서 법원은 어떤 입장을 취하는지 관련 판결들을 살펴 보고, 핵심 포인트를 검토해 보았습니다.

 

산학협력연구 또는 타사와 공동연구개발 등을 통한 Open Innovation을 추구하는 것은 시대적 Trend입니다. 그러나, 개방형 협력연구개발은 다수 참여자로 인해 기술유출, 공동발명, 권리분쟁, 등등 법적 분쟁의 Risk도 높고 미리 해결되어야 할 법적 쟁점도 많습니다. 이와 관련된 기술유출과 배임죄, 영업비밀침해죄, 손해배상책임, 공동발명, 권리회복 등 관련 쟁점을 최근 판결에 나타난 구체적 사례를 중심으로 검토하였습니다.

 

세미나 발표자료를 참고자료 첨부합니다. 분쟁사례와 판례연구를 통해 영업비밀침해 및 기술유출 관련 법적 쟁점과 실무적 포인트를 이해하고, 관련 분쟁 리스크를 관리하는데 작은 도움이라도 되었으면 하는 마음입니다.

 

*첨부파일: 영업비밀침해 분쟁사례 연구 세미나 발표자료

  영업비밀침해 또는 기술유출 분쟁사례연구 및 실무적 포인트 세미나 발표자료.pdf

 

작성일시 : 2015.09.16 14:15
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-- 기술유출 또는 영업비밀 침해분쟁과 관련된 몇 가지 실무적 사항 --

 

1.     핵심 개발자가 경쟁사로 이직하면서 기술정보가 한꺼번에 유출되는 경우가 가장 치명적입니다. 현실적으로 가장 자주 발생하는 내부자 개입 기술유출입니다. 인사관리, 보안관리, 퇴직자 관리 등 사전 예방이 최선입니다. 그러나 법적 조치를 피할 수 없는 경우라면, 빨리 탐지할수록 또 필요한 대응조치를 빨리 취할수록 피해를 줄일 수 있습니다.

 

2.     상당한 노력으로 비밀로 유지 관리된 정보만을 영업비밀로 보호합니다. 평소 보안관리 시스템이 부재하거나 있었더라도 형식적이라 실제 집행이 미흡했다는 이유로 법률상 영업비밀 보호대상 자격이 없다는 판결이 많습니다. 영업비밀 요건을 충족하지 못하면 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률에서 규정한 형사처벌도 불가능하고, 사용금지, 제조판매금지, 손해배상 청구 등 민사적 구제도 불가능합니다.

 

3.     회사 직원은 회사의 기술정보, 영업비밀 등을 외부로 유출하면 안되는 의무가 있습니다. 이와 같은 주의관리 의무를 위반하여 영업비밀을 외부로 유출한 경우 업무상 배임죄에 에 해당합니다. 평소 보안관리가 조금 미흡한 탓에, 유출된 기술정보가 법률상 영업비밀 요건을 충족하지 못한 경우에도 여전히 중요한 회사영업자산으로써 이를 외부로 무단 유출하여 손해를 입힌 행위는 업무상 배임에 해당합니다. 따라서, 기술유출에 관여한 직원을 형사상 업무상 배임죄로 처벌할 수 있고, 민사상 불법행위를 이유로 손해배상 책임을 물을 수 있습니다.

 

4.     그러나, 평소 비밀자료 분류나 표시도 전혀 없고, 직원 누구나 쉽게 습득하여 외부로 반출할 수 있는 등과 같은 최악의 상황, 즉 평소 보안관리 시스템이 전혀 없었거나 실제 작동하지 않았다고 볼 수 있다면, 대법원은 그와 같은 상황에서 회사정보를 유출한 직원에게 배임의 고의가 있었다고 단정할 수 없다고 판결하였습니다. , 회사자료를 외부로 무단 유출한 사실을 적발하였다고 해도, 영업비밀 침해책임을 물을 수 없고, 나아가 업무상 배임의 책임도 묻기 어렵다는 판결입니다. 유출된 정보에 대한 권리보호를 받으려면 최소한의 권리보호 요건을 갖추어야 한다는 의미입니다.

 

5.     실무적으로 연구 개발자의 퇴직 관리가 매우 중요합니다. 회사의 개발정보 자료의 유출금지뿐만 아니라 재직 시 업무상 필요로 보유하고 있던 자료의 반환 및 폐기를 요구하고 확인서를 받았다면, 직원이 사후적으로 배임의 고의를 부정하기가 매우 어렵습니다. 재직 중 적법하게 습득하여 보유하던 정보자료를 퇴직 시 반환 또는 폐기할 의무에 관련된 개정 법률안이 마련되어 국회에 제출될 정도로 현실적으로는 그 의미가 크다 할 것입니다.

 

6.     회사에서 모든 직원에게 받는 퇴직 후 일정 기간 동안 경쟁사에 취업하는 것을 금지하는 서약서는 항상 유효하다고 볼 수 없습니다. 헌법이 보장하는 기본권, 전직의 자유를 과도하게 제한하는 계약은 효력을 인정할 수 없습니다. 다수의 대법원 판결 등으로 확인된 확고한 법리입니다. 따라서, 영업비밀 또는 보호할 가치가 있는 영업자산에 해당하는 특별한 기술정보를 보유하고 있고, 그와 같은 회사의 이익은 경쟁사 전직금지를 통해서만 달성할 수 있는 경우에만 그 보호에 필요한 한도에서 전직금지 약정을 유효로 인정합니다. 결국 개발자가 퇴직한 후 경쟁사 취직을 금지할 수 있는지 여부에 관한 핵심 쟁점은, 회사의 영업비밀 존재 또는 영업비밀 요건을 충족하지 못하지만 보호가치가 인정되는 특정한 기술정보의 존재 여부로 볼 수 있습니다. 특별한 기술정보가 아니라 개발 경력자로서 업무상 자연스럽게 습득하는 정도의 기술과 knowhow라면 전직금지의 근거가 될 수 없습니다.

 

7.     기술제안 또는 공동개발 등으로 기술정보를 제공하였으나 그 후 협력관계가 중단된 경우 영업비밀 침해소지와 NDA 위반 소지가 많습니다. 기술정보 제공 전에 관련 자료를 “영업비밀원본증명” 등록한 경우라면 그 소유관계, 시점, 내용 등을 입증하기 용이합니다. 또한 통상의 NDA 계약을 체결하였다면, 협력관계 중단 시점에 그 위반소지를 객관적으로 검토하여 대응방안을 세우는 것이 바람직합니다.

 

8.     기술도입 또는 공동개발 등을 중단하였으나 그 후 유사한 제품을 발매하는 경우라면, 제공받은 기술의 무단사용, 기술탈취, 영업비밀 침해 등 불법행위가 의심됩니다. firewall” 또는 “clean room” 조치 등 적절한 대응방책이 없다면 기술탈취, 영업비밀 침해혐의를 벗어나기 쉽지 않을 것입니다. 한편, 기술 제공자가 권리침해 주장을 하는 경우, 그 권리범위가 한정되어 특정된 특허침해 주장은 기술회피 방어가 가능하지만, 그 범위가 불명확하여 기술회피 주장이 어려운 영업비밀 침해 또는 기술탈취 주장이 실무적으로 훨씬 위협적이고, 미국의 경우 실제 승소한 사례가 종종 있습니다.  

 

9.     기술제안 내용과 동일하지 않고, 개량기술로 볼 수 있는 경우에는 기술침해인지 아니면 독자 개발기술인지 판단하는 것이 매우 복잡하고 어렵습니다. 관련하여, 첫째, NDA에서 개량기술이나 관련 기술의 사용권에 관한 구체적 조항 내용이 중요합니다. 둘째, 독자개발을 주장할 수 있는 이력 등 기록관리가 중요합니다. 셋째, 외부 제3자 개발의 경우에도 관리 및 평가에 관한 인력의 firewall이 필요합니다.

 

10.  공동연구개발 프로젝트로 개발된 기술내용이 직무발명에 해당한 경우 직무발명 규정이 우선 적용될 것입니다. 항상 직무발명 관련 법규에도 유념해야 합니다. 실제 특허출원을 했는지 또는 특허등록을 했는지 여부와 상관 없이 적용될 것이므로, 실제 공동연구개발과 관련된 거의 모든 경우의 기술유출 사안에 적용할 수 있습니다. 따라서, 직무발명에 관한 발명진흥법과 특허법도 함께 검토해야 할 것입니다.

 

작성일시 : 2015.09.09 17:24
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-- 기술유출 또는 영업비밀침해에 대한 실무적 대응방안 요점정리 --

 

1. 대응팀 구성

 

보안, 법무, 인사담당자와 기술분야 담당자, IT 담당자 등으로 TFT를 구성하여 종합적으로 대응하는 것이 바람직합니다이때 대응팀 내 보안유지가 매우 중요합니다. 각 팀원에게 비밀준수 의무를 부과할 필요가 있으며, 이를 위해 별도의 비밀준수계약서를 작성하시는 것이 바람직합니다. 확실한 증거 확보 및 대응 방안이 수립되기 전까지는 엄격한 보안이 필수적입니다. 사내에 기술유출 당사자와 연결된 내부 사원이 있다는 점에 유의해야 합니다. 외부 전문가를 선임하여 사외에서 진행하는 방안도 보안유지 측면에서는 유리합니다.

 

2. 증거수집 및 유의사항

 

우선 상대방의 PC, 메일, 문서 등을 확인합니다. 다만, 증거수집 자체가 위법하지 않도록 유의해야 합니다. 위법증거는 형사소송의 증거로 사용될 수 없고, 민사소송에서도 문제의 소지가 있습니다. 만약, 위법수집 증거를 활용할 수 밖에 없는 상황이라면, 그 증거능력에 대한 면밀한 검토가 먼저 있어야 할 것입니다. 위법한 증거수집에 해당하는지 여부는 변호사와 상담하는 것이 안전합니다.

 

수집된 증거의 핵심을 신속하게 분석하여 종합적으로 평가해 볼 필요가 있습니다. 기술유출 행위, 규모 등에 대한 분석 및 평가도 있어야 합니다. 민사소송에서 손해배상 산정과 직결되므로 큰 그림에서 증거가치를 검토해야 합니다.

 

3. 법적 대응조치  

 

  . 형사소송

 

일반적으로 형사상 구제방안을 먼저 검토하는 이유는, 비밀리에 압수수색 등 강제수사를 통해 증거를 확보할 수 있기 때문입니다. 형사절차는 검찰 또는 경찰에 고소장 또는 진정서를 제출하면서 시작됩니다. 사안에 따라 적절한 수사기관이 달라질 수 있으므로, 법률전문가의 도움을 받아 이를 선정하는 것이 바람직합니다.

 

통상 형사고소/진정을 먼저 하여 증거를 수집하는데 주력하게 됩니다. 이때 포인트는 압수/수색입니다. 성공적인 압수/수색은 증거확보에 결정적인 역할을 하게 됩니다. 그런데 압수/수색은 신청하면 당연히 개시되는 절차는 아닙니다. 법관이 발부한 영장을 필요로 하며, 영장은 영업비밀침해죄의 정황 및 압수/수색의 필요성이 소명되지 않으면 발부되지 않습니다.

 

  . 민사소송  

 

통상 전직금지가처분/침해금지가처분을 먼저 신청합니다. 그 후 침해금지청구 및 손해배상소송으로 나아갑니다. 민사상 구제를 성공적으로 받기 위해서는 앞서 말씀드린 바와 같이 필요한 증거가 충분히 확보되어야만 하며, 이를 위해 형사상 구제방안 중 압수/수색이 성공적으로 진행될 필요가 있습니다.

 

4. 압수 및 수색

 

압수/수색은 필연적으로 상대방 회사 또는 개인에게 권리침해 또는 심각한 타격이 불가피합니다. 따라서, 압수/수색영장 발부는 반드시 필요한 경우가 아니면 발부되지 않습니다. 그 필요성이 대상자의 권리제한을 감수할 정도는 넘어 명백하게 제시되어야만 영장이 발부될 것입니다.

 

압수/수색은 형사소송에서 7부 능선을 넘는 정도의 성공입니다. 압수/수색에 있어서는 정확한 압수/수색 장소 및 대상자를 선정하고, 필요한 증거의 범위를 제한하는 것이 필요합니다. 보통 소형 메모리, MP3 플레이어, 휴대폰, PC, 태블릿, 이메일 계정 등이 대상이 될 것입니다.

 

작성일시 : 2015.01.12 09:39
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-- 기술이전, 라이선스 또는 공동연구개발을 목적으로 제3자에게 기술내용을 제공하기 전 적은 비용을 간단하게 할 수 있는 권리보호수단 영업비밀 기술자료 원본등록 -- 

 

기술이전, 라이선스 또는 기술협력 과정에서 해당 기술내용이 지식재산권으로 보호되고 있음을 분명하게 표시되면 기술탈취 분쟁을 예방하는데 유리합니다. 기술내용 공개 후 기술이전이나 기술협력이 결렬되고 상대방에 의한 기술탈취가 의심되는 경우에도 확보한 지식재산권이 없다면 권리구제를 받을 가능성이 매우 낮습니다. 앞 글에서 설명한 것처럼, 지식재산권이 있는 경우에도 1,2건의 등록특허 등 취약한 지식재산권 포트폴리오만을 믿다가 권리보호에 실패하는 경우가 많습니다. 소송비용만 쓰고 속병만 앓는 경우도 드물지 않습니다.

 

기술탈취에 대한 대응수단으로는 영업비밀 보호제도가 상당히 유용합니다. 영업비밀을 활용하여 상대방이 방어하기 어려운 대응전략을 구사할 여지가 많습니다. 그런데 영업비밀은 장점도 있지만, 권리주장자가 그 존재 및 범위를 먼저 명확하게 입증한 후 기술탈취 행위로 침해했다는 사실도 주장, 입증해야 하는 부담이 있습니다.

 

영업비밀보호센터에서 운영하는 원본증명 서비스를 이용하면 적은 비용으로 쉽고 간편하게 영업비밀 대상기술의 범위, 존재, 시점, 보유사실 등을 입증할 수 있습니다. 실무적으로 매우 효과적입니다. 자세한 내용은 아래 홈페이지에서 알 수 있습니다. 원본등록 비용은 원칙적으로 문서 1건당 1만원이지만, 올해부터 중소기업, 벤처, 개인기업 등은 70% 감면혜택을 부여하여 3000원에 해결할 수 있습니다.

 

영업비밀 원본증명 웹페이지 https://www.tradesecret.or.kr/kipi/web/serviceIntro.do

 

기술자료 원본증명은 기술탈취에 대한 대응방안 이외에도 라이선스 협상 등에서 협상개시 당시 본인이 보유한 기술범위를 확정할 수 있어 상대방이 제공한 기술범위에 관련된 분쟁을 예방하는 등 다양한 활용방안이 있습니다. 적극적으로 활용해 보시기 바랍니다.

 

참고로, 원본등록 및 원본증명에 관한 개요를 표시한 그림을 아래와 같이 인용합니다.

 

 

 

작성일시 : 2015.01.09 08:47
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-- 기술이전, 라이선스, 공동연구개발을 위한 제안설명 및 기술공개 후 기술탈취 상황에 대한 권리구제를 시도하여 성공한 경우 성공사례 및 실패사례의 시사점 --

  

기술개발 후 특허출원을 하고, 제조 판매능력이 있는 기업에 라이선스 또는 기술이전하기 위해 제안서를 보내고, 직접 만나 기술내용을 설명하기도 합니다. 기술이전 협상이 결렬되어 기술보유자가 어떤 대가도 얻지 못한 상황임에도, 기술설명을 받았던 상대방이 그 기술관련 제품을 발매하거나 특허를 출원하는 경우라면 기술제안자로서는 자신의 기술이 무단 탈취당했다고 생각할 것입니다.

 

기술탈취를 주장하면서 시도하는 권리구제 수단으로 흔히 특허침해 주장 또는 비밀유지계약(NDA) 위반을 주장합니다. 그런데, 실제 특허침해 또는 계약위반 주장이 성공한 사례는 많지 않습니다. 왜냐하면 침해자 입장에서 방어 포인트가 많기 때문입니다. 예를 들어, 특허침해 주장에 대해서는 특허무효 또는 특허청구범위 회피전략을 통해 방어 가능한 경우가 많고, 계약위반주장에 대해서도 부실한 계약조항을 신중하게 분석하여 계약위반사유를 회피하는 것이 얼마든지 가능합니다. 강력한 특허포트폴리오를 구축하기도 어렵고 계약실무를 빈틈없이 잘 운영하기도 어려운 벤처, 대학, 연구소, 소기업에서 실제 자주 직면하는 상황입니다. 기술개발자로서는 억울한 면이 많지만, 냉정한 현실로 받아들여야 할 것입니다.

 

실무적 대안으로 영업비밀 침해주장을 들 수 있습니다. 영업비밀은 이론적으로는 특정된 정보이지만, 현실적으로 그 범위가 불분명하기 때문에 상대방이 특허청구범위회피와 같은 방어전략을 쓰기 어렵습니다. 영업비밀과 다르다는 회피전략을 쓰면, 기술개발자는 이에 맞추어 영업비밀의 범위를 적절하게 변경할 수 있습니다. 또한, 기술제공 당시 해당정보의 비밀성만 상실되지 않았다면 영업비밀 불성립(무효) 방어주장도 현실적으로 가능하지 않습니다. 따라서, 기술탈취 주장 전략을 잘 세우고 소송수행만 잘 한다면 기술설명을 받았던 상대방으로서는 이를 방어하기가 매우 어렵습니다.

 

종전에 정리하여 올린 기술탈취 주장으로 권리구제에 성공한 미국사례를 다시 한번 읽어보시기 바랍니다. - Altavion v. Konica Minolta Systems Laboratory 미국법원 판결 -

 

미국법원은 기본적 기술 아이디어는 공지되어 있고 기술개발자로부터 구체적 소스코드를 넘겨받지도 않았던 상황에서도, 다소 모호한 기술단계를 구분하여 아이디어와 최종결과물인 소스코드의 중간단계에 해당하는 과제해결의 구체적 아이디어 및 설계개념을 영업비밀로 보호할 수 있다고 특정한 후, 이를 제공받았던 상대방이 무단 사용하여 독자적으로 20여건의 후속 특허출원을 한 행위를 영업비밀 침해에 해당한다고 판결하였습니다. 특히, 기술개발자가 보유한 특허도 없었고 NDA 계약위반도 성립하지 않을 뿐만 아니라 소스코드 등을 제공한 적도 없기 때문에 s/w 저작권침해주장도 가능하지 않았던 매우 어려운 상황임에도, 미국법원은 결론적으로 영업비밀침해책임을 인정하여 손해배상책임을 인정하였다는 점을 주목할 수 있습니다. 무형의 자산 중에서도 그 경계가 가장 불분명한 영업비밀을 활용하여 기술개발자에게 유리한 결과를 만들어 낸 것입니다.

 

기술제안을 받고 장기간 동안 수 차례의 기술이전 협상을 통해 핵심기술 내용을 모두 획득한 후 어떤 대가도 지불하지 않은 채 협상결렬을 선언하고 그 핵심내용을 활용한 20여건의 특허출원을 독자적으로 하였던 정황을 미루어 짐작하건대 기술탈취로 볼 여지가 많았습니다. 그러나, 기술탈취의 심증이 있더라도 법적 보호를 위한 근거가 없다면 기술개발자를 보호할 수 없습니다. 이와 같이 어려운 상황에서 영업비밀 침해책임을 묻는 것 이외에 다른 유효한 대안을 찾기 쉽지 않습니다. 우리나라에서도 마찬가지로 실무적 대응방안으로 활용할 수 있을 것입니다. 1,2건의 특허를 믿거나 NDA 계약서만을 의지하여 특허침해주장 또는 계약위반 주장만 하는 경우라면 수많은 실패사례에 새로운 실패사례 하나를 더 추가할 가능성이 높습니다. 반드시 영업비밀침해를 포함한 유효한 공격수단을 모두 검토해 보아야 할 것입니다.

 

작성일시 : 2015.01.08 09:25
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-- 공동연구개발 프로젝트가 무산된 후 제기된 영업비밀 침해소송 사례미국 바이오 약품회사 N8 Medical Colgate-Palmolive를 상대로 치약, 구강세정제 등에 사용하는 항생물질 Ceragenin 관련 영업비밀 침해로 인한 손해배상액 약 1조원을 청구한 사건 소개 -- 

 

1. 문제의 소지

 

공동연구개발을 위해 비밀유지약정(NDA)을 체결한 후 아이디어와 개발 자료를 제공하였으나, 그 개발 프로젝트가 성공하지 못하고 중도 탈락한 경우 법적 분쟁의 소지가 많습니다. 특히, 법무지원 여력이 충분하지 않는 중소기업이나 벤처회사의 경우에는 귀중한 아이디어만 탈취당했다는 허탈한 상황에 직면할 수도 있습니다. 중견기업이라고 해도 촉박한 개발 일정에 쫓기거나 법률비용을 아끼려는 마음에 법적 보호장치를 소홀히 한 탓에 자신의 사업 아이디어를 보호할 수 없는 상황에 처할 수도 있습니다.

 

한편, 공동개발 제안을 받은 회사 입장에서는 공동개발 프로젝트를 성실하게 수행하여 그 결과를 평가하여, 계속 추진여부를 판단한 결과 그 프로젝트를 중단하기로 결정한 것에 불과한데, 이와 같은 중단 상황에서 발생 가능한 법적분쟁에 미리 대비하지 않는 탓에 심각한 리스크가 있는 법적 분쟁에 휘말리는 경우도 많습니다.

 

우리나라 기업 사이에도 흔히 발생하는 사안이지만, 특히 한쪽 당사자가 미국회사인 경우에는 영업비밀 침해 또는 계약 위반 등을 이유로 천문학적 손해배상을 청구하는 경우도 있습니다. 최종 승패를 떠나 미국 소송은 법률비용만으로도 우리나라와는 비교가 되지 않는 큰 부담입니다. 현재 소장이 제출된 단계에 불과하지만 최근 언론에 보도된 공동연구개발 중단에 관련된 영업비밀 침해소송 사례를 참고로 소개합니다.

 

2. 공동연구개발 프로젝트

 

문제된 Ceragenin은 광범위 항생작용을 포함한 다양한 효능을 갖고 있는 물질로서, 최초 Brigham Young University에서 개발되었고, N8 Medical로 라이선스되어 상업적 제품으로 개발되고 있었습니다. 개발과정에서 축적된 Ceragenins에 관한 다양한 영업비밀 보유자인 N8 Medical사는 치약, 구강세정제 등 분야 매출만 연8조원을 넘어서는 거대기업 Colgate-Palmolive와 공동으로 제품개발 프로젝트를 진행하게 되었습니다. 양사는 NDA를 체결한 후 개발정보 및 실험데이터 등을 제공하였고, material-transfer agreement를 체결한 후 필요한 시료를 제공하였습니다. 프로젝트가 성공한다면 양사에 더 없인 좋은 결과로 연결되었을 것입니다.

 

그런데, Colgate에서는 추가적인 연구개발 실험을 진행한 결과를 평가한 후, ceragenins의 효능이 충분하지 않고, 보관 안정성이 부족하고, 가격 경쟁력도 없다는 이유로 해당 프로젝트를 중단하였습니다. 한편, 해당 프로젝트를 중단하려면 그동안 생성된 연구개발 실험결과를 넘겨달라는 N8 Medical의 요구도 거절하였습니다. Colgate로서는 거액의 연구비와 시간이 투입된 결과물을 넘겨줄 수 없었기 때문입니다. 이에 N8 Medical이 영업비밀 침해 등을 이유로 손해배상 소송을 제기한 것입니다.

 

3. N8 Medical 주장의 요지

 

중요 계약조항은 다음과 같습니다. "N8 Medical to make a confidential and limited transfer of ceragenins to Colgate for limited testing purposes, as well as to provide Colgate access to N8 Medical's information and confidential information regarding all ceragenins, while at the same time protecting and safeguarding N8 Medical's extremely valuable proprietary information and ceragenin compounds." 그런데, Colgate는 제공받은 비밀정보를 활용하여 추가적인 실험을 한 후 그 결과를 제공하지도 않은 채 단지 효능과 보관 안정성이 좋지 않기 때문에 규제당국으로부터 필요한 허가를 받기 어렵고, 가격도 비싸다는 이유로 해당 프로젝트를 중단한다는 것입니다. 이에 대해 N8 Medical은 자신들로부터 필요한 영업비밀 및 데이터를 모두 제공받은 후 정당한 대가 또는 로열티를 주지 않기 위한 핑계라고 주장합니다. 비밀리에 출원한 후속 특허출원이 그에 대한 유력한 증거라고 합니다. 해당 제품의 시장 규모 및 제품 개발이 성공했을 때 점유율, 통상의 로열티 비율 등을 감안하여 손해배상 규모는 US$ 1 billion ( 1조원)이라고 주장하는 소장을 제출하였습니다.

 

N8 Medical, 소장에서 Colgate가 개발연구 프로젝트의 초기 단계 실험결과를 바탕으로 비밀리에 독자적 특허출원을 하는 등 자신의 기술을 탈취하려고 시도했다 주장합니다. 흥미로운 점은, 우리나라에서도 공동개발 프로젝트와 연관된 후속 특허출원을 하는 경우 이와 같은 기술탈취 주장이 흔히 제기된다는 사실입니다. 법리적으로는, 특허법에 따라 후속 특허출원 발명의 기술내용을 특정한 후, 그 특허발명에 실질적으로 기여한 발명자가 누구인지를 판단한 후, 그 발명자의 사용자가 누구인지에 따라 그 특허권에 관한 최종 권리자를 정하면 권리관계가 명확하게 됩니다. 통상은 특허법에 기초한 논리적 주장이 아니라 막연하게 후속 개량발명도 최초로 기술제공자로부터 유래된 것이므로 모두 기술탈취라고 주장하는 경우가 많다는 점입니다. 이와 같은 분쟁을 피하려면 특허출원 당시에, 특허청구항에 기재된 발명에 실질적으로 기여한 발명자를 엄격하게 판별한 후 특허법리에 따라 특허를 받을 권리를 양수하는 절차를 정상적으로 밟는 것이 필요합니다. , 관련 연구기록 및 양도증 등 법적 문서 관리가 중요합니다.

 

4. 시사점

 

모든 기술분야에서 아이디어 단계에서 출발하여 상용화 제품 단계까지 도달하려면 많은 추가 연구개발이 필요하고 수많은 난관이 존재합니다. 아이디어 단계에서 공동연구개발을 추진하는 경우 중도 탈락할 경우에 대비한 법적 장치를 마련해 두는 것이 필요합니다. 성공사례보다 실패사례가 많은 현실을 감안하면 반드시 필요하다고 생각합니다. 그 과정에 소요되는 법률비용을 아깝다고 생각하면 장래에 거액의 손해배상 위험에 직면할 수 있습니다. 특히 요즈음 key word로 등장한 open innovation에서는 다수 당사자의 참여를 유도하여야 하는데, 참여한 당사자의 이익을 지켜주고 법적 리스크를 회피할 수 있는 법적 지원시스템이 필수적입니다. open innovation 분야를 선도하는 다국적 회사 담당자의 발표에서도 이와 같은 법적 지원시스템을 필수적 장치로 설명하고 있습니다. 우리나라 기업에서도 반드시 필요한 부분으로 생각합니다

작성일시 : 2013.12.23 11:00
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