기술유출분쟁__글42건

  1. 2017.10.31 대학전공서적 표지갈이 출판에 대한 대학교수 유죄 확정: 대법원 2017. 10. 26. 선고 2016도16031 판결
  2. 2017.06.30 의료기기분야 특허출원 동향 및 특허전략 세미나 발표자료
  3. 2016.06.02 영업비밀침해분쟁의 실무상 핵심쟁점 증거수집 방법 – 미국 DTSA의 ex parte civil seizure
  4. 2016.05.27 의료기기 심장판막 기술관련 영업비밀 미국소송 배심평결 – 공동개발 파트너회사의 영업비밀 침해혐의 인정 + US$70 million 손해배상 명령
  5. 2016.05.25 기술이전 및 라이선스 계약의 구속을 벗어나는 방안 + 영업비밀침해 위험을 벗어나는 방안: Clean Room Approach + 독자개발 Record
  6. 2016.05.24 부정경쟁방지법 제2조 제1항 (차)목의 부정경쟁행위 판단기준 – 서울고등법원 2016. 4. 7. 선고 2015나2015922 판결
  7. 2016.05.19 미국 영업비밀보호법 DTSA 적용범위: 미국 내 침해행위 + 미국인 또는 미국기업의 해외 침해행위 + 미국 내 영향을 미치는 외국기업의 해외 침해행위 모두 적용
  8. 2016.05.16 영업비밀, 비밀정보 유출분쟁 사례연구 및 대응방안 세미나 발표자료
  9. 2016.05.13 미국 산업스파이방지법(EEA)과 새로운 영업비밀보호법(DTSA) 관계
  10. 2016.05.12 중국 등 해외업체와 관련된 기술유출 및 영업비밀 침해분쟁 사건의 무게
  11. 2016.05.09 영업비밀 또는 비밀정보 보호 및 유출분쟁 관련 실무적 포인트
  12. 2016.04.29 미국에서 영업비밀보호수준을 대폭 강화한 새로운 영업비밀보호법 (DTSA) 상하원 통과 뉴스 + 핵심내용 소개
  13. 2016.04.19 Healthcare, Medical Software 관련 trade secret 침해소송 총 $940 million 손해배상 배심평결 - Epic Systems v. Tata Consultancy Services & Tata America International
  14. 2016.04.08 종업원과 체결한 전직금지약정, 경업금지약정을 행사하기 어려운 경우 – 미국판결
  15. 2016.04.07 영업비밀침해, 기술유출, 부정경쟁에 대한 지식재산위원회의 종합적 보호정책 추진
  16. 2016.03.07 중국출신 GSK 전직 연구원에 대한 기술유출 및 영업비밀침해 혐의 형사공소장 Indictment
  17. 2016.02.25 인터넷뱅킹 등에 사용되는 보안소프트웨어 플러그인 통합설치 프로그램 관련 영업비밀 침해 사건 – 서울중앙지방법원 2016. 1. 15. 선고 2014가합563704 판결
  18. 2016.02.24 제약회사 Pfizer 재직 중 미국 실리콘밸리 바이오벤처 Codexis와 R&D Collaboration Project에 참여했던 중국인 박사 연구원이 퇴직 후 창업한 중국회사에 대한 특허침해 및 영업비밀침해소송 뉴스
  19. 2016.01.08 비자발적 퇴직자의 영업비밀보호약정과 전직금지약정의 실효성
  20. 2016.01.04 구조조정 등으로 인한 비자발적 퇴직자와 경쟁업체 전직금지약정의 효력
  21. 2015.12.07 비밀관리 부실로 영업비밀성 부정 but 자료유출에 대한 업무상 배임 사안에서 손해배상 책임 - 대구고등법원 2015. 8. 20. 선고 2015나473 판결
  22. 2015.12.04 직무발명자 연구원이 전직하면서 기술유출 불법행위를 범한 경우 영업비밀 침해책임과 직무발명보상청구권은 별개의 독립적 관계
  23. 2015.11.30 신설 부정경쟁행위 일반조항의 실무적 함의 - 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목 관련 최근 판결 동향
  24. 2015.11.10 텔레마케팅 회사의 DB 유출사건에서 영업비밀 성립불인정 but 보호가치 있는 영업자산 유출로 인한 업무상 배임죄 인정 판결 – 대전지방법원 2015. 9. 24. 선고 2014노3695 판결
  25. 2015.10.02 경업금지기간 및 영업비밀 보호기간과 가처분 소송 판결
  26. 2015.09.25 기술자문 컨설턴트 관련 영업비밀침해 분쟁 사례 : 서울중앙지방법원 2013. 12. 13. 선고 2012가합42227 판결
  27. 2015.09.23 데이터베이스 관리 소프트웨어 개발회사의 영업비밀 침해 분쟁사례 : 서울서부지방법원 2015. 1. 13. 선고 2013가합12051 판결
  28. 2015.09.17 특허침해, 영업비밀 침해 사건에서 몰수 판결 사례
  29. 2015.09.15 특허침해, 영업비밀 침해 등 지식재산권 침해로 인한 제품의 몰수 및 경제적 이익의 추징
  30. 2015.09.15 전직금지 약정의 유효 요건: 대법원 2010. 3. 11. 선고 2009다8224 판결

 

 

 

2015 12월경 검찰에서 대학전공서적에 허위의 저자명의를 기재하는 등 소위표지갈이행위를 한 대학교수 179명과 출판사 임직원 5명을 저작권법위반과 업무방해 등의 혐의로 기소하였습니다. 의정부지방법원은 2016 6월 저작권법위반 등 대부분 유죄를 인정한 1심 판결, 2016. 9. 8. 항소기각 판결을 선고하였습니다. 저희 블로그에서 위 사건 판결을 소개한 글은 다음과 같습니다. 대학전공서적 표지갈이 출판에 대해 대학교수를 저작권위반으로 형사처벌한 항소심 판결: 의정부지방법원 2016. 9. 8. 선고 2016노1619 판결

 

이번에 대법원에서 대학교수들의 상고를 기각함으로써 소위 표지갈이 출판에 관한 유죄판결이 확정되었습니다. 대법원 201616031 판결의 요지는 다음과 같습니다.

 

1. 저작권법 위반죄

 

저작권법 제137조 제1항 제1호는 저작자 아닌 자를 저작자로 하여 실명 · 이명을 표시하여 저작물을 공표한 자를 형사처벌한다고 규정하고 있다. 위 규정은 자신의 의사에 반하여 타인의 저작물에 저작자로 표시된 저작자 아닌 자와 자신의 의사에 반하여 자신의 저작물에 저작자 아닌 자가 저작자로 표시된 실제 저작자의 인격적 권리뿐만 아니라 저작자 명의에 관한 사회 일반의 신뢰도 보호하려는 데 그 목적이 있다.

 

이와 같은 입법취지 등을 고려하면, 저작자 아닌 자를 저작자로 표시하여 저작물을 공표한 이상 위 규정에 따른 범죄는 성립하고, 사회 통념에 비추어 사회 일반의 신뢰가 손상되지 않는다고 인정되는 특별한 사정이 있는 경우가 아닌 한 그러한 공표에 저작자 아닌 자와 실제 저작자의 동의가 있었다 하더라도 달리 볼 것은 아니다.

 

그리고 저작권법상 공표는 저작물을 공연, 공중송신 또는 전시 그 밖의 방법으로 공중에게 공개하는 것과 저작물을 발행하는 것을 뜻한다(저작권법 제2조 제25). 이러한 공표의 문언적 의미와 앞서 본 저작권법 제137조 제1항 제1호의 입법취지 등에 비추어 보면, 저작자를 허위로 표시하는 대상이 되는 저작물이 이전에 공표된 적이 있다고 하더라도 위 규정에 따른 범죄의 성립에는 영향이 없다. 

 

  실제로는 서적의 저작자가 아닌 피고인들이 공저자로 기재된 서적의 공표에 따른 저작권법위반 여부가 문제가 된 사안에서, 여기에 피고인들과 실제 저작자의 동의가 있었고 위 서적이 그 이전에 공표된 적이 있더라도 범죄가 성립한다고 한 사례

 

2. 업무방해죄

 

피고인이 자신이 저작자가 아님에도 공저자로 표시되어 발행된 서적을 마치 자신의 저서인 것처럼 업적보고서에 연구업적으로 기재하여 ○○대학교 교원업적평가 담당자에게 제출함으로써 교원업적평가 결과를 왜곡한 이상 위계에 의한 업무방해죄가 성립하고, 피고인이 교원재계약을 위한 기준 점수를 월등히 초과하고 있었다 하더라도 달리 볼 것은 아니다.

 

또한 교원업적평가와 관련하여 방대한 자료가 제출되는 현실을 감안할 때 담당자들로서는 정상적으로 업무를 처리하는 과정에서 저작권법위반 여부를 밝혀내는 것이 현실적으로 불가능해 보이는 점 등에 비추어 보면 ○○대학교의 교원업적평가가 방해된 것이 ○○대학교 측의 불충분한 심사에 기인한 것이라고 볼 수 없다.”

 

첨부: 대법원 2017. 10. 26. 선고 201616031 판결

대법원 2016도16031 판결.pdf

 

KASAN_대학전공서적 표지갈이 출판에 대한 대학교수 유죄 확정.pdf

 

 

작성일시 : 2017.10.31 17:00
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지난 6 15 CNN the Biz 강남교육연수센터에서 “의료기기법 인허가 및 표시광고 관련 쟁점, 특허보호방안, 기술이전 라이선스 및 특허분쟁 사례연구 세미나”를 개최하였습니다.

 

세미나의 2번째 세션에서는 의료기기 분야의 국내외 특허 출원 동향을 살피고 의료기기 분야의 기술특성을 고려한 특허출원요령을 알아볼 수 있습니다. 그리고 최근 의료기기 분야에서 이슈가 되고 있는 Patent troll 및 대표적인 특허분쟁 사례를 알아보고, Blockchain이 의료분야에서 어떻게 활용될 수 있는지 살펴보았습니다. 세미나 발표자료를 참고로 올려드립니다.

 

첨부: 세미나 발표자료

발표자료 2_의료기기분야_특허트렌드_박지혜.pdf

 

 

 

작성일시 : 2017.06.30 18:00
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-- 영업비밀침해분쟁의 실무상 핵심쟁점 증거수집 방법 미국 DTSA ex parte civil seizure -- 

 

기술유출분쟁, 영업비밀침해분쟁의 실무에서 가장 자주 대두되는 issue는 증거수집 가능성 문제입니다. 대부분 영업비밀이나 기술정보를 유출하였을 것이란 심증만 있을 뿐 구체적 증거를 확보하기 어려운 현실입니다. 소송을 통해 그 혐의를 입증할 수 있다고 설명한다면, 실무현황과는 동떨어진 얘기로 치부될 것입니다. 법적 절차를 시작하기 위한 첫 번째 기본조건을 충족하지 못한 것입니다. 

 

미국은 우리 민사소송법의 증거조사 방법보다 훨씬 강력한 Discovery가 있음에도 이번에 더 나아가 영업비밀보호법 DTSA civil seizure 조항을 신설하였습니다. 영업비밀 침해혐의자에게 통지하지도 않고 일방적으로 진행하는 ex parte 절차입니다.

 

민사소송절차로 형사법의 압수 및 수색과는 동일하지 않습니다. 경찰력이 동원된 강제수사가 아닙니다. 그러나 민사소송의 입증수위는 형사상 증명보다 낮고, 민사절차가 형사절차보다 훨씬 더 간편하게 발동될 수 있다는 점을 감안하면, 앞으로 미국에서 영업비밀침해증거 압수를 위한 민사상 압수 및 압류가 상당히 많이 시행될 가능성이 있습니다.

 

방어의 기회조차 주지 않고 일단 압수 및 압류를 집행 당하는 입장에서는 엄청난 타격입니다. 따라서 꼭 필요한 특별한 상황에서만 엄격한 요건에 따라 신중하게 운영될 것입니다. 물론 위법한 집행에 대해서는 그 책임을 물을 수 있습니다.

 

영업비밀을 이메일 등으로 외부로 유출하려는 경우, 또는 노트북에 저장하여 출국하려는 경우 등 급박한 보호가 필요한 사정이 있다면 긴급하게 압수, 압류명령을 받아 즉시 집행할 수 있을 것입니다. 또한, 급박하지 않더라도 영업비밀침해소송을 준비한다는 소식을 듣고 관련 자료를 삭제하여 흔적을 지울 수 있다면, 영업비밀 침해혐의자가 그와 같이 대응하기 전에 예고 없이 증거수집을 해야 할 상황이라면 민사상 압수, 압류를 할 수 있을 것입니다.

 

미국 DTSA 신설 조항 중 ex parte civil seizure 규정을 주목하는 것은 당연합니다. 실무상 큰 영향을 미칠 가능성이 높고, 어쩌면 지재권 분야에 획기적 변화를 초래할 수도 있기 때문입니다.

 

미국에서 DTSA 신법에 따른 영업비밀침해소송이 벌써 제기되고 있습니다. 조만간 DTSA civil seizure 사례도 나타날 것입니다. 실제 영업비밀보호법 분야에 어떤 영향을 미칠지 관심을 갖고 지켜보고 있습니다. 중요한 사례가 나오면 곧바로 살펴보고 알려드리겠습니다.

 

 

 

작성일시 : 2016.06.02 09:35
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-- 의료기기 심장판막 기술관련 영업비밀 미국소송 배심평결 공동개발 파트너회사의 영업비밀 침해혐의 인정 + US$70 million 손해배상 명령 -- 

 

심장전문 임상의가 설립한 벤처기업 CardiAQ는 심장수술에 사용하는 심장판막 의료기기 전문회사입니다. 피고 Neovasc 또한 의료기기 회사인데, 2009년 원고 CardiAQ의 의료기기 기술개발에 관한 제품과 서비스를 제공하고 또 사업화도 수하는 회사입니다.

 

Neovasc 협력제안으로 양사는 2009 NDA를 체결한 다음, CardiAQ에서는 Neovasc에 해당 의료기기 기술정보 transcatheter mitral valve replacement (TMVR) program을 제공하였습니다. 양사는 기술개발을 공동으로 진행하여 제품개발을 완성하였습니다.

 

그런데 제품개발 완성 후 CardiAQ에서는 Neovasc과의 협력이 더 이상 불필요하게 되었습니다. 그 와중에 Neovasc에서 2010CardiAQ 몰래 단독으로 특허출원을 하였고, CardiAQ에서는 2012년에 공개된 특허공보를 보고 그와 같은 사실을 알게 되면서 영업비밀 침해 + DNA 계약위반에 관한 법적 분쟁이 시작되었습니다.

 

CardiAQ에서는 Neovasc의 특허 U.S. Patent No. 8,579,964 기술내용은 자신의 기술정보, 영업비밀이고, 이를 무단으로 특허출원한 것이라고 주장합니다. 참고로 특허출원서에는 CardiAQ 연구원 누구도 발명자로 포함되지 않았습니다.

 

미국법원에서 피고 Neovasc의 영업비밀 침해혐의 + NDA 위반혐의를 인정하고, 영업비밀 사용금지 및 손해배상 US$70 million ( 770억원)을 명령하는 배심평결을 하였습니다. 또한, 위 미국특허권의 진정한 발명자 또는 공동발명자를 가리고, 그 권리귀속을 별도로 심리하라는 내용도 포함되었습니다.

 

참고로 벤처회사 CardiAQ2015년 심장분야 의료기기 전문회사 Edwards Lifesciences Corporation에 현금 US$350 million ( 38백억원) 지급 + 마일스톤 포함 최대 $400 million 조건으로 매각되었습니다. 임상의사가 설립한 의료기기 벤처회사에서 수천억원에 이르는 거액의 수익을 창출한 성공 사례입니다.

 

양사의 공동연구개발 협력관계와 기술유출 및 NDA 분쟁경과 등을 상세하게 설명하고 있는 CardiAQ의 소장 complaint를 참고자료로 첨부합니다.

 

첨부: CardiAQ의 소장 complaint

complaint.pdf

 

작성일시 : 2016.05.27 09:24
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-- 기술이전 및 라이선스 계약의 구속을 벗어나는 방안 + 영업비밀침해 위험을 벗어나는 방안: Clean Room Approach + 독자개발 Record --

 

앞선 판결 사례는 기술도입 시점으로부터 20여년 경과된 후, 기술도입계약을 해지한 후에도 그 계약서의 기술보호의무조항의 구속을 벗어나지 못한 것입니다. 실무적으로 자주 발생하는 사례입니다.

 

기술도입자 입장에서 시도한 다양한 해결방안 중 성공사례도 있지만 실패하여 계약위반 책임을 부담한 사례도 많습니다. 승패의 핵심요소는 clean room approach를 통한 독자개발 사실을 입증할 수 있는가 여부입니다. 참고로 독자개발을 인정한 판결사례를 간략하게 소개합니다.

 

1. NCI v. M&S 판결 (N.D. Ill. 2008)

 

기술제공자 Licensor NCI는 기술도입자 Licensee M&에게 Visual Eye Chart 소프트웨어 라이선스를 제공하였습니다. 라이센시 M&S에서 독자적으로 소프트웨어를 개발하였다고 주장하면서 제품을 판매하자, 라이센서 NCI M&S의 소프트웨어는 2차적 저작물이라 주장하며 저작권 침해소송을 제기하였습니다.

 

이 사안에서 M&S는 완벽하게 인적으로 분리된 2개의 팀을 만들어, 첫번째 팀에서는 위 라이선스에 의해 허용되는 범위 내에서 최대한 기존 제품에 대한 기능적 분석을 하고(Dirty Room), 두번째 팀은 이러한 기능적 분석으로부터 도출된 정보만을 토대로 완전히 새로운 코드를 작성하여 제품을 개발하였다는 점(Clean Room)을 증거에 의해 입증하였습니다. 법원은 Clean Room Defense를 인정하고, 독자개발 + 라이선스 계약위반책임을 부정하였습니다.

 

이 사안에서 제품 개발에 필요한 기초자료가 되는 기술정보를 수집, 정리한 인력과 독자적인 개발을 진행한 개발팀까지 인적으로 완전히 분리하여 개발을 진행하였습니다. 기술정보를 수집, 정리하는 과정에서 라이센서의 기술정보에 노출될 수 있는데, 이러한 위험을 위와 같은 인적 격리 내지 차단을 통해 제거함으로써 철저한 Clean Room 환경에서 개발되었음을 더 효과적으로 입증할 수 있었습니다.

 

2. NEC v. Intel 판결 (N.D. Cal. 1989)

 

Intel에서 자사 8086 프로세서의 코드를 NEC에서 복제하여 프로세서를 개발했다고 주장하면서 저작권 침해소송을 제기한 사안입니다. NEC에서는 Clean Room Approach를 통해 독자개발 했다고 주장하였습니다.

 

NEC는 양사의 프로세서 코드에 대한 지식이 없는 엔지니어들로 구성된 외주업체에게 필요한 스펙만을 제공하고 코드를 개발하도록 하였고, Clean Room 환경에서 개발과정 및 그 결과물 등 구체적 Record를 독자개발 증거로 제시하였습니다. 사실 개발과정에서 Clean Room Approach 실행과정에 다소 문제가 있었다는 점이 사후적으로 밝혀졌지만 다른 유리한 증거와 종합적으로 판단하여 최종적으로 NEC Intel 기술을 침해하지 않았다는데 성공하였습니다.

 

3. 실무적 대응방안

 

계약상 비밀유지의무규정의 적용범위에서 그 보호대상에 해당하지 않는 기술정보는 자유롭게 활용할 수 있습니다. 구체적으로 정리하여 그 한계를 파악한 후 자유롭게 사용할 수 있는 정보는 최대한 활용해야 합니다.

 

법적으로 허용되는 리버스 엔지니어링을 통해 얻어진 기술 정보를 토대로 독자적 개발을 하는 것도 중요합니다. 계약상 리버스 엔지니어링 금지의무를 부담하지 않아야 유리합니다.

 

구체적으로, 비밀유지 의무 없이 미리 보유하고 있던 정보 + 정보제공자 이외의 출처로부터 정보수령자가 비밀유지의무 없는 정보를 수령한 내용 + 정보제공자가 제공하기 전에 정보수령자가 비밀유지의무가 없는 상황에서 정보수령자에게 알려지게 된 내용 등은 계약상 비밀보호의무 대상에 포함되지 않습니다. 논문, 학술지 및 공개된 특허, 제안서 및 설명자료 등을 통해 공중에 공개된 공지기술은 자유롭게 활용할 수 있습니다.

 

독자개발을 시작하기 전에 계약상 비밀정보보호 적용대상이 아닌 기술정보의 기술자료집을 만들어 장래 소송에 대비하는 것이 바람직합니다. 기술자료집은 매우 중요하므로 전문가로 구성된 충분한 자원을 투입하여 관련 논문, 학회지, 발표자료, 특허공보, 심사자료, 관련 소송기록 등 기술자료를 최대한 수집, 정리해야 합니다.

 

독자개발에서 Clean Room Approach의 핵심요소는 개발팀의 인적, 물적 격리 및 차단여부입니다. 제공된 정보로부터 차단된 연구원, 엔지니어, 매니저로 구성된 독자 개발팀을 구성해야 합니다. 독립된 제3자의 외부업체에 개발을 의뢰하는 것도 좋습니다. 사내라면 물리적으로 격리된 별도의 공간을 마련하는 것이 좋습니다. 개발팀에 비밀유지서약서를 받고, 개발팀에 제공되는 기술자료집 등 정보 외에 다른 자료를 그 어떤 제3자로부터도 제공받을 수 없다는 내용도 포함해야 할 것입니다.

 

장래 법적 분쟁을 염두에 두고 기술이전계약서를 검토하고 해석하여 그 적용범위를 신중하게 결정해야 합니다. 계약범위 이외에도 영업비밀침해, 부정경쟁행위 또는 일반 불법행위의 책임소지는 없는지 등등 신중한 검토가 필요합니다. 독자개발 준비단계부터 완료까지 법률 전문가의 참여를 통해 통합적 검토와 실행여부에 대한 점검이 필요합니다.

 

 

작성일시 : 2016.05.25 08:30
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-- 부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목의 부정경쟁행위 판단기준 서울고등법원 2016. 4. 7. 선고 20152015922 판결 --

 

위 서울고등법원 판결 사안에서 기술이전회사 원고의 부경법 제2조 제1 ()목의 부정경쟁행위 관련 주장에 대해, 서울고등법원은 ()목의 판단기준에 대한 법리를 다음과 같이 판시하였습니다. 최근 실무적으로 자주 검토되는 내용입니다. 해당 부분 판결문을 다음과 같이 그대로 인용합니다.

 

"개정 전의 부정경쟁방지법은 제2조 제1 ()목 내지 ()목이 정한 행위 유형만을 부정경쟁행위로 한정적으로 열거하는 이른바 한정열거주의 방식을 취하고 있었기 때문에 사회의 변화 등에 따라 나타나는 새롭고 다양한 유형의 부정경쟁행위를 적절히 규제하지 못하는 한계가 있었다.

 

이에 따라, 민법상 불법행위에 해당한다고 볼 수 있는 일반적인 부정경쟁행위, 경쟁자가 상당한 노력과 투자에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 이용함으로써 경쟁자의 노력과 투자에 편승하여 부당하게 이익을 얻고 경쟁자의 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해하는 행위를 포괄적으로 부정경쟁행위의 한 유형으로 추가하여(대법원 2010. 8. 25. 20081541 결정 등 참조), 경쟁자들이 시장에서 공정하게 경쟁을 하는 데 기초가 되는 법률상 보호할 가치가 있는 이익에 대한 보호의 공백을 없앰으로써, 공정하고 건전한 경쟁과 거래질서의 확립이라는 부정경쟁방지법의 목적을 제대로 달성하고자 부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목이 신설된 것이다.

 

이와 같은 입법 취지에 비추어 볼 때, 부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목이 정한 부정경쟁행위에 해당하는지 판단함에 있어서는, 보호되어야 한다고 주장하는 성과 등 (이하 보호주장 성과 등이라고 한다)상당한 투자나 노력으로 만들어진 것인지 살펴본 다음, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법, 부정경쟁방지법, 저작권법 등 제반 지식재산권 관련 법률과 민법 제750조의 불법행위 규정을 비롯하여 시장의 경쟁과 거래질서를 규율하는 전체 법체계 내에서 보호주장 성과 등을 이용함으로써 침해되었다는 경제적 이익이 법률상 보호할 가치가 있는 이익에 해당한다고 볼 수 있는지, 아니면 위와 같은 전체 법체계의 해석 결과 보호주장 성과 등이 누구나 자유롭게 이를 이용할 수 있는 이른바 공공영역(public domain)에 속해 있는 것이어서 이를 무단으로 이용하더라도 법률상 보호할 가치가 있는 이익을 침해한 것으로 볼 수는 없는지를 독자적으로 규명해 보고, 또한 그러한 침해가 현재 우리나라 시장에 형성되어 있는 관행과 질서 체계에 의할 때 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법이라고 평가되는 경쟁자의 행위에서 비롯되었는지도 살펴보아야 할 것이다.

 

보호주장 성과 등이, 시장의 경쟁과 거래질서를 규율하는 전체 법체계에 의할 때 공공영역에 속하는 것으로 취급되어 이에 대해서는 더 이상 법적 보호를 하여서는 아니 되는 성질의 것인지, 아니면 위와 같은 부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목 신설 전의 지식재산권 관련 법률들의 체계 등에서 각각의 특유한 요건을 충족시키지 못하여 그러한 법률들에 규정된 권리 등에 의해서는 보호받을 수 없었지만 이는 단지 법적 보호의 공백으로서 이러한 공백을 메우기 위한 민법 제750조의 불법행위 규정 등을 해석적용해 보면 법률상 보호할 가치가 있는 이익으로서 법적 보호가 주어져야 하는 성질의 것인지를 규명하여, 부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목이 정한 부정경쟁행위에 해당하는지를 판단해야 한다.

 

그런데 앞서 본 것과 같이, 피고가 이 사건 공장을 건설하면서 이 사건 각 기술정보를 사용하였다 하더라도 구 부정경쟁방지법상 영업비밀 침해에 해당한다고 할 수가 없고, 이와 같이 구 부정경쟁방지법에 저촉되지 아니하는 행위가 신의칙상 영업비밀 유지의무 위반이라는 등의 이유로 위법행위가 되기 위해서는 그것이 위법한 행위라고 볼 만한 특별한 사정이 있어야 하나(대법원 1996. 11. 26. 선고 9631574 판결 등 참조). 이 사건에 그러한 특별한 사정이 있다고 보기는 어렵다.

 

한편, 피고가 ITB 도면을 EPC 업체들에게 제공한 행위와 관련해 보면, 그것이 공개행위로서 영업비밀 침해행위에 해당함은 앞서 보았는데, 이러한 공개행위를 두고 피고가 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용한 행위에 해당한다고 볼 수는 없다.

 

결국, 이 사건 피고의 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목의 부정경쟁행위에 해당한다고 볼 수는 없다."

 

작성일시 : 2016.05.24 17:00
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-- 미국 영업비밀보호법 DTSA 적용범위: 미국 내 침해행위 + 미국인 또는 미국기업의 해외 침해행위 + 미국 내 영향을 미치는 외국기업의 해외 침해행위 모두 적용 --

 

특별한 내용은 아닙니다만, 미국 영업비밀보호법 DTSA의 적용범위에 관한 주의 환기용으로 간략하게 소개합니다.

 

미국법 규정 18 U.S.C. § 1837 (DTSA) This chapter also applies to conduct occurring outside the United States if :

(1) the offender is a natural person who is a citizen or permanent resident alien of the United States, or an organization organized under the laws of the United States or a State or political subdivision thereof; or

(2) an act in furtherance of the offense was committed in the United States.

 

외국에서 벌어진 영업비밀침해 관련 행위에 대해, (1) 미국인 또는 법인이 해외에서 영업비밀침해행위를 범하는 경우뿐만 아니라 (2) 외국인 또는 외국법인의 영업비밀침해행위가 미국 내에서 그 파급효과를 나타내는 경우에도 적용됩니다.

 

다시 말하면 미국 내에서 발생한 영업비밀침해행위는 물론 해외에서 발생한 영업비밀침해 분쟁 중 미국과 관련된 영업비밀침해행위에 대해서는 거의 모든 경우 미국법 DTSA를 적용할 수 있다는 취지입니다.

 

영문설명: (1) a U.S. corporation or citizen can be held liable for trade secret misappropriation under the DTSA regardless of whether the misappropriation occurred abroad; and (2) an entity can be held liable under the DTSA for foreign misappropriation if “an act in furtherance of the offense was committed in the United States.

 

 

작성일시 : 2016.05.19 12:00
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-- 영업비밀, 비밀정보 유출분쟁 사례연구 및 대응방안 세미나 발표자료 --

 

많은 비용과 시간을 투입하여 연구개발하고 축적한 기술정보, 제품개발 정보, 구매 및 마케팅 정보, 인허가 자료 등 성과를 내부 직원이 경쟁회사로 이직하거나 창업하면서 순식간에 유출되거나 공개되어 그 비밀가치를 상실하는 사례가 빈번합니다. 어느 기업이나 영업비밀, knowhow 등 무형자산을 잘 보호하는 것은 매우 중요합니다.

 

반면, 근로자의 전직할 자유, 창업할 자유는 헌법상 기본권으로 최대한 보장되어야 합니다. 이와 충돌하는 영업비밀 보호이익과 합리적 balance를 유지하는 것이 핵심인데, 법원에서 실무상 채택한 기준은 무엇인지 알고 있어야 할 것입니다. 또한, 기술도입 후 독자적 연구개발을 둘러싼 충돌을 해결하는 방안도 필요합니다. 다양한 이슈와 복잡한 문제가 많습니다만, 그 중에서 특히 실무적으로 중요한 포인트 중심으로 정리한 세미나 자료를 첨부합니다.

 

첨부: 세미나 발표자료

  기술유출, 영업비밀 침해에 대한 법적대응방안_김국현 세미나 발표자료.pdf

 

 

작성일시 : 2016.05.16 10:02
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-- 미국 산업스파이방지법(EEA)과 새로운 영업비밀보호법(DTSA) 관계 --

 

미상하원을 통과한 DTSA (the Defend Trade Secrets Act of 2016)에 미국 오바마 대통령이 어제 서명했다는 소식입니다. 이제 영업비밀침해소송을 특허소송과 마찬가지로 연방지방법원에서 관할합니다. 그러나, 기존의 USTA에 따른 각 주법이 폐지된 것은 아닙니다.

 

미국 연방법 산업스파이방지법(The Economic Espionage Act, 약칭 EEA, ‘경제스파이법’)은 자국 기업의 영업비밀을 침해한 외국회사 또는 외국인에 대한 강력한 제재조치를 포함하고 있습니다. 예를 들어, 영업비밀침해죄 이외에도 외국 또는 외국 회사 등 단체에 이익이 된다는 사실을 알면서 의도적으로 영업비밀을 침해하는 행위를 산업스파이죄(Economic espionage)로 따로 규정하여, 개인에 대해서는 15년 이하의 징역형 또는 범죄행위당 500$ 이하의 벌금형, 기업 등 단체에 대해서는 1,000$ 또는 침해로 인한 이익액의 3배 중 더 큰 액수 이하의 벌금형으로 처벌할 수 있습니다. 실제 사건에서도 외국기업에 부과된 벌금액수가 수십억원 또는 수백억원 규모에 달합니다.

 

이번에 입법된 새로운 영업비밀보호법 DTSA EEA를 추가, 수정, 보완하는 연방법률입니다. 최근 영업비밀보호의 강화 흐름을 반영하여 보호대상 영업비밀의 정의, 침해행위(misappropriation)의 범위를 대폭 확대하고, 민사적 권리구제조치로 징벌적 손해배상, 침해금지명령(injunction)뿐만 아니라 영업비밀보유자의 일방적 신청(ex parte)에 의한 침해물 압류명령(civil seizure)까지 허용하는 등 권리자 보호를 대폭 강화한 내용입니다.

 

침해자에 대한 형사처벌 수위도 대폭 강화했습니다. 예를 들어, 영업비밀 침해자에 대한벌금형 수위를 $5 million ( 55억원) 또는 영업비밀침해로 인한 손해액의 3배에 해당하는 금액 중 더 많은 쪽의 금액까지 상향 조정했습니다. 또한, 형사재판에 영업비밀침해의 피해자도 참여할 수 있도록 허용합니다.

 

DTSA에서 전혀 새로운 조항으로는 내부고발자(whistleblower) 보호조항입니다. 영업비밀침해행위를 정부기관이나 수사기관 등에 제보한 내부자에게 어떤 책임도 추궁하지 못하도록 하는 내부정보제공자 보호조항을 두고 있습니다. 그 보호대상에는 내부 직원뿐만 아니라 외부 거래회사, 컨설턴트, 변호사 등도 포함됩니다.

 

기존 Pro-Patent 정책만으로는 미국기업의 이익을 보호하는데 충분하지 않다는 의견을 반영하여 더 강력한 법적 보호수단을 제공한 입법입니다. 향후 중국회사뿐만 아니라 한국기업 등 외국회사를 대상으로 DTSA를 적용하는 대형소송사건이 예견됩니다.

 

우리나라 기업도 관심을 두어야 할 중요한 법률입니다. 그러나 미국법 체계는 우리나라와 그 범주가 다르기 때문에 한국기업에서 미국의 최근 개정법을 정확하게 이해하는 것은 어렵습니다. 미국에서 기존 EEADTSA를 비교하고 그 차이점 등을 친절하게 설명한 mark-up version 자료를 첨부합니다. DTSA 내용을 이해하는데 도움이 될 좋은 참고자료로 생각합니다.

 

첨부: DTSA mark-up version 설명자료

  DTSA-Mark-UP-CROUCH.pdf

 

 

작성일시 : 2016.05.13 12:00
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-- 중국 등 해외업체와 관련된 기술유출 및 영업비밀 침해분쟁 사건의 무게 -- 

 

중국업체 등 해외 기술유출 행위에 대한 처벌은 매우 무겁습니다. 국내 경쟁사 사이 기술유출분쟁이나 영업비밀침해 분쟁과는 그 분위기부터 다릅니다.

 

며칠 전 보도된 삼성전자 냉장고 관련 기술을 중국 경쟁업체에 유출하려고 했다는 혐의로 기소된 형사사건에서 검찰이 구형한 수준을 봐도 그 무게의 차이를 가늠할 수 있습니다. 전직 삼성 수석연구원에게 징역 3, 국내업체 대표에게 징역 4년을 각 구형했다는 뉴스입니다. 실무자로서는 항상 유념해야 할 참고사례입니다.

 

작성일시 : 2016.05.12 12:00
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-- 영업비밀 또는 비밀정보 보호 및 유출분쟁 관련 실무적 포인트 -- 

 

1.     신제품 개발정보, 마케팅정보, 경영정보를 잘 알고 있는 직원이 경쟁사로 이직하는 경우가 많습니다. 현실적으로 가장 자주 발생하는 내부자가 개입된 기술정보, 비밀정보 유출의 유형입니다. 오랜 기간 연구개발한 기술정보가 한꺼번에 통째로 유출되는 치명적인 경우도 많습니다. 인사관리, 보안관리, 퇴직자 관리 등 사전 예방이 최선입니다. 그러나 법적 조치를 피할 수 없는 경우라면, 빨리 탐지할수록 또 필요한 대응조치를 빨리 취할수록 피해를 줄일 수 있습니다.

 

2.     법적 조치의 main target을 전직한 직원으로 할 것인지, 아니면 기술정보 또는 비밀정보 등 영업비밀의 보호에 둘 것인지에 따라 대응전략과 실무상 차이가 생길 수 있습니다. 먼저, 법적으로 영업비밀로 보호받는 정보는 그 보유자가 사전에 “합리적 노력으로 비밀로 유지 관리한 정보”만 해당합니다. 평소 보안관리 시스템이 부재하거나 있었더라도 형식적이라 실제 집행이 미흡했다는 이유로 법률상 영업비밀 보호대상 자격이 없다는 판결이 많습니다. 영업비밀 요건을 충족하지 못하면 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률에서 규정한 형사처벌도 불가능하고, 사용금지, 제조판매금지, 손해배상 청구 등 민사적 구제도 불가능합니다. 따라서, 회사의 영업비밀 관리 시스템 구축과 구체적 실행 여부가 핵심 포인트입니다.

 

3.     회사 직원은 회사의 기술정보, 영업비밀 등을 외부로 유출하면 안 된다는 의무가 있습니다. 이와 같은 주의관리 의무를 위반하여 영업비밀을 외부로 유출한 경우 업무상 배임죄에 에 해당합니다. 평소 보안관리가 조금 미흡한 탓에, 유출된 기술정보가 법률상 영업비밀 요건을 충족하지 못한 경우에도 여전히 중요한 회사영업자산으로써 이를 외부로 무단 유출하여 손해를 입힌 행위는 업무상 배임에 해당합니다. 따라서, 기술유출에 관여한 직원을 형사상 업무상 배임죄로 처벌할 수 있고, 민사상 불법행위를 이유로 손해배상 책임을 물을 수 있습니다.

 

4.     그러나, 평소 비밀자료 분류나 표시도 전혀 없고, 직원 누구나 쉽게 습득하여 외부로 반출할 수 있는 등과 같은 최악의 상황, 평소 보안관리 시스템이 전혀 없었거나 실제 작동하지 않았다고 볼 수 있다면, 대법원은 그와 같은 상황에서 회사정보를 유출한 직원에게 배임의 고의를 인정하지 않습니다. , 회사자료를 외부로 무단 유출한 사실을 적발하였다고 해도, 영업비밀 침해책임을 물을 수 없고, 나아가 업무상 배임의 책임도 묻기 어렵다는 판결입니다. 유출된 정보에 대한 권리보호를 받으려면 최소한의 권리보호 요건을 갖추어야 한다는 의미입니다.

 

5.     부정경쟁방지법에 제2조 제1()을 신설하면서 비밀정보 보유자에게 새로운 법적 구제수단이 생겼습니다. , "타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위"는 법이 금지하는 부정경쟁행위로서 침해금지청구 및 손해배상청구가 가능합니다. 최근 서울중앙지방법원은 중소기업의 보안관리 부실로 유출된 기술정보 및 영업정보가 영업비밀에는 해당하지 않지만, 퇴직한 직원들이 이를 유출하여 무단으로 제품생산과 경쟁영업에 활용한 행위는 부정경쟁행위에 해당하므로, 경쟁제품의 생산판매금지 및 경쟁영업금지뿐만 아니라 손해배상 책임도 있다고 판결하였습니다. 앞으로 유사한 판결이 나올 것으로 예상합니다.

 

6.     실무적으로 연구 개발자 등 핵심직원의 퇴직 관리가 매우 중요합니다. 회사의 개발정보 자료의 유출금지뿐만 아니라 재직 시 업무상 필요로 보유하고 있던 자료의 반환 및 폐기를 요구하고 확인서를 받았다면, 직원이 사후적으로 배임의 고의를 부정하기가 매우 어렵습니다. 재직 중 적법하게 습득하여 보유하던 정보자료를 퇴직 시 반환 또는 폐기할 의무에 관련된 개정 법률안이 마련되어 국회에 제출될 정도로 현실적으로는 그 의미가 크다 할 것입니다.

 

7.     회사에서 모든 직원에게 받는 퇴직 후 일정 기간 동안 경쟁사에 취업하는 것을 금지하는 경업금지서약서가 항상 유효한 것은 아닙니다. 대법원 판결 등은 헌법이 보장하는 기본권, 전직의 자유를 과도하게 제한하는 계약은 그 효력을 인정하지 않습니다. 따라서, 영업비밀 또는 보호할 가치가 있는 영업자산에 해당하는 특별한 기술정보를 보유하고 있고, 그와 같은 회사의 이익은 경쟁사 전직금지를 통해서만 달성할 수 있는 경우에만 그 보호에 필요한 한도에서 전직금지 약정을 유효로 인정합니다. 결국 개발자가 퇴직한 후 경쟁사 취직을 금지할 수 있는지 여부에 관한 핵심 쟁점은, 회사의 영업비밀 존재 또는 영업비밀 요건을 충족하지 못하지만 보호가치가 인정되는 특정한 기술정보의 존재 여부로 볼 수 있습니다. 특별한 기술정보가 아니라 개발 경력자로서 업무상 자연스럽게 습득하는 정도의 기술과 knowhow라면 전직금지의 근거가 될 수 없습니다.

 

8.     참고로 최근 서울중앙지방법원 판결을 소개합니다. "설령 이 사건 정보를 이 사건 각 서약서에서 정한 비밀유지의무의 대상에 해당한다고 보더라도, 제출된 자료만으로는 채무자가 이 사건 정보가 담긴 문서나 파일을 유출하였다고 보기 어렵고, 나아가 근로자가 회사에 근무하면서 취득하게 된 업무상 지식이라 하여 모두 회사의 영업비밀로 인정되는 것은 아니며, 채무자가 근로계약에 따라 근무하는 동안 그 학력과 경력에 비추어 스스로 체득하게 된 일반적 지식(general knowledge and skill), 기술, 경험 등은 채무자에게 귀속되는 인격적 성질의 것이라 할 것이므로, 채무자가 채권자 회사에서 근무한 경험을 바탕으로 전직한 회사에서 동종업무를 하고 있다는 점만으로는 채권자의 영업비밀을 침해할 우려가 있다고 단정할 수 없다." 즉 일반적, 인격적 지식을 근거로 한 영업비밀 침해주장은 인정되지 않습니다. 그 경우 연구원이 경쟁사로 전직하여 같은 연구개발 업무를 담당하더라도 마찬가지입니다. 결국 해당 분야 연구원이 연구 개발업무에 종사하면서 자연스럽게 습득할 수 있는 일반적 지식과 정보를 넘어선 특별한 지식, 경험, 정보 등을 습득하였다는 사실을 주장, 입증할 수 있는가 여부에 승패가 달려 있습니다.

 

9.     다른 측면에서, 기술제안 또는 공동개발 등으로 기술정보를 제공하였으나 그 후 협력관계가 중단된 경우 영업비밀 침해소지와 NDA 위반 소지가 많습니다. 기술정보 제공 전에 관련 자료를 “영업비밀원본증명” 등록한 경우라면 그 소유관계, 시점, 내용 등을 입증하기 용이합니다. 또한 통상의 NDA 계약을 체결하였다면, 협력관계 중단 시점에 그 위반소지를 객관적으로 검토하여 대응방안을 세우는 것이 바람직합니다.  기술도입 또는 공동개발 등을 중단하였으나 그 후 유사한 제품을 발매하는 경우라면, 제공받은 기술의 무단사용, 기술탈취, 영업비밀 침해 등 불법행위가 의심됩니다. firewall” 또는 “clean room” 조치 등 적절한 대응방책이 없다면 기술탈취, 영업비밀 침해혐의를 벗어나기 쉽지 않을 것입니다. 한편, 기술 제공자가 권리침해 주장을 하는 경우, 그 권리범위가 한정되어 특정된 특허침해 주장은 기술회피 방어가 가능하지만, 그 범위가 불명확하여 기술회피 주장이 어려운 영업비밀 침해 또는 기술탈취 주장이 실무적으로 훨씬 위협적이고, 미국의 경우 실제 승소한 사례가 종종 있습니다.  

 

10.  기술제안 내용과 동일하지 않고, 개량기술로 볼 수 있는 경우에는 기술침해인지 아니면 독자 개발기술인지 판단하는 것이 매우 복잡하고 어렵습니다. 관련하여, 첫째, NDA에서 개량기술이나 관련 기술의 사용권에 관한 구체적 조항 내용이 중요합니다. 둘째, 독자개발을 주장할 수 있는 이력 등 기록관리가 중요합니다. 셋째, 외부 제3자 개발의 경우에도 관리 및 평가에 관한 인력의 firewall이 필요합니다. 공동연구개발 프로젝트로 개발된 기술내용이 직무발명에 해당한 경우 직무발명 규정이 우선 적용될 것입니다. 항상 직무발명 관련 법규에도 유념해야 합니다. 실제 특허출원을 했는지 또는 특허등록을 했는지 여부와 상관 없이 적용될 것이므로, 실제 공동연구개발과 관련된 거의 모든 경우의 기술유출 사안에 적용할 수 있습니다. 따라서, 직무발명에 관한 발명진흥법과 특허법도 함께 검토해야 할 것입니다

 

작성일시 : 2016.05.09 17:00
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-- 미국에서 영업비밀보호수준을 대폭 강화한 새로운 영업비밀보호법 (DTSA) 상하원 통과 뉴스 + 핵심내용 소개 --

 

미국에서 영업비밀침해소송도 특허소송과 같이 연방지방법원에서 할 수 있다는 내용을 포함한 DTSA (the Defend Trade Secrets Act of 2016)가 미국 상하원에서 압도적 찬성으로 통과되었습니다. 기존의 USTA와 미국기업의 영업비밀을 침해한 외국회사 또는 외국인에 대한 강력한 제재조치를 포함된 EEA (the Economic Espionage Act of 1996)와 비교하면, 그 주안점은 다르지만 EEA 보다 광범위한 보호수단을 제공한다는 평가입니다.

 

영업비밀의 정의, 침해행위(misappropriation)의 범위를 대폭 확대하고, 민사적 권리구제조치로 징벌적 손해배상, 침해금지명령(injunction)뿐만 아니라 영업비밀보유자의 일방적 신청(ex parte)에 의한 침해물 압류명령(civil seizure)까지 허용하는 등 권리자 보호를 대폭 강화한 내용입니다.

 

침해자에 대한 형사처벌 수위도 대폭 강화했습니다. 예를 들어, 영업비밀 침해자에 대한벌금형 수위를 $5 million ( 55억원) 또는 영업비밀침해로 인한 손해액의 3배에 해당하는 금액 중 더 많은 쪽의 금액까지 상향 조정했습니다. 또한, 형사재판에 영업비밀침해의 피해자도 참여할 수 있도록 허용합니다.

 

특이하게도 DTSA에서 내부고발자(whistleblower) 보호조항을 두고 있습니다. 영업비밀침해행위를 정부기관이나 수사기관 등에 제보한 내부자에게 어떤 책임도 추궁하지 못하도록 하는 내부정보제공자 보호조항을 두고 있습니다. 그 보호대상에는 내부 직원뿐만 아니라 외부 거래회사, 컨설턴트, 변호사 등도 포함됩니다.

 

가장 강력한 특허권보호국, 대표적 Pro-Patent 국가인 미국에서조차 특허제도만으로 지식재산권 보호에 충분하지 않고, 더 강력한 법적 보호수단이 필요하다는 요구를 반영한 입법조치입니다.

 

앞으로 외국기업을 대상으로 DTSA를 적용하는 대형소송사건이 많이 발생할 수도 있습니다. 외국회사 입장에서는 DTSA를 꼼꼼하게 검토하고 대응방안을 잘 준비하지 않으면 커다란 Risk에 직면할 가능성이 높습니다.

 

Definition of Trade Secret: The DTSA broadly defines the term “trade secret” to mean “all forms and types of financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information, including patterns, plans, compilations, program devices, formulas, designs, prototypes, methods, techniques, processes, procedures, programs, or codes, whether tangible or intangible, and whether or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing if—(A) the owner thereof has taken reasonable measures to keep such information secret; and (B) the information derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, the another person who can obtain economic value from the disclosure or use of the information.”

 

 

작성일시 : 2016.04.29 09:07
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-- Healthcare, Medical Software 관련 trade secret 침해소송 총 $940 million 손해배상 배심평결 - Epic Systems v. Tata Consultancy Services & Tata America International --

 

미국연방지방법원에서 2016. 4. 15. 미국회사가 인도타타그룹 자회사를 상대로 제기한 영업비밀침해소송(Western District of Wisconsin, case No. 14-cv-748-wmc)에서 총 $940 million ( 11천억원)이라는 어마어마한 금액의 손해배상 배심평결(Jury Verdict)이 나왔습니다.

 

첨부한 배심평결을 보면 실손해배상 $240 million + 징벌적 손해배상 $700 million으로 산정되었습니다. 배심평결에 대한 불복절차, 판사검토 및 승인절차, 지연이자 산정 등 후속 심리절차가 남아있지만 일단 천문학적 금액의 손해배상 배심평결입니다.

 

원고 Epic Systems 1979년부터 병원용 데이터관리, 운영관리 등 healthcare, medical software을 전문적으로 개발 및 운영하는 미국 Wisconsin 소재 회사입니다. 피고 Tata 그룹 자회사(TCS)는 헬스케어 분야에 진출한 IT 서비스회사입니다. 초기에는 Epic Systems과 협력관계였으나 TCS에서 경쟁관계에 있는 병원에 대해 ‘Med Mantra’라는 경쟁시스템을 론칭하면서 Epic에서 비밀유지계약 위반 및 영업비밀 침해 등을 주장하는 소송을 제기한 것입니다.

 

최근 미국에서 영업비밀침해소송의 Risk가 급증하는 추세라는 보도가 있습니다. 영업비밀보유회사의 소재지에서 그 주민들로 구성되는 배심재판의 특성상, 일단 영업비밀침해가 인정되기만 하면, 침해자에게 어마어마한 거액의 징벌적 손해배상책임을 지우는 경우가 많습니다.

 

특허청구범위 기재내용을 기준으로 공지기술 여부와 침해여부를 공방하는 특허침해소송보다 그 한계를 특정하기 어려운 영업비밀의 특성상 침해혐의 방어가 훨씬 더 어렵다는 점도 외국기업에게 큰 위험요소입니다.

 

위 소송의 사실관계 및 쟁점을 정리한 중간판결을 첨부해 드립니다. 한번 읽어 보시기 바랍니다. 향후 배심평결 후 후속 소송절차를 모니터링해서 최종 판결이 나오면 다시 올려드리겠습니다.

 

첨부:

1. 미국법원 Summary Judgment 중간판결

1_중간판결_Epic v. TCS_No. 14-cv-748_MSJs.pdf

2. 배심평결

2_TataDamagesVerdict.pdf

 

 

작성일시 : 2016.04.19 09:56
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-- 종업원과 체결한 전직금지약정, 경업금지약정을 행사하기 어려운 경우 미국판결 --1.    사실관계

 

미국 Massachusetts 주 소재 회사 Elizabeth Grady Face First, Inc.는 스킨 케어 분야에서 차별화된 서비스를 제공하여 명성을 획득한 회사입니다. 소속 직원들은 소위 “Elizabeth Grady way”라는 교육과 훈련을 받습니다. 구체적으로 “skin care service techniques, client management procedures, and such other business methods as salon dress codes, gift certificates, appointments, and sales promotions”에서 차별화된 서비스 관련 지식과 업무 스킬을 익히게 됩니다.

 

모든 직원은 영업비밀보호서약과 함께 퇴직 후 1년 동안 25마일 이내 지역에서 경쟁회사에 취업하거나 경쟁업체를 창업하지 않는다는 경업금지 및 전직금지약정에 서명하였습니다.

 

그럼에도 종업원이 퇴직 후 1년 이내에 25마일 이내 지역에 경쟁업소를 창업하자, 그 전직 직원을 대상으로 경업금지약정 위반을 이유로 경업금지청구소송을 제기하였습니다.

2.    미국판결 요지

 

먼저, 사용자의 영업비밀, 비밀정보 등을 무단 유출하여 사용하는 등의 영업비밀침해행위에 관한 증거는 없습니다. 그 상황에서 단지 경업금지약정 위반만을 이유로 한 경업금지명령은 다음과 같은 이유로 허용되지 않는다는 판결입니다.

 

종업원이 재직 중 자연스럽게 습득하는 "ordinary job skills and knowledge"을 퇴직 후 활용할 수 없다고 금지할 수 없고, 그 정도를 넘어서 "trade secrets, confidential information" 등 경업금지약정으로 보호해야 할 "legitimate business interest"를 인정할 수 있어야만 가능하다는 것입니다. 그렇지 않다면, "conventionally skilled service providers”의 자유경쟁을 금지하는 결과를 초래하여 부당하다는 입장입니다.

 

3.    실무적 의미

 

우리나라에서도 과거 대치동 학원의 유명 강사가 퇴직 후 그 지역에서 경쟁학원으로 이직하거나 경쟁학원을 창업하지 않겠다는 경업금지 및 전직금지약정을 체결하였음에도 불구하고 퇴직 후 곧바로 근처에서 경쟁학원을 개업한 경우에도, 학원 강사의 일신전속적 지식의 활용을 금지하는 경업금지약정은 무효라는 이유로 그 영업금지청구를 기각한 판결이 있습니다.

 

비슷한 상황에서 거의 동일한 취지로 경업금지약정에도 불구하고 전직금지 또는 경업금지 청구를 인정하지 않았던 판결이 상당 수 있습니다. 대법원 판결에서 반복하여 명확하게 판시한 바와 같이, 전직금지 및 경업금지약정은 헌법이 보장하는 기본권, 근로자의 직업선택의 자유, 영업의 자유와 상충되므로 그 효력을 엄격하게 판단해야 하기 때문입니다.

 

결국 경업금지약정으로 보호해야만 하는 사용자의 적법한 이익이 존재하고, 그것이 전직자의 인격적 이익과는 구별되는 특별한 지식이나 정보라는 점과 헌법상 기본권 직업선택의 자유를 심각하게 침해하지 않는다는 점을 입증하고 설명할 수 있는 경우에만 경업금지약정을 강제할 수 있습니다.

 

첨부: 미국법원 2016. 3. 25. 선고 판결

Elizabeth-Grady.pdf

 

작성일시 : 2016.04.08 16:00
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-- 영업비밀침해, 기술유출, 부정경쟁에 대한 지식재산위원회의 종합적 보호정책 추진 --

 

최상급 범정부기구인 지식재산위원회에서 2016. 4. 6. "중소기업 기술보호 종합대책"을 다음과 같이 심의, 확정했다고 발표했습니다. 산자부, 특허청, 공정위, 중기청, 검경 등 각 소관부처에서 구체적인 입법과 시행에 나설 것입니다.

 

보도된 종합대책의 요지는 영업비밀 침해시 최대 3배의 징벌적 손해배상 도입, 영업비밀 침해시 벌금 10배 상향조정, 영업비밀 탈취자에게 증거제출 의무화, 상품디자인 모방행위도 형사처벌 도입, 지재권 형사사건 집중심리제 도입, 법원 기술전문인력 확충, 지방경찰청 전담수사팀 설치, 중소기업 기술보호 통합상담센터-경찰청 핫라인 구축, 공정위 현장 직권조사, 해외 M&A 신고 대상기술 확대 등입니다.

 

현재도 다양한 기술보호 정책을 시행하지만 실제로는 특별한 효과를 거두지 못했습니다. 실제 벤처기업이나 중소기업의 기술보호 무시, 공정한 시장경쟁을 해치는 무임승차 심리 만연 등으로 벤처나 중소기업 기술보호에 미흡하다고 평가되었습니다. 이와 같은 기술보호에 무관심한 잘못된 인식과 산업계의 전반적 분위기를 바꾸겠다는 정책적 결단입니다.

 

작성일시 : 2016.04.07 10:00
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-- 중국출신 GSK 전직 연구원에 대한 기술유출 및 영업비밀침해 혐의 형사공소장 Indictment -- 

 

최근 들어 중국출신 연구원에 대한 기술유출 혐의 및 영업비밀침해소송 사건 뉴스가 자주 있습니다. 이번에는 GSK 바이오 의약 R&D 분야에서 중국출신 연구원들이 중국 남경소재 벤처 Renopharma로 기술정보를 무단 유출한 혐의로 형사 고소한 사건입니다.

 

수사 결과, 중국출신 연구원들의 형사처벌을 구하는 공소장(Indictment)을 참고자료로 첨부합니다. 관련 영업비밀과 기술유출 배경사실 및 정황 등이 상세히 기재되어 있습니다.

 

중국출신 연구원들은 미국 University of North Carolina에서 박사학위를 받은 후 GSK 미국연구소에서 모노클로날 항체, 특히 anti-HER3 antibody 신약개발 등 분야에서 연구실적이 탁월한 유능한 연구원들입니다. 그런데 GSK 재직 중 중국 난징에 Renopharma사를 설립하고 회사지분을 보유하면서 GSK 연구자료를 무단 유출하여 동일 분야 R&D를 진행한 혐의를 받고 있습니다.

 

첨부한 Indictment에는 외국 출신 연구원에 본국 회사에 무슨 자료를 어떻게 유출했는지, 그와 같은 자료유출을 미국법상 어떤 법규정 위반으로 문제 삼는지 등등 상세한 내용이 포함되어 있습니다. 우리나라 출신 연구원이 미국 회사에서 근무하는 경우를 상정해 보면 우리나라 기업이 미국기업 재직 연구원과 collaboration 또는 스카우트 과정에서 유의해야 할 포인트 등을 알 수 있습니다. 한번 찬찬히 읽어 보시기 바랍니다.

 

참고로, 기술유출 및 영업비밀보호에 관한 미국 법규정과 관련 판결 등을 정리하여 블로그에 올렸습니다. 필요한 경우 예전 블로그 글 중에서 쉽게 찾아 볼 수 있습니다.

 

첨부: 중국출신 연구원의 기술유출혐의 공소장 indictment

indictment_-_xueetal.pdf

 

작성일시 : 2016.03.07 15:51
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-- 인터넷뱅킹 등에 사용되는 보안소프트웨어 플러그인 통합설치 프로그램 관련 영업비밀 침해 사건 서울중앙지방법원 2016. 1. 15. 선고 2014가합563704 판결 --

 

1. 당사자

 

X회사는 2008. 3.경부터 베라포트라는 MS사의 인터넷 익스플로러(IE) 웹브라우저에 사용되는 액티브엑스(ActiveX) 통합설치 프로그램을 개발하여 2009. 5. 은행 등에 공급하였고, 2010. 8.경부터는 MS IE 이외의 웹브라우저들에서 동일한 보안기능을 수행할 있는 베라인 프로그림을 개발하여 사업제휴를 맺은 Y회사를 통하여 판매하였습니다.

 

베라포트는 MS윈도우 운영체제의 IE 웹브라우저에서만 동작하지만, 베라인은 멀티 웹브라우저에선 각종 ActiveX 컨트롤 프로그램을 통합 설치할 있습니다.

 

2. X회사와 Y회사 간의 사업제휴 계약의 체결

 

X회사는 2009. 9. 9. Y회사와, X회사가 Y회사에게 통합 ActiveX 관리 모듈인 베라포트 프로그램을 대금 35,000,000원에 공급한다는 물품공급계약을 체결하였습니다. X회사는 2010. 3. 1. Y회사와, X회사와 Y회사가 멀티 브라우저 지원 솔루션 사업에서 상호협력하기로 하는 내용의 사건 사업제휴계약을 체결하였습니다. 주요 계약 규정은 아래와 같고, 갑은 Y회사, 을은 X회사입니다.

2 (용어의 정의)

1 멀티 브라우저 지원 솔류션이라 함은 Windows 기반의 PC에서 Internet Explorer에서만 제공되는 인터넷 서비스에 대하여 FireFox, Chrome, Safari, Opera에서 인터넷 서비스를 이용할 있게 주는 플러그인 솔루션이다.

2 VeraIN 또는 베라인은 을이 개발하고 구축, 유지관리하는 멀티 브라우저 지원 솔루션이다.

3 (역할 책임)

1 갑은 베라인의 사업 활성화를 위한 영업 마케팅 업무를 담당한다.

2 을은 베라인 사업 활성화를 위한 베라인의 개발, 구축, 유지관리 업무를 담당한다.

4 을은 베라인에서 현재 지원하는 브라우저/OS 외에 브라우저 OS 지원에 적극 협력한다.

10 (기밀의 유지)

1 양사는 협약서를 기준으로 발생된 신규(기존)사업에 대한 비밀유지의 책임을 지며, 협약이 종료된 시점으로부터 3년간 기밀유지에 대한 책임이 있다.

2 항의 책임을 이행하지 않은 당사자는 상대방에게 손해배상의 의무를 가지며, 경우 피해를 입은 상대방의 의견을 최대한 존중하여 배상내용을 정한다.

 

협력 과정에서 X회사는 2010. 2. 24.경부터 2010. 9. 29.경까지 Y회사에게 많은 자료(이하 ' 사건 자료') 이메일 등을 통하여 차례에 걸쳐 제공하였습니다.

 

3. Y회사의 SWIFT 프로그램 개발

 

Y회사는 2012. 2. 경부터 X회사 프로그램과 동일한 기능을 수행하는 통합 설치 프로그램인 SWIFT 프로그램의 개발에 착수하여 2012. 6-8.경에 위도우 버전을 개발하였습니다. Y회사는 2012. 8. 회사 홈페이지에 프로그램의 소개 자료를 게재하였다가 X회사가 2012. 8. 22. 이의를 제기하자 2012. 8. 27. 삭제하였습니다. 그리고 Y회사는 2013. 1.경부터 다시 프로그램을 소개하면서 영업활동을 계속하고 있습니다.

 

또한 Y회사는 2012. 10. 10. Z회사로부터 액티브엑스 컨트롤 설치 방법에 관한 특허의 통상실시권을 설정받고 대가를 지급하는 실시권 설정계약을 체결하였습니다. 실시특허는 통합 인스톨러 액티브엑스 컨트롤을 사용자 클라이언트(PC) 설치함으로써 동일한 서비스 제공자가 제공하는 웹페이지들의 액티브엑스 컨트롤들을 보안경고 메시지 없이 한꺼번에 설치할 있는 방법에 관한 발명에 관한 것입니다.

 

4. X회사의 사건 자료에 대한 영업비밀의 성립 여부

 

법원은 사건 자료에 대하여 비공지성, 경제적 유용성, 비밀관리성을 인정하여 부정경쟁방지법 2 2호의 영업비밀에 해당함을 인정하였습니다. 통상 중소기업의 영업비밀 분쟁에서 문제가 되는 것은 상당한 노력에 의해 비밀로 유지되었는지 여부인 비밀관리성에 대한 것입니다. 사안에서는 X회사의 소프트웨어에 대한 비밀관리성에 관하여 다음과 같은 사유로 인정하였으니, 관련 소프트웨어 중소기업들은 업무에 참고하시길 바랍니다.

 

(1) 설립 초기부터 개발 프로그램과 관련된 수정사항 등을 wiki 또는 jira 등의 내부정보 소스 관리 시스템에 등록하여 관리하였고, 프로그램 개발에 관한 자료가 저장되어 있는 프로젝트 서버는 시건장치가 되어 있는 별도의 공간에 배치되어 있어 권한을 가진 소수의 사람만이 물리적으로 접근할 있다.

(2) 영업비밀의 유출을 방지하기 위하여 종업원들에게 입퇴사시에 비밀유지서약서 등을 징구하고 있다.

(3) Y회사와 사건 사업제휴계약 체결 시에도 비밀유지조항을 추가하여 업무 관계에 있는 타회사에도 비밀유지의무를 부과하였다.

(4) 이메일을 통하여 사건 자료를 첨부하여 제공하면서 이메일에 '첨부 자료가 개발의 핵심 부분을 담고 있어 대외적으로 비공개하여야 한다'라는 취지의 기재 또는 'Confidential'이라고 표시하였다.

 

5. 법원의 판단 - 영업비밀 침해 불인정

 

그러나 법원은 다음과 같은 사정으로 Y회사가 X회사의 영업비밀을 침해한 것으로 수는 없다고 판단하였습니다.

 

(1) Z회사의 특허도 컴퓨터 웹페이지 프로그램 구동에 필요한 액티브엑스 컨트롤을 통합적으로 설치하는 방법에 관한 것이고, Y회사가 특허를 사용하는 프로그램 개발 후에 본격적인 판매를 위하여 실시계약을 체결할 수도 있는 것이며, 실시 계약에 실시료 금액, 특허표시, 기밀유지 등의 사항이 구체적으로 기재되어 있다는 사정을 인정하여 Y회사가 X회사의 영업비밀에 대한 침해를 감추기 위하여 형식적으로 Z회사와 실시계약을 체결하였다고 보기는 어렵다고 보았습니다.

 

(2) 한국저작권위원회의 감정에 의하면 20 감정사항 중에서 불과 9 항목만이 공통적으로 존재하고, 사실조회 결과 소프트웨어 설계시 고객의 요구사항을 받아 프로세스와 데이터를 나누어 분석 설계하고 추후 이를 비교 검토하여 설계를 완성하는 과정에 산출되는 데이터 분석 결과 하나인 테이블정의서의 경우 서로 유사성이 전혀 없었으며, 공통요소가 프로그램의 수행에 절대적인 요소이거나 사건 자료로부터 추출된 것임을 인정할 증거가 없다는 사정이 인정되어 Y회사가 사건 자료를 이용하여 X회사의 베라인 프로그램의 기능과 구조가 동일유사한 Y회사의 프로그램을 개발한 것으로 수는 없다고 판단하였습니다.

 

결론적으로 법원은 위와 같은 이유로 Y회사가 X회사가 제공한 사건 자료를 무단으로 사용하여 Y회사 프로그램을 제조 판매하였다는 등의 영업비밀 침해를 인정할 수는 없다고 판단한 것입니다.

 

첨부 : 서울중앙지방법원 2016. 1. 15. 선고 2014가합563704 판결문

  261-서울중앙 2014가합563704_판결문_검수완료.pdf 

 

정회목 변호사

작성일시 : 2016.02.25 09:30
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-- 제약회사 Pfizer 재직 중 미국 실리콘밸리 바이오벤처 Codexis R&D Collaboration Project에 참여했던 중국인 박사 연구원이 퇴직 후 창업한 중국회사에 대한 특허침해 및 영업비밀침해소송 뉴스 -- 

 

흔히 발생할 수 있는 상황인데, Pfizer의 연구원 중국인 박사는 재직 중 Pfizer와 실로콘밸리 바이오벤처 Codexis Collaboration 작업에 참여하면서 벤처회사 Codexis의 기술정보와 자료 등을 접하게 되었습니다.

 

그런데, 중국인 연구원은 Pfizer를 퇴직한 후 중국 저장성에 EnzymeWorks라는 회사를 설립하고 미국에도 같은 이름의 법인을 두고, Codexis의 주력 제품 enzymes을 생산 판매하기 시작하였습니다.

 

이에 Codexis에서 소송을 제기한 것입니다. 소장을 보면, 다수의 특허침해를 주장할 뿐만 아니라 화이자와 공동연구개발프로젝트를 통해 습득한 영업비밀을 침해한다고 주장하고 있습니다.

 

일단 소장에 제기한 count가 상당히 많습니다. Count는 우리나라의 소송물 또는 청구원인에 해당합니다. 미국법상 특허침해소송은 federal case 소송이고, 영업비밀침해 또는 비밀유지계약위반 소송은 state case 소송입니다. 위 소송은 양자가 결합되어 있을 뿐만 아니라 다수의 복잡한 count를 가지고 있는 점을 감안하면 판결까지 적어도 4,5년 정도의 정기간이 걸린 가능성이 높습니다.

 

우리나라 기업이나 연구원도 이와 유사한 소송을 당면할 수도 있으므로, 미국법원의 소송 진행상황을 pacer를 통해 가끔 모니터링해 보고 중요한 정보나 판결이 나오면 소개하겠습니다.

 

첨부: Codexis 제출 소장

Codexis complaint.pdf

 

작성일시 : 2016.02.24 14:25
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-- 비자발적 퇴직자의 영업비밀보호약정과 전직금지약정의 실효성 -- 

 

법적 말 장난처럼 보일 수도 있지만, 영업비밀보호약정과 전직금지약정은 다릅니다. 그런데, 퇴직자가 경쟁회사에 취업하여 종전과 같은 업무에 종사한다면 종전 회사에서 재직 중 알게 된 영업비밀을 사용하거나 또는 개시할 개연성이 높습니다. 소위 전직으로 인한 영업비밀의 개시불가피론(doctrine of inevitable disclosure)입니다.

 

따라서 종전 회사의 영업비밀을 보호하려면 종업원이 경쟁업체에 취업하는 것을 금지하는 것 이외에 다른 방법이 없습니다. 전직금지의무를 부과해야만 합니다. 이와 같은 경우에는 영업비밀보호의무와 전직금지의무가 중첩되는 결과를 낳습니다.

 

비자발적 퇴직자도 회사의 영업비밀을 보호해야 할 의무가 있습니다. 경쟁업체 전직으로 그 영업비밀을 침해하였거나 침해할 우려가 높은 경우라면 비자발적 퇴직자라고 하더라도 전직금지를 요구할 수 있습니다. 전직금지가 불가피한 경우에도 종업원의 전직자유에 관한 기본권을 심각하게 침해하지 않도록 적절한 대상(代償)조치와 이익 균형이 필요할 것입니다.

 

위와 같은 특별한 경우를 제외하면, 경쟁업체로 전직하더라도 영업비밀을 누설하거나 사용하지 않는다면 영업비밀보호약정을 위반한 것이 아닙니다. 전직금지약정을 위반한 것인지 여부만 문제됩니다.

 

앞선 블로그에서 설명한 것처럼, 사용자가 종업원 의사와 무관하게 퇴직시킨 경우라면 사용자와 종업원 사이에 경쟁업체 전직금지약정이 있다고 하더라도 비자발적 퇴직자의 경쟁업체로의 전직을 금지할 수 없다 할 것입니다.

 

참고로 미국판결을 간략하게 소개합니다. 펜실베니아 주 항소법원은 실적부진을 이유로 퇴직시킨 vice president가 경쟁업체로 이직한 사건에서 퇴직 전 자발적으로 서명한 명시적 전직금지 계약에도 불구하고, '비밀유지약정만으로 사용자의 이익을 보호하는데 충분하고 비자발적 퇴직자에게 경쟁업체 전직금지의무까지 부과할 수 없다'고 판결하였습니다.

 

판결문 중에서 흥미로운 부분 "it clearly suggests an implicit decision on the part of the employer that its business interests are best promoted without the employee"을 보면, 사용자가 종업원을 회사이익에 별 도움이 되지 않는다고 생각하여 사직하게 한 다음에 퇴직자가 경쟁회사로 전직하면 손해가 된다고 주장하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다고 본 것입니다.

 

나아가 미국법원은 당사자가 체결한 전직금지계약에서 "for whatever reason whatsoever"와 같이 퇴직이유를 불문하고 경쟁업체 전직금지의무를 인정한다는 부담한다는 명시적 계약조항이 있다고 하더라도 마찬가지라고 판결하였습니다.

 

이와 같이 미국판례는 비자발적으로 퇴직한 종업원에게 bad faith, 경쟁회사에 취직하여 종전 회사의 이익을 침해하려는 악의가 없는 경우에는 전직금지약정을 준수할 것을 강제할 수 없다는 입장입니다.

 

정리하면, (1) 구조조정 등 사유로 비자발적으로 퇴직한 경우에도 회사의 영업비밀보호의무는 있습니다. (2) 경쟁회사 전직금지 이외에 다른 대안이 없다면 일정한 대가지급 등 특별한 요건을 갖춘다면 전직금지의무도 인정됩니다. (3) 특별한 사정이 없다면 전직금지약정이 있다 하더라도 비자발적 퇴직자의 경우에는 그 효력을 인정받기 어려울 것입니다.

 

작성일시 : 2016.01.08 11:40
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-- 구조조정 등으로 인한 비자발적 퇴직자와 경쟁업체 전직금지약정의 효력 -- 

 

경기저하와 구조조정으로 인한 인력감축 뉴스가 빈번합니다. 본인의사와 상관없이 퇴직하는 경우에도 경쟁회사에 취업하지 않겠다는 전직금지 서약서를 반드시 지켜야 할까요? 비자발적 퇴직자에게 전직금지약정을 강제하기 어렵습니다. 회사에서 퇴사를 강요하는 한편으로 동종업계 경쟁업체에 취직하지 말라고 요구한다면 근로자의 직업선택의 자유, 전직의 자유 등 기본권을 과도하게 제한하는 것입니다. 그와 같은 전직금지약정은 형평과 정의에 반하여 무효인 계약입니다.

 

참고로 아래 판결을 소개합니다. 구조조정 사례는 아니지만 대구지방법원 2012. 4. 30. 2012카합103 결정문에는 전직금지약정의 효력을 인정하지 않는 근거를 자세하게 설시하고 있습니다. 그 취지는 인력구조조정 사안에도 동일하게 적용된다 할 것입니다.

 

갑이 영어학원을 운영하면서 을, 병과 전직금지약정이 포함된 업무위임계약을 체결하였는데, 을이 퇴직 후 갑에 의하여 설립되어 위 영어학원 영업 일체를 양수한 정 주식회사 분원 맞은편 빌딩에서 영어학원을 개원하여 운영하고, 병도 퇴직 후 을이 개원한 학원에 근무하며 강의를 하자, 정 회사가 을, 병을 상대로 전직금지약정 위반이라고 주장한 사안에서, 법원은 위 약정이 아무런 대가 없이 을, 병에게 의무만 부과하는 것이었던 점, 피고용자 지위에 있던 을, 병이 약정 체결을 거절하기 어려웠을 것으로 보이는 점, 회사의 영업비밀 등에 관한 구체적 소명이 부족한 점, 을과 병의 퇴직 경위에 특별히 배신성이 엿보이지 않는 점 등에 비추어 위 약정은 헌법상 보장된 근로자의 직업선택 자유와 근로권 등을 과도하게 제한하거나 자유로운 경쟁을 지나치게 제한하는 것이므로, 민법 제103조에서 정한 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효라고 판단하였습니다.

 

위 결정문 중 요지를 인용하면 다음과 같습니다. "사용자와 근로자 사이에 경업금지약정이 존재한다고 하더라도, 그와 같은 약정이 헌법상 보장된 근로자의 직업선택의 자유와 근로권 등을 과도하게 제한하거나 자유로운 경쟁을 지나치게 제한하는 경우에는 민법 제103조에 정한 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효라고 보아야 하며, 이와 같은 경업금지약정의 유효성에 관한 판단은 보호할 가치 있는 사용자의 이익, 근로자의 퇴직 전 지위, 경업 제한의 기간·지역 및 대상 직종, 근로자에 대한 대가의 제공 유무, 근로자의 퇴직 경위, 공공의 이익 및 기타 사정 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2010. 3. 11. 선고 200982244 판결 등 참조)

 

전직금지약정이 근로자에게만 희생을 강요하는 불공평한 계약이 되지 않기 위하여는 전직이 금지되는 기간 동안 또는 그 이전에라도 근로자가 부담하는 의무에 대응하는 어느 정도의 보상이 제공될 필요가 있음에도 신청인은 이에 대한 아무런 대가 없이 피신청인들에게 일방적으로 의무만을 부담시키는 이 사건 전직금지약정을 체결한 점, 피고용자의 지위에서 위 전직금지약정의 체결을 거절하기는 어려웠을 것으로 보이는 점, 신청인만이 가지는 것으로 피신청인들에게 전달 내지 개시되었다고 볼 만한 영업비밀이나 독특한 지식 또는 정보에 관한 구체적인 소명이 부족한 점, 피신청인은 관계가 해소되면서 퇴사한 것으로 보이고 후임자에게 업무인수까지 하고 퇴사하는 등 그 퇴직 경위에 있어서 특별한 배신성은 엿보이지 않는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 전직금지약정은 헌법상 보장된 근로자의 직업선택의 자유와 근로권 등을 과도하게 제한하거나 자유로운 경쟁을 지나치게 제한하는 것으로, 민법 제103 소정의 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효라고 봄이 상당하다."

작성일시 : 2016.01.04 12:00
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-- 비밀관리 부실로 영업비밀성 부정 but 자료유출에 대한 업무상 배임 사안에서 손해배상 책임 - 대구고등법원 2015. 8. 20. 선고 2015473 판결 -- 

 

종래 블로그 영업비밀침해 분쟁에서 비밀관리 요건에서 비밀관리 부실을 이유로 영업비밀 보호요건을 충족하지 못했으나 영업상 중요자산을 퇴직하면서 외부로 무단 유출한 행위를 업무상 배임행위로 본 판결을 첨부하여 소개하였습니다. 위 판결 중 손해배상의 범위에서 영업비밀 침해의 경우와 배임행위를 비교하여 살펴보겠습니다.

 

1.    회사의 자료유출과 배임죄 

 

"(1) 회사직원이 영업비밀을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 무단으로 반출하였다면 그 반출 시에 업무상배임죄의 기수가 되고, (2) 영업비밀이 아니더라도 그 자료가 불특정 다수의 사람에게 공개되지 않았고 사용자가 상당한 시간, 노력 및 비용을 들여 제작한 영업상 주요한 자산인 경우에도 그 자료의 반출행위는 업무상배임죄를 구성하며, (3) 회사직원이 영업비밀이나 영업상 주요한 자산인 자료를 적법하게 반출하여 그 반출행위가 업무상배임죄에 해당하지 않는 경우라도 퇴사 시에 그 영업비밀 등을 회사에 반환하거나 폐기할 의무가 있음에도 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 이를 반환하거나 폐기하지 아니하였다면, 이러한 행위는 업무상배임죄에 해당한다(대법원 2008. 4. 24. 선고 20069089 판결)"

 

, 문제된 정보자료가 영업비밀에 해당하지 않더라도, 또한 재직 당시 소지 또는 외부 반출까지는 업무상 필요한 행위로 배임행위에 해당하지 않는 경우라도, 그 이후 퇴사 시에 그 정보자료를 회사에 반환하거나 폐기할 의무가 있음에도 하지 않았다면 그 때부터 업무상 배임죄에 해당한다는 것이 대법원 판결입니다.

 

다만, 업무상 배임죄는 고의를 요건으로 하므로, 회사에서 퇴직자에게 보유하고 있는 회사자료의 반환이나 폐기를 요구하는 퇴직처리 절차가 있거나 또는 사후적으로 그와 같은 유사한 절차를 거친 경우 등 자료반환 및 폐기의무를 알고 있었다는 점을 입증해야만 퇴사자에게 그 책임을 물을 수 있을 것입니다.

 

종래 블로그 글에서 배임의 고의를 인정할 수 없다는 이유로 퇴사자의 업무상 배임죄 책임을 부인한 대법원 판결을 자세하게 소개한 바 있습니다.

 

2.    업무상 배임의 불법행위와 손해배상책임

 

"불법행위로 인한 손해배상청구소송에서 재산적 손해의 발생 사실은 인정되나 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 곤란한 경우, 법원은 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지에 의하여 밝혀진 당사자들 사이의 관계, 불법행위와 그로 인한 재산적 손해가 발생하게 된 경위, 손해의 성격, 손해가 발생한 이후의 여러 정황 등 관련된 모든 간접사실을 종합하여 손해의 액수를 판단할 수 있다.

 

이러한 법리는 자유심증주의 아래에서 손해의 발생사실은 입증되었으나 사안의 성질상 손해액에 대한 입증이 곤란한 경우 증명도, 심증도를 경감함으로써 손해의 공평 타당한 분담을 지도원리로 하는 손해배상제도의 이상과 기능을 실현하고자 함에 그 취지가 있는 것이지 법관에게 손해액의 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니므로, 법원이 위와 같은 방법으로 구체적 손해액을 판단함에 있어 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 손해액을 산정해야 한다(대법원 2010. 10. 14. 선고 201040505 판결).

 

업무상 배임행위에 따른 구체적인 손해액의 산정이 어려운 이 사건에서 여러 제반 사정들을 고려하여 보면, 피고들이 배상해야 할 손해배상액을 피고 회사의 메탈제품 판매이익의 1/2에 가까운 102,000,000원으로 정함이 상당하다."

 

3.    손해배상액 산정방법

 

결국 실무적 관점에서 보면, 영업비밀 침해로 인한 손해배상청구소송이나 업무상 배임행위라는 불법행위로 인한 손해배상청구소송이나 모두 재산적 손해의 발생 사실은 인정되나 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 곤란한 경우라는 이유로 법원에서 모든 증거 및 장황을 고려하여 재량으로 손해액수를 결정한다는 것입니다.

 

부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 제14조에서 영업비밀 침해로 인한 손해액 산정에 관한 특별규정을 두고 있지만, 실무적으로는 현재까지 영업비밀 침해의 경우와 업무상 배임의 불법행위의 경우에 뚜렷한 차이를 보인 사례는 없는 것 같습니다.

 

작성일시 : 2015.12.07 12:00
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-- 직무발명자 연구원이 전직하면서 기술유출 불법행위를 범한 경우 영업비밀 침해책임과 직무발명보상청구권은 별개의 독립적 관계 -- 

 

종전 블로그에 판결내용을 정리해 올린 사안이 뉴스 기사에 소개된 것을 보고 다시 한번 그 실무적 포인트를 간략하게 정리해 드립니다. 블로그 글 -- 영업비밀 침해 또는 특허침해 소송에 대한 대응방안으로 직무발명보상청구소송 서울중앙지방법원 2014. 1. 17. 선고 2013가합13271 판결 --

 

핵심 포인트는 직무발명자가 영업비밀 침해행위를 하는 경우 회사에서 직무발명자에 대해 영업비밀 침해에 관한 책임을 묻는 것과 종업원 직무발명자가 회사에 대해 직무발명 보상금을 청구하는 것은 독립적인 권리행사로 서로 모순되는 것은 아니라는 것입니다.

 

위 판결에서 법원은 회사에 대한 영업비밀 침해를 인정했더라도, 영업비밀과 특허의 내용인 발명의 범위나 내용이 반드시 동일한 것이 아니고, 공동발명자 사이에서도 영업비밀 무단 사용, 공개로 인한 침해가 가능하므로, 공동발명자로 인정하는 것이 영업비밀 침해를 인정한 것과 모순되는 것은 아니라고 판시하였습니다.

 

직무발명의 공동발명자로 인정되면 이에 따라 직무발명에 대한 정당한 보상을 받을 권리를 갖습니다. 비록 영업비밀 침해 또는 업무상 배임 등의 불법행위를 저질렀다고 해도 그 권리까지 소멸되는 것은 아닙니다.

 

회사에서 전직한 연구원에게 영업비밀 침해로 인한 손해배상을 청구하는 경우라면 연구원이 그 영업비밀에 해당하는 직무발명의 발명자라면 회사에 대한 직무발명보상금 청구소송을 제기할 수 있습니다. 동일한 기술을 평가하여 손해액과 보상금을 정할 수 있고, 서로 상계처리도 가능하므로 연구원으로서는 효과적인 방어수단이 될 것입니다.

 

작성일시 : 2015.12.04 09:44
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-- 신설 부정경쟁행위 일반조항의 실무적 함의 - 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목 관련 최근 판결 동향 --

 

부경법 제2조 제1항 차목은 "그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위"를 부정경쟁행위로 규정하고 있습니다.

 

법 문언 자체로 알 수 있듯, 앞서 정한 유형의 부정경쟁행위에 해당하지 않더라도, "그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과" "공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로" "자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써" "타인의 경제적 이익을 침해하"면 부정경쟁행위에 해당하게 됩니다. 산업분야나 보호대상의 종류나 형태를 가리지 않고 모두 적용할 수 있습니다.

 

최근 유명 게임에 관한 서울중앙지방법원 2015. 10. 30. 선고 2014가합567553 판결을 주목할 필요가 있습니다. ()목이 다양한 산업분야에서 권리자의 이익보호에 핵심적인 또는 가장 중요한 역할을 할 수 있다는 점을 보여주는 사례입니다. 참고로, 위 판결은 앞서 블로그에서 소개하고 그 판결문도 첨부해 드렸습니다.

 

위 게임물 사건에서 저작권 침해주장은 받아들여지지 않았습니다. 그라나, 부경법 ()목의 부정경쟁행위 주장은 받아들여졌습니다. 그 결과 판결주문으로, 후발주자 회사에게 해당 게임의 서비스 중지 + 손해배상 11 6천만원 지급명령 + 서비스 중단일까지 매월 83백만원을 추가 지급 명령 + 각 가집행할 수 있다는 판결이었습니다. 특허침해, 저작권침해, 상표침해 등의 경우에 비교해 볼 때 권리자의 이익보호에 부족한 점이 별로 없습니다.

 

실무적 관점에서 매우 중요한 포인트는 권리자의 권리보유 및 침해입증이 상대적으로 용이하다는 점입니다. 구체적으로 위 사건에서 권리자는 "원고 게임은 오랜 경험과 노하우, 인적ㆍ물적 자원 등을 투입하여 만들어낸 결과물인데, 피고는 이 사건 원고 게임이 본격적으로 국내 시장에 진출하기 이전에 이 사건 원고 게임의 새로운 규칙과 표현형식 등을 모방하거나 혹은 극히 일부만 변형한 이 사건 피고 게임을 출시하여 이를 제공하고 있다. 이와 같은 피고의 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목 소정의 부정경쟁행위에 해당함과 동시에 민법상 불법행위에 해당한다."고 주장하였습니다.

 

이에 대해 법원은 "게임에서 다른 새로운 규칙을 추가하고 변형하여 이를 적용하기 위해서는 개발자의 창조성 및 그에 대한 노력이 필수적인 점에 비추어 보면, 원고가 이 사건 원고 게임 개발 과정에 많은 인력과 비용, 원고가 보유하고 있던 기술 및 노하우 등 유무형의 자산을 함께 투여하였음은 경험칙상 쉽게 알 수 있으므로, 이 사건 원고 게임은 원고의 상당한 투자 및 노력으로 만들어진 성과에 해당한다."고 비교적 쉽게 보호대상 권리적격을 인정하였고,

 

나아가 "원고 게임에 기존의 매치-3-게임에 더하여 ‘기본 보너스 규칙’ 및 ‘추가 보너스 규칙’ 등을 포함한 많은 규칙을 최초로 도입하였는데, 이 사건 피고 게임에도 위 규칙들이 동일하게 적용되고 있는 점, 원고 게임은 2013. 4.경 개발되어 페이스북을 플랫폼으로 하여 출시되었는데, 이 사건 피고 게임은 그로부터 불과 10개월 정도 이후로서 이 사건 원고 게임이 국내 시장에 본격적으로 진출하기 이전인 2014. 2. 11.경 출시된 점, 피고 게임은 원고 게임에 의거하여 개발된 점, 비록 원고의 저작권을 침해하는 정도에 이르렀다고는 볼 수 없으나 그 표현의 방식, 사용되는 효과, 그래픽 등도 상당히 유사하고 이용자들이 거의 동일하다고 지적하고 있는 점 등을 종합하여 보면, 피고 게임을 출시, 제공하는 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목 소정의 부정경쟁행위에 해당한다"고 비교적 명쾌하게 상대방의 권리침해 사실, ()목의 부정경쟁행위 성립을 인정하였습니다.

 

지식재산권 분야에서 분쟁사건 업무처리 경험이 풍부한 전문가들은 위 판결 내용을 특허유효 및 침해인정 또는 저작권 성립 및 침해인정의 경우와 비교해 볼 때, 그 권리보유 주장과 부정경쟁행위 인정이 훨씬 더 용이하다는 점을 알 수 있을 것입니다.

 

자칫 일반 조항의 남용의 우려가 있지만, 그때까지 최대한 잘 활용할 필요가 있습니다. 그동안 한국은 지재권 권리보호에 상당히 미흡했다는 지적과 인식을 바꿀 수 있는 획기적 계기가 마련되었다고 볼 수도 있습니다. 반대 측면에서 후발주자는 부정경쟁행위로 인정되어 사업중지 및 손해배상 등 법적 책임에 직면할 수 있는 위험이 크게 증가되었다는 점에 유의해야 할 것입니다. 과거와 동일한 기준으로 판단하고 나아간다면 조만간 큰 법적 Risk를 맞게 될 수도 있습니다.

 

작성일시 : 2015.11.30 15:26
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-- 텔레마케팅 회사의 DB 유출사건에서 영업비밀 성립불인정 but 보호가치 있는 영업자산 유출로 인한 업무상 배임죄 인정 판결 대전지방법원 2015. 9. 24. 선고 20143695 판결 -- 

 

1.    영업비밀 관리요건 불충족 + 영업비밀침해죄 불인정

 

데이터에 별도의 영업비밀 표시가 되어 있지 않았던 것으로 보이는 점, 피고인이 취득한 데이터에 대한 접근권한에 관하여 증인들의 각 진술이 조금씩 엇갈리나, 직원인 피고인이 대표이사에게도 접근권한이 없는 자료에 접근할 권한이 있었다는 증인의 일부 법정진술은 그 자체로 납득하기 어려울 뿐만 아니라 달리 이에 부합하는 증거가 없어 믿기 어렵고, 접근권한의 차등이 있었다는 취지의 증인의 각 법정진술에 따르더라도 열람은 가능하나 다운로드 또는 인쇄가 허용되지 않는다는 취지에 불과하여 회사 내에서 위 데이터에 일반적으로 자유롭게 접근열람할 수 있었던 것으로 보이므로 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한한 것으로 보기 어려운 점, 피고인이 보안서약서를 작성한 사실은 인정되나, 위 데이터에 관하여 보관책임자가 지정되거나 별도의 보안장치, 보안관리규정은 없었던 것으로 보이고, 보안교육 등을 통하여 데이터에 접근한 자에게 비밀준수의무를 부과하지도 않은 점 등을 종합적으로 고려하여 영업비밀 관리요건을 충족하지 못하여 영업비밀에 해당하지 않는다.

 

2.    보호가치 있는 영업자산 해당 + 업무상 배임죄 인정  

 

인터넷을 통해 언제든 쉽게 접근할 수 있는 자료라면 피고인이 이를 별도로 반출할 필요가 없음에도 피고인은 퇴사를 앞둔 시점에서 이 사건 데이터를 자신의 메모리디스크(USB)에 저장하여 외부로 반출한 점, 반출한 이 사건 데이터에는 전화번호 외에도 지역별 고객 상호, 광고종류, 광고문구, 광고금액, 지불방법 등이 담긴 ‘’광고주(마감) 파일‘, ’광고주(진행) 파일‘, ’취소광고리스트 파일‘ 등도 포함되어 있었던 점, 피해회사의 대표이사는 원심법정에서 “인터넷상 공개된 자료의 60~70%가 실제와 상이하기 때문에, 텔레마케터나 일일이 실명 등을 확인한 후 데이터를 가공해 전화번호부를 제작하였다”는 취지로 진술하였고, 피해회사의 팀장은 “이 사건 데이터는 약 10년 동안 피해회사 직원들이 직접 현장을 방문하여 수집한 자료들”이라고 진술하였는데, 이에 대해 피고인도 수사기관 조사시 이 사건 데이터 중 상호, 주소, 전화번호 외에는 시중에서 구할 수 있는 자료가 아닌 것이 사실이고, 이는 피해회사 직원 20여명이 고객들과 직접 통화하거나 광고주를 만나 상담을 하는 등의 방법으로 영업을 하여 길게는 10년 이상 동안 누적된 자료라는 취지로 진술을 한 점 등을 종합하면, 이 사건 데이터는 피해회사가 상당한 시간, 노력과 비용을 들여 제작한 영업상 주요한 자산이라고 봄이 상당하다.

 

항소심 결론 : 업무상 배임죄 유죄로 판결한 1심 판결 유지

 

*첨부파일: 대전지방법원 2015. 9. 24. 선고 20143695 판결

대전지방법원_2014노3695 판결.pdf

 

작성일시 : 2015.11.10 12:00
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-- 경업금지기간 및 영업비밀 보호기간과 가처분 소송 판결 -- 

 

오픈 소스 라이브러리를 활용한 프로그램은 실무적으로 복잡한 문제가 많습니다. 관련 오픈 소스 policy에 관한 신중한 검토와 치밀한 논리에 기반한 방어가 필요합니다. 오픈 소스에 기반한 프로그램이라는 주장만으로는 영업비밀이 아니라는 주장 및 그 소스코드 유출책임을 방어하는 것은 어렵습니다. 첨부한 결정문을 찬찬히 잘 읽어 보기 바랍니다.

 

이 사건에서는 퇴직한 연구원들이 회사에 대해 사인한 연봉계약서와 퇴직원에 "2년 간 동종업계에 취업하지 않는다"라는 조항이 포함되어 있었습니다. 문제가 된 프로그램의 독자 개발기간 등을 감안하여 영업비밀 보호기간을 최단 6개월에서 최대 2년으로 판단하였습니다. 실제 퇴직일로부터 2년이라는 위 기간이 경과된 경우라면 영업비밀성을 인정하고 또 그 유출에 따른 침해책임이 인정되더라도 경업금지 및 영업비밀침해금지 가처분 신청을 영업비밀 보호기간이 경과되었다는 이유로 그 영업비밀 침해행위의 금지를 청구한 가처분 신청을 기각하였습니다.

 

법원은 영업비밀 보유자가 상대방에 대해 본안소송으로 "손해배상 구하는 것은 별론으로 하고, 그 영업비밀의 침해행위의 금지를 구할 수 없다"고 판결하였습니다.

 

그러나 영업비밀 보유자 입장에서는 손해배상만으로는 권리구제에 충분하지 않다고 생각할 수도 있습니다. 항소심 법원에서 어떤 판결을 내릴지 궁금합니다. 나아가, 영업비밀 보유자가 민사 본안소송 뿐만 아니라 형사소송을 통해 해당 프로그램의 사용금지, 폐기 등을 달성할 수 있는 방안을 찾을 수 있을지 궁금합니다.

 

*첨부파일: 서울중앙지방법원 2015. 4. 24. 2014카합107 결정

서울중앙지방법원 2014카합107 결정.pdf

 

작성일시 : 2015.10.02 16:44
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-- 기술자문 컨설턴트 관련 영업비밀침해 분쟁 사례 : 서울중앙지방법원 2013. 12. 13. 선고 2012가합42227 판결 -- 

 

대기업 사이 사건이고 현재 항소심 진행 중이라 결론인 난 것은 아니지만, 흥미 삼아 1심 판결문을 간략하게 살펴보겠습니다. 원고 영업비밀 침해주장자가 여러 사정상 유출되었다고 주장하는 영업비밀의 내용을 구체적으로 특정할 수 없고 그것을 어느 정도 추상적이고 포괄적으로 주장하는 경우라면, 피고 침해 혐의자로서는 특허공보 등 공개된 기술문헌자료를 잘 찾고 분석하여 공개된 기술내용으로서 영업비밀에 해당하지 않는다는 방식으로 방어할 수 있습니다. 그와 같은 방어전략을 잘 보여주는 사례로 생각됩니다. 1심 판결문이 조금 장문이지만 꼼꼼하게 읽어 보시면 도움이 될 것입니다.

 

분쟁대상 영업비밀이 구체적으로 특정하지 않는 기술내용이라면 그것이 꼭 추상적이고 포괄적인 기술내용인 경우는 물론, 거기에서 조금 더 나아가 어느 정도의 구체성을 갖추더라도, 침해 혐의자 입장에서는 전 세계 특허공보, 기술문헌을 철저하게 서치하고 잘 분석해 보면 통상 그 관련 공개된 기술자료를 찾을 수 있습니다. 그와 같이 특허공보 등에 공개된 기술내용은 영업비밀에 해당할 수 없습니다. 따라서, 원고 영업비밀 침해 주장자가 특허공보 내용과 구별될 수 있는 수준으로 영업비밀 기술내용을 구체적으로 특정하지 않는 한, 통상 공개기술자료인 특허공보 풀의 장벽을 극복하기는 쉽지 않습니다.

 

또한, 영업비밀 기술내용을 구체적으로 특정할수록 침해입증 또한 구체적으로 해야만 하는 어려움도 있습니다. 따라서, 그 기술내용을 어느 선까지 구체화하여 영업비밀 요건도 충족하면서 한편으로는 침해입증도 가능한 포인트를 잡아야 하는데, 그와 같은 균형점을 판단하는 것은 매우 어려운 일입니다.

 

한편, 이 사건은 기술자문 컨설턴트가 개입된 분쟁입니다. 이와 같은 경우 그 컨설턴트가 근무했던 전직 회사의 영업비밀 침해분쟁 가능성 등 여러 가지 리스크가 있습니다. 포스코에서 전직 직원을 상대로 한 전기강판 관련 영업비밀 침해사건에서 공개된 정보 탓에 그 후 신일철로부터 대규모의 영업비밀 침해소송을 제기 받았습니다. 그 외에도 자칫 자사의 영업비밀이 소송 중 공개되어 손상될 가능성 등 여러 가지로 민감한 문제가 있기 때문에 이 사건만을 위해 영업비밀 기술정보를 구체적으로 특정하기도 어려울 것입니다. 판단이 쉽지 않은 어려운 문제가 많다 생각합니다.

 

서울고등법원 항소심 재판도 시작된 지 1년이 지나 이제 후반전으로 접어 들었습니다. 올해 안에 판결이 나지 않을까 생각하는데, 1심에서 패소한 원고가 항소심 재판에서 영업비밀 특정 및 입증에서 어떤 소송 전략으로 그 균형점을 추구했는지, 또 이에 대해 항소심 법원은 어떤 판단을 할지 사뭇 궁금합니다.

 

*첨부파일: 서울중앙지방법원 2013. 12. 13. 선고 2012가합42227 판결

서울중앙지방법원 2012가합42227 판결.pdf

 

작성일시 : 2015.09.25 10:51
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-- 데이터베이스 관리 소프트웨어 개발회사의 영업비밀 침해 분쟁사례 : 서울서부지방법원 2015. 1. 13. 선고 2013가합12051 판결 -- 

 

데이터베이스 관리 프로그램 (DBMS, Data Base management System) 개발회사의 창업 멤버이자 대표이사가 10여년 이후 사업개발팀장, 영업팀장, SM 팀장을 포함한 직원들과 함께 퇴사한 후 경쟁회사를 창업한 경우입니다. 전직회사에서 퇴직자들 및 창업회사를 상대로 영업비밀침해 및 DBMS 프로그램의 저작권 침해를 주장하는 소송을 제기하였습니다.

 

1심 법원은, 퇴직자들 및 창업회사에서 공개 프로그램인 PostgreSQL을 이용하여 새로운 DBMS 프로그램을 만든 점, 전직회사 프로그램과 대조해 본 결과 유사하지 아니한 사실이 확인된 점을 등을 고려하여 저작권 침해에 해당하지 않는다고 판단하였습니다.

 

또한, 그렇다면 전직회사의 프로그램 설계문제 및 소스코드가 영업비밀에 해당하더라도 이를 부정하게 취득하거나 사용한 사실을 인정할 수 없고, 단지 퇴사한 직후 유사한 DBMS 프로그램을 만들어 판매하였다는 사정만으로 전직회사의 DBMS 프로그램 설계문서 및 소스코드를 개발에 사용하였다고 볼 수 없다고 판단하였습니다.

 

패소한 전직회사에서 항소하였으나, 다시 항소취하하여 사건이 종결되었습니다. 1심 판결문을 참고로 첨부합니다.

 

*첨부파일: 서울서부지방법원 2015. 1. 13. 선고 2013가합12051 판결

  서울서부지방법원 2013가합12051 판결.pdf

 

 

작성일시 : 2015.09.23 10:56
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-- 특허침해, 영업비밀 침해 사건에서 몰수 판결 사례 --

 

앞서 설명한 것처럼, 우리나라 법령상으로도 특허침해, 영업비밀 침해 등 지재권 침해제품이나 침해행위 관련 물건들을 모두 압수 및 몰수할 수 있습니다. 이와 같은 침해제품에 대한 압수 및 몰수조치는 민사상 침해금지 및 손해배상, 형사상 벌금 등과는 구별되는 별개의 처벌이므로 이를 추가로 병과할 수 있습니다.

 

따라서, 특허법 등 지재권 법령의 규정대로 엄격하게 시행한다면 지재권 침해자에게 2배 배상과 같은 무거운 부담을 주게 될 것입니다. 그러나, 실무상 특허침해, 영업비밀 침해제품에 대한 압수 및 몰수 사례는 찾아보기 어렵습니다. 흥미 삼아 여기 저기 찾아보았더니 아래와 같은 몰수 판결이 있어서 소개해 드립니다.

 

대전지방법원 2007. 12. 20. 선고 20072243 판결, 특허법위반, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반, 컴퓨터프로그램보호법위반 사건

 

판결 주문 - "압수된 노트북 6, 컴퓨터 본체 8, CD가방(가방내 CD 81) 1, 파일케이스(서류 및 영업서류) 1, 하드디스크 4, CD(CD-RW, SAMSUNG) 1, 플로피디스켓 1, 연구노트 2, 노트 5, 휴대용수첩(K-MAX) 1, 파일케이스(영업서류) 1부를 각 몰수한다."

 

판결문 중 몰수 이유 - "특허법은 제231조 제1항에서225조 제1항에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 이를 몰수하거나 피해자의 청구에 의하여 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다.’라고 규정하고 있으므로 이 사건 압수물들은 몰수되어야 한다."

 

작성일시 : 2015.09.17 09:47
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-- 특허침해, 영업비밀 침해 등 지식재산권 침해로 인한 제품의 몰수 및 경제적 이익의 추징 -- 

 

우리나라에서는 침해자가 영업비밀 침해로 얻은 이익을 몰수하거나 추징하는 사례가 많지 않습니다. 그러나, 미국에서는 사정이 많이 다릅니다. 예를 들어, 한국기업의 미국기업 영업비밀 침해사건에서 공소장(검사가 형사처벌을 법원에 청구하는 서면, 민사사건의 소장에 대응하는 것)을 보면, 한국기업과 4명의 임직원에 대해 USD 225 million이라는 고액의 몰수형을 구형한 것으로 되어 있습니다. 원화로 환산하면 약 23백억원이 넘는 고액으로, 우리나라에서는 상상하기 어려운 놀라운 몰수금액입니다. 이것은 1심 민사판결 USD 920 million이라는 천문학적 손해배상금액과는 별개로 추가된 형사처벌 내용입니다.

 

또한, 미국법상 영업비밀 침해에 대한 형사처벌은 여기서 그치지 않습니다. 원칙적으로 영업비밀 침해에 대한 처벌로서 몰수형과는 독립적으로 추가로 벌금을 부과하거나 징역형을 과할 수 있습니다. 관련 미국법령(The Economic Espionage Act)에 규정된 법정형은 매우 무겁습니다. 영업비밀 절취에 대해서는 개인의 경우 최고 10년의 징역형 및 USD 25만불 또는 이익의 2배에 해당하는 금액의 벌금형을 가할 수 있고, 법인의 경우 USD 5 million 또는 이익의 2배에 해당하는 금액의 벌금형을 가할 수 있습니다.

 

언론에 보도된 바와 같이, 위 사건은 지난 2015. 4. 30. 양사 및 미국정부는 Kevlar Heracron 관련 영업비밀 침해분쟁 민,형사 사건을 일괄 합의로 종결하기로 했다고 발표하였습니다. 미국 FBI 웹사이트에 공개된 최종 합의 내용은, Kolon DuPont에게 손해배상금 총액 US$275 million(3천억원) 5년 분할 지급하고, 미국정부에게 총액 US$85 million ( 930억원)을 벌금으로 납부하는 조건으로 2009년부터 시작되어 현재까지 진행 중인 민사소송과 형사소송을 모두 종결하기로 했습니다. 영업비밀 침해자가 최종적으로 부담하기로 한 총액이 1심 판결금액과 공소장에서 구형된 몰수금액의 합보다는 훨씬 적지만 그래도 약 4천억원에 이르는 거액입니다.

 

우리나라에서 특허침해, 영업비밀 침해 등으로 인한 몰수 및 추징 사례는 아직 없는 것 같습니다. 민사상 손해배상뿐만 아니라 기술유출로 얻을 수 있는 이익을 모두 환수한다면 기술유출을 시도할 동기가 사라지게 될 것입니다. 신체형을 부과할 수 없는 법인에게 가하는 가장 효과적인 처벌은 그 경제적 이익을 몰수하고 벌금을 부과하는 것입니다. 따라서, 몰수 및 추징은 가장 효과적인 처벌에 해당한다 할 것입니다.

 

현행 우리나라 법령상으로 이와 같은 몰수 및 추징은 가능합니다. 특허법에는 특허침해물품을 몰수할 수 있다고 규정하고 있습니다. 물건의 발명 특허뿐만 아니라 제조방법 특허의 경우에도 침해행위 결과로 생산된 물품을 몰수할 수 있습니다.

 

특허법 제231(몰수 등) 제225 제1에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건몰수하거나 피해자의 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다.

② 피해자는 제1항에 따른 물건을 받은 경우에는 그 물건의 가액을 초과하는 손해액에 대해서만 배상을 청구할 수 있다.

 

영업비밀 침해의 경우에도 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률에서 침해행위로 인한 재산을 몰수 및 추정한다는 규정을 명시적으로 두고 있습니다. 참고로 해당 법규정을 아래에 인용합니다.

 

36 (벌칙)

산업기술을 외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적으로 제14조 각호(4호를 제외한다)의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자는 10년 이하의 징역 또는 10억원 이하의 벌금에 처한다. ② 14조 각 호(4호 및 제6호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자는 5년 이하의 징역 또는 5억원 이하의 벌금에 처한다. ③ 14조제4호에 해당하는 행위를 한 자는 3년 이하의 징역 또는 3억원 이하의 벌금에 처한다.

1항 내지 제3항의 죄를 범한 자가 그 범죄행위로 인하여 얻은 재산은 이를 몰수한다. 다만, 그 전부 또는 일부를 몰수할 수 없는 때에는 그 가액을 추징한다.

 

한편, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에는 몰수 및 추정에 관한 규정이 없습니다. 그러나, 개별법에 몰수 및 추정에 관한 규정이 없어도 형법의 몰수 및 추정에 관한 규정을 적용할 수 있습니다. , 특별법에 없는 규정을 일반법이 뒷받침하여 적용되는 것입니다. 형법 규정은 다음과 같습니다.

 

형법 제48(몰수의 대상과 추징)

① 범인이 외의 자의 소유에 속하지 아니하거나 범죄 후 범인 이외의 자가 정을 알면서 취득한 다음 기재의 물건은 전부 또는 일부를 몰수할 수 있다.

1. 범죄행위에 제공하였거나 제공하려고 한 물건

2. 범죄행위로 인하여 생하였거나 이로 인하여 취득한 물건

3. 2호의 대가로 취득한 물건

 

또한 특별법 중에는 재산상 이익도 몰수의 대상으로 규정해 놓은 것들이 있습니다. 대표적인 예가 범죄수익은닉의 규제 및 처벌에 관한 법률입니다.

 

범죄수익은닉의 규제 및 처벌에 관한 법률

 

8 (범죄수익등의 몰수) 

① 다음 각 호의 재산은 몰수할 수 있다.

1. 범죄수익

2. 범죄수익에서 유래한 재산

...

② 제1항에 따라 몰수할 수 있는 재산(이하 "몰수대상재산"이라 한다)이 몰수대상재산 외의 재산과 합쳐진 경우 그 몰수대상재산을 몰수하여야 할 때에는 합쳐짐으로써 생긴 재산[이하 "혼화재산"(混和財産)이라 한다] 중 몰수대상재산(합쳐지는 데에 관련된 부분만 해당한다)의 금액 또는 수량에 상당하는 부분을 몰수할 수 있다.

...

 

9(몰수의 요건 등) 

 8조제1항에 따른 몰수는 몰수대상재산 또는 혼화재산이 범인 외의 자에게 귀속(歸屬)되지 아니하는 경우에만 할 수 있다. 다만, 범인 외의 자가 범죄 후 그 정황을 알면서 그 몰수대상재산 또는 혼화재산을 취득한 경우(그 몰수대상재산 또는 혼화재산의 취득이 제4조 단서에 해당하는 경우는 제외한다)에는 그 몰수대상재산 또는 혼화재산이 범인 외의 자에게 귀속된 경우에도 몰수할 수 있다.

② 지상권·저당권 또는 그 밖의 권리가 설정된 재산을 8조제1항에 따라 몰수하는 경우 범인 외의 자가 범죄 전에 그 권리를 취득하였을 때 또는 범죄 후 그 정황을 알지 못하고 그 권리를 취득하였을 때에는 그 권리를 존속시킨다.

 

10(추징)

 8조제1항에 따라 몰수할 재산을 몰수할 수 없거나 그 재산의 성질, 사용 상황, 그 재산에 관한 범인 외의 자의 권리 유무, 그 밖의 사정으로 인하여 그 재산을 몰수하는 것이 적절하지 아니하다고 인정될 때에는 그 가액을 범인으로부터 추징할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 8조제1항의 재산이 범죄피해재산인 경우에는 그 가액을 추징할 수 없다.

 

한편, 동법 제2조에서 그 적용대상을 제한하고 있는데, 예를 들면 지적재산권과 관련된 죄 가운데에는 상표법 제93(상표권 침해죄), 저작권법 제136조 제1(저작재산권 침해죄), 그리고 영업비밀 침해와 관련하여 형법 제356(업무상배임죄, 단 범죄수익이 3억원 이상 5억원 미만인 경우) 및 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제3조 제1(업무상배임 가중처벌, 범죄수익이 5억원 이상인 경우)만 그 대상으로 하고 있습니다.

 

정리하면, 우리나라에서도 현행법령상 특허침해, 영업비밀 침해 등 지식재산권 침해행위에 대한 벌칙조항이 있고, 그와 같은 벌칙조항에 해당하는 경우, 형사법적 절차를 통해 지적재산권 침해행위로 생산된 제품을 모두 몰수할 수 있습니다.

 

작성일시 : 2015.09.15 17:00
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-- 전직금지 약정의 유효 요건 : 대법원 2010. 3. 11. 선고 20098224 판결 -- 

 

실무상 어려운 쟁점인 전직금지 약정의 유효요건 및 판단기준을 판단한 대법원 판결을 소개하면 다음과 같습니다.

 

"사용자와 근로자 사이에 경업금지약정이 존재한다고 하더라도, 그와 같은 약정이 헌법상 보장된 근로자의 직업선책의 자유와 근로권 등을 과도하게 제한하거나 자유로운 경쟁을 지나치게 제한하는 경우에는 민법 제103조에 정한 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 법률행위로서 무효로 보아야 하며,

 

이와 같은 전직금지약정의 유효성에 관한 판단은 보호할 가치 있는 사용자의 이익, 근로자의 퇴직 전 지위, 경업 제한의 기간, 지역 및 대상 직종, 근로자에 대한 대가의 제공 유무, 근로자의 퇴직 경위, 공공의 이익 및 기타 사정 등을 종합적으로 고려하여야 하고,

 

여기에서 말하는 '보호할 가치 있는 사용자의 이익'이라 함은 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 제2조 제2호에 정한 '영업비밀'뿐만 아니라 그 정도에 이르지 아니하였더라도 당해 사용자만이 가지고 있는 지식 또는 정보로서 근로자와 이를 제3자에게 누설하지 않기로 약정한 것이거나 고객관계나 영업상의 신용의 유지도 이에 해당한다."

 

대법원 판결에 일반적 추상적 법리와 판단요소 및 기준은 모두 제시된 듯 보이지만, 실제 구체적 사건에서 판단하는 것은 그리 만만하지 않습니다. 그렇기 때문에 자주 분쟁발생하고 법원의 최종 판결이나 결정을 받기까지 마음 졸이는 것입니다.

 

참고가 될만한 판결은 많지만, 서울중앙지방법원 판결이유 중 "전직금지약정은 근로자의 헌법상의 권리인 직업선택의 자유를 직접적으로 제한 할 뿐만 아니라, 자유로운 경쟁을 저해하여 일반 소비자의 이익을 해칠 우려도 적지 아니하고, 특히 퇴직 후의 경쟁업체로의 전직금지 등 약정은 근로자의 생계와도 직접적인 연관이 있으므로, 사용자와 근로자 사이에 지위, 전직금지의 기간, 지역 및 대상 직종, 근로자에 대한 대가의 제공 유무, 퇴직경위 등의 요소를 종합적으로 고려하여 엄격하게 판단하여야 할 것이고, 특히 퇴직한 근로자에 대하여 전직금지의무를 부과하는 것은 종전에 근무하던 직장이 영업비밀 등을 보호하기 위한 것이므로 영업비밀 등 보호할 가치 있는 사용자의 이익이 인정되어야만 전직금지약정에 기하여 전직을 금지하는 것이 허용된다고 할 것이다”라는 판시내용도 지침이 된다 할 것입니다.

 

최근 삼성전자 협력사 사이 전직금지가처분 사건 인천지방법원 2015. 8. 1. 2015카합142 결정에서도 법원은, "전직한 채무자들이 하는 업무는 동종 유사 업무에 종사하면서 그 학력과 경력에 따라 자연스럽게 체득할 수 있는 부분에 해당하는 것으로서 전직한 채무자들의 일신전속적으로 귀속되는 인격적 성질의 것인 점" 등을 종합적으로 고려하여 보면, 이 사건 전직금지 약정은 채무자들의 직업선택의 자유와 근로권 등을 과도하게 제한하거나 자유로운 경쟁을 지나치게 제한하는 경우에 해당한다고 볼 여지가 있다"고 판단한 후 최종적으로 전직금지가처분 신청을 기각하였습니다.

 

결국 법원은 전직금지에 관한 여러 요소를 종합적으로 고려하지만, 가장 중요한 판단요소로는 전직금지로 보호해야 할 영업비밀 또는 그에 미치지 못하지만 보호 가치 있는 사용자만의 지식과 정보 등의 존재여부라 할 것입니다.

작성일시 : 2015.09.15 09:17
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