-- 기술사용계약의 적용범위 해석 + 계약대상 특허기술 범위 + 계약위반 책임여부 판단: 서울고등법원 2016. 3. 31. 선고 20152055753 판결 --

 

1.    분쟁대상 계약 및 쟁점

 

특허권 보유자이고, 계약 당시 계열사 명의 특허출원 중이었던 원고 회사와 시공전문 피고회사는 다음과 같은 기술사용계약을 체결하였습니다. 그런데, 그 내용이 통상의 기술이전이나 실시권 설정 계약과는 많이 달라 계약위반 여부에 관한 분쟁이 발생한 것입니다.

 

원고 회사는 2013. 4.경 피고와 사이에 원고가 피고에게 원고가 보유한 특허 및 그 외 일반 포장재류를 포함한 사급판매제품 및 조달청 등록판매제품에 관한 모든 기술에 대하여 그 사용을 허락하고, 원고가 피고의 필요시 피고에게 통상실시권을 즉시 등록해주기로 하는 것 등을 내용으로 하는 기술사용계약을 체결하면서 다음과 같이 약정하였습니다.

 

1. 사용기간: 계약일로부터 3년으로 하며 정산 기일은 매 건별 정산하여 피고가 수금 후 10일 이내에 원고에게 지급한다.

1-2. 기술사용료는 매출액 전체에 대하여 아래의 지급율에 따라서 지급한다.

 

           구분

내용

기술사용료

지급율

1

원고가 영업을 하여 피고를 통하여 계약을

할 경우

원고는 피고에게 법인 사용에 대한 비용으로 지급율에 의해 지급한다.

5%

(세금포함)

2

피고가 영업과 시공을 동시에 수행 경우

피고는 원고에게 기술사용료를 지급율에 의해 지급한다.

, 기설계된 현장 제외하며 신규설계 및 진행건에 한함[P현장, Q하류, R지구(수자원공사) 현장제외].

10%

(VAT별도)

4항의 보수재 2종을 사용한 공사 건에 대해서는 이미 기술료가 포함된 단가로 제품을 공급받으므로 별도의 기술료를 피고가 원고에게 지급하지 않아도 된다.

0%

(VAT별도)

 

2. 상호 협의되지 않은 일방적인 계약, 납품 진행, 3의 사업자를 이용한 영업행위 또는 계약행위는 특허 침해 및 계약 위반으로 공사대금의 2배를 손해배상하여야 한다.

3. 모든 공사에 필요한 재료는 원고에게 별도로 구매하여 시공 납품하여야 하며 시중에 구매되는 물품은 별도로 구매하고 단가는 일반시중가보다 저렴하게 공급한다.

4. 제품공급단가표

 

품명

단위(규격)

단가

비고

투수기층첨가제/개질재

10Kg(포대)

*

 

자연토바인더

Kg

*

 

자연토

25Kg(포대)

*

 

콘크리트/아스콘용보수재

25Kg()

*

골재포함(set)

미세줄눈보수재

18(EA)

*

 

컬러바인더

적색/녹색 18()

 

 

 

 

1.    독자적 공사수주, 시공 및 계약 분쟁

 

피고회사는 원고회사와 협의 없이 공사를 수주하고 제3자로부터 미세줄눈보수재 명목으로 납품받은 열경화성 수지를 이용하여 공사를 시행하였습니다.

 

이에 원고회사는 위 기술사용계약 제4조에 표시된 공급제품에 ‘미세줄눈보수재’가 포함되어 있고, 원고와 혐의 없이 ‘미세줄눈보수재’를 납품받아 사용한 것은 특허발명의 기술로서 계약의 적용대상에 포함되고, 계약 제2조를 위반하였다고 주장합니다. 따라서, 계약 제2조에 따른 손해배상으로 공사금액의 2배 상당액을 청구한 것입니다.

 

2.    서울고등법원 판결

 

가.  계약 적용범위 한정해석 

 

"계약서의 제목이 ‘기술사용계약서’이고, ‘통상실시권의 즉시 등록’이나 ‘기술사용료의 지급’과 관련한 자세한 내용이 포함되어 있는 사정에 비추어 보면, 이 사건 계약은 기본적으로 원고가 보유하고 있는 특허에 관한 이용허락계약의 성질을 갖는다고 보인다.

 

비록 계약서에 공급하는 제품에 대한 단가표에 ‘콘크리트/아스콘용 보수재’와 ‘미세줄눈보수재’가 포함되어 있으나, 이는 당시 피고가 모든 공사에 필요한 재료는 원고로부터 별도로 구매하여 시공 납품하기로 한 약정(3)에 따라 원고가 피고에게 납품하기로 한 원자재의 항목, 규격 및 납품단가 등을 규정한 것에 불과한 것으로 보인다."

 

나.  특허출원 단계 기술내용 포함여부

 

"이 사건 계약 당시 작성된 계약서에는 이 사건 계약이 적용되는 기술 중 특허와 관련된 부분에 대하여 ‘원고 보유 특허’라고만 기재되어 있을 뿐이고, 원고가 이 사건 계약 당시 특허출원 중인 발명이나 향후 보유하게 될 특허권의 발명에 관한 기술도 이 사건 계약의 적용대상에 포함된다는 취지의 내용이 전혀 포함되어 있지 않을 뿐만 아니라, 이 사건 계약 당시 원고가 피고에게 원고 측이 특허출원한 이 사건 특허발명과 관련하여 이 사건 특허발명의 구체적 내용을 알 수 있는 특허출원서나 특허명세서를 제시하는 등으로 이 사건 특허발명에 관하여 설명하고, 이 사건 특허발명에 관한 기술도 이 사건의 계약의 적용대상에 포함시키기로 하는 논의가 있었다고 볼 만한 특별한 사정이 없다.

 

계약 당시 원고는 피고의 필요시 ‘통상실시권’을 ‘즉시’ 등록해주기로 약정하였는데, 특허권은 설정등록에 의하여 발생하고(특허법 제87조 제1), 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있으며(특허법 제101조 제1), 통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생하므로(특허법 제118조 제1), 특허등록이 되지 않은 발명이나 기술 또는 특허출원 중인 발명에 대해서 피고의 필요에 따라 원고가 즉시 통상실시권을 설정해 줄 수 는 없는 점 등에 비추어, 이는 이 사건 계약을 통하여 원고가 피고에게 이용허락을 한 대상이 특허권에 한정됨을 전제로 한 것으로 보인다.

 

이 사건 계약 제2조는 피고가 원고에게 매주 신규 영업현황을 서면으로 보고하고, 신규 계약 및 진행을 원고와 협의 후에 진행하여야 하며, 상호 협의되지 않은 일방적인 계약, 납품 진행, 2의 사업자를 이용한 영업행위 또는 계약행위는 계약 위반일 뿐 아니라 ‘특허 침해’라고 하고 규정하고 있는데, 이러한 조항도 이 사건 계약을 통하여 원고가 피고에게 이용허락을 한 대상이 등록된 특허권에 한정됨을 전제로 해야만 합리적인 설명이 가능해 보인다.

 

이 사건 계약의 적용대상 기술은 이 사건 계약 체결 당시 원고가 보유하고 있는 특허권에 관한 기술에 한정된다고 해석하는 것이 사회통념에 비추어 합리적이고, 당사자의 통상적인 의사에도 맞다."

 

다.  계약위반 불인정

 

피고회사가 이 사건 공사를 시행하면서 원고의 허락 없이 제3자로부터 미세줄눈보수재 명목으로 납품받은 열경화성 수지 제품을 이용하였지만 서울고등법원은 계약서 제2조에 해당하지 않는다고 판단하였습니다.

 

계약서 제2조의 "특허침해 및 계약위반"이란 문언을 다음과 같이 제한 해석한 것입니다. "앞서 본 대로 이 사건 계약의 적용대상인 기술 등에 이 사건 계약 당시 원고 측이 특허출원 중이던 이 사건 특허발명에 관한 기술이나 ‘콘크리트/아스콘보수재’ 또는 ‘미세줄눈보수재’ 또는 ‘미세줄눈보수재’ 그 자체가 포함된다고 볼 수 없는 이상, 이와 다른 전제에 선 원고의 주장은 나아가 볼 필요 없이 이유 없다."

 

라.  불명확한 계약의 해석에 관한 법리

 

"계약은 복수 당사자의 의사표시 합치로 성립하는 법률행위로서 계약의 해석은 그 계약의 의미 내용을 확정하는 작업이므로 당사자의 공통된 의사가 인정되지 아니하여 표시의 객관적 의미를 확정하여야 하는 경우에 계약당사자 사이에 어떠한 계약 내용을 처분문서인 서면으로 작성한 경우에 문언의 객관적인 의미가 명확한 때에는 특별한 사정이 없다면 문언대로의 의사표시의 존재와 내용을 인정하여야 하고,

 

그 문언의 객관적인 의미가 명확하게 드러나지 아니하여 당사자 사이에 계약의 해석을 둘러싸고 이견이 있어 처분문서에 나타나 당사자의 의사해석이 문제가 되는 경우에는 그 문언의 내용과 계약이 이루어지게 된 동기와 경위, 당사자가 계약으로 달성하려고 하는 목적과 진정한 의사, 거래의 관행 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회 일반의 상식과 거래의 통념에 따라 계약 내용을 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2011. 5. 13. 선고 201058728 판결)."

 

첨부: 서울고등법원 2016. 3. 31. 선고 20152055753 판결

  서울고등법원 2015나2055753 판결.pdf

 

 

작성일시 : 2016. 4. 27. 13:12
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