-- 상표권자 법인청산으로 인한 상표권의 소멸 및 말소등록 관련 대법원 2015. 10. 29. 선고 20142362 판결 요지 -- 

 

1.    상표권자 법인청산과 상표권 소멸

 

상표법 제64조 제2항은 청산절차가 진행 중인 법인의 상표권은 법인의 청산종결 등기일(청산종결등기가 되었더라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날)까지 그 상표권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 청산종결등기일의 다음날에 소멸한다고 규정하고 있다.

 

그리고 상표법은 상표권의 등록이 권리의 발생 또는 변동의 효력발생요건인 경우와 제3자에 대한 대항요건인 경우를 한정적으로 열거하면서(상표법 제56조 제1, 58조 제1), 상표권의 소멸 원인 중 포기에 의한 소멸의 경우에만 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정하고 있다(상표법 제56조 제1항 제1).

 

따라서 상표원부에 상표권자인 법인에 대한 청산종결등기가 되었음을 이유로 상표권의 말소등록이 이루어졌다고 해도 이는 상표권이 소멸하였음을 확인하는 사실적, 확인적 행위에 지나지 않고 그 말소등록으로 비로소 상표권 소멸의 효력이 발생하는 것이 아니라고 할 것이어서, 위와 같은 상표권의 말소등록은 국민의 권리의무에 직접적으로 영향을 미치는 행위라고 할 수 없다.

 

2.    판결 사안 법인청산에 따른 상표권 말소등록

 

특허청에서 회사법인의 청산종결등기일로부터 6개월이 지난 후 청산종결등기되었다는 이유로 회사법인 명의의 각 상표권을 말소등록하였고, 그 말소등록 행위는 상표권 소멸의 효력을 발생시키는 행위가 아니라 할 것이어서, 국민의 권리의무에 직접적으로 영향을 미치는 행위가 아니므로 행정소송의 항고소송 대상이 된다고 볼 수 없다.

 

대법원은 청산법인의 채권자로서 상표권 가압류 등록, 채무명의 판결, 압류 등록, 상표권양도명령 확정판결을 받은 채권자도, 채무자 법인청산으로 말소등록된 상표권을 확보하기 위해 말소등록 자체를 항고소송으로 다투는 행정소송은 허용되지 않는다고 판결하였습니다.

 

3.    판결에서 언급한 권리구제 절차

 

상표법 제39조 제3항의 위임에 따른 특허권 등의 등록령 제27조는 ‘말소한 등록의 회복을 신청하는 경우에 등록에 대한 이해관계가 있는 제3자가 있을 때에는 신청서에 그 승낙서나 그에 대항할 수 있는 재판의 등본을 첨부하여야 한다’고 규정하고 있는데, 상표권 설정등록이 말소된 경우에도 등록령 제27조에 따른 회복등록의 신청이 가능하고, 회복신청이 거부된 경우에는 그 거부처분에 대한 항고소송이 가능하다(대법원 2002. 11. 22. 선고 20009229 판결 등 참조).

 

, 위와 같은 말소등록행위에 대하여는 회복등록신청과 그 거부처분에 대한 항고소송 등 다른 권리구제수단이 마련되어 있다. 결론적으로, 상표권자 법인에 대한 청산종결등기가 되었음을 이유로 한 상표권의 말소등록행위 자체는 항고소송의 대상이 될 수 없다.

 

*첨부파일: 대법원 2015. 10. 29. 선고 20142362 판결

대법원 2014두2362 판결.pdf

 

작성일시 : 2015. 11. 4. 14:03
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-- 특허침해분쟁을 라이선스 계약체결로 종결한 후 licensee의 라이선스 계약위반을 이유로 특허침해소송을 다시 제기할 수 있는지 여부 --

 

모든 라이선스 케이스에 적용된다고 단정할 수 없지만, 흥미로운 사례에 관한 미국 판결을 참고자료로 소개합니다. 라이선스 계약체결로 특허침해분쟁을 종결하였으나 약 6년 후 특허권자가 라이선시의 계약위반을 이유로 특허침해소송을 다시 제기하자, 라이선시는 계약위반을 다툴 수 있지만 특허침해소송은 다시 제기할 수 없다고 주장한 사례입니다.

 

라이선스 계약에 현재 특허분쟁을 타결하고 장래 어떤 특허침해주장도 하지 않는다는 다음과 같은 계약 조항을 포함하고 있습니다. "Licensors and Licensee acknowledge that this Agreement is also a settlement of the Litigation and that when the Litigation is dismissed, the sole and exclusive further remedy between Licensors and Licensee shall be a remedy for breach of this License Agreement."

 

그럼에도 불구하고 미국 IOWA주 연방지방법원은 라이선스 계약위반을 원인으로 라이선스 계약이 종료되었음에도 여전히 특허권자가 특허침해소송을 제기할 수 없다고 해석한다는 것은 불합리하다고 판결하였습니다. , 라이센시의 계약위반에도 불구하고 계약에서 정한 the "sole and exclusive" remedy 조항이 모든 분쟁에 적용되어야 하고, 따라서 계약에서 정한 권리구제만이 가능하다고 해석하는 것은 인정될 수 없다고 판시하였습니다.

 

*첨부파일: 미국법원 판결문

미국법원 판결 - RyanDataExchange_v_Graco.pdf

 

작성일시 : 2015. 11. 3. 09:42
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-- 기술이전, 라이선스 또는 공동연구개발을 목적으로 제3자에게 기술내용을 제공하기 전 적은 비용을 간단하게 할 수 있는 권리보호수단 영업비밀 기술자료 원본등록 -- 

 

기술이전, 라이선스 또는 기술협력 과정에서 해당 기술내용이 지식재산권으로 보호되고 있음을 분명하게 표시되면 기술탈취 분쟁을 예방하는데 유리합니다. 기술내용 공개 후 기술이전이나 기술협력이 결렬되고 상대방에 의한 기술탈취가 의심되는 경우에도 확보한 지식재산권이 없다면 권리구제를 받을 가능성이 매우 낮습니다. 앞 글에서 설명한 것처럼, 지식재산권이 있는 경우에도 1,2건의 등록특허 등 취약한 지식재산권 포트폴리오만을 믿다가 권리보호에 실패하는 경우가 많습니다. 소송비용만 쓰고 속병만 앓는 경우도 드물지 않습니다.

 

기술탈취에 대한 대응수단으로는 영업비밀 보호제도가 상당히 유용합니다. 영업비밀을 활용하여 상대방이 방어하기 어려운 대응전략을 구사할 여지가 많습니다. 그런데 영업비밀은 장점도 있지만, 권리주장자가 그 존재 및 범위를 먼저 명확하게 입증한 후 기술탈취 행위로 침해했다는 사실도 주장, 입증해야 하는 부담이 있습니다.

 

영업비밀보호센터에서 운영하는 원본증명 서비스를 이용하면 적은 비용으로 쉽고 간편하게 영업비밀 대상기술의 범위, 존재, 시점, 보유사실 등을 입증할 수 있습니다. 실무적으로 매우 효과적입니다. 자세한 내용은 아래 홈페이지에서 알 수 있습니다. 원본등록 비용은 원칙적으로 문서 1건당 1만원이지만, 올해부터 중소기업, 벤처, 개인기업 등은 70% 감면혜택을 부여하여 3000원에 해결할 수 있습니다.

 

영업비밀 원본증명 웹페이지 https://www.tradesecret.or.kr/kipi/web/serviceIntro.do

 

기술자료 원본증명은 기술탈취에 대한 대응방안 이외에도 라이선스 협상 등에서 협상개시 당시 본인이 보유한 기술범위를 확정할 수 있어 상대방이 제공한 기술범위에 관련된 분쟁을 예방하는 등 다양한 활용방안이 있습니다. 적극적으로 활용해 보시기 바랍니다.

 

참고로, 원본등록 및 원본증명에 관한 개요를 표시한 그림을 아래와 같이 인용합니다.

 

 

 

작성일시 : 2015. 1. 9. 08:47
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-- 기술이전, 라이선스, 공동연구개발을 위한 제안설명 및 기술공개 후 기술탈취 상황에 대한 권리구제를 시도하여 성공한 경우 성공사례 및 실패사례의 시사점 --

  

기술개발 후 특허출원을 하고, 제조 판매능력이 있는 기업에 라이선스 또는 기술이전하기 위해 제안서를 보내고, 직접 만나 기술내용을 설명하기도 합니다. 기술이전 협상이 결렬되어 기술보유자가 어떤 대가도 얻지 못한 상황임에도, 기술설명을 받았던 상대방이 그 기술관련 제품을 발매하거나 특허를 출원하는 경우라면 기술제안자로서는 자신의 기술이 무단 탈취당했다고 생각할 것입니다.

 

기술탈취를 주장하면서 시도하는 권리구제 수단으로 흔히 특허침해 주장 또는 비밀유지계약(NDA) 위반을 주장합니다. 그런데, 실제 특허침해 또는 계약위반 주장이 성공한 사례는 많지 않습니다. 왜냐하면 침해자 입장에서 방어 포인트가 많기 때문입니다. 예를 들어, 특허침해 주장에 대해서는 특허무효 또는 특허청구범위 회피전략을 통해 방어 가능한 경우가 많고, 계약위반주장에 대해서도 부실한 계약조항을 신중하게 분석하여 계약위반사유를 회피하는 것이 얼마든지 가능합니다. 강력한 특허포트폴리오를 구축하기도 어렵고 계약실무를 빈틈없이 잘 운영하기도 어려운 벤처, 대학, 연구소, 소기업에서 실제 자주 직면하는 상황입니다. 기술개발자로서는 억울한 면이 많지만, 냉정한 현실로 받아들여야 할 것입니다.

 

실무적 대안으로 영업비밀 침해주장을 들 수 있습니다. 영업비밀은 이론적으로는 특정된 정보이지만, 현실적으로 그 범위가 불분명하기 때문에 상대방이 특허청구범위회피와 같은 방어전략을 쓰기 어렵습니다. 영업비밀과 다르다는 회피전략을 쓰면, 기술개발자는 이에 맞추어 영업비밀의 범위를 적절하게 변경할 수 있습니다. 또한, 기술제공 당시 해당정보의 비밀성만 상실되지 않았다면 영업비밀 불성립(무효) 방어주장도 현실적으로 가능하지 않습니다. 따라서, 기술탈취 주장 전략을 잘 세우고 소송수행만 잘 한다면 기술설명을 받았던 상대방으로서는 이를 방어하기가 매우 어렵습니다.

 

종전에 정리하여 올린 기술탈취 주장으로 권리구제에 성공한 미국사례를 다시 한번 읽어보시기 바랍니다. - Altavion v. Konica Minolta Systems Laboratory 미국법원 판결 -

 

미국법원은 기본적 기술 아이디어는 공지되어 있고 기술개발자로부터 구체적 소스코드를 넘겨받지도 않았던 상황에서도, 다소 모호한 기술단계를 구분하여 아이디어와 최종결과물인 소스코드의 중간단계에 해당하는 과제해결의 구체적 아이디어 및 설계개념을 영업비밀로 보호할 수 있다고 특정한 후, 이를 제공받았던 상대방이 무단 사용하여 독자적으로 20여건의 후속 특허출원을 한 행위를 영업비밀 침해에 해당한다고 판결하였습니다. 특히, 기술개발자가 보유한 특허도 없었고 NDA 계약위반도 성립하지 않을 뿐만 아니라 소스코드 등을 제공한 적도 없기 때문에 s/w 저작권침해주장도 가능하지 않았던 매우 어려운 상황임에도, 미국법원은 결론적으로 영업비밀침해책임을 인정하여 손해배상책임을 인정하였다는 점을 주목할 수 있습니다. 무형의 자산 중에서도 그 경계가 가장 불분명한 영업비밀을 활용하여 기술개발자에게 유리한 결과를 만들어 낸 것입니다.

 

기술제안을 받고 장기간 동안 수 차례의 기술이전 협상을 통해 핵심기술 내용을 모두 획득한 후 어떤 대가도 지불하지 않은 채 협상결렬을 선언하고 그 핵심내용을 활용한 20여건의 특허출원을 독자적으로 하였던 정황을 미루어 짐작하건대 기술탈취로 볼 여지가 많았습니다. 그러나, 기술탈취의 심증이 있더라도 법적 보호를 위한 근거가 없다면 기술개발자를 보호할 수 없습니다. 이와 같이 어려운 상황에서 영업비밀 침해책임을 묻는 것 이외에 다른 유효한 대안을 찾기 쉽지 않습니다. 우리나라에서도 마찬가지로 실무적 대응방안으로 활용할 수 있을 것입니다. 1,2건의 특허를 믿거나 NDA 계약서만을 의지하여 특허침해주장 또는 계약위반 주장만 하는 경우라면 수많은 실패사례에 새로운 실패사례 하나를 더 추가할 가능성이 높습니다. 반드시 영업비밀침해를 포함한 유효한 공격수단을 모두 검토해 보아야 할 것입니다.

 

작성일시 : 2015. 1. 8. 09:25
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