앞서 소개한 Licensee 일본회사 Chugai vs Licensor 특허권자 벨기에회사 UCB 사이 특허라이선스 계약분쟁에서 미국특허 무효관련 주장을 포함한 소송의 재판관할권을 영국특허법원에서 인정한 판결을 올렸습니다. 동일한 사안은 아니지만 특허계약 사안이고 재판관할권이 문제된 우리나라 대법원 판결을 간략하게 정리해서 올립니다.

 

1. 사건개요

 

엘지디스플레이 주식회사가 일본회사 오바야시세이꼬우 주식회사가 등록한 일본특허권, 일본 특허출원과 그 특허발명에 대응하는 일본 외의 타국가에서의 등록특허 및 특허출원 일체, 관련 모든 권리를 무상양도 받기로 하는 계약을 체결하였습니다. 위 양도계약과 관련한 분쟁이 발생할 경우 관할법원은 대한민국의 서울중앙지방법원으로 하고, 준거법 또한 대한민국법으로 약정하였습니다.

 

LGD는 위 약정에 기하여 일본회사에 대한 특허권의 이전등록을 청구하는 소를 관할합의에 따라 대한민국의 법원에 제기하였습니다. 일본회사에서 등록특허, 특허출원에 관한 분쟁은 해당 국가법원의 전속관할에 속한다고 주장하며 계약에 따른 재판관할권을 다투는 사안입니다.

 

2. 판결요지

 

대법원은 이에 대하여 특허권은 등록국에 의하여 발생하는 권리로서 법원은 다른 국가의 특허권 부여행위와 그 행위의 유효성에 대하여 판단할 수 없으므로 등록을 요하는 특허권의 성립에 관한 것이거나 유무효 또는 취소 등을 구하는 소는 일반적으로 등록국 또는 등록이 청구된 국가 법원의 전속관할로 볼 수 있으나,

 

그 주된 분쟁 및 심리의 대상이 특허권의 성립, 유무효 또는 취소와 관계없는 특허권 등을 양도하는 계약의 해석과 효력의 유무일 뿐인 그 양도계약의 이행을 구하는 소는 등록국이나 등록이 청구된 국가 법원의 전속관할로 볼 수 없다.”고 판시하였습니다.

 

양도계약에 기하여 특허권의 이전등록 도는 특허출원인 명의변경을 구하는 소는 그 주된 분쟁 및 심리의 대상이 이 사건 양도계약의 해석 및 효력의 유무일 뿐 특허권의 성립에 관한 것이거나 그 유무효 또는 취소를 구하는 것과는 무관하므로 이 사건 특허권의 등록국이나 출원국인 일본국 등 법원의 전속관할에 속한다고 볼 수 없다고 판단하였습니다.

 

3. 검토

 

우리 법원도 특허권은 해당 특허의 등록국이나 출원국에 의하여 발생하는 권리이므로 그 유무효 및 취소등을 구하는 소는 등록국이나 출원국의 전속관할고 볼 수 있다고 판단하였습니다. 그러나 외국 특허권의 유무효 및 취소를 전제로 하지 아니하는 특허권의 양도계약의 해석 및 효력에 대해서는 우리나라 법원의 관할을 인정하였습니다.

 

특허권의 범위를 해석에 관한 분쟁이 해당 특허의 등록국이 아닌 영국의 법원이 관할을 갖는 다는 영국의 중간판결은 특허권 자체의 해석에 관한 판결인 반면, 우리 법원의 판결은 특허권 양도계약의 해석에 관한 것이어서 그 사안이 동일하지는 않습니다.

 

그러나 두 판결 모두 특허권의 유무효 및 취소여부를 전제로 하는 분쟁은 해당 특허의 등록국이나 출원국의 법원이 전속관할을 갖는다고 판단하였다는 점에서 유사합니다.

 

첨부:    대법원 2011. 4. 28. 선고 200919093 판결

대법원 2011. 4. 28. 선고 2009다190993 판결.pdf

 

김명환 변호사

 

 

작성일시 : 2017. 6. 16. 12:00
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1. 대리점 계약(Agency Agreement)

 

대리점 계약이란 Agent(대리인)Seller (수출자/매도인)로부터 수출자를 대리할 수 있는 권한을 허여받아 해당 지역 또는 영역에서의 매매 또는 중개업무를 하고, 그에 따른 거래(판매)효과를 수출자에게 귀속시키고, 그 대가로 약정한 수수료를 받는 형태의 계약을 의미한다.

 

[특 징]

- agent의 활동에 따른 거래결과는 seller에게 직접 귀속됨

- agent의 활동에 따른 거래 대가는 commission

- agent 권한 남용으로 인한 seller의 피해(거래결과 직접 귀속에 따른 영향)방지를 위해, agent의 권한 한정 및 업무 범위 명시가 필요함

 

2. 판매점 계약(Distributor Agreement)

 

판매점 계약이란, 수출자(Seller)가 수입국에 판매망을 가진 현지업체를 판매점(distributor)으로 지정하여, SellerDistributor에게 특정 상품을 상호 합의한 계약조건에 따라 공급할 것을 약정하는 계약을 의미한다.

 

[특 징]

- Distributor는 재판매를 목적으로 수출자로부터 특정 상품을 공급받는 매매계약의 독립적 당사자(매수인)인 한편, 공급받은 상품의 재판매를 위한 현지 구매자와의 매매계약상의 독립된 당사자(매도인)이기도 하며, 각각의 거래에 대한 가격 결정권을 갖는다(매매 차익 귀속).

- 수출자는 특정 수입국 내 별도 판매망 없이, Distributor의 판매망을 통한 판로 확대를 목적으로 하며, 주로 수출자 브랜드 상품이 거래의 대상임.

- Distributor는 현지 구매자와의 매매계약상 의무이행, AS 및 품질(하자)보증에 대한 책임을 부담한다.

 

3. 주요 차이점 및 유의사항

 

대리점 계약

판매점 계약

매매계약의 당사자

수출자의 위험과 비용으로 판매 (종속적)

* 대리점은 수출자를 대리

판매점의 위험과 비용으로 판매   (독립적)

* 판매점은

① 수출자-판매점 및

② 판매점-현지구매자 간,

2단계 매매계약상 각각 독립적 당사자

수입 (Income)

수수료 (Commission)

판매 수익

계약이행, A/S,

품질 보증

수출자의 비용과 책임

판매점의 비용과 책임

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

유럽, 중동 및 남아메리카의 여러 국가들의 해당 법규나 판례에 따르면, 대리점 또는 판매점 계약의 해제 또는 만료 시, 수출업자 측의 명확한 귀책사유 없는 경우에도, 대리인 및 판매인에게 보상할 것을 요구하는 경우가 많으므로, 해당 계약의 해제 또는 만료 시 충분한 사전 검토와 고려가 필요하다. 일반적으로 대리점/판매점에 대한 그와 같은 보호는 각 시장에서 대리점/판매점이 수출업자의 해당 상품 관련 영업권(good will) 확립을 위한 투자와 기여에 대한 대가 차원에서 제공되어 왔다.

 

대다수 다른 국가들과는 달리, 유럽 경쟁법은 배급(distribution) 경로상 수직적 제한에도 적용된다. , 상당수 다른 국가에서는 허용될 수 있는 판매점의 행위에 대한 계약상 제한/제약도 EU에서는 허용되지 않을 수 있다는 점을 유념하여야 한다. 따라서, 특정 판매망의 대상 시장에서 지배적 지위를 갖는 수출업자의 경우, 그러한 수직적 제한은 지배적 지위의 남용으로 간주될 수 있음을 명심하여야 한다.

 

EUVertical Block Exemption Regulation(VBER)Vertical Guidelines는 제한행위의 유형에 따라 아래와 같이 규제 또는 금지하고 있다:

 

① 시장지배적 지위(관련 시장에서의 market share30%를 초과)를 가지지 않은 당사자들간의 계약은 안전지대(safe harbor)로 분류되어 경쟁법 적용이 면제되고,

② 재판매가격유지(Resale Price Maintenance; 판매점의 재판매가격 책정권 제한) 또는 시장분할(Market Allocation by territory or customer; 판매점의 재판매 지역 또는 고객 제한) 등과 같은 경성(hardcore)장애 행위는 당연 위법(blacklist)으로 금지되며,

③ 시장지배적 기업들은, 다음과 같은 잠재적인 반경쟁적 행위 규정 시에는 합리의 원칙(Rule of Reason)에 따른 검토와 고려가 필요하다.

   ⅰ) 배타적 거래(exclusive dealing),

   ⅱ) 묶음판매(끼워팔기; bundling),

   ⅲ) 목표 매출액 달성 조건부 리베이트,

   ⅳ) 부품, 수리 서비스 및 소모품관련 2차 시장(aftermarkets) 접근 제한.

 

대리점 계약의 경우에는, 판매점 계약과는 달리, 상술한 반경쟁법상 규제 우려 없이, 재판매가격유지 규정 또는 다른 수직적 제한 규정을 고려할 수 있는 반면, 해당 시장에서의 판매에 수반된 모든 주요 경제적 위험을 부담하여야 함은 물론, EU영내의 대리점 관계 청산시, 법정보상 규정에 따른 비용부담도 고려하여야 할 것이다.


​이용태 미국변호사

 

작성일시 : 2017. 6. 12. 09:39
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Licensee 일본회사 Chugai vs Licensor 특허권자 벨기에회사 UCB 사이에 체결된 특허라이선스 계약상 로열티지급의무를 둘러싼 분쟁입니다. 특허제품은 항체의약품 Tocilizumab, 분쟁대상 특허는 미국특허인데, 관할약정에 따라 영국법원에 소를 제기한 것입니다.

 

Licensee Chugai에서 특허권자를 상대로 라이선스 대상 특허무효 가능성을 이유로 로열티 지급의무가 없다는 확인판결(declaration)을 영국법원에 청구하였습니다.

 

이에 대해 Licensor UCB에서 특허유무효(validity)는 속지주의 원칙상 등록국가법원의 전속관할에 속하고, 해당 사안의 미국특허는 미국이 아닌 영국법원에서 무효여부를 판단할 수 없으므로 그 미국특허의 무효를 전제로 로열티 지급의무가 없다고 주장하는 청구는 부적법하다고 주장합니다.

 

라이선스 계약서에서 유효한 특허권을 전제로 로열티 지급의무를 규정하였는데, 다음과같은 계약조항의 해석을 두고 당사자 사이에 분쟁이 발생한 것입니다.

 

1.                  The Licence is a worldwide non-exclusive licence granted by UCB to Chugai.  Pursuant to article 3.1 of the Licence, royalties are only payable by Chugai to UCB:

“in countries where, but for the license granted by UCB to CHUGAI pursuant to Article 2, Chugai or a Permitted Sublicensee would infringe a Valid Claim of the relevant Patent.”

2.                  Valid Claim is defined in article 1.1 as follows:

"Valid Claim" means a claim of an issued, unexpired Patent which has not been held invalid or unenforceable in an appealed or unappealable decision of a court of competent authority having jurisdiction over such Patent.”

 

영국특허법원은 다음과 같은 이유로 licensor UCB의 주장을 배척하고 이 사건 라이선스 분쟁사안에 대한 재판관할권을 인정하였습니다.

 

-      라이선스 계약에서 양당사자는 배타적 관할권(exclusive jurisdiction) 조항을 합의하였던 바, 다른 특약이 없는 한, 원칙적으로 계약 관련 모든 분쟁해결은 영국법원의 판결에 따른다는 의미로 해석되며, (모든 관련분쟁이 단일 법정(a single forum)에서 해결되기를 원했던 계약당사자들의 의도를 감안하여) 관할권 조항은 가능한 넓고 총체적으로(widely and generously) 해석하여야 한다는 일반원칙과도 부합함.

-      다만, 해당 특허등록에 대한 관할국가의 무효확정까지는 특허유효한 것으로 간주하기로 한 규정에 따라 해당특허의 유효성 논쟁은 영국법원의 배타적 관할권 적용범위에서 제외되므로, 특허의 유효성에 대한 관할법원인 미국법원의 무효판결시까지는 특허는 유효한 것으로 간주되어야 함.

-      반면, 해당 특허의 권리범위(scope of patent claims)에 대해서는 계약상, 배타적 관할권 적용범위에서 제외하여야 할 근거가 없으므로 관할권 조항에 따라 영국 법원의 관할권이 적용됨.

-      원고는 본건 소송에서, 원고가 특정시점이후 생산, 판매한 제품은, 라이센스 계약상, 해당특허의 권리범위에 속하지 않으므로 로열티 지불의무가 없음(비침해 제품이므로 계약상 로열티 부과대상 제품이 아님)을 주장하고 있음

-      이는 해당특허의 등록무효를 청구하거나 특허무효를 전제로 주장하는 것이 아니라 그 본질은 해당 특허의 권리범위에 관한 논쟁으로 판단됨.

 

다소 이해하기 어려운 판결이유로 보입니다. 바이오의약품 특허라이선스 분쟁에 관한 판결이므로 공부 삼아 한번 읽어 보시기 바랍니다. 후속 판결이 나오면 다시 올려드리겠습니다.

 

첨부: 영국특허법원 2017. 5. 26. 선고 CHUGAI v. UCB 사건 중간판결

UK-Chugai-Pharm-v-UCB.doc

 

김명환 변호사

 

 

 

작성일시 : 2017. 6. 10. 07:00
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1.     의료기기는 소품종 대량생산이 아니라 다양한 제품을 소량 생산 판매하는 특성이 있습니다. 세계적 의료기기 회사들도 벤처기업을 M&A하여 기술과 제품 라인을 보강합니다. 대학, 연구소, 사내 spin off 창업도 자주 일어납니다. 이때 영업비밀침해, 기술유출 분쟁이나 공동연구개발 관련 계약분쟁을 피하기 어렵습니다. Medtronic, St. Jude, Ethicon 등도 예전부터 지재권 관련 소송이 많습니다.

 

2.     신제품 개발정보, 인허가정보, 마케팅정보, 경영정보를 잘 알고 있는 직원이 경쟁회사로 전직하거나 창업하면서 발생하는 분쟁이 현실적으로 가장 자주 발생하는 유형입니다. 오랜 기간 연구개발한 기술정보가 한꺼번에 통째로 유출되는 치명적인 경우도 많습니다. 인사관리, 보안관리, 퇴직자 관리 등 사전 예방이 최선입니다. 법적 조치를 피할 수 없는 경우라면, 빨리 탐지할수록 또 필요한 대응조치를 빨리 취할수록 피해를 줄일 수 있습니다.

 

3.     회사에서 모든 직원에게 받는 퇴직 후 일정 기간 동안 경쟁사에 취업하는 것을 금지하는 경업금지서약서가 항상 유효한 것은 아닙니다. 대법원 판결은 헌법이 보장하는 기본권, 전직의 자유를 과도하게 제한하는 계약은 그 효력을 인정하지 않습니다. 영업비밀 또는 보호할 가치가 있는 영업자산에 해당하는 특별한 기술정보를 보유하고 있고, 그와 같은 회사의 이익은 경쟁사 전직금지를 통해서만 달성할 수 있는 경우에만 그 보호에 필요한 한도에서 전직금지 약정을 유효로 인정합니다. 개발 경력자로서 업무상 자연스럽게 습득하는 정도의 기술과 knowhow라면 전직금지의 근거가 될 수 없습니다.

 

4.     의료기기는 의학지식과 공학지식의 융합이 필요한 특성상 공동연구개발이 많습니다. 공동연구개발, 공동발명은 법적 쟁점이 많고, 실제 분쟁사례도 자주 볼 수 있습니다. 공동발명자를 잘못 처리하면, 기술 라이선스, 특허소송 등에서 치명적 손해를 입을 수 있습니다. 공동발명자 중 일부를 제외하고 특허 출원하면 특허무효, 권리행사불가 등 치명상을 입게 됩니다. 국가마다 특허법이 조금씩 다르지만 진정한 발명자를 제외하면 특허권자에게 불이익을 준다는 점은 같습니다. 기술개발 기록을 검토하여 진정한 발명자를 확인하는 작업은 Due Diligence 필수항목 중 하나입니다.

 

5.     미국에서 인공혈관 특허발명에 대해 그 소재를 공급한 Gore사에서 갖는지, 아니면 실제 임상관련 연구개발을 한 임상의에 권리가 인정되는지를 분쟁이 발생하였습니다. 10년 동안 치열한 소송을 거쳐 최종적으로 임상의에게 권리가 있다는 판결이 최근 나왔습니다. 산학협력연구개발, 공동연구개발에서 권리귀속에 관한 중요한 참고사례입니다.

 

6.     stent 관련 특허침해소송, 라이선스 분쟁, 발명자 로열티 분쟁 등 판결이 많습니다. 약물코팅 stent (DES) 관련 독점적 라이선스 계약에서 sub-license 금지조항을 제3자 위수탁 생산, 판매방식으로 회피하려는 시도에 대해 탈법적 계약위반 행위로 판단한 Cook v. Boston Scientific 판결도 좋은 실무적 연구사례입니다.

 

7.     기술제안 또는 공동개발 등으로 기술정보를 제공하였으나 그 후 협력관계가 중단된 경우 영업비밀 침해소지와 NDA 위반 소지가 많습니다. 기술도입 또는 공동개발 등을 중단하였으나 그 후 유사한 제품을 발매하는 경우라면, 제공받은 기술의 무단사용, 기술탈취, 영업비밀 침해 등 불법행위가 의심됩니다. firewall” 또는 “clean room” 조치 등 적절한 대응방책이 없다면 기술탈취, 영업비밀 침해혐의를 벗어나기 쉽지 않을 것입니다.

 

8.     한편, 기술 제공자가 권리침해를 주장하는 경우, 특허권 행사뿐만 아니라 영업비밀침해 또는 계약위반 주장 등 복합적인 권리주장이 더 유효한 사례가 많습니다. 권리범위가 특정되어 한정되어 있는 특허침해 주장은 기술회피 방어가 가능하지만, 그 범위가 불명확하여 기술회피 주장이 어려운 영업비밀 침해 또는 기술탈취 주장이 실무적으로 훨씬 위협적인 경우도 있습니다. 미국의 경우 실제 영업비밀 침해소송에서 승소한 사례가 많습니다.

 

9.     연구개발을 계속하여 신제품을 개발한 경우, 개량기술이지만 종전 기술침해인지 아니면 독자적 기술로 자유실시가 가능한지 판단하는 것은 쉽지 않습니다. 관련하여, 첫째, 공동연구개발 당시 NDA에서 개량기술이나 관련 기술의 사용권에 관한 구체적 조항 내용이 중요합니다. 둘째, 독자개발을 주장할 수 있는 이력 등 기록관리가 중요합니다. 셋째, 외부 제3자 개발의 경우에도 관리 및 평가에 관한 인력의 firewall이 필요합니다.

 

10.  공동연구개발 프로젝트로 개발된 기술내용이 직무발명에 해당한 경우 직무발명 규정이 우선 적용될 것입니다. 항상 직무발명 관련 법규에도 유념해야 합니다. 실제 특허출원을 했는지 또는 특허등록을 했는지 여부와 상관 없이 적용될 것이므로, 실제 공동연구개발과 관련된 거의 모든 경우의 기술유출 사안에 적용할 수 있습니다. 따라서, 직무발명에 관한 발명진흥법과 특허법도 함께 검토해야 할 것입니다.

 

KASAN_의료기기 분쟁사례 및 대응방안 관련 실무적 사항 몇 가지.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 6. 9. 14:59
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