1. 기본법리 소멸시효 10

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결: “직무발명보상금 청구권은 일반채권과 마찬가지로 10간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다.

 

2. 소멸시효 기산일

 

직무발명자 종업원이 사용자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 양도한 시점(승계일)직무발명 양도서류에 기재된 직무발명 승계일 또는 그와 같은 서류가 없는 경우에는 늦어도 직무발명에 대한 특허, 실용신안, 디자인 출원일입니다. 그날로부터 10년의 소멸시효가 기산됩니다. 직무발명보상금청구권은 그 기산일로부터 10년 이내에 행사하지 않으면 소멸합니다.

 

3. 실적보상 규정상 기산일 특칙 - 직무발명 보상금을 청구할 수 없었던 법률상 장애사유가 있는 경우

 

대법원 200975178 판결에서 “회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다”는 판단기준이 현재 통용되는 법리입니다. 별다른 이견이 없는 확고한 기준으로 적용되고 있습니다.

 

참고로, 아래 대법원 200815865 판결에서 소멸시효 진행을 저지하는 법률상 장애사유의 구체적 예로 들고 있는 "기간 미도래"에 해당합니다.

 

4. 문제점 - 직무발명 보상규정이 없었거나 규정에서 실시보상 자체 또는 그 지급시기를 정하지 않는 경우  

 

그런데 사용자가 직무발명 보상규정 자체를 마련하지 않았거나 규정이 있더라도 실시보상 등 보상금 지급시기를 정하지 않은 경우에는 위 대법원 판결에서 제시한 기준을 적용하기 어렵습니다. , 소멸시효 기산점으로 판시한 근무규칙 등에서 정한 지급시기 자체가 존재하지 않습니다. 그와 같은 경우 다시 직무발명 승계일(출원일)로부터 10년의 소멸시효가 기산된다는 것이 다수 판결 내용입니다.

 

대법원 2010. 9. 9. 선고 200815865 판결은 "소멸시효는 권리가 발생하고 그 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행하고 그 권리를 행사할 수 없는 동안에는 진행하지 아니하는데 여기서 '권리를 행사할 수 없다'라고 함은 그 권리행사에 법률상 장애사유, 예컨대 기간의 미도래조건 불성취 등이 있는 경우를 말하는 것이고, 사실상 그 권리의 존부나 권리행사의 가능성을 알지 못하였거나 알지 못함에 과실이 없었다고 하여도 이러한 사유는 법률상 장애사유에 해당한다고 할 수 없다"라고 판시하였습니다.

 

KASAN_종업원 발명자가 사용자 회사에 대해 직무발명보상을 청구할 수 있는 기간 – 권리행사 가능기간 10년, 소

 

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작성일시 : 2019. 4. 30. 08:37
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특허요건 중 신규성 판단에 있어서 미국 특허법상의 on sale bar 요건과 우리 특허법의 기술공지 요건은 다릅니다. 우리나라 판결과 실무의 확고한 입장은 비록 제품이 판매되었거나 설치되어 공중에 노출되었더라도 그것만으로 해당 기술내용이 공지되었다고 보지 않습니다. 예를 들면, 고속도로 터널위에 설치된 카메라에 포함된 기술내용이 단순 설치 운영만으로 공지되었다고는 보지 않았습니다.

 

판결사안의 의약품도 판매되었지만 평균적 기술자가 특허발명의 기술내용을 파악할 방법이 없었다면 특허발명이 공지되었다고 볼 수 없다고 보았습니다. 종래 판결과 동일한 취지입니다. 특허법원 판결요지는 다음과 같습니다.

 

선행발명 1(시판된 큐레틴정)의 공지 여부 의약품 발명의 경우 통상의 기술자가 특허발명의 출원일 또는 우선권 주장일 전에 사용할 수 있었던 분석방법을 통해 과도한 노력을 기울이지 않고 그 조성이나 성분을 알 수 없었다면 비록 공연히 판매되었더라도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태였다고 볼 수 없다. 불특정다수인이 발명의 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓인 점에 대해서는 이를 등록무효사유로 주장하는 자가 증명하여야 한다. 이러한 증명은 판매된 제품의 모든 성분이나 조성을 정확히 재현하는 정도에 이를 필요는 없으나 적어도 그로부터 특허발명과 대비되는 선행발명의 구성요소를 확인할 수 있을 정도여야 한다.

 

그런데 통상의 기술자에게 선행발명 1로부터 포함된 부형제의 종류 및 함량을 정성·정량 분석할 수 있는 분석법이 알려져 있었고, 이를 통해 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 부형제의 종류 및 혼합비를 확인할 수 있었다는 점을 인정할 증거가 없다.”

 

첨부: 특허법원 2018. 1. 11. 선고 20167954 판결

특허법원 2016허7954 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 1. 19. 12:09
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앞서 소개한 것처럼 중국에는 한국과 달리 등록 후 정정심판 제도가 없습니다. 즉 특허등록 이후 특허권자가 자발적으로 특허청구범위 등을 정정할 수 있는 제도가 없습니다.

 

다만, 3자가 무효심판을 청구한 경우 제한적으로 특허청구범위를 정정할 기회를 갖습니다. 이 때 정정의 허용범위는 매우 제한적이고 그 절차도 엄격합니다.

 

중국 전리법상 발명전리(특허)의 등록 후 정정에 대한 심결이나 판결은 아직까지 없는 것 같습니다. 실무적으로 명확하지 않는 상황이지만, 실무적 참고용으로 위 PRB 발표자료의 중요내용을 간략하게 소개하면 다음과 같습니다.

 

1.    등록 후 정정의 기회

 

중국 SIPOPRB 웹사이트에 올라와 있는 발표자료를 보면, 정정은 무효심판 청구일로부터 1월 내에 할 수 있습니다. 그 정정기한은 연장하거나 재차 지정하여 정정할 수는 없다고 합니다. 그 외 전리권자가 먼저 자진하여 정정할 수 있는 기회는 없다고 보아야 할 것입니다.

 

2.    정정 범위

 

중국 개정 전리심사지침에 따라 정정범위는 다음과 같이 확대되었습니다. 1) 청구항에 기재된 다른 기술특징 하나 또는 그 이상을 추가하고 2) 그 결과 정정된 청구범위가 본래의 보호범위보다 좁고(즉 보호범위 감축), 원래의 청구항은 더 이상 존재하지 않는 경우에도 정정이 허용됩니다.

 

PRB 자료에는 다음과 같이 정정허용 여부에 관한 구체적 예를 설명하고 있습니다.

 

사례 (1)

예를 들어, 1항은 독립항, 2~10항은 종속항인데, 정정으로 종속항 11~15항을 추가하는 것 - 2)번 요건에 부합하지 않으므로 불허

 

사례 (2)

1~3항은 물건 청구항, 4~8항은 물건을 제조하는 장치에 대한 청구항인 상황에서,   

청구항 제1항을 정정하고, 새로운 청구항 9~14항을 신설하였으며, 이 중 9~12항이 독립항이고, 정정 청구항 1은 원래의 청구항 1에 청구항 3의 일부 특징이 부가되었고, 청구항 9는 원래의 청구항 1에 청구항 4의 일부 특징이 부가되었으며, 청구항 12는 원래 청구항 1에 청구항 5의 일부 특징이 부가된 경우 à 실질적으로 청구항을 새롭게 작성하여 새로운 보호범위를 만든 것으로 정정 불허

 

사례 (3)

청구항 제1~12항은 제어부에 대한 것이고, 청구항 제13~24항은 제어방법에 대한 것이며, 청구항 25~36은 검사 시스템에 대한 것이고, 청구항 37~48은 검사 방법에 대한 것이며,

원 청구항의 정정 없이, 새로운 청구항 49~60을 신설하였고, 새로운 독립항 49는 원래의 청구항의 일부 특징에 대한 새로운 조합인 경우 à 새롭게 청구항을 작성한 것으로서, 원래의 청구항의 보호범위의 감축에 해당하지 않았으므로 정정요건에 부적합, 정정불허

 

사례 예 (1)의 경우, 정정 전 원래의 청구항을 기준으로 무효심판 심리가 진행되고,

사례 (2), (3)의 경우, 심사의견통지서를 발부하거나 전화로 전리권자에게 통지하여, 지정기간 내에 정정 내용에서 청구항을 선택하여 제출할 것을 요구하고, 이 경우 새로 재차 정정하는 것은 허용되지 않는다고 합니다. 즉 기존 정정내용을 변경하는 추가 정정의 기회를 부여하지 않는다는 의미로 보입니다.

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작성일시 : 2017. 12. 23. 16:11
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1.    자유실시기술 관련 법리

 

특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다. (대법원 2004. 9. 23. 선고 200260610 판결, 대법원 2013. 9. 12. 선고 201236326 판결 등 참조)

 

2.    특허발명의 요지

 

3.    침해소송대상인 피고실시기술 요지 판결문의 별지 기재 참조  

 

 

4.    구체적 판단 판결요지

 

피고 실시발명이 자유실시기술에 해당하는지 대비하면 피고 실시발명은 광고정보를 전송함에 있어서 MMS를 사용하는 것도 포함하는 특징이 있으나 MMS를 이용하여 전송하는 정보를 MMS를 이용하여 전송하는 것으로 변경하는 것은 통상의 기술자라면 통상의 창작 범위 내에서 적절히 변경할 수 있는 사항에 불과하다.

 

또한 문자통화 요청에 상응하여 데이터베이스(정보 제공자 서버에 기저장된 여러 광고 정보)로부터 부가 정보(광고 정보) 및 그 부가 정보로의 연결 정보(콜백 전화번호 또는 인터넷 사이트 주소)를 추출(전송을 제어)한다는 점, 데이터베이스로부터 부가 정보를 지시하는 아이디를 추출하여 전송하는 구성, (광고 정보)로서 부가 정보 제공 장치(정보 제공자 서버)로부터 수신되어 수신자의 단말기(이동통신기기)에 발신자의 전화번호와 함께 표시(수신된 광고 정보 데이터를 디스플레이)되는 구성요소들은 각 국제공보에 개시되어 있거나 용이하게 도출할 수 있는 것이다.

 

다만 피고 실시발명은 전화 복권 당첨 결과가 부가정보에 포함되는 것인 반면, 선행발명에는 전화 복권 당첨 결과가 광고 정보에 포함되는지 여부가 명시적으로 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있지만, 이 또한 각 증거에 변론전체의 취지를 종합하면 정보통신정책연구원의 정기간행물에 거래기반 광고의 예로는 할인쿠폰 등이 제시되어 있고, 이 특허발명의 출원일 이전에 '전자 복권 유통 시스템 및 방법에 관한 발명에는 이동통신 단말기 문자메시지로 복권 당첨 사실을 제공하여 표시하고, 사용자의 통화 버튼 입력에 따라 그 복권 당첨에 관한 구체적인 음성 안내 정보로 연결되도록 하는 구성이 이미 개시되어 있는 사실을 인정할 수 있다.   

 

결국 피고 실시발명은 그 구성요소가 모두 선행발명에 개시되어 있거나 통상의 기술자가 선행발명에 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 공지된 기술을 결합하여 쉽게 도출할 수 있는 것이므로, 이는 자유실시기술에 해당한다고 할 것이다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 12. 1. 선고 20171339 판결 

특허법원 2017나1339 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2017. 12. 7. 11:45
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-- 미국 CAFC Sequenom 진단방법 특허무효판결에 대한 전원합의체 재심리신청 기각결정 --

 

미국 CAFC에서 Sequenom사의 획기적 진단방법 특허발명을 특허대상이 아니라는 이유로 무효판결(Ariosa v. Sequenom, Fed. Cir. June 12, 2015 판결)한 것에 대한 CAFC  재판관 전원합의체 재심리신청을 기각한다는 결정이 났습니다. 특허권자로서는 이제 미국연방대법원 상고허가만이 유일한 희망입니다.

 

세간의 관심을 끄는 이유는 해당 진단방법이 특허권자 Sequenom뿐만 아니라 관련 분야의 여러 전문매체에서 "breakthrough"라는 표현을 자주 쓸 정도로 높은 평가를 받고 있다는 점입니다. 다수의 제약회사, BIO 등 협회, 대학교수 등 많은 관련 단체에서도 특허권자를 지지하는 의견서를 제출하였습니다. 또한, CAFC 판결에서도 상업적으로 매우 중요하고 획기적 진단방법으로서 평가된다고 인정합니다. 그럼에도 불구하고, 결국 해당 진단방법은 특허대상에 해당하지 않는다는 입장을 고수한 것입니다.

 

발명의 간단한 내용과 대표 청구항 등은 종래 블로그 Sequenom 진단방법 특허무효 CAFC 판결 글에서 간략하게 설명드렸습니다.

 

미국 CAFC에서 새로운 기준 [where claims of a method patent are directed to an application that starts and ends with a naturally occurring phenomenon, the patent fails to disclose patent eligible subject matter if the methods themselves are conventional, routine and well understood applications in the art.]을 제시한 것으로 평가한 견해도 있습니다.

 

예를 들면, DNA, RNA, Protein, Sugar 등 생체기원 물질을 검출하여 질병을 진단하는 방법에서 그 검출방법으로 알려진 기존 기술이나 방법을 사용한다면 그 진단방법 자체는 특허대상이 될 수 없다는 의미입니다. 그와 같은 기준에 따르면, 거칠게 말하자면, 대부분의 진단방법 발명은 그 자체로는 미국에서조차 특허대상이 될 수 없다는 것입니다. 그와 같은 장벽을 극복하거나 회피하기 위한 다양한 해결방안을 고민해야 할 것입니다.

 

*첨부파일: CAFC 결정_En Banc 심리신청기각

En-Banc-Order-Ariosa-v-Sequonom.pdf

 

작성일시 : 2015. 12. 3. 17:30
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