특허권__글18건

  1. 2019.04.30 종업원 발명자가 사용자 회사에 대해 직무발명보상을 청구할 수 있는 기간 – 권리행사 가능기간 10년, 소멸시효의 기산점과 종점 – 소멸시효 완성으로 직무발명보상청구를 할 수 없는가?
  2. 2018.01.19 [특허심판소송] 특허제품의 판매와 특허발명의 기술공지는 별개의 문제 – 시판제품에 적용된 기술내용의 신규성 인정: 특허법원 2018. 1. 11. 선고 2016허7954 판결
  3. 2017.12.23 [중국특허침해소송] 중국특허의 등록 후 정정 관련
  4. 2017.12.07 특허침해소송의 피고 실시발명이 자유실시기술에 해당하는지 여부 판단: 특허법원 2017. 12. 1. 선고 2017나1339 판결
  5. 2015.12.03 미국 CAFC의 Sequenom 진단방법 특허무효판결에 대한 전원합의체 재심리신청 기각결정
  6. 2014.10.31 특허무효와 라이센스 로열티 지급의무 관계
  7. 2014.03.25 미국 특허법상 공동발명자 결정기준 및 공동발명자를 누락한 경우 특허무효, 효력상실 등 치명적 결과를 초래한 사례 – 미국 Ethicon 판결
  8. 2014.02.20 특허권의 권리범위 및 특허발명의 보호범위 판단에 관한 기본 법리
  9. 2014.02.11 최근 미국특허소송에서 특허침해로 인한 손해배상 산정에 채택된 내용
  10. 2014.02.03 특허침해소송 및 특허심판의 절차, 핵심적 내용 및 쟁점, 실무적 대응방안 등에 관한 발표자료
  11. 2014.01.29 한국, 일본, 미국의 특허권 존속기간 계산방법
  12. 2013.12.12 [사례연구] 특허분쟁에 관한 안내문 발송행위를 영업방해행위로 보고 금지한 가처분 결정 - 의정부지방법원 고양지원 2013. 9. 27.자 2013카합225 영업방해금지가처분 결정
  13. 2013.11.20 특허침해소송에서 침해품이 복수의 청구항 발명을 동시에 실시하는 관계인 경우 침해금지청구 및 손해배상청구의 판단 방법 - 서울고등법원 2012. 11. 21. 선고 2012나14441 판결
  14. 2013.11.08 지재권 침해로 인한 손해배상청구 소송에서 침해자 이익을 산정하는 방법
  15. 2013.11.06 특허권자의 손해배상청구권 및 손해배상액 산정
  16. 2013.10.14 무효인 특허권의 행사와 민사책임 - 특허권자가 신청한 특허권침해금지가처분이 받아들여져 집행된 후에 그 특허가 무효가 된 경우, 특허권자가 부담하게 되는 손해배상책임
  17. 2013.08.07 [국내사례연구] 특허침해손해배상액 145억원을 인정한 서울중앙지방법원 판결 - 특허침해에 대한 손해배상액수 산정 방법
  18. 2013.07.23 [화제의 판결] 서울중앙지법 2013. 6. 7. 선고 2012가합68823 판결 - 캐논 v. 백산OPC, 고액의 손해배상액 인정

 

 

1. 기본법리 소멸시효 10

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결: “직무발명보상금 청구권은 일반채권과 마찬가지로 10간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다.

 

2. 소멸시효 기산일

 

직무발명자 종업원이 사용자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 양도한 시점(승계일)직무발명 양도서류에 기재된 직무발명 승계일 또는 그와 같은 서류가 없는 경우에는 늦어도 직무발명에 대한 특허, 실용신안, 디자인 출원일입니다. 그날로부터 10년의 소멸시효가 기산됩니다. 직무발명보상금청구권은 그 기산일로부터 10년 이내에 행사하지 않으면 소멸합니다.

 

3. 실적보상 규정상 기산일 특칙 - 직무발명 보상금을 청구할 수 없었던 법률상 장애사유가 있는 경우

 

대법원 200975178 판결에서 “회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다”는 판단기준이 현재 통용되는 법리입니다. 별다른 이견이 없는 확고한 기준으로 적용되고 있습니다.

 

참고로, 아래 대법원 200815865 판결에서 소멸시효 진행을 저지하는 법률상 장애사유의 구체적 예로 들고 있는 "기간 미도래"에 해당합니다.

 

4. 문제점 - 직무발명 보상규정이 없었거나 규정에서 실시보상 자체 또는 그 지급시기를 정하지 않는 경우  

 

그런데 사용자가 직무발명 보상규정 자체를 마련하지 않았거나 규정이 있더라도 실시보상 등 보상금 지급시기를 정하지 않은 경우에는 위 대법원 판결에서 제시한 기준을 적용하기 어렵습니다. , 소멸시효 기산점으로 판시한 근무규칙 등에서 정한 지급시기 자체가 존재하지 않습니다. 그와 같은 경우 다시 직무발명 승계일(출원일)로부터 10년의 소멸시효가 기산된다는 것이 다수 판결 내용입니다.

 

대법원 2010. 9. 9. 선고 200815865 판결은 "소멸시효는 권리가 발생하고 그 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행하고 그 권리를 행사할 수 없는 동안에는 진행하지 아니하는데 여기서 '권리를 행사할 수 없다'라고 함은 그 권리행사에 법률상 장애사유, 예컨대 기간의 미도래조건 불성취 등이 있는 경우를 말하는 것이고, 사실상 그 권리의 존부나 권리행사의 가능성을 알지 못하였거나 알지 못함에 과실이 없었다고 하여도 이러한 사유는 법률상 장애사유에 해당한다고 할 수 없다"라고 판시하였습니다.

 

KASAN_종업원 발명자가 사용자 회사에 대해 직무발명보상을 청구할 수 있는 기간 – 권리행사 가능기간 10년, 소

 

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작성일시 : 2019.04.30 08:37
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특허요건 중 신규성 판단에 있어서 미국 특허법상의 on sale bar 요건과 우리 특허법의 기술공지 요건은 다릅니다. 우리나라 판결과 실무의 확고한 입장은 비록 제품이 판매되었거나 설치되어 공중에 노출되었더라도 그것만으로 해당 기술내용이 공지되었다고 보지 않습니다. 예를 들면, 고속도로 터널위에 설치된 카메라에 포함된 기술내용이 단순 설치 운영만으로 공지되었다고는 보지 않았습니다.

 

판결사안의 의약품도 판매되었지만 평균적 기술자가 특허발명의 기술내용을 파악할 방법이 없었다면 특허발명이 공지되었다고 볼 수 없다고 보았습니다. 종래 판결과 동일한 취지입니다. 특허법원 판결요지는 다음과 같습니다.

 

선행발명 1(시판된 큐레틴정)의 공지 여부 의약품 발명의 경우 통상의 기술자가 특허발명의 출원일 또는 우선권 주장일 전에 사용할 수 있었던 분석방법을 통해 과도한 노력을 기울이지 않고 그 조성이나 성분을 알 수 없었다면 비록 공연히 판매되었더라도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태였다고 볼 수 없다. 불특정다수인이 발명의 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓인 점에 대해서는 이를 등록무효사유로 주장하는 자가 증명하여야 한다. 이러한 증명은 판매된 제품의 모든 성분이나 조성을 정확히 재현하는 정도에 이를 필요는 없으나 적어도 그로부터 특허발명과 대비되는 선행발명의 구성요소를 확인할 수 있을 정도여야 한다.

 

그런데 통상의 기술자에게 선행발명 1로부터 포함된 부형제의 종류 및 함량을 정성·정량 분석할 수 있는 분석법이 알려져 있었고, 이를 통해 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 부형제의 종류 및 혼합비를 확인할 수 있었다는 점을 인정할 증거가 없다.”

 

첨부: 특허법원 2018. 1. 11. 선고 20167954 판결

특허법원 2016허7954 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018.01.19 12:09
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앞서 소개한 것처럼 중국에는 한국과 달리 등록 후 정정심판 제도가 없습니다. 즉 특허등록 이후 특허권자가 자발적으로 특허청구범위 등을 정정할 수 있는 제도가 없습니다.

 

다만, 3자가 무효심판을 청구한 경우 제한적으로 특허청구범위를 정정할 기회를 갖습니다. 이 때 정정의 허용범위는 매우 제한적이고 그 절차도 엄격합니다.

 

중국 전리법상 발명전리(특허)의 등록 후 정정에 대한 심결이나 판결은 아직까지 없는 것 같습니다. 실무적으로 명확하지 않는 상황이지만, 실무적 참고용으로 위 PRB 발표자료의 중요내용을 간략하게 소개하면 다음과 같습니다.

 

1.    등록 후 정정의 기회

 

중국 SIPOPRB 웹사이트에 올라와 있는 발표자료를 보면, 정정은 무효심판 청구일로부터 1월 내에 할 수 있습니다. 그 정정기한은 연장하거나 재차 지정하여 정정할 수는 없다고 합니다. 그 외 전리권자가 먼저 자진하여 정정할 수 있는 기회는 없다고 보아야 할 것입니다.

 

2.    정정 범위

 

중국 개정 전리심사지침에 따라 정정범위는 다음과 같이 확대되었습니다. 1) 청구항에 기재된 다른 기술특징 하나 또는 그 이상을 추가하고 2) 그 결과 정정된 청구범위가 본래의 보호범위보다 좁고(즉 보호범위 감축), 원래의 청구항은 더 이상 존재하지 않는 경우에도 정정이 허용됩니다.

 

PRB 자료에는 다음과 같이 정정허용 여부에 관한 구체적 예를 설명하고 있습니다.

 

사례 (1)

예를 들어, 1항은 독립항, 2~10항은 종속항인데, 정정으로 종속항 11~15항을 추가하는 것 - 2)번 요건에 부합하지 않으므로 불허

 

사례 (2)

1~3항은 물건 청구항, 4~8항은 물건을 제조하는 장치에 대한 청구항인 상황에서,   

청구항 제1항을 정정하고, 새로운 청구항 9~14항을 신설하였으며, 이 중 9~12항이 독립항이고, 정정 청구항 1은 원래의 청구항 1에 청구항 3의 일부 특징이 부가되었고, 청구항 9는 원래의 청구항 1에 청구항 4의 일부 특징이 부가되었으며, 청구항 12는 원래 청구항 1에 청구항 5의 일부 특징이 부가된 경우 à 실질적으로 청구항을 새롭게 작성하여 새로운 보호범위를 만든 것으로 정정 불허

 

사례 (3)

청구항 제1~12항은 제어부에 대한 것이고, 청구항 제13~24항은 제어방법에 대한 것이며, 청구항 25~36은 검사 시스템에 대한 것이고, 청구항 37~48은 검사 방법에 대한 것이며,

원 청구항의 정정 없이, 새로운 청구항 49~60을 신설하였고, 새로운 독립항 49는 원래의 청구항의 일부 특징에 대한 새로운 조합인 경우 à 새롭게 청구항을 작성한 것으로서, 원래의 청구항의 보호범위의 감축에 해당하지 않았으므로 정정요건에 부적합, 정정불허

 

사례 예 (1)의 경우, 정정 전 원래의 청구항을 기준으로 무효심판 심리가 진행되고,

사례 (2), (3)의 경우, 심사의견통지서를 발부하거나 전화로 전리권자에게 통지하여, 지정기간 내에 정정 내용에서 청구항을 선택하여 제출할 것을 요구하고, 이 경우 새로 재차 정정하는 것은 허용되지 않는다고 합니다. 즉 기존 정정내용을 변경하는 추가 정정의 기회를 부여하지 않는다는 의미로 보입니다.

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작성일시 : 2017.12.23 16:11
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1.    자유실시기술 관련 법리

 

특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다. (대법원 2004. 9. 23. 선고 200260610 판결, 대법원 2013. 9. 12. 선고 201236326 판결 등 참조)

 

2.    특허발명의 요지

 

3.    침해소송대상인 피고실시기술 요지 판결문의 별지 기재 참조  

 

 

4.    구체적 판단 판결요지

 

피고 실시발명이 자유실시기술에 해당하는지 대비하면 피고 실시발명은 광고정보를 전송함에 있어서 MMS를 사용하는 것도 포함하는 특징이 있으나 MMS를 이용하여 전송하는 정보를 MMS를 이용하여 전송하는 것으로 변경하는 것은 통상의 기술자라면 통상의 창작 범위 내에서 적절히 변경할 수 있는 사항에 불과하다.

 

또한 문자통화 요청에 상응하여 데이터베이스(정보 제공자 서버에 기저장된 여러 광고 정보)로부터 부가 정보(광고 정보) 및 그 부가 정보로의 연결 정보(콜백 전화번호 또는 인터넷 사이트 주소)를 추출(전송을 제어)한다는 점, 데이터베이스로부터 부가 정보를 지시하는 아이디를 추출하여 전송하는 구성, (광고 정보)로서 부가 정보 제공 장치(정보 제공자 서버)로부터 수신되어 수신자의 단말기(이동통신기기)에 발신자의 전화번호와 함께 표시(수신된 광고 정보 데이터를 디스플레이)되는 구성요소들은 각 국제공보에 개시되어 있거나 용이하게 도출할 수 있는 것이다.

 

다만 피고 실시발명은 전화 복권 당첨 결과가 부가정보에 포함되는 것인 반면, 선행발명에는 전화 복권 당첨 결과가 광고 정보에 포함되는지 여부가 명시적으로 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있지만, 이 또한 각 증거에 변론전체의 취지를 종합하면 정보통신정책연구원의 정기간행물에 거래기반 광고의 예로는 할인쿠폰 등이 제시되어 있고, 이 특허발명의 출원일 이전에 '전자 복권 유통 시스템 및 방법에 관한 발명에는 이동통신 단말기 문자메시지로 복권 당첨 사실을 제공하여 표시하고, 사용자의 통화 버튼 입력에 따라 그 복권 당첨에 관한 구체적인 음성 안내 정보로 연결되도록 하는 구성이 이미 개시되어 있는 사실을 인정할 수 있다.   

 

결국 피고 실시발명은 그 구성요소가 모두 선행발명에 개시되어 있거나 통상의 기술자가 선행발명에 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 공지된 기술을 결합하여 쉽게 도출할 수 있는 것이므로, 이는 자유실시기술에 해당한다고 할 것이다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 12. 1. 선고 20171339 판결 

특허법원 2017나1339 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2017.12.07 11:45
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-- 미국 CAFC Sequenom 진단방법 특허무효판결에 대한 전원합의체 재심리신청 기각결정 --

 

미국 CAFC에서 Sequenom사의 획기적 진단방법 특허발명을 특허대상이 아니라는 이유로 무효판결(Ariosa v. Sequenom, Fed. Cir. June 12, 2015 판결)한 것에 대한 CAFC  재판관 전원합의체 재심리신청을 기각한다는 결정이 났습니다. 특허권자로서는 이제 미국연방대법원 상고허가만이 유일한 희망입니다.

 

세간의 관심을 끄는 이유는 해당 진단방법이 특허권자 Sequenom뿐만 아니라 관련 분야의 여러 전문매체에서 "breakthrough"라는 표현을 자주 쓸 정도로 높은 평가를 받고 있다는 점입니다. 다수의 제약회사, BIO 등 협회, 대학교수 등 많은 관련 단체에서도 특허권자를 지지하는 의견서를 제출하였습니다. 또한, CAFC 판결에서도 상업적으로 매우 중요하고 획기적 진단방법으로서 평가된다고 인정합니다. 그럼에도 불구하고, 결국 해당 진단방법은 특허대상에 해당하지 않는다는 입장을 고수한 것입니다.

 

발명의 간단한 내용과 대표 청구항 등은 종래 블로그 Sequenom 진단방법 특허무효 CAFC 판결 글에서 간략하게 설명드렸습니다.

 

미국 CAFC에서 새로운 기준 [where claims of a method patent are directed to an application that starts and ends with a naturally occurring phenomenon, the patent fails to disclose patent eligible subject matter if the methods themselves are conventional, routine and well understood applications in the art.]을 제시한 것으로 평가한 견해도 있습니다.

 

예를 들면, DNA, RNA, Protein, Sugar 등 생체기원 물질을 검출하여 질병을 진단하는 방법에서 그 검출방법으로 알려진 기존 기술이나 방법을 사용한다면 그 진단방법 자체는 특허대상이 될 수 없다는 의미입니다. 그와 같은 기준에 따르면, 거칠게 말하자면, 대부분의 진단방법 발명은 그 자체로는 미국에서조차 특허대상이 될 수 없다는 것입니다. 그와 같은 장벽을 극복하거나 회피하기 위한 다양한 해결방안을 고민해야 할 것입니다.

 

*첨부파일: CAFC 결정_En Banc 심리신청기각

En-Banc-Order-Ariosa-v-Sequonom.pdf

 

작성일시 : 2015.12.03 17:30
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-- 특허무효와 라이센스 로열티 지급의무 관계 -- 

 

예전에 뉴스레터로 정리하여 발송한 적이 있는 글을 참고로 올려드립니다.

 

특허청 통계를 보면 2009년 무효심판이 청구된 특허의 71.6%가 무효심결을 받았습니다. 무효심판에서 유효로 살아 남은 특허 중 약 30% 정도가 특허법원에서 다시 무효로 판결된다고 합니다. 따라서, 현재 기술이전 또는 실시권 설정 등 라이센스 대상이 된 특허가 라이센스 계약 체결 후 무효로 되는 경우가 빈번하다고 할 수 있습니다.

 

그와 같은 경우에 라이센시는 특허가 무효가 되었음을 이유로 장래 지급해야 할 로열티를 거절하고, 나아가 이미 지급한 로열티까지 반환해 줄 것을 요구하는 사례가 실제 발생하고 있습니다. 그런데, 기술이전을 통해 실질적 이득을 취한 라이센시가 사정이 변경되었다고 하여 위와 같은 주장을 하는 것이 타당한가 문제됩니다. 더 나아가서는 라이센서로서는 그와 같은 위험을 차단하기 위해 애초 계약할 때에 취할 방책은 없는가 등을 검토해 볼 문제입니다. 예를 들어, 라이센시는 해당 특허의 효력에 관해 다툴 수 없도록 정하면 되지 않을까? 불가능하다면, 라이센서의 이익 상실을 최소화하기 위해 계약 체결시 주의해야 할 사항은 어떠한 것이 있을까? 등등은 아주 중요한 문제입니다. 다음과 같은 쟁점을 살펴보는 것이 모든 해답은 아니겠지만 몇 가지 문제에 대해서는 조금이라도 도움이 되지 않을까 생각합니다.

 

사례 :  특허권자 에게 의 특허 A에 대한 실시권을 허여하였고, 에게 실시료를 지급하기로약정하였다. 그런데 이후 A 특허에 대하여 특허청에 무효심판을 청구하였고, 결국 특허 A는 무효로 되었다.

 

Q. 특허 A가 무효인 경우에도 특허권자 은 라이센시 로부터 로열티를 받을 수 있을까?  

 

A.  특허심판원의 심결 및 법원 판결을 통해 A 특허가 무효로 확정되는 경우, 결국 A 특허는 처음부터 없었던 것으로 되고, 그에 기한 사이의 실시권 설정계약도 원시적 불능으로 무효가 된다.

 

이러한 경우에 관하여 서울고등법원 판례는 특허권이 유효함을 전제로 한 실시권 설정계약에 따라 특허권자가 실시자에게 로열티 지급을 청구하는 것은 권리남용이 되어 허용되지 않는다.’는 입장이다(서울고등법원 2006 76103 판결, 확정). 한편, 위 사건의 원심 판결문에는 특허권자가 실시자로부터 이미 지급받은 로열티는 부당이득에 해당한다고 함으로써, 오히려 라이센시가 특허권자에게 이미 지급한 로열티의 반환을 청구할 수 있다는 취지로 판결하였다. (서울중앙지방법원 2005가합62919 판결, 다만, 아직 대법원에서 이 쟁점을 정면으로 다룬 사례는 없다). 

 

따라서, 위와 같은 판례에 따를 경우, A 특허가 무효가 됨으로써 에게 A 특허에 대한 대가로서의 로열티를 청구할 수 없게 된다. 더 나아가 이미 받은 로열티까지 에게 반환하여야 하는 위험에 처할 수도 있게 된다.

 

Q. 특허권자 은 계약을 통해 A 특허의 무효를 다툴 수 없도록 할 수는 없을까?

 

A.  3자의 A 특허무효 주장은 예측 할 수도 막을 수도 없지만, 계약 관계에 있는 에 대하여는 계약시 A 특허의 효력을 다툴 수 없도록 정한다면, 최소한 에 의해 특허가 무효가 되는 등의 위험은 사전에 방지할 수 있지 않을까? 이른바, 계약서에 부쟁(不爭)의무 조항을 명기할 경우의 그 효력에 관한 문제이다.

 

그런데 공정거래위원회가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이른바 「공정거래법」’) 위반 여부를 판단하기 위하여 제시한 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」에서는 무효인 특허의 존속 등을 위하여 부당하게 실시권자가 관련 특허의 효력을 다투는 것을 금지하는 행위를 「공정거래법」 위반 행위로 제시하고 있다. , 부당하게 부쟁의무 약정을 체결하는 경우에는 「공정거래법」 위반이 된다는 것이다. 다만, “부당여부는 부쟁의무 약정의 배경과 의도, 시장 경쟁에 미치는 효과 등에 따라 판단하는 것으로, 구체적 사정에 따라 법 위반 여부가 달라지게 된다.

 

만약, 부쟁조항 약정이 「공정거래법」 위반으로 판단될 경우에는 공정거래위원회는 부쟁의무 조항의 삭제를 명하는 시정명령을 내릴 수 있고, 사법상으로는 부쟁의무 약정 자체가 무효로 되거나 부쟁의무를 강제하는 것이 권리남용 행위로 평가되어, 계약 상대방의 무효심판 청구도 계약 위반이 아닌 것으로 된다. 참고로, 부쟁의무 약정에 대하여 미국, 일본 등에서는 해당 공정거래법 위반의 소지가 높은 것으로 보고 있으나, 독일은 위반되지 않는 것으로 보는 경향이 있다.

 

따라서, 부쟁조항으로는 무효심판 청구를 저지할 수 없다고 보아야 할 것이다. 다만, 실무상 부쟁의무 조항을 넣는 것이 조금이라도 도움이 될 것이므로 바람직하다.

 

이 경우 실시권자는 무효심판 청구권자인 이해관계인에 포함되지 아니하므로, 실시권자의 무효심판 청구는 부적법 하다.’는 주장을 통해 의 무효심판 청구가 부적법함을 주장하는 방법을 생각해 볼 수도 있다. 이에 대해 판례 입장도 일관되지 않다. 다만, 실시권자가 로열티를 지급하지 않을 목적으로(또는 이미 지급한 로열티를 반환받을 목적으로) 무효심판 청구를 하는 경우에는 실시권자도 위 이해관계인으로 인정될 가능성이 높은 것으로 보인다.

 

결국, A 특허에 특허 무효의 사유가 있고 이 로열티 지급의무를 소멸시키고자(더 나아가 위같이 이미 지급한 로열티를 반환받고자) 무효심판 청구를 하는 경우에는, 이 라이센스 계약서에 부쟁의무 조항을 두어 의 심판청구의 자유를 제한한 점에는 합리적인 이유가 있었음을 설명할 수 있어야 한다. 실패한다면, 결국 A 특허가 무효가 됨으로써 발생하는 손해 및 이익 상실을 감수 할 수 밖에 없게 된다.

 

Q.  특허 A의 효력을 100% 장담할 수 없다면, 특허권자 甲은 이익상실 가능성을 최소화하기 위한 예방책으로 어떠한 점을 주의해야 할까?

 

A.  A 특허가 무효가 된다 하더라도, 사이의 라이센스 계약 내용에 사실상 영업비밀, 노하우 이전을 포함한 기술지원 등이 포함되어 있는 경우에는, 은 여전히 기타 노하우의 사용에 대한 대가로서의 로열티는 받을 수 있다. , 로열티 감액은 피하기 어려울지 모르더라도 일부 로열티는 여전히 받을 가능성이 있다.

 

그러나 이미 분쟁이 발생한 이후에는 계약서 기재 로열티가 무효가 된 A 특허 이외 영업비밀, 노하우, 기술지원 등에 대한 대가를 포함한 것이다.’라고 주장하는 것만으로는 위와 같은 일부 로열티도 지급받는 것이 쉽지 않다. 이미 관계가 악화된 이 계약서에 기재되어 있지 않은 로열티 지급 의무를 인정할 가능성이 없기 때문이다. 공정거래위원회도 유사한 사례에서, 특허권자 라이센서가 위 조항(로열티 조항)은 특허 이외의 영업비밀, 노하우 등에 대한 대가지급 조항으로서 이러한 노하우에 대한 대가지급은 지극히 정당한 것이라는 주장을 한데 대하여, “피심인들(특허권자들)은 해당 조항은 특허권에 대한 대가 지급이 아니라 노하우에 대한 대가 지급 조항이라고 주장하나 피심인들의 주장을 인정할 만한 명백한 근거가 없고, 오히려 문제된 조항에 기재된 ‘Exhibit B’는 특허기술 목록이므로 특허권에 대한 대가 조항으로 판단된다.”고 심결(2009지식0329)한 바 있다. , 라이센스 계약에 따라 로열티 지급 대상은 특허기술에 한정된다는 것이다.

 

따라서 과 라이센스 계약을 체결할 때에 이 지급하는 로열티에는 A 특허의 실시에 대한 대가 이외 관련된 의 영업비밀, 기타 노하우의 이전, 기술지원 등에 대한 대가가 포함된 것임을 명시하는 것이 필요하다. 영업비밀 및 기타 노하우를 특정할 수 있다면 그 내용을 계약서에 특정하는 것도 바람직할 수 있다. 반대로 이 이전하는 기술 내용을 구체적으로 표기하지 않거나, 막연히 실시를 허여하는 특허권 리스트만 기재하는 경우라면 장래 특허무효로 인한 분쟁을 피하기는 쉽지 않을 것이다. 또한 ‘B 특허의 실시, 의 영업비밀 및 노하우 등의 이전에 대한 대가도 포함된 것임을 인식하고 그 로열티 지급 범위를 정한 것임을 명백히 알 수 있도록 약정 문구를 명확하게 기재해 두는 것이 필요하다. 더 나아가 계약 체결 후에는 A 특허 기술 이외에 이전되는 영업비밀 또는 노하우가 어떤 것이 있는지 수시로 점검하여 목록을 작성해 두고, 이전된 서류의 원본 또는 사본 등을 보관해 두는 것이 필요하다.

 

작성일시 : 2014.10.31 17:38
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-- 미국 특허법상 공동발명자 결정기준 및 공동발명자를 누락한 경우 특허무효, 효력상실 등 치명적 결과를 초래한 사례 미국 Ethicon 판결 -- 

 

미국 특허법은 별도의 특약이 없는 한 공유자는 다른 공유자의 동의 없이 자유로이 지분을 양도할 수 있고, 통상실시권 설정을 할 수 있으며, 이 경우 다른 공유자에게 수익을 배분해줄 의무도 없습니다. 우리나라 특허법과 근본적으로 다른 입장입니다. 따라서, 특약이 없으면 다른 공유자의 경쟁사에게도 지분양도, 통상실시권 설정 등을 해줄 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 실제 제약회사 Schering이 경쟁회사 AstraZeneca에 특허침해소송을 제기하였으나 공유자가 피고에게 통상실시권을 허여함으로써 특허권 행사가 무산된 사례도 있습니다. 우리나라 특허법에서는 공유자의 동의 없이는 이와 같은 라이선스 허용은 가능하지 않습니다.

 

한편, 미국 특허법뿐만 아니라 우리나라 특허법에서도 공동발명자 중 1인이 전체 발명 중 극히 일부 청구항에만 기여한 경우에도 전체 특허권에 대한 공유특허권자로서의 권리를 행사할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 미국 회사 또는 연구기관과 공동연구개발을 추진하는 경우 반드시 우리나라 특허법뿐만 아니라 미국 특허법을 고려한 특약 조항을 둘 필요가 있습니다.

 

저희 사무소에서는 실제 미국에서 발생한 공동발명 관련 분쟁사례를 살펴보면서 참고할 점을 검토하는 세미나를 개최하였습니다. 내시경 수술기기 발명을 한 유명한 한국인 의사이자 발명가로부터 J&J 의료기기 분야 계열사인 Ethicon가 라이선스를 체결한 후 제기한 특허소송에서 공동발명자 누락이 문제된 사안입니다. 50개 청구항 중 2항만 공동발명에 해당하고. 또한 특허침해소송에서 해당 청구항은 침해와 관련이 없었지만, 최종적으로 공동발명자 문제로 인해 전체 특허권 행사가 무산된 유명한 판결입니다. 세미나 자료를 실무자들이 참고할 수 있도록 올려드립니다.

 

*첨부파일:  미국 특허법상 공동발명자 판단기준 및 공유특허권자의 권리 - Ethicon v. USSC 사례

미국 Ethicon_발표자료.pdf 

 

작성일시 : 2014.03.25 18:27
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-- 특허권의 권리범위 및 특허발명의 보호범위 판단에 관한 기본 법리 --

 

특허침해란 특허권의 권리범위 또는 특허발명의 보호범위를 무단으로 침입하는 행위를 말합니다. 따라서, 특허침해 여부 판단은 특허권 권리범위 즉 특허발명의 보호범위를 확정하는 것부터 출발합니다. 그런데, 형태가 없는 기술적 사상인 특허발명의 보호범위를 객관적으로 명확하게 확정하기란 본질적으로 어려운 일입니다. 특허법 및 실무의 본령으로서 몇 마디 말로 간략하게 정리하기 어렵습니다. 다만, 특허실무에 입문한지 얼마되지 않은 사람들을 위해 참고로 특허권 권리범위 즉, 특허발명의 보호범위 판단기준에 관한 가장 기본적 사항을 간략하게 정리한 내용과 교육자료를 첨부합니다. 일견해보면 전체적 그림을 이해하는데 도움이 될 것으로 생각합니다.

 

특허법 제97조는 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다”고 규정하고 있습니다. 이처럼 특허청구범위의 해석에 있어서 무엇보다도 그 문언 기재 내용을 중심으로 하여야 한다는 입장을 문언 중심의 원칙이라고 합니다. 특허청구범위의 해석에 관하여 대법원은, 특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 등록출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나(대법원 2002. 4. 12. 선고 992150 판결 등) 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허권 범위의 확장 해석은 허용되지 아니하며(대법원 2001. 6. 1. 선고 982856 판결 등), 한편 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만(대법원 1997. 5. 28. 선고 96 1118 판결 등), 그러한 청구범위의 문언을 해석함에 있어서는 당해 기술 분야에서 통상적으로 인식되는 용어의 의미에 따라야 하며, 그 의미가 불명확하거나 문언 그대로의 해석이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리한 경우에는 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 정의와 형평에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 1998. 4. 10. 선고 961040 판결 등)고 판단 기준을 제시하고 있습니다.

 

균등론(균등침해), 특허발명과 침해 성립 여부가 문제되는 물건이나 방법을 비교하여 볼 때 그 물건이나 방법의 구성요소의 일부가 특허발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 대응되는 구성요소와 문언상 일치하지 아니하고, 그 물건이나 방법이 특허발명의 실시례로서 명세서에 직접 기재되어 있지도 아니하지만 서로 등가관계에 있다면 위 물건이나 방법은 특허발명을 침해하는 것으로 본다는 것으로, 문언침해를 엄격하게 적용함으로써 나타나는 문제를 해결하기 위하여 등장한 이론입니다. 서로 등가관계에 있다는 의미에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가지는 자라면 그 범위까지의 기술을 용이하게 생각해낼 수 있는 정도인데 그것이 출원자의 실수나 능력의 한계 또는 그와 같은 침해물이 아직 개발되지 못하였기 때문에 특허청구범위에 포함시키지 못한 경우도 포함될 것입니다.

 

대법원은 2000. 7. 28. 선고 972200 판결에서 균등론을 처음으로 명시적으로 수용하면서 그 적용요건을 다음과 같이 제시하였습니다. 위 대법원 판결은, 확인대상발명이 특허발명과, 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물질에 있어 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도, ① 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고, ② 확인대상발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소가 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, ③ 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는, ④ 확인대상발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고, ⑤ 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한, 확인대상발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 한다고 판시하였습니다.

 

*첨부파일: 특허권의 권리범위 해석에 대한 강의자료

  권리범위 해석 강의자료.pdf

작성일시 : 2014.02.20 09:58
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-- 최근 미국특허소송에서 특허침해로 인한 손해배상 산정에 채택된 내용 --

 

특허침해로 인한 손해배상액 산정은 (1) 특허권자의 일실이익 기준, (2) 침해자의 부당이익 기준, (3) 통상의 로열티 기준으로 산정하는 통상 3가지 방법이 허용됩니다. 우리나라 특허법도 마찬가지이고, 미국에서도 마찬가지입니다. 그 중, 일실이익으로 산정한 손해액이 가장 고액이 될 가능성이 매우 높고, 로열티 기준으로 산정한 손해액이 가장 적습니다. 예를 들어, 침해자 부당이익을 기준으로 산정하는 경우에는 침해자의 해당 매출액에 산업 평균 이익율을 곱하여 산정하는 방법이 자주 사용되는데, 로열티 기준과 비교해보면, 실시자는 로열티를 지급한 후에도 일정한 이익이 나는 경우에만 라이선스를 체결한다고 상정하면 로열티 액수가 그 특허발명 실시로 인한 총이익액 보다 적다는 것이 당연한 구조입니다. 한편, 후발주자인 특허발명 실시자가 특허권자와 경쟁하면서 달성하는 총이익액에 해당하는 부당이익 기준과, 특허권자가 독점시장에서 특허발명 실시로 달성할 수 있는 이익을 비교한다면, 침해자 이익이 특허권자의 독점적 이익보다 적다는 것도 당연합니다. 이와 같은 특허권자의 독점적 이익 상실분이 일실이익에 해당합니다. 따라서, 일실이익 기준이 가장 큰 액수, 침해자 이익 기준이 그 다음, 로열티 액수 기준이 가장 작은 액수로 볼 수 있습니다. 실제 미국특허침해사건에서 적용된 내용을 간략하게 살펴보겠습니다.

 

1.     Astrazeneca의 블록버스터 Prilosec 제품 (약효성분 omeprazole)의 제네릭 회사에 대해 제네릭 제품 매출의 50%를 특허침해로 인한 손해배상액으로 산정한 사례 - Astrazeneca AB, et al v. Apotex Corporation, et. al., 1-01-cv-09351 (NYSD December 3, 2013, Order)

 

3년 동안 제네릭 회사 Apotex 등이 오리지널 제품 Prilosec 특허를 침해한 이유로 특허권자에게 인정된 손해배상액은 US$76 million( 8백억원)입니다. 3가지 손해액 산정 방법 중에서 침해자의 이익을 기준으로 하였는데, 침해품 제네릭 매출의 50%를 침해자의 이익으로 산정한 것이 특이합니다. 통상 의약품의 수익률이 높다고 하더라도 50% 이익율을 인정한 것은 한국기준에서 볼 때 놀랍습니다. 참고로, 우리나라 국세청에서 고시한 완제의약품 업종 평균 이익율은 13.5% 내외입니다.

 

회계상 이익 개념에는 몇 가지 종류가 있습니다. 국세청에서 소득세를 부과하기 위한 고시는 매출을 포함한 총수입에서 모든 비용을 뺀 최종 이익, 즉 순이익을 의미합니다. 특허존속기간 중에 독점시장에 발매된 제네릭 의약품으로 얻을 이익을 위와 같은 기준으로 산정한다면 논리적으로 문제가 있다는 점은 분명합니다. 그 이유를 구차하게 설명하지 않더라도 자명하다 싶습니다. 따라서, 상식적으로 문제가 있다는 점이 분명하지만, 특허권자가 다른 적절한 산정기준을 제시하지 못했거나 별다른 대안이 없었기 때문에 할 수 없이 채택한다는 정도로 선해할 수 있습니다. 우리나라 법원에서 문제가 있음이 분명한 위 국세청 고시의 이익율 기준을 가장 자주 채택한다는 점에서 우리나라 특허소송의 후진적 실상을 스스로 밝히고 있는 것과 다름없습니다.

 

특허침해로 인한 손해배상은 특허제품을 대체하는 침해품으로 발생한 침해자의 이익을 기준으로 산정되어야 합니다. 독점적 시장에서 얻을 수 있는 이익이 통상의 경쟁 시장에서 다른 제품을 판매하여 얻을 이익보다 높게 산정될 것은 논리와 경험칙상 쉽게 짐작됩니다. 그러나, 구체적 사건에서 어느 기준으로 이익액을 산정할 것인지는 특허보호에 관한 법원의 태도에 크게 좌우됩니다. 항상 침해자의 이익에 관한 당사자의 주장과 증거는 크게 엇갈릴 수 밖에 없기 때문입니다. 미국법원은 특허권을 강하게 보호하는 것으로 유명합니다. 단지 배심재판의 문제가 아닙니다. 위 사건은 배심재판이 아니라 판사 1인이 재판하는 소위 bench trial이었습니다.

 

2.     특허권자의 기존 라이선스상 3% 로열티 기준의 2배인 6% 로열티를 특허 침해자에게 적용하여 손해배상액을 산정하는 것도 적법하다는 판결 - Enzo Biochem, Inc., et. al. v. Applera Corp., et. al., 3-04-cv-00929 (CTD August 1, 2013, Order)

 

3가지 산정방법 중 로열티를 기준으로 손해배상액을 산정할 때 가장 확실한 기준은 해당 특허에 대한 기존의 license 계약내용입니다. 이 산정방법은, 침해자와 특허권자가 협상을 통해 라이선스를 체결했다면 얼마를 지급하게 될지를 논리적 전제로 하기 때문입니다. 따라서, 기존의 라이선스에서 정해진 로열티 기준을 따르는 것이 일반적입니다.

 

그런데, 이 사건 배심은 기존의 3% 로열티 기준보다 2배로 높은 6%를 적용하여 손해배상액수를 산정하였습니다. 이에 대해 피고 침해자가 반론을 제기한 것인데, 미국법원 판사는, 배심이 침해자와의 라이선스 상황, 계약조건 결정요소, 계약에 이른 맥락 등을 고려하여 침해자와의 라이선스는 통상보다 높은 6% 로열티를 조건으로 하는 것이 합리적이라고 결정하였고, 그것은 배심의 권한으로 적법하다고 판결하였습니다. 말 그대로 특허권자를 강하게 보호하는 pro-patent 태도를 여실히 엿볼 수 있습니다.

 

특허 침해자를 선의로 라이선스를 체결한 회사와 똑같이 취급한다면 특허침해를 억제할 수 없습니다. 손해배상액이 어차피 지급해야 할 로열티 정도에 그친다면 특허침해를 주저할 어떤 리스크도 없다고 생각할 것이기 때문입니다. 이와 같은 방식으로 특허침해소송 재판을 한다면 법원이 특허침해를 조장하는 꼴이 됩니다. 우리나라 학계와 법원에서도 이와 같은 문제점을 잘 알고 있으며 그 해결책을 고민하는 문제입니다. 최근 우리나라 특허침해 손해배상 판결을 살펴보면, 로열티 기준으로 손해배상을 인정한 판결은 거의 없고, 가능하면 통상의 로열티 rate보다 높은 수익율을 적용하여 손해배상액수를 높게 산정하려는 경향이 엿보인다 생각합니다.

 

작성일시 : 2014.02.11 11:02
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특허업무 담당자를 위한 교육자료를 참고로 첨부합니다. 특허분쟁의 예외지역, 침해판단의 기본법리, 경고장 단계의 대응방안, 특허침해소송의 절차, 연계되는 특허심판에 관한 사항, 형사문제 등까지 포괄적으로 다루었습니다. 특허분쟁의 전체적 그림을 이해하는데 참고가 될 것입니다.

 

*첨부파일: 특허분쟁 전반에 대한 교육자료

특허소송_1.pdf

작성일시 : 2014.02.03 17:27
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-- 한국, 일본, 미국의 특허권 존속기간 계산방법 --

 

현행 특허법에 따르면 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년입니다. 그러나, 특허권 존속기간에 관한 법규정은 여러 차례 개정되면서 많은 변경 사항이 있었습니다. 따라서, 현재 유효한 특허권 중 종래 구법규정을 적용하는 경우가 많기 때문에 특허권의 존속기간을 정확하게 산정하는 것이 쉽지 않습니다. 여기에다 의약과 농약의 경우 존속기간 연장까지 가능하므로 실제 특허권 존속기간 만료일을 확인하는데 세심한 주의가 필요합니다. 아래 표는 한국, 일본, 미국의 특허권 존속기간에 관한 법규정 변경 사항을 간략하게 정리한 것입니다.

 

1. 한국

 

특허   출원일

1987. 7. 1. 이전

1987. 7. 1. ~

1990. 8. 31.

1990. 9. 1.

1996. 6. 30.

1996. 7. 1.

1999. 6. 30.

1999. 7. 1. 이후

특허권

출원공고일로부터 12 (, 출원일로부터 15년을 초과할 수 없음)

출원공고일로부터 15

출원공고일로부터 15 (, 출원일로부터 20년을 초과할 수 없음)

출원일로부터 20

실용신안권

출원공고일로부터 10 (, 출원일로부터 12년을 초과할 수 없음)

출원공고일로부터 10 

출원공고일로부터 10 (, 출원일로부터 15년을 초과할 수 없음)

출원일로부터

15

출원일로부터

10

  

2. 일본

 

특허출원일

1995. 7. 1. 이전 ( 7 7 1)

1995. 7. 1. 이후 ( 7 7 1)

특허

공고일로부터 15

(, 출원일로부터 20년을 초과할 수 없음)

출원일로부터 20

출원일 기준

1995. 1. 1. 이전 (7 1 1)

1995. 1. 1. 이후 (7 1 1)

실용

공고일로부터 10 (, 출원일로부터 15년을 초과할 수 없음)

출원일로부터 6

 

3. 미국

 

특허 출원일

1995. 6. 7. 이전

1995. 6. 8. 이후

특허

특허 등록일로부터 17

출원일로부터 20

경과규정, 기준일(1995 6 8)에 유효하게 출원 계속 중이거나, 특허권 존속 중인 특허에 대하여 출원인의 선택에 의해 상기 양 기준 중, 장기간을 선택할 수 있음.

 

l  CA, DA, CIP 등 미국특허권 존속기간산정

 

(1) 계속출원(CA), 분할출원(DA), 부분계속출원(CIP)의 경우

a. 그 출원이 위 기준일(1995. 6. 8.)보다 앞서 출원된 경우:

선출원일로부터20년 또는 후출원특허일로부터17년 중 긴 기간

           b. 상기출원이 기준일보다 후에 출원된 경우:

선출원일로부터 20

 

(2) 재발행특허(RE)의 경우

- 원특허권리기간의 잔존기간

 

(3) 가출원의 경우

- 후출원(본출원)일을 기준으로 계산

작성일시 : 2014.01.29 10:32
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-- 특허분쟁에 관한 안내문 발송행위를 영업방해 행위로 보고 금지한 가처분 결정

- 의정부지방법원 고양지원 2013. 9. 27.2013카합225 영업방해금지가처분 결정 --

 

1. 사실관계

 

A사는 창문용 자동폐쇄장치에 관한 기술을 특허 등록하고, 창문용 자동폐쇄장치를 제조하여 창호업체, 건설회사에 납품하였습니다.

 

B사와 그 대표이사 C A사에 대해 위 특허권에 관한 자신들의 권리를 주장하면서 특허권이전등록청구소송을 제기하였습니다. , 위 특허는 공동으로 또는 단독으로 발명한 직무발명이라고 주장하는 한편, A사에 대한 보증금 및 대여금 채권을 바탕으로 특허권을 가압류하였고, 특허권 전부 또는 일부를 이전해야 하거나 또는 무상의 실시권이 있다고 주장합니다.

 

또한, B사와 대표이사 C A사의 제품 판매회사와 부품 납품회사에 대해 "특허에 관한 소송이 진행 중이니 향후 불이익을 당하는 일이 없기를 바란다"는 취지의 통지서를 발송하였습니다.

 

2. 문제된 통지서 표현

 

제품 판매처에 보낸 안내장 – “현재 이 사건 특허에 관하여 가압류를 해놓고 특허이전 청구소송을 제가한 상태로 이후 법원에서 어떠한 결과가 나오더라도 피해가 없기를 바랍니다

 

부품 납품처에 보내 안내장 – “소송, 가압류 등 모든 조치가 해결되기 전에 물건을 납품하였다가 불이익 당하는 일이 없기를 바랍니다.”

 

3. 법원의 영업방해금지결정

 

"B C는 당사자 사이의 특허권이전등록청구사건의 본안판결 확정시까지 (1) 제품 판매처에 특허분쟁이 해결되기 전 별지기재 특허권을 실시하여 만든 제품을 납품받을 경우 피해를 입을 것이다는 취지의 통지를 해서는 안되고, (2) 부품 납품처에 특허권 관련 소송이 해결되기 전까지 부품을 납품하면 피해를 볼 것이다는 취지의 통지를 해서는 안된다. 이를 위반하면 위반행위 1회당 1맥만원씩을 지급하라."

 

4. 판결 이유 및 시사점

 

법원은 이 사건 특허권 전부를 이전하도록 하는 판결이 확정될 때까지는 A회사가 이 사건 특허의 특허권자로서 특허를 실시하는데 아무런 문제가 없다고 전제한 후, 그럼에도 불구하고 그 거래업체들에 위와 같은 안내장을 보내면 거래업체들로 하여금 이 사건 특허에 관한 법적인 문제가 있다는 불안을 조성하여 결과적으로 A사와의 거래를 꺼리게끔 유도함으로써 그 영업을 방해하는 행위에 해당한다고 판단하였습니다. 따라서, 위와 같은 영업방해 행위를 금지할 필요성이 있다고 판단하였습니다.

 

다만, A사가 구체적 영업방해 행위를 특정하지 않고 단지 "영업을 방해하는 일체의 행위"를 금지해 달라는 청구는 그 금지의 대상이 특정되지 않았다는 이유로 받아들이지 않았습니다.

 

또한, 법원은 위와 같은 영업방해금지명령의 실효성을 담보하기 위해 금지명령에 불구하고 그 위반행위를 한다면 1회당 1백만원을 A사에 지급하도록 하는 간접강제 명령도 동시에 하였습니다.

 

특허관련 소송이 제기되었으나 1심 판결이 나오기 전, 또는 1심 판결이 났더라도 그에 대해 불복하는 상급심 재판이 제기되어 판결이 확정되기 전임에도 불구하고, 그 분쟁상황을 거래처에 전파하면서 사실을 교묘하게 왜곡하여 불안감을 조성함으로써 거래에 영향을 미치려고 시도하는 경우가 많습니다. , 소송에 관한 사실만을 통지하는데 그치지 않고 추후 책임 운운하는 등 문제의 소지가 있다는 식으로 안내문을 보내는 것입니다위 사건 결정은 정당한 권리자의 영업을 방해하는 정도라면 그와 같은 안내문이나 통지서 (또는 경고장) 발송행위를 금지하는 가처분명령을 받을 수 있다는 사례입니다. 장기간이 필요한 본안 판결에 앞서 당장 눈앞에 닥친 영업상 장애를 해결할 수 있는 좋은 구제방법입니다.


*관련판결: 의정부지방법원 고양지원 2013. 9. 27.자 2013카합225 영업방해금지가처분 결정

의정부지방법원_고양지원_2013카합225_결정문.pdf

작성일시 : 2013.12.12 17:00
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-- 특허침해소송에서 침해품이 복수의 청구항 발명을 동시에 실시하는 관계인 경우 침해금지청구 및 손해배상청구의 판단 방법 - 서울고등법원 2012. 11. 21. 선고 201214441 판결 --

 

서울고등법원의 지재권 전문 재판부인 제5민사부가 방화문 제조장치 관련 특허침해소송에서 선고한 판결로서, 특허침해소송 실무에 관한 좋은 참고자료가 될 것 같아서 소개합니다.

 

위 판결에서는, “하나의 특허에 관하여 특허청구범위를 복수의 청구항으로 기재할 수 있는 바, 이러한 다항제는 하나의 발명을 여러 각도에서 다면적으로 기재하여 발명을 충실히 보호하고 자유기술 영역과의 한계를 명확하게 하기 위한 것으로서, 하나의 발명에 속하는 복수의 청구항 사이에 특허법상 그 기술적 의의 내지 기술적 가치를 달리 평가할 아무런 근거가 없으므로, 각 청구항마다 개별적으로 성립하는 특허침해로 인한 침해금지, 손해배상 등의 법률효과는 모두 하나의 특허의 침해로 인한 것으로서 서로 다른 것이라고 볼 수 없고…, 특별한 사정이 없는 한, 각 청구항에 기한 특허침해로 인한 청구가 하나의 소송으로 심리되는 경우에는 그 청구들은 소송법상 선택적 병합의 관계에 있다고 판결하였습니다.

 

여기서 선택적 청구란 복수의 청구 중 어느 하나만 성립하면 나머지 청구는 심리하지 않아도 된다는 의미입니다. 따라서, 특정 청구항에 관한 특허권을 침해한 것으로 판단되면, 나머지 청구항에 관한 침해여부는 심리하지 않아도 됩니다. 실무적으로 복수의 청구항 중에서 가장 침해입증이 쉬운 청구항만 집중적으로 주장 입증하면 될 것이므로, 다수의 청구항에 관한 침해를 한꺼번에 모두 주장, 입증하려는 소송수행은 바람직하지 않습니다.

 

종래의 특허침해소송 실무를 살펴보면, 복수의 청구항에 기한 각 특허침해를 심리 판단한 사례는 많지만, 각 청구항에 대한 특허침해를 인정하면서도 그 손해배상액에 관하여는 청구항마다 구별하지 않고 단일한 손해액을 산정하고 있습니다. 또한, 각각의 청구항은 서로 다른 기술내용을 기재하고 있지만, 일단 침해가 인정되면 그 청구항 사이에 침해자의 실시기술에 있어서의 비중 내지 기여의 정도를 심리하거나 구별하여 판단하지 않습니다. 결국, 어느 하나의 청구항에 대한 침해를 인정하고서도 다시 특허권자가 주장한 다른 청구항에 대한 침해 여부를 별도로 판단한다는 점만 다를 뿐이고, 판결에서 최종 인정하는 침해금지범위 또는 손해배상액의 측면에서 보면, 하나의 청구항을 침해한 경우와 복수의 청구항을 침해한 경우에 어떤 차이도 없습니다.

 

그렇다면, 결론에서는 종래 판결도 위 소개하는 판결에서 말한 선택적 병합과 동일한 입장으로 보입니다. 다만, 위 서울고등법원 판결은 이와 같은 쟁점에 대해 특허침해소송에서 청구항을 기준으로 소송물을 인정하되, 하나의 특허에 포함된 복수의 청구항에 기초한 청구는 원칙적으로 선택적 병합의 관계에 있다고 명시적으로 밝혔다는 이론적 의미가 있을 뿐입니다. 특허침해소송에 관한 실무자 관점에서 보면, 복수의 청구항에 관한 침해주장이 가능하더라도, 그 중에서 가장 유리한 청구항을 선택하여 그 청구항에 대한 주장, 입증에 집중하는 소송수행이 바람직하다 할 것입니다.


*관련판결: 서울고등법원 2012. 11. 21. 선고 2012나14441 판결

서울고등법원_2012나14441_판결문.pdf

작성일시 : 2013.11.20 19:25
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-- 지재권 침해로 인한 손해배상청구 소송에서 침해자 이익을 산정하는 방법 --

 

지재권 침해로 인한 손해배상에 관한 이론적 학술적 논의는 화려하고 복잡해 보여도, 결국 실제 소송에서는 침해자 이익을 권리자의 손해액으로 추정하는 방법이 가장 자주 활용됩니다. 그런데, 실무상 문제의 핵심은 원고(권리자)에게 침해자의 이익을 입증할 책임을 지우는데 있습니다. 입증책임에 관한 학설과 판례는 권리자가 침해자의 이익을 입증할 책임이 있다는 확고한 입장입니다. 하지만 침해자의 이익에 관한 자료가 침해자의 수중에 있고, 그것을 입수할 방법도 현실적으로 없는 상황에서, 어떻게 침해자의 이익을 입증할 수 있겠습니까? 현실적으로 허망한 말장난에 가깝습니다.

 

성균관대학교 법학전문대학원 정차호 교수님이 2013 9월 한국지식재산연구원 발간 지식재산정책 제16 83~92면에 기고하신 글에는 침해자 이익 산정에 관한 영국 판결이 소개되어 있습니다. 실무가들에게 도움이 될 만한 내용이 잘 정리되어 있다고 생각됩니다. 영국 판결의 요지는, 원고에게 침해자의 매출액(또는 총이익)을 입증하게 하고, 피고 침해자에게 여기서 공제되어야 할 비용에 관한 입증 책임을 지운다는 것입니다. 이렇게 한다면 권리자의 입증부담이 훨씬 경감될 것이고, 실제 그 입증이 가능한 경우가 많을 것입니다. 예를 들면, 의약품은 생산량을 신고해야 하거나 또는 처방 수량이 건강보험 관련기관에 그대로 보고되는 등 이유로 매출을 쉽게 입증할 수 있는 경우도 많고, 그렇지 않더라도 문서제출명령으로 매출액 자료를 제출하도록 하면 되므로 매출액을 입증하는 것은 크게 어렵지 않습니다.

 

실제 어려운 문제는 매출에서 공제할 비용 부분입니다. 피고에게 공제할 비용을 입증하도록 책임을 부담시켜 피고가 관련 자료를 제출하면 원고는 그 비용 자료를 검토하고 타당성 여부를 다툴 수 있도록 함으로써 침해자 이익산정에 관한 입증문제를 해결하는 것입니다.

 

정차호 교수님은 위 글에서 미국 저작권법은 그러한 원고의 총이익 증명책임 피고의 비용 증명책임에 대하여 명확하게 규정하고 있다. 미국 특허법에 의한 디자인 특허권 침해에 대한 침해자의 이익을 산정하는 경우, 법에서 비용 증명책임에 대하여 규정하고 있지 않음에도 불구하고 판례는고가 책임을 지는 것으로 인정한다.”라고 소개하고 있습니다. 참고로 미국 저작권법에서 침해자 이익 산정에 관한 규정은 다음과 같습니다.

 

17 U.S.C. §504(b) - In establishing the infringers profits, the copyright owner is required to present proof only of the infringers gross revenue, and the infringer is required to prove his or her deductible expenses and the elements of profit attributable to factors other than the copyrighted work.

 

이와 같은 외국의 법규정이나 판결은 참고자료에 불과하지만, 우리나라 사건에서도 재판부를 설득하는 논리를 개발하는데 활용할 수 있을 것입니다. 권리자에게 침해자의 이익을 엄격하게 입증할 것을 요구한다면 현실적으로 불가능한 것을 요구하는 것과 다를 바 없다는 점을 모두 알고 있습니다. 이론적이고 원칙적 입장을 고수하지 않아도 좋을 명분과 논리를 제공한다면 좋은 결과로 연결될 수 있을 것입니다.

 

그런 측면에서, 법규정에서 단지 이익으로 표현된 용어의 해석이 중요합니다. 총이익 또는 조이익(gross profit)은 침해품의 매출에서 침해품을 생산하고 판매하기 위해 지출된 직접비용으로 공제하는 것입니다. 직접비용이란, 침해품을 제조하기 위하여 직접적으로 필요한 재료비, 연료비, 전기료, 제조 인건비 등의 비용을 말합니다. 순이익(net profit)은 침해품 매출에서 직접비용뿐만 아니라 간접비용(overhead cost)까지 공제한 것을 말합니다. 통상 간접비용에는 임대료, 행정인건비, 임대료, 감가상각비, 보험료, 법률비, 수리비, 등이 포함됩니다. 간접비용에는 한편으로는 해당 침해품의 생산 및 판매로 인해 추가 지출된 것도 있지만, 침해품이 없더라도 여전히 지출되었을 부분이 있습니다. 당연히 간접비용 중에서도 전자는 비용으로 공제할 있지만, 후자는 비용으로 공제할 수 없습니다.

 

우리나라의 판결과 학설은 순이익설 입장입니다. 그 순이익 산정할 때 공제할 비용 중 간접비용을 어떻게 취급하는가에 따라 실제 이익액이 크게 달라지게 될 것입니다. 영국 판결은 순이익 산정을 위해 침해자의 직접비용과 침해행위로 인하여 증가된 간접비용(overhead) 공제될 있다고 하였습니다. 이론상으로는 매출에서 간접비용까지 공제한 것이므로 총이익이 아닌 순이익 범주에 해당합니다. 그렇지만, 경우에 따라 명목상 순이익이지만 실질적으로는 총이익에 가까운 금액이 산정될 수도 있습니다. 그렇게 산정하면, 그 금액은 미국 저작권법 규정, 미국 디자인 침해사건에서의 손해액 산정, 영국 판결에서의 손해액 산정과 실질적으로 크게 다를 것 없는 결론에 도달할 것입니다.

 

이와 같은 방법으로 산정되는 액수는, 침해품의 매출에 국세청 고시 업종 표준소득율을 곱하여 산정하는 이익액, 또는 침해자의 재무제표에 따른 해당 기간의 이익율에 곱하여 산정하는 이익액과 비교하였을 때 훨씬 많은 금액이 될 가능성이 높습니다.

 

참고로, 손해액 산정방법 중 하나인 로열티 기준은 통상 권리자가 받을 수 있는 최소한 금액으로 봅니다. 따라서, 특별한 경우를 제외하고는 위와 같이 제2항으로 산정되는 금액은 제3항의 로열티 상당 액수보다 훨씬 많은 금액이 될 것입니다.


*관련링크: 지식재산정책 제16호, 한국지식재산연구원, 2003. 9.

http://goo.gl/sjGCBM

작성일시 : 2013.11.08 15:05
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-- 특허권자의 손해배상청구권 및 손해배상액 산정 --

 

1. 민법상 손해배상청구

 

특허권자는 특허권 침해자에 대하여 민법에 근거하여 손해배상청구와 부당이득 반환을 청구할 수 있습니다. 손해는 크게 적극적, 소극적, 정신적 손해로 분류됩니다. 특허법에는 침해품의 판매로 인한 권리자 제품의 판매수량감소에 따른 손해인 소극적 손해배상액 산정에 관하여 특칙을 별도로 규정하고 있습니다(특허법 제128). 참고로 관련 사항을 간략하게 설명하면 다음과 같습니다.

 

적극적 손해란 피해자의 기존재산의 감소를 의미하므로 특허권자가 침해의 제거 또는 방지를 위하여 지출한 비용, 침해품의 조사를 위하여 지출한 비용, 변호사 비용 등이 포함됩니다.

 

소극적 손해(또는 일실이익)란 침해행위가 없었더라면 권리자가 얻을 수 있었던 이익의 상실을 의미합니다. 실제 특허권의 침해를 원인으로 하는 손해배상 청구소송에서 공격과 방어의 주된 쟁점은 이 소극적 손해 부분이며, 그 중에서도 문제가 되는 것은 판매수량이 감소해서 잃은 일실이익, 침해 때문에 권리자의 제품 가격이 인하된 경우 그 인하에 따른 일실이익, 판매량 하락에 따른 실시료 수입의 감소 등입니다. 그 구체적 산정방법에 대해서는 아래에서 특허법 제128조 규정에 따라 설명드리겠습니다.

 

정신적 손해는 특허권자가 수입의 감소 등으로 인하여 입은 정신적 고통을 의미하며, 적극적 손해와 소극적 손해에 대한 배상이 이루어지면 일반적으로 정신적 손해에 대한 배상도 이루어진 것으로 봅니다.

 

2. 특허법상 손해배상액 산정에 관한 특칙

 

특허법은 특허권자를 보호하기 위하여 특허권 침해로 인한 손해배상액의 산정에 관하여 제128조에서 특칙을 두고 있습니다. , 특허권자가 판매할 수 있었던 수량 대신에 침해자의 판매수량에 특허권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 일실이익으로 산정할 수 있도록 하고 있으며(1), 침해자가 침해행위로 얻은 이익을 권리자의 손해로 추정하도록 규정하여(2) 특허권자의 입증책임을 완화하고 있습니다.

 

단위수량당 이익액이란 침해가 없었다면 증가하였을 것으로 상정되는 대체제품의 단위당 매출액으로부터 그것을 달성하기 위하여 증가하였을 것으로 상정되는 단위당 비용을 공제한 액(한계이익액)을 말합니다. 한계이익은 매출액에서 재료비, 운송비, 보관비 등의 변동경비만을 공제한 것입니다. 여기에서 다시 설비비, 임차료, 인건비 등의 고정경비를 모두 공제한 것이 순이익입니다. 통상 한계이익은 순이익보다 훨씬 큰 금액으로 산정될 수 있고, 이와 같은 한계이익을 기준으로 손해배상액을 산정하게 될 것입니다.

 

통상 실무적으로는 제1항에 근거한 손해배상액이 가장 크게 산정되고, 입증도 쉽다고 봅니다. 생산수량을 신고하는 특성상 제약협회 사실조회만으로 생산량을 입증할 수 있고, 단위수량당 이익은 특허권자의 회계자료로부터 쉽게 만들어 낼 수 있기 때문입니다. 제조는 특허존속기간에 하였으나 판매는 그 이후에 이루어진 경우에 대한 손해배상액 산정이 문제될 수 있습니다. 특허권자는 당연히 생산은 독립적 특허침해행위로 볼 수 있으므로(소위 실시행위 독립의 원칙) 손해배상 책임 범위에 해당한다는 주장을 할 것인데, 특별한 사정이 없는 한 법원에서 받아들여질 가능성이 높다 할 것입니다.

 

3. 실제 소송에서 손해배상액 산정에 자주 이용되는 규정 특허법 제128조 제2

 

실제 소송에서 손해액 산정에 가장 많이 활용되는 규정은 특허법 제128조 제2항입니다. 침해자의 이익을 특허권자의 손해로 추정한다는 규정입니다. 이때 이익을 침해자의 이익을 회계상 총이익(또는 조이익)으로 볼 것인지 또는 순이익으로 볼 것인지에 따라 그 액수에 큰 차이가 있습니다. 우리나라와 일본의 판결과 주된 학설은 순이익설 입장입니다.

 

이론상으로는 침해자의 이익을 어떻게 설정할 것인지가 중요하지만, 실무상으로는 그 이익을 실제로 어떻게 입증할 수 있을지 여부가 훨씬 중요합니다. 왜냐하면, 침해자의 이익을 특허권자의 손해로 추정하지만, 소송상 원고 특허권자는 그 침해자의 이익을 구체적 증거로 입증하여야만 합니다. 그런데, 침해자의 이익에 관한 자료가 모두 침해자의 수중에 있고, 특허권자가 입수할 수 있는 방법이 없으므로, 실제 그 이익을 입증하는 것이 매우 어렵습니다. 침해자의 자발적 도움 없이는 현실적으로 불가능에 가깝습니다. 그런데, 침해자가 자신의 이익에 반하여 특허권자에게 협조할 가능성은 없으므로, 특허권자에게 본 규정에 대한 엄격한 증명을 요구한다면 그 손해액 산정을 불가능하게 만들 것입니다.

 

결국, 실제 소송에서는 특허법 제128조 제5항을 추가로 적용하여 입증책임의 문제를 해결하고 있습니다. 5항에서는 “법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”고 규정하여 특허침해소송에 있어서 손해발생은 전제로 하여 손해액을 산출하기 위한 사실 입증이 어려운 경우 법원은 원고의 변론취지와 증거조사의 결과에 따라 손해액을 인정할 수 있다는 법원 재량에 관한 조항을 두고 있습니다. 통상 위 규정에 따라, 침해자의 재무제표상에 나타난 이익율을 침해품의 매출에 곱하여 산출된 이익을 기준으로 하거나, 국세청이 고시하는 업계 평균 이익율을 매출에 곱하여 산출한 금액을 침해자의 해당 제품 이익으로 산정합니다. 엄격하게 본다면, 이와 같이 산정된 이익액수가 침해품으로 인한 이익액으로 곧바로 연결된다고 보기 어렵겠지만, 현실적 대안이 없다는 점에서 실제 소송에서 가장 자주 이용되는 산정방법입니다.

 

실제 판결을 살펴보면 제조업 분야의 이익율은 10% 정도가 많지만, 업종에 따라서는 20%에 이르는 경우도 있습니다. 최근에 나온 일본 판결은 의약품 분야 특허침해 사건에서 손해배상액을 산정할 때 침해자의 재무제표를 기준으로 이익율 30%를 기준으로 침해자의 이익을 산정한 사례도 있습니다.

작성일시 : 2013.11.06 22:30
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-- 무효인 특허권의 행사와 민사책임 - 특허권자가 신청한 특허권침해금지가처분이 받아들여져 집행된 후에 그 특허가 무효가 된 경우, 특허권자가 부담하게 되는 손해배상책임 --


1. 머리말

 

특허권자는 특허발명을 무단 실시하는 자에 대해 침해품의 제조, 판매금지를 청구할 수 있습니다. 특허권 침해행위를 신속하게 금지시킬 필요가 있을 때에는 특허침해금지청구의 본안소송에 앞서 특허침해금지가처분신청을 합니다. 이때 법원은 특별한 사정이 없는 한 특허유효 추정의 원칙에 따라 침해여부를 판단하는데, 특허권자가 승소하는 경우 그 가처분결정의 집행으로 상대방 제품의 생산판매를 중지시킬 수 있습니다.

 

한편, 무효심판은 실시자의 입장에서 특허권 행사에 대한 가장 중요한 방어책입니다. 특허무효는 특허권을 처음부터 없었던 것으로 하므로 해당 특허가 무효로 확정되는 경우 특허권 행사의 기초를 소급적으로 소멸시키는 효과가 있습니다. 특허침해금지가처분결정은 6개월 정도면 나게 되지만, 무효심판은 1년 이상, 무효심결의 확정까지는 3, 4년의 기간이 필요하므로, 보통 무효심결이 나오기 전에 가처분결정이 먼저 집행될 수 있습니다. 그런데, 특허청 통계에 따르면 최근 특허의 무효율이 분쟁대상 특허의 70%를 상회합니다. 따라서, 특허유효를 전제로 가처분을 집행하였으나 나중에 그 특허가 무효로 확정되는 경우가 빈번하게 발생합니다. 특허무효는 특허권자의 입장에서 볼 때 모든 것을 허망하게 만드는데 그치지 않고 상대방으로부터 형사상 업무방해 책임이나 민사상 손해배상 책임까지 추궁당하게 합니다. 이와 같이 특허의 무효는 그것만으로 그치지 않고 다른 법적 책임과 연결될 수 있는 것입니다.

 

이하에서는 특허권을 행사하고 난 후 특허무효가 확정된 경우 특허권자에게 지울 수 있는 민사상 손해배상 책임의 내용에 대하여 최근 판결을 중심으로 구체적으로 말씀드립니다.

 

2. 핵심쟁점 및 판례의 입장

 

고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있습니다(민법 제750). 무효인 특허권의 행사는 처음부터 없었던 권리를 행사한 것이므로 위법행위에 해당합니다. 따라서, 무효인 특허권 행사로 상대방에게 손해가 발생하였다면, 특허권자에게 위법행위에 관한 고의 또는 과실이 인정되는 경우 민법상 불법행위 책임으로서 손해배상 책임이 발생하게 됩니다. 특허권자에게 손해배상 책임이 있는지 여부는 무효인 특허권을 행사함에 있어서 특허권자의 고의 또는 과실을 인정할 수 있는지 여부에 달려 있습니다. 고의와 과실을 구별할 실익이 없으므로 실제로는 특허권자의 과실 인정 여부가 핵심 쟁점입니다.

 

먼저, 특허권자가 특허침해금지가처분신청에서 승소하여 가처분 집행을 하였으나 나중에 특허무효 등으로 본안소송에서 패소한 경우를 살펴봅니다. 대법원은 오래 전부터 가처분 집행 후 본안소송에서 패소한 당사자는 특별한 사정이 없는 한 상대방이 입은 손해를 배상할 책임이 있다는 확고한 입장을 취하고 있습니다. , 대법원은 가압류나 가처분 등 보전처분은 법원의 재판에 의하여 집행되는 것이기는 하나 그 실체상 청구권이 있는지 여부는 본안소송에 맡기고 단지 소명에 의하여 채권자의 책임 아래 하는 것이므로, 그 집행 후에 집행채권자가 본안소송에서 패소 확정되었다면 그 보전처분의 집행으로 인하여 채무자가 입은 손해에 대하여는 특별한 반증이 없는 한 집행채권자에게 고의 또는 과실이 있다고 추정되고, 따라서 부당한 집행으로 인한 손해에 대하여 이를 배상할 책임이 있다고 반복하여 판결해 오고 있습니다(대법원 1999. 4. 13. 선고 9852513 판결 등). 특별한 사정이 없는 한 특허권자의 과실이 추정되고 가처분 집행에 따른 손해배상 책임이 있다는 의미입니다.

 

3. 최근 사례 검토

 

서울고등법원 2009. 1. 13. 선고 2007105732 판결(대법원에서 심리불속행으로 확정됨)은 특허권 행사의 구체적 내용, 특허무효에 따른 본안소송의 경과, 그 후 특허권자에 대한 손해배상 책임 내용과 범위 등에 관한 좋은 참고사례로 보입니다. 비록 하급심 판결이지만 위 사례를 구체적으로 살펴봅니다.

 

 가. 사실 관계

 

특허권자는 경쟁회사 A를 상대로 특허권침해금지가처분을 제기하여 승소하였고 해당 제품의 제조, 판매금지명령을 받아 집행하였습니다. 또한, 특허권자는 A 회사를 상대로 특허권 침해로 인한 손해배상청구권을 피보전권리로 하여 80억원에 해당하는 물품대금 채권에 관한 채권가압류신청을 하였고, 역시 승소하여 가압류를 집행하였습니다. 그 결과, A 회사로부터 물품을 납품받은 구매회사는 80억원이 넘는 물품대금을 법원에 공탁하였습니다. 특허소송이 시작되자 A 회사는 해당 특허에 대한 무효심판을 청구하였으며 특허심판원에서 진보성 결여를 이유로 무효심결이 났습니다. 그런 후에서야 A 회사는 법원으로부터 채권가압류취소결정을 받고 물품대금에 해당하는 위 공탁금을 수령하였습니다. 그 후 대상 특허는 특허법원 및 대법원을 거친 끝에 결국 무효로 확정되어 소멸하였습니다. 결국, 제조판매금지가처분뿐만 아니라 채권가압류 결정 모두 각 피보전권리가 존재하지 않는 것으로 귀결되어 모두 부당한 보전처분으로 판명된 것입니다. 이에 A 회사는 특허권자를 상대로 그동안 특허권의 행사로 60억원의 손해를 입었다고 주장하면서 손해배상을 청구하였습니다.

 

 나. 서울고등법원 판결 내용

 

서울고법은, 비록 가처분 및 가압류가 법원의 재판에 의해 집행되는 것이지만 본질상 실체적 청구권이 있는지 여부는 본안소송에 맡기고 단지 소명으로 집행채권자 책임 하에 하는 것이므로, 특별한 사정이 없는 한 부당한 집행으로 인한 손해에 대하여 고의 또는 과실이 있는 것으로 추정된다는 원칙을 다시 확인하였습니다


또한, 과실추정을 복멸(覆滅)할 특별한 사정은 각별히 신중하게 판단해야 한다고 하면서, 도중에 일부 유효 심결이나 판결이 있었다거나 특허권의 권리범위를 인정한 판결이 있었다는 사실 등 재판 과정에서 법원의 판결이 엇갈리는 우여곡절이 있었다는 사정만으로는 과실추정이 복멸되지 않는다고 판결하였습니다. 더 나아가, 과실을 인정할 수 없는 특별한 사정이 있었다는 특허권자의 주장에 대해서, 특허침해금지가처분을 집행한 특허권자가 본안소송에서 1, 2심을 승소한 후 상고심에서 패소하여 최종적으로 패소 확정되었고, 7년이라는 장기간 동안 여러 가지 우여곡절이 있었던 사실이 인정되는 경우조차도 특허권자의 과실을 인정하였던 대법원 1980. 2. 26. 선고 792138 판결을 인용하면서 특허권자의 주장을 배척하였습니다.

 

손해배상의 범위에 대해서 서울고법은, 가압류되었던 공탁금에 대한 이자, 특허발명의 회피설계 비용, 부품대체 비용, 인건비 등에 관한 손해는 인정하면서도, 가장 액수가 큰 수주실패에 대한 손해배상에 대해서는 판매 계약이 확정되어 있지 않았던 사정, 구매자가 다른 회사로부터 대체 구매를 할 수 있었던 사정 등에 비추어 납품계약이 최종적으로 체결되었을 것을 전제로 한 영업이익의 일실손해는 인정할 증거가 없다고 판단하였습니다. 다만, 무효 특허권에 근거한 부당가처분으로 A 회사로서는 재산상 손해 이외에도 영업상의 신용과 명예의 손상 등을 초래하여 적지 않은 정신적 손해를 받았다고 인정된다고 하면서 위자료를 인정하였습니다. 결론적으로, 서울고법은 특허권자는 A 회사에게 약 96천만원의 손해를 배상하라고 판결하였습니다.

 

4. 특허권자의 과실추정을 복멸하는 특별한 사정

 

과실추정을 복멸할 특별한 사정이 있다면 특허권자는 손해배상 책임이 없습니다. , 이 경우 특허침해금지가처분을 집행하였으나 추후 특허무효 등으로 본안소송에서 패소하는 경우에도 특허권자가 상대방에 대한 손해배상 책임을 부담하지 않게 되는 것입니다.  이하에서는 어떤 경우에 과실추정을 복멸할 특별한 사정이 있다고 볼 수 있는지에 관한 대법원 판결 내용을 검토해 봅니다.

 

대법원 2002. 9. 24. 선고 200046184 판결은, 과실을 인정하기 어려운 특별한 사정이 있었다고 본 원심(서울고등법원 9619958 사건)을 파기 환송한 사례입니다. 먼저 서울고법은, ① 가처분 재판을 담당한 법원에서 6개월 가량 본안소송과 같은 정도로 쌍방의 주장과 입증을 통하여 실체상의 청구권이 있는지 여부를 신중하게 심리한 후에 가처분 결정을 하였고, ② 가처분집행 채권자가 전용실시권을 획득하여 가처분신청을 할 때까지 약 7년간 전용실시권을 유지하면서 제조, 판매하였으며, ③ 등록고안에 관한 몇 차례 동종업체와의 특허분쟁에서 승소하였고, 또 동종업체들은 전용실시권자와 합의를 하였으며, ④ 변리사로부터도 실시자 제품이 전용실시권을 침해하였다는 감정결론을 얻었고, ⑤ 실시자 대리점이 실용신안권을 침해하지 않겠다는 각서를 쓰고 일간지에 사과문까지 게재하였으며, ⑥ 검사도 실시자 회사의 대표이사를 실용신안법 위반으로 기소한 점 등 여러 사정을 종합하여 보면, 전용실시권자인 가처분집행채권자로서는 상대방 제품이 등록고안과 목적, 기술적 구성, 작용효과가 동일, 유사하여 실용신안권을 침해하는 것이라고 믿었고, 그와 같이 믿을 만한 충분한 근거가 있었다고 봄이 상당하다는 이유로, 전용실시권을 행사한 집행채권자에게 고의나 과실이 있다고 할 수 없다고 판단하였습니다.

 

그러나, 대법원은 서울고법과 달리 위 사정에도 불구하고 전용실시권자의 과실 추정이 번복되었다고 단정할 수 없다고 판결하였습니다. , 과실 추정에 관한 원칙적인 입장에서 실시자가 입은 손해에 대하여 전용실시권자에게 손해배상 책임이 있다고 판단하였습니다. 가처분은 단지 소명에 의하여 채권자의 책임 아래 하는 것이므로, 그 집행 후에 집행채권자가 본안소송에서 패소 확정되었다면 그 보전처분의 집행으로 인하여 채무자가 입은 손해에 대하여는 특별한 반증이 없는 한 집행채권자에게 고의 또는 과실이 있다고 추정되고, 따라서 그 부당한 집행으로 인한 손해에 대하여 이를 배상할 책임이 있다고 판시하여 원칙적 입장을 다시 한번 강조하였습니다.

 

위 대법원 판결의 입장에 따르면 최종 패소한 특허권자에게 과실이 없다고 볼 여지가 매우 좁다는 것을 알 수 있습니다. 물론 반대의 판결도 있습니다. 예를 들어, 대법원 2007. 4. 12. 선고 200646360 판결은 특허권자의 과실 추정이 복멸되었다고 보았습니다. 그 이유로, 양 당사자가 해당 특허발명의 효력을 인정하여 양도계약까지 체결하였던 사정, 분쟁의 구체적 경과, 가처분신청을 하게 된 경위 등 구체적 사정을 고려할 때 그렇다는 것인데, 명확한 판단기준을 제시하고 있지 않아서 아쉬움이 남습니다.

 

정리하면, 무효인 특허권을 행사한 특허권자에게는 원칙적으로 과실이 추정되어 특허권자는 상대방 실시자가 입은 손해를 배상할 책임이 있고, 다만 극히 예외적으로 특별한 사정이 있는 경우에만 과실 추정이 복멸되어 손해배상 책임을 면할 수 있다고 보아야 할 것입니다.

 

5. 맺는 말

 

무효사유를 갖고 있는 특허권을 신중하지 못한 방법으로 행사하면 추후 책임이 따릅니다. 물론, 무효사유가 없는 특허라면 가장 좋을 것입니다. 그러나, 무효심판에 관한 통계를 보더라도 현재 실정은 그렇지 못하기 때문에 특허권의 행사방법으로 형사고소보다는 민사소송을, 특허침해금지가처분 신청보다는 본안소송을 선택하는 것이 바람직합니다. 또한, 특허등록 그 자체가 목적이 아니라 특허권 본연의 권리행사를 기대한다면, 특허출원 준비와 심사과정에 지금보다 훨씬 더 많은 노력과 비용을 들여서라도 추후 무효도전을 이겨낼 수 있는 강한 특허를 획득해야 할 것입니다.

 

*관련 판결 : 서울고등법원 2009. 1. 13. 선고 2007105732 판결

서울고등법원_2007나105732_판결문.doc

작성일시 : 2013.10.14 12:10
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-- 특허침해손해배상액 145억원을 인정한 서울중앙지법 판결 - 특허침해에 대한 손해배상액수 산정 방법 - 서울중앙지방법원 2013. 6. 7. 선고 2012가합68823 판결 --

 

서울중앙지방법원은 2013. 6. 7. 특허침해로 인한 손해배상액으로 145억원을 인정하는 판결을 하였습니다. 참고로, 손해배상 명령뿐만 아니라 제품의 제조 및 판매금지는 물론, 반제품과 생산설비도 모두 폐기하라는 폐기명령까지 한 전형적으로 특허권자가 완승한 판결입니다. 이 판결이 주목되는 이유는 우리나라 특허소송에서도 고액의 손해배상 판결이 나오기 시작한 것으로 볼 수 있기 때문입니다. 이와 같은 손해배상 액수를 어떤 근거로 산정하였는지 살펴보겠습니다.

 

- 사실관계 -


제품은 프린터 감광드럼 및 카트리지이고, , 피고는 이를 생산 판매하여 왔는데, 그 중 대부분은 수출하였습니다. 수출입의 경우 관세청에 통관자료가 남기 때문에 특허권자는 해외수출 매출액에 해당 산업분야 표준소득율 10%을 곱하여 산정한 금액을 손해배상액으로 청구하였습니다.

 

- 판결 요지 -


손해배상에 관한 적용 법조문 특허법 제128조 제2  특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정한다.”

 

- 검토 -


1심 법원은 피고가 얻은 이익을 원고가 입증해야만 한다고 전제한 후, 서울세관장에 대한 사실조회를 근거로 수출매출액을 정하고, 국세청이 고시한 컴퓨터 및 그 주변기기 (코드번호: H) 제조업의 단순 경비율이 모두 90%라는 사실을 인정하였습니다. 여기서, 국세청 단순 경비율이란 국세청이 통계자료를 바탕으로 해당업종의 매출액 및 수입액에서 소득세 부과의 편의를 위해 규범적 판단을 거쳐 결정한 것이므로 단순 경비율이 90%라고 해서 구체적 사건에서 피고의 수익율을 10%라고 단정할 수는 없다고 판단하였습니다. 그러나, 특허법 제128조 제5항에서는 손해액 입증이 성질상 극히 곤란한 경우에는 법원이 변론의 전체 취지에 따라 상당한 손해액을 인정할 수 있다고 규정함으로써, 재판부에 일종의 재량권을 부여하고 있습니다.

 

본 사건에서 재판부는 제128조 제5항의 규정에 근거하여, 국세청 고시 중 컴퓨터 및 그 주변기기 표준 소득률 10%(100% - 단순경비율 90%)를 근거로 하여 수출매출액 x 10%를 침해자의 수익으로 인정하였습니다.  다만, 피고의 실제 수익율이 국세청 표준 소득률보다 낮다는 특별한 사정이 있다면 실제 수익율로 산정할 수 있다는 전제를 달고 있습니다.

 

특허법 제128조 제2항에 근거한 손해배상액 산정에 있어서 핵심 쟁점은 이때 이익을 침해자가 얻은 이익을 영업이익으로 볼 것인지 아니면 순이익으로 볼 것인지 여부입니다. 회계상 어느 이익 개념을 채용하는가에 따라 실제 손해배상액수가 크게 달라지기 때문입니다. 실제 소송에서 매우 복잡한 문제로서 판단이 쉽지 않습니다.


그와 같은 문제를 피하는 현실적인 대안으로 자주 사용되는 방법이 특허법 제128조 제5항을 근거로 하여 국세청 고시에 따른 그 산업분야의 표준 소득률(단순 경비율을 제외한 값)에 근거한 손해배상액 산정입니다. 침해자는 실제 수익이 표준 소득률로 산정한 액수보다 낮다는 특별한 사정을 주장할 수 있습니다. 그러나, 실제로는 침해자가 특별한 사정에 관한 주장 입증 책임을 부담하므로 재판부가 실제 그 수익을 인정할 가능성은 높지 않습니다.

 

정리하면, 위 판결의 내용에 비추어 볼 때 특허침해로 인한 손해배상액은 매출액이 입증된다면 여기에 국세청 고시의 표준 소득률을 곱한 금액으로 산정될 수 있다 할 것입니다.


판결문:

판결문_원문_2012가합68823_서울중앙지법.pdf

국세청 고시:

국세청고시_제2013-13호_귀속경비율.hwp

작성일시 : 2013.08.07 10:31
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-- 145억원에 이르는 고액의 손해배상액을 인정한 사례 - 서울중앙지법 2013. 6. 7. 선고 2012가합68823 판결 (캐논 v. 백산OPC) --

 

서울중앙지방법원이 최근 선고한 판결이 화제입니다(서울중앙지방법원 2013. 6. 7. 선고 2012가합68823 판결).

 

우선 일본 특허권자 캐논에게 피고 한국기업이 부담할 손해배상액이 145억원으로 보기 드문 고액이고, 제조판매금지는 물론, 나아가 보관 중인 완제품 및 반제품, 생산설비 폐기명령까지, 여기에다 판결 확정 전 가집행 선고까지 허용한 판결입니다.

 

판결문을 첨부하였으니, 관심 있는 분들은 한번 읽어 보시기 바랍니다.

본 판결의 의미에 대해서는 추후 다른 글을 통해 말씀드리도록 하겠습니다.

(참고로, 본 판결에 대하여 피고 회사가 항소하였으므로 소송은 아직 종결된 것이 아니며, 2심에서 결과가 뒤집힐 수도 있다는 점을 알려드립니다.)


2012가합68823(서울중앙2013-06-07 캐논-백산OPC).pdf

작성일시 : 2013.07.23 10:30
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