직무발명__글18건

  1. 2015.12.21 사용자의 직무발명보상금 지급에 대한 법인세 세액공제
  2. 2015.12.21 직무발명 보상금을 활용한 절세방안과 관련 법적 RISK
  3. 2015.12.18 디자인 창작도 직무발명에 포함, 디자이너도 직무발명보상금청구 가능
  4. 2015.12.16 직무발명보상금청구권의 소멸시효 10년과 사내 직무발명규정이 없었던 경우 그 기산점
  5. 2015.12.04 직무발명보상금은 사용자의 연구·인력개발비로 세액공제 대상 - 국세청 유권해석
  6. 2015.12.04 직무발명자 연구원이 전직하면서 기술유출 불법행위를 범한 경우 영업비밀 침해책임과 직무발명보상청구권은 별개의 독립적 관계
  7. 2014.12.03 직무발명을 종업원이 회사에 신고하지 않고 무단 유출하여 제3자 명의로 특허등록을 받은 경우 사용자가 특허권 이전 등록을 통해 직접 회수할 수 있는지 여부
  8. 2014.11.25 직무발명의 공동발명자가 회사에 신고하지 않고 제3자에게 그 지분을 양도하여 단독 특허등록한 경우 사용자가 채권자대위소송으로 그 특허권의 지분을 이전 받을 수 있음
  9. 2014.08.12 직무발명을 신고하지 않고 무단으로 외부의 제3자 명의로 특허 출원하였고, 법적 분쟁이 시작되자 관련 해외출원을 중도 포기한 경우 손해배상 책임 – 대전지방법원 2011가합8564 판결
  10. 2014.02.24 직무발명에 대한 사용자의 통상실시권이 인정되지 않는 경우 및 실무적 대응방안
  11. 2013.09.27 기술이전 대가로 산정되는 로열티 수입 금액에 크로스 라이선스(cross license) 부분을 산입할 수 있는지 여부
  12. 2013.08.08 [국내사례연구] 직무발명보상금 인정의 전제 조건인 발명자 지위 - 제1번 발명자로 기재된 전직 생산팀장의 직무발명보상금청구권을 그가 발명자가 아니라는 이유로 부인한 사례
  13. 2013.08.05 한국과 미국의 발명자 확정을 위한 판단 기준
  14. 2013.08.01 [국내사례연구] 직원이 출장중 또는 사내창업중 발명을 한 경우, 그 직무발명의 귀속 문제 - 서울중앙지방법원 2009가합72372 판결
  15. 2013.07.29 직무발명에 무효사유가 있거나 사용자가 실시하지 않는 경우 보상금 인정 여부 - 서울중앙지방법원 2013. 7. 18. 선고 2012가합501788 판결 (전화번호 초성 검색방법 발명 사건)
  16. 2013.07.29 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 사용자의 이익액 의미 - 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 (농약발명 사건)
  17. 2013.07.29 무효사유가 있는 직무발명에 대한 보상금청구소송 - 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507 판결 (의약발명, 파노린 사건)
  18. 2013.07.17 직무발명보상금청구권을 행사할 수 있는 기간

-- 사용자의 직무발명보상금 지급에 대한 법인세 세액공제 --

 

세법과 세무실무에 정통하지 못해 망설이다 간략하게 언급합니다. 직무발명 보상금을 지급한 회사법인에 대해 "해당 지출액은 조세특례제한법 시행령 별표6 1. 연구개발, 라목의 연구·인력개발비 세액공제를 적용받는 비용에 포함되는 것이라는 국세청 유권해석을 소개하였습니다.

 

세액 공제는 납세의무자가 부담하는 세액 중에서 세금을 아예 공제해서 빼주는 것을 말합니다. 참고로 소득공제는 세금 산정의 근거가 되는 소득액을 빼주는 것입니다. 소득공제와 비교하면 세액공제가 훨씬 유리합니다.

 

직무발명 보상금을 세액공제 대상 비용으로 보기 때문에 회사법인의 입장에서는 세금으로 직무발명 보상금을 주는 것과 비슷할 것입니다.

 

물론 기업규모와 항목에 따라 세액공제의 규모와 비율이 조금씩 다릅니다. 예를 들면, 신성장동력산업 연구개발비(R&D) 세액공제와 원천기술 연구개발비(R&D) 세액공제의 경우 연구개발비용 중 중소기업은 30%, 중견기업 및 대기업은 20%까지 공제받을 수 있습니다. 이와 같은 연구인력개발비 세액공제는 실제 많은 장점이 있는 가장 대표적인 절세 포인트라고 합니다. 현행법상 그 적용기한은 오는 2018년 말까지라고 합니다.

 

회사법인이나 개인사업자 등 사용자에게 어떤 비용 항목으로 얼마나 세액 공제를 받는지 등등 실무적 사항은 세무 전문가에게 구체적으로 조언을 받는 것이 바람직할 것입니다.

 

다만, 직무발명자에게는 직무발명 보상금 전액에 대한 소득세 비과세의 혜택을, 사용자에게는 직무발명 보상금 지급액을 연구, 인력개발 비용으로 세액 공제 혜택을 제공하는 등 세금으로 양쪽을 모두 적극 지원하고 있습니다. 국가적 차원에서 직무발명 보상제도를 적극 권장, 시행하고 있다는 점만은 분명해 보입니다.

 

작성일시 : 2015.12.21 16:15
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-- 직무발명 보상금을 활용한 절세방안과 관련 법적 RISK -- 

 

앞서 블로그에서 소개한 것처럼, 직무발명 보상금은 받는 발명자 입장에서 비과세 소득이라는 혜택이 있고, 지급하는 사용자 입장에서는 연구, 인력개발비용으로 세액공제 대상인 비용이라는 혜택이 있습니다. 그런 이유 때문에 최근 절세 방안으로 직무발명 보상제도가 큰 주목을 받고 있습니다.

 

높은 연봉을 받는 대표이사, 등기이사 등 임원의 경우 통상 소득의 35% 소득세와 여기에다 소득세의 10%에 해당하는 지방세, 건강보험, 국민연금 등을 내야 합니다. 그 결과 실 수령액은 그 명목 소득의 50% 정도에 불과합니다. 상여금, 수당 등 보너스나 주식배당금의 경우도 비슷합니다.

 

그런데 이와 같은 세금 부담이 없는 직무발명 보상금을 활용할 수 있다면 거의 2배에 해당하는 돈을 실제로 받을 수 있다는 의미입니다. 뿐만 아니라 회사입장에서는 연구, 인력개발비용으로 세액공제 혜택까지 받을 수 있다는 점도 중요합니다.

 

또한, 디자인 창작도 직무발명에 해당하므로 창작 디자인으로 인한 수익에 대한 보상금도 기술개발이나 발명에 대한 직무발명 보상금과 같습니다. 소규모 디자인 하우스나 패션업체의 경우 대표이사 등이 디자인 창작자라면 직무발명 보상금을 마찬가지로 절세 방안으로 활용할 수 있습니다.

 

참고로 세무관련 블로그 내용을 소개하면, "직무발명 보상금이 5억원이라면 기업은 비용처리로 11000만원, 연구인력 개발비 세액공제로 12750만원, 총 약 24000만원의 세금을 절약하게 되고, 대표이사 등 발명가 입장에서는 직무발명 보상금 5억원에 대한 소득세 2억여원을 내지 않아도 된다"라고 설명하고 있습니다. 양쪽을 합치면 직무발명 보상금과 거의 같은 금액의 절세 효과를 볼 수 있다는 얘기입니다.

 

진정한 직무발명자라면 이와 같은 절세 방안이 문제될 소지는 없습니다. 그러나 진정한 직무발명자가 아닌 경우라면 절세가 아니라 탈세나 조세포탈이라는 위법행위로서 법적 책임을 지게 될 것입니다. 또한 업무상 배임의 불법행위 책임도 지게 될 것입니다.

 

따라서 성급하게 절세방안으로 직무발명 보상금을 지급하기 전에, 직무발명 법리에 관한 전문지식과 충분한 실무 경험을 가진 전문가의 조언을 받아 관련 Risk를 체크하고 직무발명 관리 및 보상규정을 마련하여 운영하는 것이 바람직할 것입니다.

 

작성일시 : 2015.12.21 09:30
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-- 디자인 창작도 직무발명에 포함, 디자이너도 직무발명보상금청구 가능 --

 

최근 삼성전자에서 Apple에 대해 미국디자인특허권 침해로 인한 손해배상으로 약 4억달러( 44백억원)를 지급했다는 뉴스입니다. 미국법원 1심 판결에서 삼성전자의 손해배상금액 93천만 달러 중, 디자인특허권 침해로 39900만 달러, 트레이드 드레스 침해로 38200만 달러, 특허권 침해로 14900만 달러라고 합니다.

 

앞서 블로그에 설명한 것처럼 디자인 창작도 직무발명에 해당하고, 디자인 창작자는 직무발명보상 규정에 따라 사용자에게 정당한 보상을 받을 권리를 갖습니다. 흥미 삼아 가상의 예를 생각해 본다면, 국내법 적용을 받는다면 아이폰 디자인 창작자는 애플이 삼성전자로부터 받은 4천억원에 대해 직무발명자로서 정당한 보상을 청구할 수 있을 것입니다.

 

직무발명을 규정한 발명진흥법 제2조 제1호에서 "발명"이란 「특허법」·「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다고 정의합니다. 그 이하에서도 디자인이 직무발명의 대상에서 제외된다는 특별규정은 전혀 없습니다. 따라서, 발명진흥법에서 사용자의 직무발명 보상의무를 규정한 부분에서 발명으로 기재된 부분은 모두 디자인 창작을 포함하는 것으로 해석됩니다.

 

기술분야 디자인만 뿐만 아니라 산업분야와 상관 없이 적용됩니다. 예를 들어 패션회사의 디자인 창작에서도 직무발명 보상청구권이 있습니다. 디자인 개발자를 기술개발자와 차별할 근거는 전혀 없습니다. 디자인 창작자에게 그 기여도에 따라 정당한 보상을 하는 것이 당연합니다

 

작성일시 : 2015.12.18 17:00
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-- 직무발명보상금청구권의 소멸시효 10년과 사내 직무발명규정이 없었던 경우 그 기산점 --

 

직무발명보상금청구권의 소멸시효는 일반 채권과 마찬가지로 10년입니다. 직무발명보상금청구권의 소멸시효의 기산점은 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 관한 권리를 승계한 시점입니다.

 

실무상으로는 소위 실적보상금청구권의 기산점이 핵심쟁점입니다. 왜냐하면, 실적보상은 그 실시수익(로열티 수익 등)이 발생하여 실적보상의 근거가 형성된 후에야 종업원 발명자가 청구할 수 있으므로 실적발생을 전제로 하는 실적보상금은 실적발생 전까지 보상금청구권 행사에 장애가 있기 때문입니다. 실적발생 후 보상금 산정이 가능할 때부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 마땅합니다.

 

대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결에서도 “직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다”라고 판시하였습니다.

 

실제 보상금청구소송은 실적보상을 대상으로 하고, 실적보상금청구권은 언제부터 소멸시효가 진행되어 10년 기간이 경과되었는지, 즉 소멸시효 기산일을 언제로 볼 것인지가 쟁점입니다. 특히 벤처나 중소기업에서 직무발명 관련 사규가 전혀 없었고, 해당 직무발명을 회사명의로 출원하면서도 아무 약정도 없었던 경우가 빈번하고, 직무발명의 승계 여부, 소멸시효의 기산점 등 판단이 쉽지 않은 문제가 많습니다.

 

이와 같은 상황에 대해 최근 나온 서울고등법원 2015. 11. 5. 선고 201510563 판결을 소개합니다. 먼저, 위 판결은 "종업원 등의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 그 특허받을 권리를 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정할 수 없다(대법원 2011. 7. 28. 선고 201112834 판결)"고 전제하고,

 

나아가 "묵시적 승계의사는 직무발명과 관련된 회사 내에서의 관행, 발명 전후 종업원의 대응 태도 등을 종합하여 판단하여야 한다"고 판시하였습니다.

 

구체적 사안에 대해서는, "사용자 회사로 하여금 발명을 출원, 등록하게 하였고, 이 사건 직무발명보상금청구소송 제기 직전까지 별다른 이의를 제기하기 아니한 사실을 인정할 수 있으므로, 이 사건 발명의 출원 무렵 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 묵시적으로 승계하였다고 봄이 타당하고 그때부터 소멸시효가 진행한다고 보아야 한다"고 판결하였습니다. 사용자에게 유리한 판결입니다.

 

현행 발명진흥법에서 직무발명보상규정을 두지 않으면 과태료를 부과하는 등 법적으로 강제하고 있음에도 불구하고, 직무발명보상규정을 두지 않은 사용자가 직무발명보상규정을 두고 있는 회사보다 유리할 뿐만 아니라, 발명자 종업원에게는 매우 불리한 판결입니다. 물론 형식적 법적 논리에 따르면 옳다고 볼 수도 있지만, 현행 법률과 정부정책에 반하는 행위를 한 사용자를 더욱 보호하는 결과를 초래하는 판결로서 수긍하기 어려운 점이 있습니다. 대법원에서 하급심 판결을 그대로 지지할지 아니면 어떤 다른 묘안을 제시할 수 있을지 귀추가 주목됩니다.

 

첨부: 서울고등법원 2015. 11. 5. 선고 201510563 판결

서울고등법원 2015나10563 판결.pdf

 

작성일시 : 2015.12.16 09:52
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-- 직무발명보상금은 사용자의 연구·인력개발비로 세액공제 대상 - 국세청 유권해석 --

 

국세청 유권해석으로 내국법인이 발명진흥법에 따른 직무발명보상금을 임원에게 지출하는 경우 해당 지출액은 조세특례제한법 시행령 별표6 1. 연구개발, 라목의 연구·인력개발비 세액공제를 적용 받는 비용에 포함되는 것”(사전-2015-법령해석법인-0316 2015. 10. 6.)이라고 회신했다는 뉴스입니다.

 

코스닥 기업의 대표이사이자 대주주인 직무발명자에게 지급한 직무발명보상금이 지출한 연도의 연구인력개발비 세액공제 대상에 해당하는지 여부에 대해 국세청의 사전답변을 신청한 것에 대한 회신이라고 합니다.

 

또한, 수 차례 말씀드린 것처럼 대표이사도 직무발명자 자격이 있고, 회사 법인에서 대표이사 직무발명자에게 지급한 직무발명 보상금은 받은 사람 입장에서 비과세 소득에 해당합니다.

 

정리하면, 직무발명 보상금을 받은 개인 대표이사의 입장에서는 소득세를 면제를, 보상금을 지급한 회사법인 입장에서는 세액공제의 혜택을 모두 받습니다. 직무발명을 적극적으로 장려하기 위한 국가 정책적 배려입니다.

 

작성일시 : 2015.12.04 12:30
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-- 직무발명자 연구원이 전직하면서 기술유출 불법행위를 범한 경우 영업비밀 침해책임과 직무발명보상청구권은 별개의 독립적 관계 -- 

 

종전 블로그에 판결내용을 정리해 올린 사안이 뉴스 기사에 소개된 것을 보고 다시 한번 그 실무적 포인트를 간략하게 정리해 드립니다. 블로그 글 -- 영업비밀 침해 또는 특허침해 소송에 대한 대응방안으로 직무발명보상청구소송 서울중앙지방법원 2014. 1. 17. 선고 2013가합13271 판결 --

 

핵심 포인트는 직무발명자가 영업비밀 침해행위를 하는 경우 회사에서 직무발명자에 대해 영업비밀 침해에 관한 책임을 묻는 것과 종업원 직무발명자가 회사에 대해 직무발명 보상금을 청구하는 것은 독립적인 권리행사로 서로 모순되는 것은 아니라는 것입니다.

 

위 판결에서 법원은 회사에 대한 영업비밀 침해를 인정했더라도, 영업비밀과 특허의 내용인 발명의 범위나 내용이 반드시 동일한 것이 아니고, 공동발명자 사이에서도 영업비밀 무단 사용, 공개로 인한 침해가 가능하므로, 공동발명자로 인정하는 것이 영업비밀 침해를 인정한 것과 모순되는 것은 아니라고 판시하였습니다.

 

직무발명의 공동발명자로 인정되면 이에 따라 직무발명에 대한 정당한 보상을 받을 권리를 갖습니다. 비록 영업비밀 침해 또는 업무상 배임 등의 불법행위를 저질렀다고 해도 그 권리까지 소멸되는 것은 아닙니다.

 

회사에서 전직한 연구원에게 영업비밀 침해로 인한 손해배상을 청구하는 경우라면 연구원이 그 영업비밀에 해당하는 직무발명의 발명자라면 회사에 대한 직무발명보상금 청구소송을 제기할 수 있습니다. 동일한 기술을 평가하여 손해액과 보상금을 정할 수 있고, 서로 상계처리도 가능하므로 연구원으로서는 효과적인 방어수단이 될 것입니다.

 

작성일시 : 2015.12.04 09:44
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-- 직무발명을 종업원이 회사에 신고하지 않고 무단 유출하여 제3자 명의로 특허등록을 받은 경우 사용자가 특허권 이전 등록을 통해 직접 회수할 수 있는지 여부 --

 

1.      원칙 특허권이전등록청구권 불인정

 

발명이 곧 특허는 아닙니다. 예를 들면, 발명을 특허출원하지 않고 영업비밀로 보유하거나 조건 없이 공개함으로써 그 권리를 포기하기도 합니다. 발명자 및 그 승계인은 특허를 받을 권리를 갖지만 전부 포기, 또는 일부 포기 등 다양한 선택을 할 수 있고, 특허를 받더라도 청구항에 따라 다양한 범위의 권리가 생성될 수 있습니다. 이와 같은 점을 중시하여, 우리나라 학설과 판례는, 무권리자 등록 특허권을 진정한 권리자에게 직접 이전하는 방식의 권리구제를 인정하지 않습니다. 진정한 권리자는 특허법 제34조 및 제35조의 특칙에 따른 특허권 확보만이 허용되는 것이 원칙입니다.

 

이와 같은 특허법 법리를 대법원 2014. 5. 16. 선고 201211310 판결에서 다시 한번 명확하게 판시하였습니다. 대법원 판결문의 해당 부분을 참고로 인용합니다. "발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하고, 그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년 이내와 심결이 확정된 날부터 30일 이내라는 기간 내에 특허출원을 함으로써 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있다(특허법 제35). 이처럼 특허법이 선출원주의의 일정한 예외를 인정하여 정당한 권리자를 보호하고 있는 취지에 비추어 보면, 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 바 없는 무권리자의 특허출원에 따라 특허권의 설정등록이 이루어졌더라도, 특허법이 정한 위와 같은 절차에 의하여 구제받을 수 있는 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다."

 

2.     예외 특허대상은 확정된 후 중간 양도행위만 무효인 경우

 

발명에 대해 누군가 특허출원을 한 결과, 그것이 진정한 권리자의 특허를 받을 권리와 동일한 발명인 경우라면, 굳이 무효 후 재출원 등 번거로운 절차를 거치지 않고서도 이미 존재하는 출원 또는 등록된 특허에 관한 권리를 이전하는 방식의 권리구제를 인정합니다. 이와 같은 특별한 경우로는, 진정한 권리자가 특허출원을 한 후 양도, 가압류, 질권설정 등으로 권리가 이전되었으나 2중 양도에서 적극적 배임행위가 개입되어 무효인 2중 양도인 경우 등에는 직접 그 권리의 이전을 청구할 수 있습니다.

 

대법원 2004. 1. 16. 선고 200347218 판결은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 사람이 특허출원을 한 후 그 권리를 다른 사람에게 양도하고 그에 따라 양수인 명의로 출원인 명의변경이 이루어져 양수인이 특허권의 설정등록을 받았는데 그 양도계약이 무효나 취소 등의 사유로 효력을 상실하게 된 사안에서 그 특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명에 관한 것이라면 양도인은 양수인에 대하여 특허권에 관하여 이전등록을 청구할 수 있다고 판시하였습니다.

 

3.     예외 공동 발명자 중 외부인에게 그 지분을 무단 양도하여 특허 출원한 경우

 

종업원이 공동 발명자인 경우 사용자는 그 종업원의 지분권을 승계합니다. 그런데, 공동발명자인 종업원이 그 직무발명을 회사에 신고하자 않고 외부인 공동 발명자의 단독 발명인 것처럼 꾸며 외부인 공동 발명자 명의로 특허 출원한 경우가 많습니다. 그런데, 이와 같은 경우 공동 발명자 중 1인의 특허출원이 있었으므로, 진정한 권리자의 특허출원이 없었던 원칙적 상황과는 구별됩니다. 대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결과 구체적 사실관계는 다르지만, 그 전제조건 "특허를 받을 수 있는 권리와 설정등록이 이루어진 특허권이 동일한 발명"이라는 상황은 동일합니다. 따라서, 직무발명의 진정한 권리자인 사용자는 그 종업원이 갖는 공동 발명자의 지분에 기초하여 외부 공동 발명자가 출원한 특허출원 또는 등록특허에 대해 직접 지분권의 이전등록청구가 가능합니다.

 

대법원 2014. 11. 13. 선고 201177313 판결에서 이와 같은 법리를 다시 한번 명확하게 설시하였습니다. 다만, 특허권 지분 이전등록의 방법으로 중간생략 등록이 아니라 순차 등록이전을 해야 하고, 이를 위해 사용자는 종업원의 이전등록청구권을 채권자로서 대위행사할 수 있다고 판시하였습니다.

 

위 판결에 대한 소개 글을 이미 포스팅하였지만, 그 핵심내용을 다시 인용하면 다음과 같습니다. 종업원 B 회사와 체결한 직무발명 사전승계에 관한 약정을 , 직무발명 Q22 합금 발명을 하였으나, 종업원 B 합금 발명 완성사실을 회사에 통지하지 아니한 발명에 대한 특허를 받을 있는 권리 종업원 B 지분을 공동발명자 외부인 A에게 양도하였습니다. 나중에 이를 알게 사용자 회사가 소송을 제기한 것입니다.

 

대법원은 종업원 B, 공동발명자 A 사이의 종업원 B 지분의 이중양도는 공동발명자 A 적극 가담 아래 이루어진 것으로서 민법 103조에서 정한 반사회질서의 법률행위에 해당하여 무효라고 판시하고, 회사가 종업원 B에게 Q22 합금 발명에 대한 권리 종업원 B 지분에 관하여 직무발명 사전승계 약정에 따른 승계 의사를 문서로 알리고, 발명에 대하여 공동발명자 A 앞으로 등록된 특허권 종업원 B 지분에 관하여 공동발명자 A 상대로 종업원 B 대위하여 종업원 B에게 이전 등록할 것을 청구하고, 동시에 종업원 B 상대로 원고 회사에게 순차 이전등록할 것을 청구할 있다고 판시하였습니다. 다만, 위와 같은 순차 등록이전이 아니라 특허에 관한 지분권을 사용자 회사에게 직접 이전등록할 것을 청구할 수는 없다고 판시하였습니다.

 

작성일시 : 2014.12.03 09:05
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-- 직무발명의 공동발명자가 회사에 신고하지 않고 3자에게 지분을 양도하여 단독 특허등록한 경우 사용자가 채권자대위소송으로 특허권의 지분을 이전 받을 있음 -- 

 

대법원 2014. 11. 13. 선고 201177313 판결 - 직무발명의 완성 사실을 사용자에게 통지하지 아니한 채 발명자인 종업원이 그의 특허를 받을 수 있는 권리를 공동발명자인 제3자와 공모하여 위 제3자에게 양도하고 위 제3자가 단독으로 특허출원, 등록한 경우 사용자가 채권자대위권 행사로 위 특허권 중 종업원의 지분에 대하여 순차 이전 받을 수 있다고 판결하였습니다.

 

1. 대법원 2014. 11. 13. 선고 201177313 판결 요지

 

대법원은 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 발명에 대한 특허를 받을 있는 권리를 3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 직무발명 완성사실을 알게 사용자 등으로서는 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다 판시하였습니다. 그리고 이중양도는 민법 103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 것이므로, 사용자 등은 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 있다 보았습니다.

 

2. 사실 관계의 개요

 

종업원 B 원고 회사와 체결한 사건 발명약정은 직무발명 사전승계에 관한 약정의 범위 내에서 유효하다는 , Q22 합금 발명 종업원 B 기여 부분은 원고 회사와의 관계에서 종업원 B 직무발명에 해당한다는 , 그럼에도 불구하고 종업원 B 합금 발명 완성사실을 원고 회사에 통지하지 아니한 발명에 대한 특허를 받을 있는 권리 종업원 B 지분을 공동발명자 A에게 양도한 등이 인정되었습니다.

 

이어 대법원은 종업원 B, 공동발명자 A 사이의 종업원 B 지분의 이중양도는 공동발명자 A 적극 가담 아래 이루어진 것으로서 민법 103조에서 정한 반사회질서의 법률행위에 해당하여 무효라고 봄이 상당하나, 사건에서 사실심 변론종결시까지 발명진흥법에서 정한 바에 따라 Q22 합금 발명에 대한 특허를 받을 있는 권리 종업원 B 지분을 원고 회사에 승계하기 위한 어떠한 절차도 이행된 없음 확인하였습니다.

 

3. 사용자의 이전등록청구권에 대한 판단

 

대법원은 원고 회사가 종업원 B에게 Q22 합금 발명에 대한 권리 종업원 B 지분에 관하여 직무발명 사전승계 약정에 따른 승계 의사를 문서로 알리고, 발명에 대하여 공동발명자 A 앞으로 등록된 특허권 종업원 B 지분에 관하여 공동발명자 A 상대로 종업원 B 대위하여 종업원 B에게 이전등록할 것을 청구하고, 동시에 종업원 B 상대로 원고 회사에게 순차 이전등록할 것을 청구할 있다고 판시하였습니다. 다만, 위와 같은 순차 등록이전이 아닌 특허권을 원고 회사에게 직접 이전등록할 것을 청구할 수는 없다고 판시하였습니다.

 

*첨부파일: 대법원 2014. 11. 13. 선고 201177313 판결

  2011다77313.pdf

 

정회목 변호사 

 

작성일시 : 2014.11.25 14:48
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-- 직무발명을 신고하지 않고 무단으로 외부의 제3자 명의로 특허 출원하였고, 법적 분쟁이 시작되자 관련 해외출원을 중도 포기한 경우 손해배상 책임 대전지방법원 2014. 6. 12. 선고 2011가합8564 판결 --

 

- 형사상 배임죄 성립

 

종업원 발명자가 직무발명을 사용자에게 신고하지 않으면 법적 책임을 지게 됩니다. 대표적 사례로 대법원 2012. 11. 15. 선고 20126676 판결을 들 수 있습니다. 대법원 판결사안에서는 연구개발 이사가 외부 연구원과 협력연구로 개발, 완성한 기술을 회사에 알리지 않고 외부 연구원이 특허등록을 받도록 한 것이 발각된 경우 형사상으로는 업무상 배임죄가 성립한다는 판결입니다.

 

참고로 판결요지를 소개하면 다음과 같습니다. "직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 사용자에게 승계한다는 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원은 그 특허권의 취득에 협력해야 할 의무를 부담하고, 이것은 자기사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 갖는다. 따라서, 종업원 A 이사는 배임죄의 주체인타인의 사무를 처리하는 자의 지위에 있다. 위와 같은 지위에 있는 종업원이 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3(B)에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다."

 

- 민사상 손해배상 책임

 

형사유죄판결을 받으면 위법행위라는 사항은 확정된 것입니다. 대부분 다음 단계로서 해당 위법행위로 인한 민사상 손해배상 책임이 추궁될 것입니다. 특별한 사정이 없다면 손해배상 액수만 문제될 뿐이고, 직무발명을 신고하지 않은 연구원이 손해배상 책임을 피하기 어려울 것입니다.

 

첨부한 판결 사안에서는 1심 법원은 발명자 연구원에 대해서는 2억원, 출원명의 회사에 대해서는 3억원의 손해배상 판결을 하였습니다. 직무발명을 신고하지 않고 외부자 명의로 출원한 사례에서 상당한 액수의 손해배상 판결이 난 것이 흥미롭습니다. 첨부된 판결문을 한번 꼼꼼하게 읽어 보시기 바랍니다. 본 사안에서 손해배상 책임의 주원인으로는 해외출원 후 심사 및 등록을 포기한 부분을 들고 있습니다.

 

- 미신고 직무발명을 제3자 명의로 출원한 모인출원 관련 복잡한 법률문제

 

정당한 권리자가 모인출원에 관한 권리를 원상회복할 수 있는지 문제는 국가마다 입장을 달리하는 문제로 해결이 단순하지 않습니다. 우리나라 특허법 제34조 및 제35조 규정은 원칙적으로 정당한 권리자의 후속출원을 전제로 하는 구제방법입니다. 판결 사안에서 문제된 일본, 미국, 중국, 유럽특허청 등 타국가 특허법에는 정당한 권리자의 후속출원을 권리구제의 전제요건으로 하는 것은 아닙니다. 그러나, 출원조차 하지 않았던 정당 권리자에게 모인출원에 관한 권리가 모두 귀속된다고 단정하기는 어렵습니다. 개별 국가마다 특허법리를 면밀하게 살펴보아야 할 어려운 문제입니다. 논리적으로는 직무발명을 정당하게 양수할 수 있는 사용자가 외국에 출원 중인 모인출원에 대한 권리 보유자라는 사실이 확정되어야만 그 해외출원을 중도 포기한 행위에 대한 손해배상 책임이 인정될 것입니다. 모든 국가에 동일한 특허법리가 적용될 가능성은 극히 낮다고 생각합니다.

 

- 영업비밀 유출책임 관련 대법원 판결

 

직원이 직무발명을 회사에 보고하지 않고 타인 명의로 특허 출원하였다면 배임죄의 책임을 물을 수 있습니다. 형사적으로 배임죄 유죄 판결을 받으면 특별한 사정이 없는 한 민사적으로도 불법행위가 성립합니다. 따라서, 손해배상책임도 있습니다.

 

그러나, 직무발명을 완성한 후 지체 없이 보고할 의무가 있지만 알리지 않고 타인 명의로 출원한 경우에도 발명자주의 원칙상 그 단계에서는 아직 회사에게 그 발명에 관한 소유권이 이전된 것은 아니라고 보고, 회사의 영업비밀을 외부로 누설하여 침해한 것이라는 주장은 배척하였습니다. 그 단계에서는 사용자가 직무발명을 보유한 것으로 보지 않은 것입니다.

 

*첨부파일: 대전지방법원_2011가합8564_교수직무발명관련

  대전지방법원_2011가합8564_교수직무발명관련.pdf

 

작성일시 : 2014.08.12 13:29
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-- 직무발명에 대한 사용자의 통상실시권이 인정되지 않는 경우 및 실무적 대응방안 --

 

1. 직무발명에 대해 사용자가 갖는 가장 근본적 권리무상의 통상실시권

 

사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있습니다. 예를 들면, 발명자인 종업원이 중요한 기술을 개발한 후 회사 몰래 자신의 이름으로 특허 등록하거나, 또는 타인이나 타사의 이름으로 특허 등록한 경우에도, 그 기술이 직무발명에 해당하면 사용자인 회사는 그 기술을 특허권의 영향을 받지 않고 무상으로 사용할 수 있습니다. 종업원 발명자에게 그동안 급여를 주고 연구시설 등을 이용할 수 있도록 한 공헌에 대한 대가로 무상의 통상실시권을 자동으로 인정합니다.

 

2. 사용자에게 무상의 통상실시권을 인정하지 않는 경우

 

종업원이 회사에 완성된 직무발명을 신고하였으나, 회사가 그 직무발명에 대한 승계에 대한 답변을 하지 않는 경우에는 통상실시권을 박탈당하는 상황에 직면하게 됩니다. 예를 들면, 직무발명이 현재 사업모델이나 기술로드맵에 따라 진행되는 R&D 프로젝트의 결과물이 아니라 전혀 새로운, 다소 엉뚱한 아이디어를 요체로 하고 있는 경우 회사에서 그 기술의 장래 가치를 제대로 평가하지 못하는 상황이 발생하기도 하는데, 이에 회사에서 그 직무발명을 방치하였으나 나중에 뜻하지 않은 대박 기술이 된 경우를 상정해 볼 수 있습니다. 발명자가 그 아이디어를 회사에 직무발명으로 신고하였음에도 불구하고 회사에서 승계하지 않았을 때, 회사가 나중에 적어도 그 발명기술에 대한 무상의 통상실시권이라도 확보할 수 있는지 문제됩니다.

 

발명진흥법은 사용자에게 무상의 통상실시권조차 인정하지 않는 경우를 2가지 명시하고 있습니다. 이에 대한 실무적 해결방안은 비교적 간단합니다. 이하에서 해당 규정과 관련 사항을 정리하여 말씀드립니다.

 

3. 발명진흥법 규정

 

. 대기업의 직무발명 관리규정 의무화 - 10조 제1

 

2014. 1. 31. 시행 예정인 개정 발명진흥법에서는, 중소기업기본법상 중소기업이 아닌 대기업은 미리 직무발명에 관한 승계계약 또는 근무규정을 두지 않으면 그에 대한 무상의 통상실시권을 취득할 수 없습니다. 실제 그와 같은 상황은 발생하지 않을 것으로 생각합니다.

 

. 직무발명 신고 후 4개월 내에 승계여부 회신을 하지 않는 경우 - 13조 제3

 

발명진흥법 제13조 제3항은, “사용자가 발명 완성사실을 통지받은 후 4개월 이내에 승계여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자등은 제10조 제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다.”고 규정하고 있습니다. , 승계여부 통지를 하지 않으면 그 권리를 포기한 것으로 볼 뿐만 아니라, 나아가 종업원 동의 없이는 무상의 통상실시권도 인정하지 않는 제재를 가한다는 의미입니다. 이와 같은 제재조치에 대해 많은 논란이 있지만, 현행법 규정은 사용자에게 불이익을 줌으로써 직무발명에 대한 승계여부 결정을 하도록 강제한다는 취지를 갖고 있습니다.

 

그런데, 위 조항에서이 경우란 핵심문언은 잘 해석해야 합니다. 위 규정 문언상으로는이 경우가 앞문장 전체를 가리키는 것으로 보이고, 그렇다면 『사용자가 4개월 내에 승계여부를 통지하지 않아 권리의 승계를 포기한 것으로 간주되는 경우』에 한하여이 경우이하가 적용되는 것으로 해석할 수 있습니다. 이에 따르면 위 규정의 반대해석상 회사가 4개월 이내에 미승계 의사를 통지한 경우에는 여전히 무상의 통상실시권을 갖는다는 결론에 이르게 됩니다.

 

4. 실무적 대응방안

 

. 직무발명의 승계, 보상 등을 규정한 직무발명 관리 규정을 두어야 합니다.

. 발명진흥법상 종업원은 직무발명을 완성한 경우 회사에 신고할 의무가 있다는 점은 정기적으로 교육하는 것이 바람직합니다.

. 회사는 종업원의 직무발명을 신고 접수일로부터 4개월 내에 평가한 후 승계여부를 문서로 통지하여야 합니다.

. 직무발명이 중요하지 않다고 평가하여 승계하지 않을 경우에도 승계하지 않겠다는 의사를 명시적으로 통지하여야 합니다. 그렇게 한다면, 장래 비즈니스 환경이 변경되어 그 발명기술을 사용해야 할 사정이 발생한 경우 회사는 그 기술을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 확보할 수 있습니다.

. 만약, 직무발명이 회사의 사업과 무관하다고 판단하여 회사에서 직무발명을 방치하는 방식으로 종업원에게 4개월 내에 승계여부를 통지하지 않은 경우에는 향후 종업원의 동의 없이는 회사가 무상의 통상실시권을 확보할 수 없습니다.

. 회사에서 무상의 통상실시권을 확보하려면, 직무발명에 대한 신고 접수일로부터 4월 이내에 승계여부 회신을 발명자가 반드시 받아 보았다는 사실을 확인할 수 있는 업무처리 프로세스를 수립하여야 합니다.

. 향후 직무발명에 해당하는 기술의 범위와 승계여부 통지 사실 등에 관한 입증 문제가 발명할 경우를 대비하여 직무발명 신고서, 승계여부 통지서, 수령확인서 등 관련 문서를 특허존속기간 20년 동안 보존하여야 할 것입니다.

. 신고된 모든 직무발명을 승계한 후, 중요도에 따라 출원여부를 결정하는 방안도 고려해 볼 수 있습니다. 그렇게 하면, 실시권리뿐만 아니라 종업원이나 타사에서 그 직무발명을 특허받는 것을 방지할 수 있습니다. 출원유보 보상금에 대한 적절한 비용관리만 된다면 직무발명에 대한 회사의 이익을 최대로 보호하는 방안으로 볼 수 있습니다.

 

작성일시 : 2014.02.24 12:05
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-- 기술이전 대가로 산정되는 로열티 수입 금액에 크로스 라이선스(cross license) 부분을 산입할 수 있는지 여부 --

 

직무발명 보상문제에서 가장 어려운 쟁점 중 하나는 크로스 라이선스를 하는 경우 얻을 사용자의 이익 문제입니다. 우리나라와 일본에서 이 문제를 직접적으로 판단한 재판 사례는 아직 없습니다. 직무발명 보상금 사례는 아니지만, 기술이전 사안에서 관련 쟁점을 판단한 미국 판결을 참고로 소개합니다.

 

1. 사실관계

 

미국에서 활동중인 한국인 의사인 Dr. G. David Jang은 혈관에 삽입하는 의료기구인 스텐트(stent)에 관한 수건의 발명을 한 발명자이자 특허권자입니다. Dr. Jang2002 Boston Scimed (BSC)에 스텐트 특허(USP 5,922,021 포함)들을 양도하고, 그 대가로 일시금 5천만불과 순매출액 10%를 경상로열티(최대 $60M 달러로 제한)를 받기로 계약하였습니다.

 

2003년 스텐트 업계의 경쟁회사인 CordisBSC에 대해 특허침해소송을 제기하였고 BSC는 반소로 Jang‘021특허에 대한 침해금지 및 손해배상청구 소송을 제기하였습니다. 20051심 법원은 양당사자 상호간 상대방 특허를 침해한다고 인정하였으며, 상급심 CAFC2009년 하급심 판결을 모두 인정하였습니다. 그 후, 양 당사자는 손해배상액 산정을 위한 재판 중인 2010 2월경 화해로 소송을 종결하였습니다. 화해조건은 양 당사자 간의 특허에 대하여 크로스라이선스를 체결하고 BSC Cordis에게 총 $1.725억달러를 지급하는 것이었습니다.

 

발명자이자 특허양도인 Dr. Jang은 양수인 BSC에게 위 화해에 따른 로열티 수입을 분배하기로 한 기술이전 계약에 따라 자신의 몫을 분배해 줄 것을 요구하였습니다. 이에 대해 BSCDr. Jang의 특허로 인한 로열티 수입이 없다는 이유로 이익 분배를 거부하였습니다. 외부적으로 보면 BSC에게 로열티 수입이 있는 것이 아니라 오히려 손해배상금을 지불해야 하는 손해만 있는 것처럼 보입니다. 이와 같은 상황에서 제기된 소송에서, Dr. Jang 특허로 크로스 라이선스를 포함한 화해로 특허침해소송을 종결한 BSC에게 수익을 인정할 수 있는지 여부가 소송의 핵심쟁점이 되었습니다.

 

2. 문제의 계약조항

 

7.3(c) Any recovery of damages by Scimed in a suit brought pursuant to the provisions of this Section 7.3 shall be applied first in satisfaction of any unreimbursed expenses and legal fees of Scimed relating to the suit or settlement thereof. The balance, if any, remaining after Scimed has been compensated for expenses shall be retained by Scimed: provided, that any recovery of ordinary damages based upon such infringement shall be deemed to be “Net Sales” and upon receipt of such recovery amount, Scimed shall pay Jang as additional Earn Out from such recovery amount an amount calculated in accordance with Section 3.1(c) to reimburse Jang for payments due in respect of lost sales of Contingent Payment Products. Any such recovery shall be count[ed] toward Net Sales as of the date of the infringement for purposes of Section 3.1(d). The allocation described in this Section 7.3(c) shall not apply as to special or punitive damages.

 

정상적인 라이선스가 아닌 무단실시로 인한 특허침해소송에서 판결 또는 화해의 결과로 얻게 되는 손해배상금 등 수익에 대해 정상적인 라이선스로 인한 로열티 수익을 분배하는 것과 마찬가지 방식으로 특허 양도인 Dr. Jang에게 경상로열티를 지급한다는 내용입니다.

 

3. 미국법원 CAFC 판결의 요지

 

 가. 특허침해로 인한 손해배상금에 관한 이익 분배

 

법원은 상대방 회사의 Jang 특허침해로 인해 양수인 BSC에게 손해배상을 받을 수 있는 권리가 확보된 상태에서 이미 금전적 이익이 있다고 판단하였습니다. 그 후 소송 상대방의 특허를 침해한 책임으로 인한 손해배상액과 서로 공제하는 법률상 상계행위로 인해 그 이익이 없어지는 것은 아닙니다. 위 계약 7.3(c) 규정에서 ‘any recovery of damages’는 이와 같은 상계로 인한 이익을 포함한다고 해석하였습니다.

 

, 최종적으로 BSC Cordis에게 손해배상금을 지급하는 외형이지만, 실질적 내용은 상대방에게 지급할 손해배상금을 산정한 후 상호 공제한 결과(상계)에 불과하므로, BSC에게 Dr. Jang 특허로 발생한 이익이 없다고 볼 수 없습니다. 따라서, 상계액수를 이익으로 판단한 것입니다.

 

 나. 크로스 라이선스에 대한 실시료 상당액을 특허로 인한 이익으로 볼 수 있는지

 

BSC Cordis와의 화해에서 크로스-라이선스로 인한 가치에 대하여도 계약상 분배해야 할 이익에 해당하는지 문제되었습니다. CAFC는 위 계약 7.3(c) 규정의 ‘any recovery of damages’라는 문언의 의미는, 이와 같은 실질적 이익이 아니라 현실적인 금전적 배상을 받은 경우에만 적용된다고 해석하였습니다. , 크로스 라이선스로 인한 이익은 분배 대상이 아니라고 판결하였습니다.

 

4. 시사점

 

특허침해로 인한 손해배상금액을 산정한 후 이를 상계 처리한 경우에도 그 금액을 해당 특허로 인한 이익으로 판단하였습니다. 그러나, 특허이전 계약서에 이익분배의 대상을 명시적으로 ‘any recovery of damages’와 같이 기재한 경우라면, 크로스 라이선스로 인해 실질적인 이익을 얻었다고 하더라도 그로 인한 이익을 특허침해로 인한 손해배상금으로 볼 수는 없다고 보았습니다.

 

직무발명 보상금의 기초가 되는 사용자의 이익을 산정하는 경우에도, 특허침해소송에서 상호간 상대방의 특허를 침해한 것에 대한 손해배상금을 산정한 후 서로 상계 처리하는 경우라면, 그 상계액은 사용자의 이익으로 산정될 수 있을 것입니다.

 

크로스 라이선스의 경우에도 상호간 특허침해 주장을 하지 않겠다는 것이므로, 침해소송에서 상계하는 것과 유사하게 사용자에게 실질적인 이익이 있는 것으로 볼 수 있습니다. 그와 같은 사용자의 이익은 사용자 자신이 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 권리, 즉 무상의 통상실시권 범위를 벗어난 이익으로 봄이 타당할 것입니다. 왜냐하면, 크로스 라이선스는 자신의 실시권한을 넘어서 타인에게도 그 직무발명을 실시할 권리를 부여하는 것이기 때문입니다. 따라서, 크로스 라이선스 체결의 대상인 직무발명에 대한 특허는 직무발명 보상금 산정의 기초가 되어야 마땅합니다. 위 판결 사안에서 기술이전에 대한 대가산정의 기초를 ‘any recovery of damages’와 같이 명시적으로 계약으로 제한한 경우와는 구별해야 합니다.

 

그런데, 특허침해로 인한 손해배상액 산정과정이 없이 상호간 특허에 대한 포괄적인 크로스 라이선스를 체결하는 경우에는 매우 어려운 문제가 있습니다. 특히, 다수의 특허권을 포함하는 포괄적인 크로스 라이선스의 경우에는 개별적인 직무발명에 대한 사용자의 이익액을 구체적으로 산정하는 것이 현실적으로 매우 어렵거나 불가능에 가까울 것입니다.


* 관련판결: G. David Jang, M.D. v. Boston Scientific Scimed et al., CAFC, 2013

Jang v Boston Scimed 판결문.pdf

작성일시 : 2013.09.27 00:09
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직무발명보상금 청구 소송의 승패를 좌우하는 핵심 요소

 

-- 직무발명보상금 인정의 가장 중요한 전제 조건인 발명자 지위 - 특허출원서 및 특허증에 제1번 발명자로 기재된 전직 생산팀장의 직무발명보상금 청구권을, 그가 단순관리업무를 한 것에 불과하여 발명자로 볼 수 없다는 이유로 부인한 사례 - 서울고등법원 2007. 5. 8. 선고 2006나62159 판결 (확정) -- 

 

- 배경사실 -

 

A는 석유화학회사의 생산팀장으로 근무하던 기간 중 직무발명을 하고, 같은 부서 부하직원 기술자 B와 함께 발명을 완성한 것으로 출원하여 특허등록을 받았습니다.

 

특허증 및 특허공보에는 A가1 순위 발명자로 기재되어 있었으며, 회사는 A에게 재직 중 기술개발로 인한 수익증대에 관한 공로로 7,960만원의 보상금을 지급하고 1직급 특진까지 시켰습니다. 

 

A는 퇴직 후 위 특허발명에 대한 직무발명보상금을 청구하였으나 최종적으로 거절되었습니다.

 

회사측의 주요 방어 주장 -

 

회사측은, A는 생산팀장으로서 관리자 역할을 하였을 뿐 실질적으로는 현장 엔지니어 B의 단독 발명에 해당하며, 이에 A는 형식적으로 발명자로 표시되어 있지만 실질적으로 발명자에 해당하지 않으므로, A는 직무발명보상금 청구권자가 아니라고 주장하였습니다.

 

- 판결의 핵심 내용 -

 

특허출원서에 발명자로 기재된 자는 진정한 발명자로 사실상 추정됩니다. 따라서, 생산팀장 A는 진정한 발명자로 추정되는 유리한 지위에 있었습니다.

 

A가 형식상 발명자로 기재되어 있으나 실질적으로 발명을 한 자가 아니라고 다투는 회사로서는 위 추정을 뒤집어야 할 주장 및 증명책임이 있습니다. 이때 회사로서는 추정을 뒤집기에 충분한 만큼의 구체적 사실을 입증해야 합니다. 이 사건은 회사가 소송을 통해 위와 같은 추정을 뒤집고 발명자가 아니라는 판결을 받아낸 매우 특이한 사례에 해당합니다.

 

발명자 추정을 뒤집을 만한 사정으로 판결에서 제시한 사항으로는, 종업원이 발명 완성 당시 연구직이 아닌 단순관리직인 점, 회사에 출원시 연구직 및 관리자를 모두 발명자로 기재하는 관행이 있었던 점, 특허출원 절차를 종업원이 주도적으로 진행하여 발명자를 자신들이 마음대로 정한 점 등이 있습니다.

 

이 사건에서 법원은, A의 업무가 연구가 아닌 생산팀장으로서의 관리 업무라는 점, 그동안 회사에서 특허출원을 할 경우 실제 발명에 기여하였는지 여부를 따지지 않고 소속 팀장이나 임원 등 상사를 선순위 발명자로 기재하여 온 관행이 있었다는 점, 이와 같이 발명자 순위를 정할 때 특허담당자나 외부 법률전문가가 아닌 자신들이 마음대로 정해온 점 등을 종합적으로 고려하면, 비록 특허출원서에 선순위 발명자로 기재되어 있다고 하더라도 실질적으로 발명에 기여한 것으로 보기 어렵다고 판결하였습니다.

 

또한 법원은 종업원 A가 특허출원 당시 회사의 근무규정 등에 의하여 포상금을 받았다고 하더라도 이러한 사실만으로 당해 특허발명에 창작적으로 기여하였다는 사실을 인정하기에는 충분치 않다고 판결하였습니다.

 

상식적으로 합당하고 합리적 판결로 생각됩니다. 특히 이 사례에서는 구체적 사실을 밝혀 형식상 발명자로 기재되어 진정한 발명자로 추정되는 상황을 뒤집은 소송수행을 높이 평가할 만하다고 생각됩니다.

 

일단 위와 같은 사정으로 A가 진정한 발명자라는 추정은 깨어졌지만, 그 다음 단계로 A가 발명에 기여한 것이 맞다는 사실을 입증하면 A는 여전히 발명자로서 그 기여율에 따른 직무발명보상금을 청구할 수 있습니다. 그러나 이 사건에서는 역시 회사측 대리인들의 훌륭한 소송수행으로 A가 해당 발명에 기여한 바가 없다는 판결을 이끌어 내는 것으로 종결되었습니다.

 

회사측에서는 A가 발명의 내용을 잘 모르고 있다는 점을 집중 공격함으로써, A가 기여한 정도는

"동종의 기술분야에서 누구나 손쉽게 지적할 수 있는 내용을 언급하는 데 그쳤을 뿐 당면한 기술개발의 어려움을 타개할 만한 새로운 아이디어를 제공하지는 않았다. 따라서, 원고는 기술 담당자가 이 사건 발명을 발명하는 데 있어서 생산팀장으로서 통상적인 수준의 관리, 감독업무를 한 사실이 인정될 뿐이고, 이에 더 나아가 이 사건 특허의 발명에 창작적으로 기여한 진정한 공동발명자라고 볼 수 없다."

라는 판결을 이끌어 낸 것입니다.

 

이와 같은 사정으로, 제1 발명자로 기재되어 있을 뿐만 아니라 회사로부터 포상까지 받은 A는 최종적으로 발명자가 아니라는 판결을 받게 되었습니다. 만약, A가 이와 같은 법리와 사례를 충분히 숙지하고 사전에 관련된 내용을 충분하게 준비한 후 직무발명보상금 소송에 착수하였다면 그 결과가 달라졌을 수 있다고 생각합니다.

 

여러 직무발명보상금 청구소송에 대한 판결 사례에서 이와 같이 발명자의 확정과 그 기여율 확정이 핵심쟁점이라는 점이 명확하게 부각되었습니다. 소송에 착수하기 전에 세심한 검토와 충분한 사전 준비가 소송의 승패를 가르는 핵심 요소라 하겠습니다.

작성일시 : 2013.08.08 19:21
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-- 한국과 미국의 발명자 확정을 위한 판단 기준 --


발명자 확정은 실무상 가장 중요한 문제 가운데 하나입니다. 이와 관련하여, 이번 포스팅에서는 한국과 미국의 발명자 확정 기준에 대한 법리에 대해 간략히 설명해 드립니다. 

 

(한편 발명자 확정 기준은 공동발명자 판단 기준과도 밀접하게 결부되어 있습니다. 즉 구체적인 사례에서 공동발명자 중의 1인으로 인정되기 위해서는, 그 사람이 발명자 확정 기준에 따른 발명자가 되기 위한 요건을 충족하고 있어야 하는 것입니다. 이에 대하여는 공동발명자 판단 기준을 구체적 사례별로 소개한 글인 공동발명자 판단 사례"를 참고해 주시기 바랍니다[ http://kasaninsight.tistory.com/51 ].

 

- 한국의 발명자 판단 기준 -


특허법 제33조 제1항은 발명을 한 자 또는 그 승계인은 ... 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다” 라고 규정합니다. 즉 발명자는 특허를 받을 수 있다는 내용으로서, 누가 발명자인지를 어떻게 확정해야 할 것인지에 대하여는 언급이 없습니다.

 

이에 우리 대법원은 위 발명자를 정하는 기준을 제시하였습니다. 대법원은 “특허발명의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 자”를 발명자로 인정합니다.

 

무권리자가 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가, 삭제, 변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 그 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않는 경우에는 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것이다(대법원 2011. 9. 29. 선고 20092463).”

 

위 판례는 최근 법조계에서 이슈가 되고 있는 일명 찰떡파이 사건에 대한 대법원 판결입니다 이에 대하여는 다른 포스팅을 통해 보다 자세히 소개해 드릴 예정이므로, 아래에서는 사실관계 및 법원의 판단에 대해 간략하게만 말씀드립니다.

 

이 판결은 떡을 장기간 보관할 수 있는 떡생지를 제조하는 방법을 발명하여 이를 영업비밀로 보유하고 있던 A업체의 연구개발부장이 B업체로 전직하면서, 관련 영업비밀을 B업체에 유출한 사건에 대한 것입니다. B 업체는 A 업체의 영업비밀인 떡생지 제조 방법 발명에 몇 가지 구성을 더하여 특허까지 출원하였는데, 이때 부가된 구성에 대하여 대법원은, 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경으로서 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 않는 것에 불과하다고 보았습니다. 결국 대법원은 B 업체가 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 것이 없다고 하여, B 업체가 출원한 특허를 무권리자가 출원한 특허로 보아 무효라고 판시한 것입니다.

 

그런데, 사실 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 자라는 기준만으로는 문제의 해결이 어렵습니다. 물론 구체적 사안에 있어서 우리 법원이 위 기준에 따라 매우 타당한 결론을 이끌어내고 있다는 것은 부정할 수 없습니다. 그러나 법원의 판결을 받기 전에 위 기준을 적용하여 그에 부합하고 있는지 여부를 예측하는 것은 쉽지 않은 일입니다.

 

- 미국의 발명자 판단 기준 -


미국 특허법 제101조는 발명자에 대하여 매우 간단하게 다음과 같이 규정하고 있습니다.

“Whoever invents or discovers...“

 

그러나 구 미국 특허법 제102조에는 다음과 같은 규정이 있었습니다.

(g) priority of invention

“... there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.”

 

이 규정은 사실 누가 먼저 발명을 하였는지를 결정하기 위한 기준에 대한 것입니다(구 미국 특허법상 저촉 규정이라고도 합니다). 이 규정에 따르면 발명을 착상(conception)한 날과 구체화(reduction to practice)한 날뿐만 아니라 먼저 착상했으나 나중에 구체화한 사람의 다른 사람에 의한 착상 전부터의 상당한 노력(reasonable diligence) 또한 고려하여 발명시점을 결정해야 합니다.

 

이 규정의 취지에 따라 미국 법원은 착상구체화를 한 자를 발명자로 판단합니다. 다만, 착상과 구체화 중 일부(특히 "착상")에 참여하여도 공동발명자로 인정될 수 있으나, 구체적으로는 발명의 분야(제약, 전기, 소프트웨어 등)에 따라 조금씩 달리 보고 있는 것 같습니다. 또한 공동발명자가 되기 위해 발명에 대한 특허의 모든 청구항에 기여할 것을 요구하지 않으며, 위 착상과 구체화에 대한 기여는 각 청구항별로 판단합니다.

 

미국 특허법은 먼저 출원한 사람을 우선시하는 우리 특허법과는 달리 먼저 발명한 사람을 우선시하는 선발명자주의를 채택하고 있었기에(현재는 미국도 우리와 같이 선출원주의를 채택하고 있습니다), 발명시점의 판단은 매우 중요한 문제였습니다. 이에 우리 대법원의 기준보다는 조금 더 정교한 기준을 일찍부터 사용하고 있었던 것입니다. 한편 착상구체화의 구체적 의미는 미국 판례법을 통해 형성되어 왔는데, 이에 대해서는 미국의 사례와 함께 다른 포스팅을 통해 소개해 드릴 예정입니다.

 

- 검토 -


사실 우리 법원도 - 아직 명시적으로 인정한 바는 없습니다만 - “기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 자라는 대법원의 기준을 실제 사례에 적용하는 데 있어서 위와 같이 조금 더 정교한 미국의 기준을 간접적으로 사용하고 있는 듯 합니다.

 

그러나 분명한 것은 우리 법원과 미국 법원의 발명자 확정 기준에는 차이가 있으며, 한국에서 발명자로 인정된 사람이 미국에서는 발명자로 인정되지 않거나 혹은 그 반대 경우가 발생할 수도 있다는 것입니다.

 

물론 한국에서 국제출원된 특허에 대하여 미국에서 등록여부를 심사할 때 발명자라고 되어 있는 사람들이 착상과 구체화에 기여했는지 여부를 자세히 조사하는 것은 아니고, 또한 미국의 기준으로는 발명자가 아닌 사람이 포함된 것이 밝혀졌다고 하여도 한국에서의 출원에 우선권이 인정되므로, 출원 단계에서는 큰 문제가 되지 않습니다. 하지만, 나중에 그 특허와 관련하여 분쟁이 발생해서 소송으로 나아가는 경우에는 중요한 문제가 될 수도 있다는 것을 유념하실 필요가 있습니다.  

작성일시 : 2013.08.05 19:13
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-- 직원이 출장중 또는 사내창업중 발명을 한 경우, 그 직무발명의 귀속 문제 - 서울중앙지방법원 2009가합72372 판결 --


서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고 2009가합72372 판결 사례로서발명진흥법상 직무발명의 요건인 ‘종업원등'의 의미, 그리고 타 회사로 출장을 나간 직원이 발명을 한 경우 또는 사내창업을 한 직원이 발명을 한 경우 이를 어느 회사의 직무발명으로 보아야 하는지에 대해 다루고 있습니다.  

 

사실관계 -

 

전력자원의 개발, 발전, 송전, 변전, 배전 및 이와 관련된 영업을 목적으로 설립된 회사인 A 공사에 입사하여 근무하고 있던 X, A 공사의 사내 창업규정 및 절차에 따라 전력설비 냉동냉각장치 제조 및 판매 등을 목적으로 하는 B 회사를 설립하였습니다.

 

그러던 중 X는 자신의 명의로 변압기 냉각장치에 관한 특허를 출원하여 등록받은 후 이를 B회사에 이전하였습니다. 이 특허의 귀속에 관하여 A 공사와 X B회사간에 분쟁이 발생하였는바, A 공사는 위 특허가 그 종업원인 X에 의한 직무발명으로서 A 공사의 지적재산권관리규정상 승계조항에 따라 자신에게 귀속되어야 한다고 주장하면서, 위 특허에 대해 특허권이전등록을 청구하였습니다.

 

법원의 판단 -

 

법원은 발명진흥법이 직무발명이 되기 위한 요건으로서 요구하는 직무발명에서의 '종업원등'의 의미에 대하여 설시하였습니다. 이에 따르면 직무발명에 있어 ‘종업원등’이 되기 위해서는 사용자에 대한 노무제공의 사실관계만 있으면 되므로, 고용관계가 계속적이지 않은 임시 고용직이나 수습공을 포함하고, 상근·비상근, 보수지급 유무에 관계없이 사용자와 고용관계에 있으면 종업원으로 보아야 한다고 합니다.


또한 법원은, A사의 종업원이 타 회사(B)에 출장 가서 직무발명을 한 경우 그 발명이 어느 회사의 직무발명이 되는지에 대한 기준도 제시하였는바, 출장기간 중 B사의 사원이 되어 B사에서 급여를 받고 B사의 지휘 내지 명령까지 받았다면 B사의, 그 반대라면 A사의 직무발명이 된다고 하였으며, 이러한 법리는 종업원이 사내창업을 위한 휴직을 하여 창업된 회사에서 근무하는 경우에도 마찬가지라고 하였습니다.


이러한 기준에 따라 사안을 보면, 우선 피고 X는 사내창업 휴직기간 동안 원고로부터 급여를 받지 않았고, 위 휴직기간은 재직년수에도 산입되지 아니하며, 원고에게는 위 기간 동안 피고 X에 대한 실질적인 지휘, 명령권도 없었습니다. 오히려 위 기간 동안 피고 X는 피고 회사의 임원으로서 피고 회사로부터 급여를 받고 피고 회사의 실질적 지배하에 있었던 것입니다. 이에 법원은 피고 X의 사내창업 휴직기간 중에 출원된 이 사건 특허발명을 원고의 직무발명으로 볼 수 없다고 판시하였습니다.  

 

또한 법원은, 발명진흥법이 직무발명의 요건으로서 요구하는 ‘발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것'이 라 함은 종업원등이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻한다고 하면서(대법원 1991. 12. 27. 선고 911113 판결 등), 피고 X의 직무내용에 비추어 X가 이 사건 발명을 하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우라 할 수도 없으므로 이 사건 발명은 원고의 직무발명이라 할 수 없다고 하였습니다.

 

검토 -

 

결국 X, 비록 창업을 위해 휴직 중이었고 A 공사로부터 보수도 받고 있지 않았지만, 법원이 제시한 ‘종업원등’의 의미에 따를 때 여전히 A 공사의 종업원임이 분명합니다.

 

그러나 법원의 판단 기준에 따르면, X가 발명진흥법상 A 공사의 ‘종업원등’에 해당한다고 하더라도, X의 특허발명이 A 회사의 직무발명이 되기 위해서는 A회사로부터 급여를 받고 지휘, 명령까지 받았어야 한다는 것입니다.

 

타 회사에 출장이나 파견 근무를 나가는 경우 또는 사내창업을 하는 경우는 현실적으로 매우 빈번하게 발생하고 있으며, 이 기간 동안 해당 종업원이 발명을 하여 특허를 출원하는 경우도 흔하게 찾아볼 수 있을 것입니다. 이 사건 판결은 이러한 현실 문제에 대해 적용할 수 있는 기준을 제시해 주었다는 점, 그리고 발명진흥법상 ‘종업원등’의 의미를 분명히 밝혔다는 점에서, 비록 하급심 판결이기는 하나 큰 의미를 갖는다고 할 수 있습니다.

 

(참고로 이 사건의 항소심인 서울고등법원 2010. 9. 29. 선고 2009121677 판결에서도 법원은 이 사건 특허를 원고의 직무발명으로 볼 수 없다고 판시하였습니다.)

2009가합72372_판결문_원문.hwp

작성일시 : 2013.08.01 10:11
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-- 직무발명에 무효사유가 있거나 사용자가 실시하지 않는 경우 보상금 인정 여부 - 서울중앙지방법원 2013. 7. 18. 선고 2012가합501788 판결 (전화번호 초성 검색방법 발명 사건) - 서울중앙지방법원 2013. 7. 18. 선고 2012가합501788 판결 --


직무발명보상금청구의 대상특허는 다음 2건입니다.

 

- 특허 1: "전화단말장치에서 다이얼키를 이용한 다이얼정보 검색방법" - "ㄱ"을 입력하면 ㄱ으로 시작하는 이름들이 화면에 뜨도록 하는 방법

 

- 특허 2: "전화단말장치에서 다이얼정보 그룹별 검색방법" - "ㅇㄱㅅ"을 입력하면 각 초성으로 시작하는 이름, 예를들어 "이광수" "이광순" "유강식" 등이 화면에 뜨도록 하는 방법 


사용자 회사는 그 중 특허 1에 대해서는 무효가 명백한 특허라는 주장을, 특허 2에 대해서는 실시한 적이 없다는 주장을 하였습니다.

 

 

서울중앙지법 재판부는 특허발명 1은 공지기술과 대비하여 볼 때 진보성이 인정되지 않아 무효임이 분명한 경우에 해당한다고 판단한 후, 무효인 직무발명에 대한 사용자의 이익을 인정하지 않았던 대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결 및 대법원 2011. 9. 8. 선고 200991507 판결의 판시 취지에 따라 직무발명보상금을 인정하지 않았습니다.

 

다음으로, 특허발명 2는 이를 실시한 적이 없으므로 직무발명보상금 중 실시보상금을 지급할 의무가 없다는 사용자 주장은 받아들이지 않았습니다. 종전에 대법원 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결에서 사용자가 직접 실시하였는지 여부가 중요한 것이 아니다라는 판결이 있었습니다. 서울중앙지법 재판부도 마찬가지로 사용자가 발명자로부터 직무발명을 승계한 후 그 발명을 스스로 실시하지도 않고 제3자에게 실시허락을 하지 않아 직무발명이 실시되지 않은 경우에도 사용자는 그 직무발명을 경쟁회사가 실시하였더라면 사용자가 상실하였을 이에 상당액을 보상금으로 지급하여야 한다라고 판결하였습니다.

 

위 판결에서는 직무발명의 실시여부는 직무발명 보상금 청구권의 요건사실이 아니다라고 분명하게 밝히고 있습니다. 다만, 사용자가 직무발명을 실시하지 않았다는 사정은 보상금 산정의 요소인 독점권 기여율의 산정 요소로 고려할 수 있다고 판시하였습니다.

 

위 사건에서 법원은 보상금 산정식으로 다음 방식을 사용하였습니다.


보상금 = 사용자의 매출액 x 직무발명의 기여도 x 실시료율 x 독점권 기여율 x 발명자공헌도 x 발명자 기여율

 

재판부는 사용자도 특허발명 2를 실시하지 않았을 뿐만 아니라 경쟁회사도 나름의 독자적인 방법을 사용하고 있다는 점, 특허발명 2를 시시하지 않고서도 전화번호를 충분히 검색할 수 있다는 점 등을 종합적으로 고려할 때 특허발명 2의 독점권 기여율은 0.1%로 정하는 것이 적당하다고 판단하였습니다. 물론, 위 기여율 0.1%에 대한 정량적 근거는 제시되지 않았습니다. 재판부가 제출된 주장과 증거를 종합적으로 고려하여 자유심증으로 결정할 수 밖에 없습니다.

 

정리하면, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지도 않고 제3자에게 실시허락을 하지도 않았다고 하더라도 사용자는 직무발명으로 인한 독점적 이익을 얻을 수 있기 때문에 여전히 직무발명보상금을 지급할 의무가 있습니다. 다만, 그 독점권 기여율은 상당히 낮게 평가될 가능성이 높습니다.

 

 

2012가합501788_판결문_원문.pdf

작성일시 : 2013.07.29 12:14
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-- 직무발명보상금 산정의 기초가 되는 사용자의 이익액 의미 - 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 (농약발명 사건) --

 

사용자가 종업원에게서 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정하면서 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액 발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도를 고려하여야 합니다


한편, 사용자는 법률상 당연하게 직무발명을 승계하지 않더라도 특허권에 대하여 무상의 통상실시권(법정실시권)을 가지므로, 적어도 실시할 권리는 있습니다. 따라서, 직무발명으로 ‘사용자가 얻을 이익’은 그와 같은 법정 통상실시권을 넘어서 직무발명을 배타적•독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미합니다.

 

이와 같은 법리는 대법원 2011. 9. 8. 선고 200991507 판결에서도 반복하여 동일한 내용으로 판결하였고, 최근 서울중앙지방법원 2013. 7. 18. 선고 2012가합501788 판결에서 동일 내용으로 판결함으로써 확고한 법리로 자리를 잡았습니다.

 

한편 위 대법원 판결에서는, 여기서의 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익•비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익•비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있다고 판시하였습니다.

 

, 회계상 영업이익이 없는 경우에도, 다시 말하면 회계상으로는 적자인 상황이라고 해도 그 직무발명 자체로 인한 이익이 있다면 사용자의 이익이 있는 것으로 보고, 그것을 기초로 보상금을 산정한다는 의미입니다.

 

또한 사용자가 제조•판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다고 보았습니다.

 

사용자가 직무발명을 실시하지 않는 경우에도 종업원에게 보상금을 지급할 의무가 있는지 여부는 소송에서 자주 다투어지는 중요한 쟁점입니다. 위 대법원 판결은, 사용자가 그 직무발명을 실시하지 않더라도 타인이 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 사용자가 이익을 얻는 경우라면 그로 인한 이익을 고려하여 직무발명보상금을 지급할 의무가 있다는 입장입니다. , 직무발명의 실시여부는 직무발명보상금청구권의 성립요건이 아니라는 입장입니다. 따라서, 사용자가 직무발명을 실시하지 않았다는 사정을 주장하는 것만으로는 직무발명보상금 소송에서 승소할 수 없습니다.


 

2009다75178_판결문_원문.hwp

 

작성일시 : 2013.07.29 12:08
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-- 무효사유가 있는 직무발명에 대한 보상금청구소송 - 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507 판결 (의약발명, 파노린 사건) --

 

- 대법원 판결의 요지 -


갑이 자신의 직무발명에 대한 권리를 승계한 을 주식회사를 상대로 직무발

명보상금 지급을 구한 사안에서, 을 회사가 실시한 발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었던 것으로 보이므로, 을 회사가 갑에게 직무발명과 관련하여 실시보상금을 지급할 의무가 없다고 한 판결

 

- 사실관계 -

 

피고 사용자 회사는 직무발명 대상 파노린 발명의 출원일 이전부터 아르헨티나 소재 가도 에스에이(GADOR S.A., 이하 ‘가도사’라고 한다)로부터 파미드론산 이나트륨염을 수입하고 이를 원료로 파노린 제품을 생산하여 파노린 발명을 실시하였는데, 피고가 실시한 위 파미드론산 이나트륨염의 제조방법에 관한 가도사 발명은 파노린 발명의 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었던 것으로 보인다


또한 피고는 유한화학공업 주식회사(이하 ‘유한화학’이라고 한다)와 임가공계약을 체결한 다음 유한화학으로부터 파노린 발명을 이용하여 생산한 파미드론산나트륨을 납품받아 이를 원료로 파노린 제품을 생산하여 파노린 발명을 실시하였는데, 피고가 실시한 유한화학의 파미드론산나트륨에 관한 제조방법 역시 파미드론산을 수산화나트륨 용액에 녹인 후 알코올을 가하고 냉각 및 여과하여 결정 석출 후 물로 결정화하여 정제하는 단계로 이루어지는 점 등에서 가도사 발명과 차이가 없어서 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 가도사 발명으로부터 용이하게 실시할 수 있는 기술에 해당하고 그와 같은 사정을 경쟁관계에 있는 제3자도 용이하게 알 수 있었던 것으로 보인다.

 

- 대법원 판단의 요지 -

 

이 사건의 직무발명에 해당하는 기술내용은 공지기술로 볼 수 있습니다공지기술은 누구나 실시할 수 있으므로, 그 직무발명을 사용자가 독점적•배타적으로 실시하는 이익을 얻고 있다고 할 수 없습니다.

 

직무발명에 대한 보상금은, 사용자가 직무발명을 승계하여 그 직무발명을 독점적으로 실시하는 지위를 취득함으로써 얻는 이익을 고려하여 결정합니다. 그런데, 그와 같은 이익을 인정할 수 없다면 직무발명보상금도 인정할 근거가 없는 것입니다.

 

정리하면, 공지발명에 해당하여 무효인 특허발명에 대한 직무발명보상금은 인정되지 않습니다.

 

2009다91507_판결문_원문.hwp

작성일시 : 2013.07.29 12:06
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-- 직무발명보상금청구권을 행사할 수 있는 기간 --

 

직무발명보상금청구권은 일반 채권과 마찬가지로 행사할 수 있을 때부터 10년 이내 에 행사하지 않으면 소멸시효가 완성되어 소멸합니다. 직무발명보상금청구권의 소멸시효가 10년이라는 것에는 다툼이 없습니다. 실무적으로 중요한 문제는 구체적 사안에서 언제 그 10년의 소멸시효가 완성되는가, 즉 소멸시효의 완성일이 언제이고, 그 이전에 소송제기 등으로 청구권이 행사되었는가 여부입니다.

 

소멸시효 완성일 확정은 언제부터 소멸시효가 진행되어 10년 기간이 경과되었는지 여부, 즉 소멸시효 기산일을 어떤 시점으로 볼 것인지에 크게 좌우됩니다. 결국 소송에서 핵심쟁점은 기산일에 관한 것입니다.

 

원칙적으로 직무발명보상금청구권은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계한 후 발생합니다. 따라서, 직무발명보상금청구권의 소멸시효의 기산점 또한 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 관한 권리를 승계한 시점으로 보아야 합니다. 가장 앞선 시점으로 사용자에게 가장 유리한 기산점입니다. 이 기산점은 일반적으로 직무발명에 대한 출원보상 및 등록보상의 소멸시효 기산점으로 사용될 수 있습니다.

 

다만, 일반적으로 소송은 실적보상에 대한 것인데, 실적보상의 기산점을 위 승계일로 보기에는 논리적으로 상당한 문제가 있습니다. 예를 들어 승계일 당시에는 실적보상 대상조차 되지 않았기 때문에 소멸시효의 진행에 개시될 실체가 형성되지 않았기 때문입니다. 구체적으로 형성되기도 전에 그 청구권의 소멸시효가 먼저 진행된다면 논리적으로 인정될 수 없습니다. 따라서, 실적보상의 실체가 형성되어 종업원이 청구할 수 있을 때부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 합니다.

 

대법원은 2011. 7. 28. 선고 200975178 판결에서 “직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다”라고 명확하게 판결하였습니다. 구체적 사안에서는 로열티 수입이 들어 온 후 보상금을 지급한다는 회사 규정에 따라 실제 로열티 수입이 들어온 때부터 소멸시효가 기산된다고 판결하였습니다. 합리적이고 종업원에게 유리한 판결이며 법원의 확고한 입장으로 볼 수 있습니다.

작성일시 : 2013.07.17 14:44
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