공동연구개발__글12건

  1. 2017.12.05 [국책과제분쟁] 국가연구개발사업 과제의 최종목표 또는 단계목표의 변경 인정기준 : 서울고등법원 2017. 10. 18. 선고 2016누78167 판결
  2. 2014.11.21 공유 특허권을 매각한 후 대금분할 방법으로 공유특허의 분할청구 인정 대법원 판결 - 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결
  3. 2014.02.17 국제계약 분쟁 및 중재 (Arbitration)
  4. 2014.02.12 공동연구개발 계약서(RCOA, Research Collaboration and Option Agreement) 핵심조항 및 후속 독자개발 관련 분쟁사례
  5. 2014.01.23 [사례연구] 라이선스 협상 중 잠정 합의된 Term Sheet와 전혀 다른 조건을 주장하면서 본 계약 체결을 거절한 경우 책임문제
  6. 2014.01.20 [사례연구] 비밀유지계약(NDA)에서 비밀보호대상 정보의 범위에 관한 계약서 문구 표현에 관한 쟁점 – 개방형 표현방식(but is not limited to)의 효력에 관한 미국법원 판결 소개
  7. 2014.01.14 [사례연구] 제약 startup인 Emisphere가 대형 제약회사 Eli Lilly와 공동연구개발을 진행하던 중, 비밀리에 유사연구를 병행 진행한 Eli Lilly의 책임을 인정한 판결 - Eli Lilly v. Emisphere (S.D. Ind. 2006)
  8. 2014.01.09 기업이 미국대학과 공동연구(collaboration)를 진행하는 경우 연구성과물 발명에 관한 권리 관계 계약조항 – 다국적회사에서 작성한 계약서 Template
  9. 2014.01.08 미국대학교수와 공동연구(collaboration)를 하는 경우 발명 및 IP 관련 계약조항
  10. 2014.01.08 권리양도에 관한 영문표현에서 유의할 점 – 미국대학교수의 직무발명 양도에 관한 미국연방대법원 Stanford v. Roche 판결 소개
  11. 2014.01.07 NDA 관련 쟁점 및 실무적 대응방안
  12. 2014.01.03 [사례연구] 기술이전/공동연구개발을 위해 기술정보제공 후 계약조건 협상을 마치고 최종단계에서 계약체결이 무산된 경우 법률 관계

 

실무상 국책과제의 사업목표 변경에 관한 다툼을 자주 봅니다. 보통 1차년도 사업결과를 보고 최초 설정한 과제의 목표를 달성하는 것이 현실적으로 불가능하다고 판단되는 경우, 2차년도 또는 그 이후 차년도 연구개발 목표를 현실적 수준으로 변경하는 과정에서 분쟁이 발생합니다.

 

먼저, 연구자 단독으로 전문기관이나 주관기관과 상의 없이 무단으로 변경하는 경우라면 그것이 위법하다는 것에 다툼이 없습니다.

 

그런데, 연구자가 주관기관이나 참여기관은 물론 전문기관의 간사 등 실무 담당자와 회의, 구두협의, 이메일 등으로 사업목표를 변경할 수 밖에 없는 사정을 설명하는 등 어느 정도 협의를 거친 경우가 문제입니다. 연구자는 그와 같은 실무협의 과정을 통해 연구개발 목표 변경에 관한 양해를 받았다고 믿고 변경된 목표를 전제로 연구개발을 진행하는 경우가 있습니다. 통상 그 결과는 최초 사업목표에 무관하거나 결과 미달하지만 변경된 목표는 달성하는 경우가 많습니다. 결론부터 말씀드리면, 특별한 사정이 없는 한 위와 같은 경우 원칙적으로 적법한 목표변경으로 인정받기 어렵습니다. 결과실패, 불성실 수행으로 참여제한 및 사업부환수라는 제재처분을 받을 가능성이 높으므로 유의해야 합니다.

 

국가연구개발사업 관련 법령과 사업협약서에서 국가연구개발사업의 사업목표 또는 내용의 변경에 대한 상당히 엄격한 규정을 두고 있습니다. 첨부한 판결에서 판시한 것처럼 연구목표의 변경이 필요한 배경이 있었음에도, 연구목표 및 내용 변경에 관한 법령과 협약서에서 정한 절차를 따르지 않았다면 적법한 변경으로 인정하지 않습니다. 실무상 상당히 엄격하게 판단한다고 보아야 할 것입니다.

 

, 주관기관에서 전문기관에 목표 변경요청서를 제출해야 하고, 이때 목표의 변경 전후 비교표 및 세부내역을 상세하게 기재한 서류를 변경승인요청서와 함께 제출해야 합니다. 전문기관의 담당간사 등 실무담당자와 전화, 회의, 또는 이메일로 설명한 것으로는 부족합니다. 특히 아래 판결사안은 연구자가 전문기관에 연구개발 목표가 변경된 사업계획서를 송부했다는 사정이 있었음에도 서울고등법원은 적법한 단계목표의 변경으로 인정하지 않았습니다.

 

첨부: 서울고등법원 2017. 10. 18. 선고 201678167 판결 서울고등법원 2016누78167 판결.pdf

작성일시 : 2017. 12. 5. 10:04
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-- 공유 특허권을 매각한 후 대금분할 방법으로 공유특허의 분할청구 인정 대법원 판결 - 대법원 2014. 8. 20. 선고 201341578 판결 --

 

통상 대학 또는 공공연구기관과 공동연구개발로 창출한 특허권은 공유가 많습니다. 특허권 공유에는 법적으로 매우 어려운 사항이 많고, 특히 미국과 같이 법제가 다른 국가에서도 동시에 특허권을 보유하면서 더욱 복잡한 문제가 많습니다. 우리나라 특허권 공유에 관련하여 실무적으로 주목할만한 대법원 판결을 소개해 드립니다.

 

우리나라 특허법은 특허 공유자는 다른 공유자의 동의를 얻지 아니하면 지분을 양도하거나 특허권에 대하여 전용실시권 또는 통상실시권 설정을 통한 라이선스를 할 수 없는 등 권리행사에 일정한 제약을 두고 있습니다. 이와 같은 특별규정을 둔 취지는, 각 공유자는 공유 특허발명 전체를 자유롭게 실시할 수 있고 상대 공유자에게 그 이익을 배분할 의무가 원칙적으로 없기 때문에, 누가 공유자가 되는지에 중대한 이해관계가 있습니다. 현재 공유자로부터 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받는 경우 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있기 때문에, 타 공유자의 동의를 얻도록 강제하는 것입니다.

 

본 사건에서 문제된 상황은, 특허권 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 공유관계를 해소하려는 단계에서, 공유자에게 민법상 공유물분할청구권을 행사할 수 있는지 여부입니다. 대법원은 위 판결에서 민법상 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 특허법 특별규정에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다고 판결하였습니다. 또한, 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니하고, 경매 등 현물매각 후 그 매각대금을 지분에 따라 분할하여야 한다고 판결하였습니다. 나아가, 이와 같은 법리는 실용신안권, 디자인권의 공유에도 마찬가지로 적용된다고 판시하였습니다.

 

정리하면, 공유자는 상호간 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물분할청구를 할 수 있고, 그 분할방법은 공유특허권을 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있습니다. 실무적으로 기업과 대학이 공유하는 특허권을 기업에서 실시하지만 그 수익을 대학에 전혀 배분하지 않거나 그 배분액수에 이견이 있는 경우에, 공유자 대학에서 해당 공유 특허권 매각을 통한 이익실현을 시도할 수 있다는 의미입니다. 물론, 특허권 거래 시장이 활성화되어 공유 특허권 매매가 가능해야만 공유 특허권의 분할 문제가 현실로 닥칠 것입니다. 대학, 공공연구기관 등 NPE 입장에서는 공유 특허권의 활용방안으로 적극적으로 연구해볼 가치가 있다고 생각합니다.

 

작성일시 : 2014. 11. 21. 11:05
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국제계약도 분쟁을 피할 수는 없습니다. 국제계약에 관한 분쟁으로 외국에서 소송을 한다는 것은 승패여부를 떠나 큰 부담입니다. 그런데, 국제계약분쟁에 관한 소송은 어느 한 쪽 당사자 입장에서는 반드시 외국소송이 될 수 밖에 없는 구조입니다. 계약당사자 누구도 상대방 국가에서 소송을 하는 것을 원하지 않을 것입니다. 적어도 중립지역인 제3국에서 분쟁을 해결하기를 원합니다. 이와 같은 이유로 국제계약에 관한 분쟁해결 수단으로 제3국에서의 중재를 선택하는 경우가 많습니다.

 

법률용어 중재(Arbitration)는 그 통상적인 용어의 느낌과는 다르게 재판과 유사합니다. ‘분쟁을 중재한다라는 보통 표현에 가까운 법률용어는 중재가 아니라 조정이 더 가깝습니다. 계약실무를 담당하는 사람들은 중재(Arbitration)에 적용되는 기본법리와 특징 등을 정확하게 이해할 필요가 있습니다.

 

저희 사무소에서 국제계약업무 담당자를 위한 계약법 실무교육 자료로 사용한 파일을 참고로 첨부합니다. 실제 발생한 베트남 상표분쟁 사건에서, 국제중재에서 자주 활용되는 싱가폴 SIAC 중재절차 등을 검토한 자료도 첨부합니다. 국제계약업무를 담당하는 실무자들에게 도움이 될 것으로 생각합니다.

 

*첨부파일:

1. 국제계약 분쟁실무 교육자료 

국제계약 분쟁실무.pdf

2. 상표분쟁에 대한 싱가폴 SIAC 중재절차 검토자료 

상표분쟁 싱가폴 SIAC 중재 검토.pdf

 

작성일시 : 2014. 2. 17. 09:21
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저희 사무소에서 2014. 1. 22. 실시한 실무 세미나에서 사용한 발표자료 중 일부를 참고로 첨부합니다. 공동연구개발과 관련된 계약상 쟁점, 특허법적 쟁점, 국제계약 분쟁해결 방법으로서의 arbitration 관련 쟁점, 등 수많은 난제가 많습니다. 특히, 추가 개발된 기술, 개량발의 귀속문제, 특허권 공유문제 등은 명확한 처리가 매우 어려운 말 그대로 난제들입니다. 모든 문제를 단번에 해결할 수는 없지만, 적어도 기본 구도는 올바르게 설정해야 할 것입니다. 분쟁사례를 살펴보고 문제될 쟁점을 미리 알고 관련 법리를 이해한다면 실무에 도움이 될 것으로 생각합니다. 조금이라도 참고가 되셨으면 합니다.

 

*첨부파일: RCOA 세미나 자료

RCOA 세미나 자료.pdf

 

작성일시 : 2014. 2. 12. 09:09
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-- 라이선스 협상 중 잠정 합의된 Term Sheet와 전혀 다른 조건을 주장하면서 본 계약 체결을 거절한 경우 책임문제 신의 성실하게 협상할 의무를 위반한 것으로 판단한 사건 – SIGA v. PharmAthene (May 24, 2013, Supreme Court Delaware) --

 

1. 배경사실

 

제약벤처 SIGA는 2004년 항바이러스 의약품(ST-246)을 개발하고 있었습니다. SIGA 2005년 하반기 개발자금 부족으로 PharmAthene로부터 자금지원 및 공동개발 등 협력방안을 모색하기로 하였습니다. PharmAthene는 합병을 원하였으나, SIGA는 합병보다 라이선스를 희망하였습니다. 양사는 절충하여 합병과 라이선스 two track으로 협상을 진행하였고, 2006. 1. 주요 사항에 합의하였으나 강제성이 없다고 표시한 License Agreement Term Sheet(LATS)을 작성하였습니다. LATS에는 License fee의 선불금 $6백만 달러, 그 중 $2백만 달러는 즉시, $2.5백만 달러는 12개월 후에, $1.5백만 달러는 SIGA $15백만 달러를 초과하는 매출액을 달성하는 경우에 지급하기로 하였습니다. 또한 합계 $1천만 달러를 구체적인 목표 달성에 따라 별도 지급하기로 하였습니다. 경상로열티로는 1년 순매출액의 8%(매출액 $250백만 달러 미만), 10%(매출액 $250백만 달러 이상), 또는 12%(매출액 $1십억 달러 초과)를 지급하고, 미국 연방정부에 대한 판매분의 순이익이 20%를 초과하는 경우에 순이익의 50%를 지급하기로 한 것입니다.


양사는 2006. 3.에는 LATS가 첨부된 합병에 대한 의향서(a Letter of Intent)를 교환하였습니다. 양사는 급전이 필요한 SIGA의 사정을 고려하여 2006. 3.경에 먼저 브리지론(Bridge loan) 계약을 체결하고 $3백만 달러를 지원받아 급한 재정적 문제를 해결한 후에 2006. 6.경에는 합병 계약을 본격적으로 논의하였습니다. 2개의 계약서에는 모두 LATS의 조항에 부합하게 신의성실하게 협상할 것에 동의한다는 규정이 포함되어 있습니다(If the merger were terminated, the parties would negotiate in good faith with the intention of executing a definitive license agreement in accordance with the terms of the LATS).

 

그런데 합병계약의 논의 중에 SIGA가 미국국립보건원(NIH)로부터 2006. 6.경에 $5.6백만 달러, 2006. 9.경에 $16.5백만 달러 등 합계 $20백만 달러 이상의 연구개발자금을 지원받게 되었고, SIGA는 합병 등을 다시 검토하게 되었습니다. 또한, SIGA NIH의 지원 사실과 ST-246이 영장류 실험에서 천연두 등으로부터 100% 보호하였다는 결과를 발표하고 주식을 증자발행하여 $9백만 달러를 조달하였습니다(유상증자시의 주식가치는 2005년 당시의 3배였음). PharmAthene 2006. 9.에 합병 협의시한을 연장하자고 제의하였으나 SIGA는 이를 거부하고 10월에 합병 협의는 종료되었습니다. 본 사건과 직접적인 관련은 없지만 SIGA는 이후에도 NIH과 그 산하기관으로부터 2008. 9. 1. $55백만 달러, 9. 18. $20백만 달러, 2009. 9. 2. $3백만 달러 등 합계 $78백만 달러의 연구자금을 지원받았습니다.

 

이에 따라 PharmAthene은 남은 라이선스 계약을 완결하고자 하였습니다. 그러나 논의 중에서 SIGA는 선불금과 로열티를 막대하게 늘려 LATS에 규정하였던 내용과는 매우 다른 내용으로 변경한 것이었습니다. , SIGA는 대금 조항에서 선불금을 $100백만 달러로, 구체적 목표 달성에 따라 $235백만 달러로, 경상로열티를 판매량에 따라 18%, 22%, 25%, 28%로 변경하고, 남는 순이익의 50%를 무조건 지급할 것으로 주장한 것입니다.

 

PharmAthene LATS를 기준으로 라이선스 계약을 체결할 것을 다시 주장하였으나, SIGA LATS에 명시적으로 강제성이 없다고 작성하였던 점을 들어 거부하였습니다. 이에 따라 2006. 12. PharmAthene은 신의성실하게 협의할 것을 강제하도록 법원에 소송을 제기하였습니다.

 

델라웨어주 1심법원은 2011. 9.SIGA LATS에 부합하게 신의성실하게 라이선스 계약의 협상을 진행해야 할 의무를 위반하였다고 판단하였고, 법원의 재량에 의한 형평법상의 배상금(equitable payment)을 지급할 책임이 있다고 판결하였습니다.

 

2. 델라웨어 주대법원의 판결

 

. 계약 위반 여부

 

SIGA LATS는 강제성이 있는 라이선스 계약이 아니라고 하면서 동시에 신의성실하게 협의할 SIGA의 의무에 의하면 SIGA LATS와 실질적으로 유사한 조항들만을 제안해야 한다고 하는 것은 모순이라고 주장하였습니다.

 

이에 법원은 브리지론과 합병 계약서의 명시적인 계약 조항은 당사자들에게 LATS의 조항들에 부합하게 최종 라이선스 계약을 작성할 의도로 신의성실하게 협상할 의무를 지우고 있고, 특히 LATS에 실질적으로 유사한 경제적인 계약 조항의 한도에서 협상에 임하여야 한다고 판단하였습니다.

 

, LATS 자체는 서명되지도 않았고 각 페이지의 하단에는 강제성 없는 규정(Non Binding Terms)이라고 적혀 있지만, 브리지론 계약 및 합병 계약에 LATS가 첨부되었고 이에 부합하게 라이선스 계약에 대한 협상을 할 것으로 규정되어 있기 때문에, LATS에 실질적으로 유사한 경제적인 계약 조항으로 협상에 임하여야 한다고 판단한 것입니다.

 

SIGALATS에 실질적으로 유사한 조항으로 제안해야 한다는 것은 협상에 불확실성과 소송의 위험을 줄 수 있다고 항변하였습니다. 그러나 법원은 당사자의 제안 조항들이 실질적으로 다른 것인지 여부와 불성실하게(in bad faith) 그 조항들 제안한 것인지 여부를 판단해야 하는 것이므로 소송의 위험은 과장된 것이라고 판단하였습니다. 그리고 불성실하다는 것은(bad faith) 단순히 나쁜 판단이나 과실이 아니라 부정직한 목적 또는 도적적으로 부정한 이유로 잘못된 행위를 의도적으로 하는 것을 의미한다는 기준에 따라, 법원은 SIGA가 아래와 같이 LATS 조항들과 실질적으로 다른 입장으로 협상에 임했고 합병 및 라이선스 협상을 파기하려는 불성실한 의도로 그러한 입장을 취한 것으로 판단하였습니다.

 

LATS

SIGA의 변경안

upfront Payment

$6,000,000

$100,000,000

milestone payment

$10,000,000

$235,000,000

Running royalty (yearly net sale 기준)

8% <= $250M

10% > $250M

12% > $1B

18% <= $300M

22% > $300M

25% > $600M

28% > $1B

Remaining profit 50%를 제공

Only from US government sales having a margin of 20% or more

Any remaining

 

, 법원은 SIGA가 수십억 달러의 매출이 예상되는 약품의 통제권을 상실하는 계약에 대하여 전형적인 판매자의 변심(seller’s remorse)를 겪게 되었고 최종적인 라이선스 계약을 위하여 신의성실하게 협상할 의무를 저버렸다고 본 것입니다.

 

. 손해배상

 

주대법원은 위와 같은 SIGA의 계약 위반에 대하여, 1심 법원이 SIGA의 계약 위반이 없었다면 당사자간에 라이선스 계약에 이를 수 있었다고 판단하였다면, 1심 법원이 기대이익 (이행이익, expectation damages)을 산정하여 배상을 명하여야 한다고 보았습니다 (reliance damages는 신뢰이익배상, restitutionary damages 원상회복).

 

3. 시사점

 

우리나라에서도 통상 계약이 체결되기 전에는 계약 책임을 지지 않습니다. 다만, 계약 과정이 일정한 단계를 지나 상대방에게 계약 체결에 대한 신뢰가 형성된 경우에는 불법행위가 성립하여 손해배상 책임이 발생합니다. 위 미국판결도 비록 라이선스 계약이 체결된 것은 아니지만, 계약의 주요한 사항들이 결정되는 등 계약 체결 과정에서  상대방에게 계약 체결에 대한 신뢰를 형성시키고(다른 계약 조항에 의하여) 상대방에 이에 따라 행동했음에도 당사자가 상당한 이유 없이 일방적으로 계약 체결을 거부한 경우에는  상대방을 보호하는 판결입니다.

 

위 판결은 주요 계약 조항만을 적시한 Term Sheet 자체가 비록 강제성이 없었더라도 이에 준하여 신의성실하게 협상할 것을 약정한 경우에는 Term Sheet에 명시한 조항에서 상당하게 벗어난 경우에는 위 약정을 위반한 것으로 판단한 것입니다.

 

따라서 라이선스, 공동연구개발, 전략적 제휴 등을 위한 계약을 체결하는 경우에, 협상 과정에서 주요 조항에 대한 Term Sheet가 마무리 된 이후에는 비록 계약이 성립하기 전이라도 협상의 파기를 위해서는 상대방에게 어떠한 신뢰를 형성한 것인지 여부와 계약 조항을 살피는 등의 상당한 주의를 요할 것입니다.


작성일시 : 2014. 1. 23. 08:25
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-- 차량이나 선박 등의 위치정보 원격 추적, 관리 시스템 개발사인 Beacon GPS 기기 제조업체인 Garmin이 사업제휴 협약을 체결한 뒤, Garmin Beacon으로부터 제공받은 정보를 공개하여 NDA 위반이 문제된 사례 --

 

1. 배경 사실

 

Beacon은 차량이나 선박 등 운송수단에 대한 원격 모니터링 시스템 및 GPS를 이용한 추적, 관리 시스템(fleet management system)을 개발, 공급하는 회사이고, Garmin은 차량, 선박, 항공, 레저용 GPS 기기를 제조, 판매하는 회사입니다.

 

Garmin은 개인용 승용차 시장에서는 상당한 MS를 차지하고 있었지만, 상용차 부문에서는 실적이 부진하였습니다. 이에 상용차용 내비게이션 기기 시장에 본격적으로 진출하기 위해, 상용차 fleet management system을 개발한 Beacon과 손을 잡기로 하였습니다. Beacon Garmin은 사업제휴계약을 통해 Beacon GPS 기반 차량 추적, 관리 프로그램을 Garmin의 차량용 내비게이션 제품과 연동하기로 하였고, 이에 대하여 NDA(Non-Disclosure Agreement)도 체결하였습니다.

 

그런데 이후 Garmin Beacon측에 알리지 않은 채 Beacon 프로그램의 연동을 위한 어플리케이션 스펙 등 정보를 Beacon의 경쟁사에 제공하였습니다. 이를 통해 Beacon의 경쟁사들이 이 정보를 참고하여 자신들의 프로그램을 Garmin의 내비게이션 제품과 쉽게 연동할 수 있도록 함으로써, Garmin 기기의 시장 확대를 도모한 것이었습니다. 그러자 Beacon측이, 이 정보가 Beacon의 영업비밀이라고 주장하며 이 사건 소송을 제기하였습니다.

 

원고 Beacon측은 소송에서 1) 영업비밀침해 주장과 함께, 2) NDA 위반, 3) Garmin측에 제공된 NDA의 적용범위 외 정보에 대한 부당이득 및 4) 묵시적 계약 위반을 주장하였습니다. 여기서는 비밀유지약정 NDA 관련 쟁점만 살펴보겠습니다.

 

2. NDA 조항 및 쟁점

 

양사는 NDA를 체결한 후 정보를 제공하였는데, NDA 적용대상 정보의 범위에 관한 다툼이 있었습니다. 계약위반과 관련한 주된 쟁점은 “confidential” 또는 “proprietary”와 같은 비밀정보 표시 없이 제공된 정보가 NDA의 보호대상이 될 수 있는지 여부였습니다. Beacon fleet management system과 관련된 정보 중 일부는 아무런 비밀정보 표시도 하지 않은 채 Garmin측에 전달하였는데, 이에 Garmin측이 위 정보가 NDA의 적용대상이 아니라고 주장한 것입니다.

 

이와 관련하여, 양사간에 체결된 NDA는 그 적용대상인 “confidential information”“shall include, but is not limited to ... information ... which is marked as ‘confidential’ or ‘proprietary’ ...” 라 정의하고 있었습니다.

 

Clause 1

“Confidential information” as used in this Agreement shall include, but is not limited to, all trade secrets, non-public information, data, know-how, documentation, hardware, software (including listings thereof and documentation related thereto), diagrams, drawings and specifications relating to a party, its business or products which is marked as “confidential” or “proprietary” and which is disclosed by either party to the other party.

 

Information disclosed orally or visually shall be considered Confidential Information if such information is identified as “confidential” or “proprietary” at the time of disclosure and is reduced to written summary form by the disclosing party and sent to the receiving party within thirty (30) days after initial disclosure. During this thirty (30) day period, such oral or visual information so disclosed shall be provided the same protection as Confidential Information. 

 

, NDA에서는 비밀정보 표시 없이 구두로 또는 시각적으로 전달된 정보는, 전달시 비밀정보라는 점을 밝히고 다시 30일 내에 해당 정보를 요약한 서면을 전달한 경우에만 NDA의 적용 대상이 된다고 규정하였습니다.

 

문제는 현장에서 자주 위와 같은 NDA 조건을 충실하게 준수하지 않는다는 점입니다. 이 사건에서도 마찬가지로 그와 같은 규정을 준수하지 않았습니다. Beacon은 위 규정의 “not limited to” 부분을 강조하며, NDA의 적용대상인 정보는 비밀정보 표시가 있는 정보로 제한되지 않는다고 주장하였습니다. 나아가 Beacon, 만일 NDA의 해석상 비밀정보 표시가 있는 정보만이 그 적용대상이 된다고 보더라도, 계약의 양 당사자가 모두 비밀정보 표시를 하지 않은 채 정보를 교환해 온 것에 비추어, 비밀정보 표시가 없는 정보도 NDA의 적용대상이 된다는 점에 대한 양 당사자의 합의가 있었으며, 이러한 합의가 기존 NDA를 수정한 것으로 보아야 한다고 주장하였습니다. 

 

3. 미국법원 판결 및 시사점

 

이에 대하여 미국법원은, 우선 위 계약조항의 해석상 비밀정보 표시와 함께 제공된 정보만을 NDA의 적용대상으로 보아야 한다고 판단하였습니다. 비록 표현상 그 범위를 open 형인 “but not limited to”로 하였지만, 판결에는 영향을 주지 못했습니다. 우리나라 계약서에서 대응되는 표현은 기타또는 “~ 에 해당할 것입니다. 우리나라에서도 앞서 명시적으로 기재된 사항에는 해당하지 않지만 계약 적용범위에 포함되는지 문제되는 경우가 자주 있습니다. 원칙적으로 계약의 목적에 부합하고 앞에서 명시적으로 기재한 것과 동등한 것으로 평가될 수 있는 사항만이 이에 해당한다고 해석해야 할 것입니다. , 비록 계약서 문언이 예외를 인정하는 오픈형으로 되어 있다고 하더라도, 무엇이든 계약범위에 포함되는 것은 아닙니다.

작성일시 : 2014. 1. 20. 09:53
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-- 제약 startup Emisphere가 대형 제약회사 Eli Lilly와 공동연구개발을 진행하던 중, 비밀리에 유사연구를 병행 진행한 Eli Lilly의 책임을 인정한 판결 - Eli Lilly v. Emisphere (S.D. Ind. 2006) --

 

1. 배경사실

 

미국의 제약 startup Emisphere가 대형 제약회사 Eli Lilly와 공동연구개발계약을 체결하고 연구를 진행하던 중, Eli Lilly가 양사 공동연구개발 프로젝트의 연구 성과에 기해 유사 연구를 비밀리에 진행, 특허를 출원하여 분쟁이 발생한 사안입니다.

 

Emisphere는 기존에 주사로만 인체에 투여하는 단백질 약물을 경구투여할 수 있는 기술을 연구하는 회사입니다. 단백질을 주성분으로 하는 약제가 경구투여되면, 소화기관 내에서 대부분 아미노산으로 분해되어 약효를 발휘할 수 없습니다. 따라서 혈관에 직접 주사하는데, 주사제제는 그 제조 단가가 비싸고 병원에서만 투여가 가능하다는 단점을 극복하기 위해, 많은 제약회사들이 경구투여 기술을 개발하려고 노력해 왔습니다.

 

Emisphere가 개발한 “carrier” 화합물은, 단백질이 아미노산으로 분해되지 않도록 보호하면서, 동시에 소화기관 벽을 통과하여 혈관으로 흡수될 수 있도록 하는 획기적인 화합물이었습니다. Emisphere에서 진행하던 carrier 화합물 연구의 전망이 밝다고 본 Eli Lilly, 우선 당시 Eli Lilly가 골다공증(osteoporosis) 치료제로 개발중이던 Parathyroid Hormone (PTH)을 경구투여할 수 있는 방법을 개발하기 위하여 Emisphere와 협력하기로 하고, 1997년 첫번째 공동개발계약(Research Collaboration and Option Agreement, RCOA)의 체결과 함께 그에 따른 라이선싱 계약도 체결한 뒤, 2000년 두번째 RCOA까지 체결하였습니다.

 

그런데 2001 Eli Lilly는 비밀리에 관련 연구팀을 만들어 PTH 외 다른 약제(Glucagon-like Peptide, GLP) 에 대한 carrier 화합물을 개발, 특허까지 출원하였습니다. 이 사실을 알게 된 Emisphere, Eli Lilly가 출원한 특허를 분석하여 Eli Lilly의 출원발명에 자사의 기술이 사용되었다고 판단하고, Eli Lilly의 계약 위반을 주장하며 RCOA 등 양사간 계약을 해지하였습니다. Eli Lilly에서는 Emisphere가 계약을 해지할 권리가 없다는 점을 확인해 달라는 이 사건 소송(DJ Action)을 제기하였고, Emisphere Eli Lilly가 양사간의 계약을 위반하였다는 확인을 구하는 반소를 제기하였습니다.

 

2. 양사간 체결된 공동연구개발 계약의 주요조항

 

. RCOA I (1997)의 체결

 

이 계약에 따르면, Eli Lilly Emisphere carrier 기술에 대한 전용실시권을 부여받을 옵션을 가지며, 이러한 옵션은 그 취지를 Emisphere에 통보하고 자금을 제공함으로써 행사할 수 있도록 되어 있었습니다. 전용실시권의 대상이 된 Emisphere 기술은 계약 문언상 다음과 같이 정의되어 있습니다.

 

“an exclusive license to use (a) the Emisphere Patents, the Emisphere Program Patents and Emisphere’s share of the Joint Patents for the Field, and (b) the Emisphere Know-How, the Emisphere Program Know-How and Emisphere’s share of the Joint Know-How for the Field.”

 

. 라이선싱 계약의 체결

 

RCOA I 체결 후 PTH에 대한 carrier 연구에 진척이 있자, Eli Lilly 1998년에 4백만$의 자금을 제공함으로써 옵션을 행사하고, 별도의 라이선싱 계약을 체결하였습니다. 라이선싱 계약은 다음과 같이 Eli Lilly의 권리를 제한하고 있었습니다. 이후 소송에서 Emisphere, Eli Lilly가 비밀 연구팀을 만들어 PTH 외 다른 약제에 대한 carrier 기술을 연구함으로써 아래 강조처리된 문언상 의무를 위반하였다고 주장하였습니다. 이때 “the Field” PTH의 경구투여방법 연구를 의미합니다.

 

2.1 “All proprietary rights and rights of ownership with respect to the Emisphere Technology and Emisphere Program Technology shall at all times remain solely with Emisphere unless otherwise specified in this Agreement. Lilly shall not have any rights to use the Emisphere Technology or Emisphere Program Technology other than insofar as they relate directly to the Field and are expressly granted herein.

 

또한 라이선싱 계약은 아래와 같은 비밀유지의무 조항도 포함하고 있었습니다. Emisphere Eli Lilly PTH carrier 개발 프로그램에 소속되어 있던 연구원을 비밀 연구팀에서 일하게 함으로써 아래 11.2의 비밀유지의무 조항도 위반하였다고 주장하였습니다.

 

11.1 The Parties acknowledge that it may be necessary, from time to time, to disclose to each other confidential and proprietary information, including without limitation, inventions, works of authorship, trade secrets, specifications, designs, data, know-how and other information, relating to the Field, the Compounds, the Carriers, the Products, processes, and services of the disclosing Party or regarding the Emisphere Technology or Emisphere Program Technology or the Lilly Technology or the Lilly Program Technology. The foregoing shall be referred to collectively as “Confidential Information”. Any Confidential Information revealed by a Party to another Party shall be used by the receiving Party exclusively for the purposes of fulfilling the receiving Party’s obligations under this Agreement.

 

11.2 Each Party agrees to disclose Confidential Information of another Party only to those employees, representatives and agents requiring knowledge thereof in connection with their duties directly related to the fulfilling of the Party’s obligations under this Agreement.

 

. RCOA II (2000)

 

이후 연구가 더 진척되자 양사는 1999 2월에 만료된 RCOA I 을 대신하는 계약으로서RCOA II 를 체결하였습니다. 먼저 계약서 전문(preamble), 기술이전의 대상이 되는 “Emisphere Technology”를 다음과 같이 정의하고 있습니다.

 

“proprietary synthetic chemical compounds that enable the delivery of therapeutic macromolecules and other compounds that are not currently deliverable by oral means or by certain non-oral means (including all related patents, patent applications and Know-How presently owned by Emisphere and all patents, patent applications, and Know-How relating to inventions developed by Emisphere pursuant to the Program ... )”

 

이를 전제로, 위 계약은 Emisphere Eli Lilly의 권리 및 의무를 아래와 같이 규정하였습니다.

 

1.5(b)

Emisphere shall own all patents, patent applications and Know-How relating to the Emisphere Technology to the extent that Lilly and/or Emisphere invents and/or develops same during the course of and as part of the Programs, including, but not limited to, any Lilly Improvements.”

 

그런데 위 계약은, Emisphere Technology와 밀접하게 관련된 새로운 carrier 기술이나 기타 발명이 있는 경우 이는 다시 Emisphere Technology가 된다는 규정을 두고 있었습니다.

 

1.5(c)

It will not be Lilly’s responsibility or intent to develop new synthetic chemical compounds that enable the delivery of therapeutic macromolecules and other compounds that are not currently deliverable by oral means or by certain non-oral means (the “Carriers”) as part of the Programs. Any new Carriers or inventions which are closely related to the Emisphere Technology (as it exists as of the Effective Date) that arise, in whole or in part, out of suggestions, recommendations or discussions held between Emisphere and Lilly scientists shall be Emisphere Technology.

 

소송에서 Emisphere, 자사의 기술을 바탕으로 GLP를 위한 carrier를 개발한 Eli Lilly의 비밀 프로젝트의 결과물도 위 1.5(c)의 적용대상이 된다고 하면서, 그렇다면 Emisphere GLP를 위한 carrier 기술에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 가져야 하는데 Eli Lilly가 그 양도를 거부하였으므로, 이는 위 1.5(c) 위반이라고 주장하였습니다(위 특허는 56개의 carrier가 될 수 있는 화합물들을 개시하고 있는데, 그 중 하나가 Emisphere가 개발한 carrier였습니다).

 

3. Eli Lilly“Firewall”

 

처음 비밀 프로젝트 팀을 구성한 것은, Eli Lilly Emisphere간의 공동 연구개발 프로젝트를 위한 공동위원회의 Eli Lilly측 대표였던 Dr. Khan 입니다. 그는 Eli Lilly 내부 연구원들 중 비밀 프로젝트의 수행에 적합한 연구원들을 선발하여 Oral Protein Delivery (“OPD”) 팀을 구성, 비밀 프로젝트를 진행하였습니다. 그런데 OPD 팀의 구성원 가운데에는 양사간의 공동 프로젝트에 참여했던 Dr. Havel도 포함되어 있었습니다.

 

한편 Eli Lilly Emisphere 몰래 비밀 프로젝트를 진행함에 따르는 법적 위험을 인지하고 있었습니다. 이에 Emisphere와의 공동연구 프로젝트와 자사의 비밀 프로젝트간에 일종의 방화벽(firewall)을 만들어 양자를 법적으로 분리하려 하였습니다. 그 일환으로서, Eli Lilly는 양 프로젝트에 관여한 유일한 연구원이었던 Dr. Havel OPD 팀에서 제외하는 등의 조치를 취하였습니다. 하지만 Dr. Khan은 그대로 종전과 같이 양 프로젝트의 리더 역할을 수행하였습니다.

 

4. 법원의 판단

 

. 라이선스 계약의 위반여부

 

(1) Section 2.1

 

2.1 “All proprietary rights and rights of ownership with respect to the Emisphere Technology and Emisphere Program Technology shall at all times remain solely with Emisphere unless otherwise specified in this Agreement. Lilly shall not have any rights to use the Emisphere Technology or Emisphere Program Technology other than insofar as they relate directly to the Field and are expressly granted herein.

 

Eli Lilly측은, 위 조항 후문은 계약서에 명시된 권리 이외의 묵시적인 라이선스 권리를 배제하는 조항일 뿐으로서, 계약서에 명시적으로 금지되어 있지 않다면 Eli Lilly의 그에 대한 실시권을 인정할 수 있다고 주장하였습니다. 그러나 법원은 Eli Lilly측 주장을 배척하면서, 위 문언에 충실하게 Eli Lilly의 기술 실시권을 계약서에 명시되어 있으며 동시에 “the Field” PTH의 경구투여방법 연구와 직접적으로 관련된 분야로 한정하였습니다. 이에 따라 Eli Lilly Emisphere Technology를 기반으로 OPD 팀을 구성하여 PTH의 경구투여방법 연구와 직접적으로 관련이 없는 GLP의 경구투여방법을 연구하도록 한 것은 위 조항 위반이 되는바, 법원도 같은 취지로 판단하여 Emisphere의 주장을 받아들였습니다.

 

(2) Section 11. 2

 

11.1 The Parties acknowledge that it may be necessary, from time to time, to disclose to each other confidential and proprietary information, including without limitation, inventions, works of authorship, trade secrets, specifications, designs, data, know-how and other information, relating to the Field, the Compounds, the Carriers, the Products, processes, and services of the disclosing Party or regarding the Emisphere Technology or Emisphere Program Technology or the Lilly Technology or the Lilly Program Technology. The foregoing shall be referred to collectively as “Confidential Information”. Any Confidential Information revealed by a Party to another Party shall be used by the receiving Party exclusively for the purposes of fulfilling the receiving Party’s obligations under this Agreement.

 

위 조항에 따르면 비밀유지의무의 적용대상인 “Confidential Information”은 비밀표시가 있는 정보로 한정되지 않으며 매우 넓은 범위의 정보를 포함합니다. 또한 위 밑줄 부분은 정해진 목적 외 사용을 금지하는 일반적인 비밀유지의무 규정입니다

 

11.2 Each Party agrees to disclose Confidential Information of another Party only to those employees, representatives and agents requiring knowledge thereof in connection with their duties directly related to the fulfilling of the Party’s obligations under this Agreement.

 

한편 위 11.2에 따르면, 각 당사자는 비밀정보를 위 계약상 의무 준수와 직접적으로 관련된 사항에 대한 지식의 습득을 필요로 하는 각 당사자의 임직원, 대표 또는 대리인에게만 공개하여야 합니다. 그런데 현출된 증거에 의하면, 양사간 공동 프로젝트의 연구원이었던 Dr. Havel OPD 팀에 참여하면서, Emisphere의 비밀 정보라는 점이 명기된 PTH carrier 관련 자료를 OPD 팀원들에게 PT하였다는 점 등이 인정되었습니다. OPD 팀원들은 위 라이선싱 계약상 의무 준수와 직접적으로 관련된 사항에 대한 지식의 습득을 필요로 하는 자에 해당하지 않으므로, Eli Lilly는 위 규정상 의무를 위반한 것이 됩니다. 이에 따라 법원은 Eli Lilly의 위 조항 위반을 인정하였습니다.

 

. RCOA II section 1.5 위반 여부

 

1.5(b)

Emisphere shall own all patents, patent applications and Know-How relating to the Emisphere Technology to the extent that Lilly and/or Emisphere invents and/or develops same during the course of and as part of the Programs, including, but not limited to, any Lilly Improvements.”

 

Emisphere Eli Lilly에 경고장을 발송하면서, Eli LillyEmisphere GPL carrier 기술에 대한 특허를 받을 권리를 양도하지 않음으로써 위 1.5(b)를 위반했다고 주장한 바 있었습니다. 그러나 이때 “the Programs”는 양사간의 공동연구 프로젝트를 의미하는 것으로 정의되어 있습니다. , 공동연구 프로젝트의 결과물만이 1.5(b)의 적용대상입니다. 반면 Eli Lilly의 비밀 프로젝트인 OPD 팀은 양사간 공동연구 프로젝트가 아님이 명백합니다. 이에 Emisphere는 소송에서 1.5(b) 위반을 주장하지 않았고, 법원도 방론으로 OPD 팀의 연구 결과물은 위 1.5(b)의 적용대상이 아니라고 판단하였습니다.

 

1.5(c)

Any new Carriers or inventions which are closely related to the Emisphere Technology (as it exists as of the Effective Date) that arise, in whole or in part, out of suggestions, recommendations or discussions held between Emisphere and Lilly scientists shall be Emisphere Technology.

 

그런데 1.5(c)는 규정상 공동연구 프로젝트만을 그 적용대상으로 제한하지 않고 있었습니다. 이에 법원은, 현출된 정황증거들에 비추어, 1.5(c)가 요구하는 요건, OPD 팀의 연구 결과물인 GPL carrier가 적어도 부분적으로 Emisphere carrier 기술에 근거한 것이라는 점이 입증되었다고 보아 Emisphere의 계약 위반 주장을 받아들였습니다. 1.5(c)가 비록 구체적인 특허를 받을 권리의 이전의무를 규정하고 있지는 않지만, 위 조항에 따른 연구 결과물이 “Emisphere Technology”가 된다는 문언에 따라 위와 같이 결론짓고 있는 것입니다.

 

법원이 위와 같은 결론을 내리는데 사용한 정황증거들은 다음과 같습니다.

 

1) Dr. Khan이 양사간 공동연구 프로젝트의 책임자 역할을 수행하면서 동시에 OPD 팀을 구성하고 감독한 점

2) 양사간 공동연구 프로젝트의 팀원이었던 Dr. Havel이 비록 Eli Lilly“firewall” 셋업 조치에 의하여 OPD 팀에서 탈퇴하기는 하였지만, firewall 셋업 전에 이미 OPD 팀에서 상당 기간 연구에 종사하였으며 OPD 팀원들을 상대로 양사간 공동연구 프로젝트에 따른 PTH carrier와 관련된 교육을 진행한 점

3) 비록 OPD 팀이 PTH carrier와 관련된 공개된 정보들을 수집하여 연구에 사용하기는 하였지만, 위 공개된 정보들 외에도 Dr. Khan Dr. Havel의 도움으로 얻을 수 있었던 정보들을 사용하여 GLP carrier를 비교적 용이하게 개발할 수 있었다는 점

4) Eli Lilly측은 양사가 carrier의 정확한 작용기전을 몰라 FDA의 허가를 받을 지 불명확하여 별도 연구를 통해 이를 보완하려 했다고 주장하나, 이러한 주장이 사실라면 별도로 연구를 진행하고 있다는 사실 등을 Emisphere측에 알리지 않을 이유가 없었을 것이라는 점

 

. 계약해지 가부

 

법원은 위와 같이 Eli Lilly의 계약 위반이 있었고, 이는 계약의 중대한 위반이자 회복 불가능한 위반으로서 Emisphere는 위 계약을 해지할 수 있다고 하였습니다.

 

5. 양사 화해로 소송 종결

 

위와 같이 Eli Lilly측에 불리한 법원의 opinion이 나온 뒤, Emisphere Eli Lilly는 화해(settlement)로서 소송을 종결하였습니다. Emisphere사가 받게 된 화해금액은 18mil$(원화 약 190억원 상당)이었는데, startup Emisphere사에게는 상당히 큰 금액이라 할 수 있습니다. Emisphere사는 이후 Eli Lilly와의 공동연구 프로젝트를 종료하고 다시 Novartis사와 PTH 1-34의 경구투여방법을 연구하고 있다고 알려져 있습니다.  

 

6. 시사점

 

Emisphere는 규모가 작은 startup이었지만, 사업의 초기 단계에서부터 공동연구개발계약/라이선싱 전문 법률가들의 도움을 받아 매우 자세하고 구체적인 계약서를 작성하여 사용하였습니다. 뿐만 아니라 Emisphere, 하나의 대형 제약회사와만 계약하여 carrier 관련 기술을 모두 라이선싱하지 않고, 각 대형 제약회사를 상대로 범위가 제한적인 각각 별개의 계약을 체결함으로써 자사의 기술을 지킬 수 있었습니다. 계약 실무 및 라이선싱 전략의 측면에서는 매우 바람직한 사례라 할 수 있을 것입니다.

 

사안의 경우 Emisphere,

1) Eli Lilly에 공동연구개발 프로젝트 결과물에 대해 전용실시권을 설정해 주는 대신 공동연구에 따른 결과물 및 그에 기반한 다른 연구 결과물에 대해 특허를 받을 권리 등은 Emisphere에 귀속됨을 명시하였고,

2) Eli Lilly의 전용실시권의 범위를 공동연구개발 프로젝트와 직접적으로 관련되어 있으며 계약서에 명시된 분야로 한정하였으며,

3) 매우 넓은 범위의 정보를 비밀유지의무의 적용대상으로 규정한 한편 비밀정보의 공개가 가능한 인적 대상을 매우 구체적으로 한정하였습니다.

 

이때 비밀유지의무 규정과 관련하여, 11.1에 이미 비밀유지의무가 규정되어 있는데도 불구하고 11.2를 통하여 공개가 가능한 인적 범위를 더 한정하고 있다는 점 또한 주목할 만 합니다. 11.1은 일반적인 비밀유지의무 조항으로서 Any Confidential Information ... shall be used ... exclusively for the purposes of fulfilling the receiving Party’s obligations under this Agreement” 라는 규정을 두고 있는데, 만일 소송에서 비밀유지의무 위반이 문제되는 경우 위 조항에 따른다면 목적범위 외 사용이라는 점을 비밀유지의무 위반에 대해 손해배상을 청구하는 당사자가 입증해야 하는 부담을 안게 됩니다. 그러나 11.2에 따르면 공개 가능한 인적 범위 외의 임직원 등에게 비밀정보가 공개되었다는 점만 입증하면 비밀유지의무 위반을 주장할 수 있습니다. 기술 공여자 입장에서 상당히 유리한 조항입니다.

작성일시 : 2014. 1. 14. 12:14
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-- 기업이 미국대학과 공동연구(collaboration)를 진행하는 경우 연구성과물 발명에 관한 권리 관계 계약조항 다국적회사에서 작성한 계약서 Template --

 

기업입장에서 작성한 계약서도 대학입장에서 작성한 계약서와 본질적 내용은 다를 수 없습니다. 그러나, 공동연구를 진행한 기업의 이익을 최대한 보호하기 위해 많은 노력을 기울여 작성한 공동연구 계약서는 대학에서 통상 사용하는 계약서와는 분량이나 구체적 내용에서는 상당한 차이를 보입니다. 전 세계에서 수많은 공동연구를 진행한 경험이 있는 대형 다국적 제약회사에서 작성한 공동연구 계약서 샘플을 참고자료로 첨부합니다. 여기에서는 특허권리 귀속에 관한 조항을 간략하게 소개합니다. 그 중 특허권의 귀속에 관한 법리는 종전 포스팅에서 소개한 바와 같기 때문에 생략하고, 결국 가장 핵심적 사항인 공동발명에 관한 계약 조항만 살펴보겠습니다.

 

Ownership of Research Program Inventions.

8.6 Patents on Joint Inventions.

 

8.6.1 AMC (대학) and Company (기업) shall confer regarding the filing of patent applications on Joint Inventions. Company shall have the right to file Patent applications covering any Joint Invention using the Company’s preferred patent agents. Company shall give AMC notice of its intent to file any patent application at least sixty (60) days in advance of its filing date. AMC shall have the right to review all patent applications on Joint Inventions and to provide Company with substantive comments. Company will provide to the AMC forty-five (45) days’ advance written notification of any deadline for taking action should Company have decided to otherwise allow the Patent to go abandoned, and AMC will have right to continue prosecution of such Patent at AMC’s sole expense. Subject to the preceding sentence and to Section 8.6.4, Company shall be solely responsible for filing, prosecuting, responding to oppositions (including interference proceedings) and maintaining all Patents claiming Joint Inventions and all costs related thereto.

 

8.6.2 Subject to the grant of licenses herein and the exercise of the option under Section 9.2 each Party shall be free to exploit, either itself or through the grant of licenses to Third Parties (which Third Party licenses may be further sublicensed), rights in any Joint Inventions, including any patents directed thereto, throughout the world without restriction, without the need to obtain further consent from or provide notice to the other party, and without any duty to account or otherwise make any payment of any compensation to the other Party.

 

8.6.3 Company shall consult with AMC regarding the countries in which patent applications claiming Joint Inventions should be filed, and Company will file applications in those additional countries where AMC requests Company to do so. Company, at its option and at its expense, may initially select the list of countries in which to file, and may file in countries where AMC does not request that Company file such Patent applications.

 

8.6.4 AMC shall reimburse Company for all costs of filing, prosecuting, responding to opposition (including interference proceedings), and maintaining Patent applications and Patents on Joint Inventions filed under Section 8.6.3in additional countries where AMC requests that Patent applications be filed, prosecuted and maintained. AMC may, upon sixty (60) days written notice, request that Company discontinue filing, prosecuting, responding to opposition, or maintaining Patent applications or Patents in any such country and, upon expiration of such sixty (60) day period, may discontinue reimbursing Company for the costs of filing, prosecuting, responding to opposition or maintaining such Patent application or Patent in any country. Subject to the foregoing, Company will be free to continue, at its own expense at the end of such sixty (60) day period, to file, prosecute, respond to opposition and/or maintain such Patent application or Patent.

 

8.6.5 Patents on Joint Inventions after Company Declines to Exercise Option. In the event that Company declines to exercise its option to acquire a worldwide-royalty-bearing, exclusive license to a Joint Invention under Section 9.2, or such option expires without Company having acquired such a license under the Option, then AMC shall have the right, but not the obligation, to file patent applications covering such Joint Invention, exercisable at AMC’s sole election; in such circumstances, if AMC proceeds with patenting Joint Inventions, Company shall retain any rights it may have as a joint owner under existing US patent law.

 

다른 사항은 읽어보시면 쉽게 이해될 것이지만, 공유자 일방의 권리를 기재한 조항을 주목해야 한다는 점을 강조합니다. , 미국대학과 공동연구를 진행하는 경우 공동발명 및 특허권 공유자의 권리 및 의무에 관한 법적 내용이 우리나라와 큰 차이가 있다는 점에 유의해야 합니다. 이 부분에 대한 미국 특허법 내용은 우리나라 특허법과는 근본적 차이가 있습니다. 위 계약서 8.6.2 조항은 미국특허법을 적용한 것입니다. 그런데, 위 계약조항의 적용범위를 미국에 한정하지 않았다는 점 등을 반드시 유의해야 합니다. 물론 대학보다 기업에 유리한 내용이므로 한국기업의 입장에서도 그대로 채택해도 좋을 것입니다. 또한, 공동발명에 관한 의사결정 절차 등을 상세하게 규정한 것도 참고가 될 것입니다. 여기에 인용하지는 않았지만 첨부한 계약서 template에는 공동연구에 관련된 발명에 관한 사항을 상세하게 기재하고 있습니다. 전 세계에서 수많은 공동연구를 진행한 경험이 있는 다국적 회사에서 작성한 초안이므로, 한국기업에서도 공동연구를 진행할 때 참고자료로 활용할 수 있을 것입니다.

 

*첨부파일: COLLABORATIVE RESEARCH AGREEMENT _ template

COLLABORATIVE RESEARCH AGREEMENT _ template.pdf

작성일시 : 2014. 1. 9. 14:32
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-- 미국대학교수와 공동연구(collaboration)를 하는 경우 발명 및 IP 관련 계약조항 --

 

기업이 대학교수와 산학협동연구를 진행하여 발명을 완성한 경우 원칙적으로 그 발명은 직무발명에 해당합니다. 우리나라 기업이 미국대학교수 또는 미국공공연구기관의 연구원과 공동연구를 하는 경우에도 그 결과물은 미국법과 한국법에 따라 직무발명으로 평가될 것입니다. 직무발명에 대한 지적재산권은 당사자 계약만으로 결정할 수 없습니다. 미국에서는 정부예산이 투입된 대학연구 프로젝트에 대해서는 Bayh-Dole Act 등 특별법의 규율을 받고, 원칙적으로 대학의 소유에 속합니다. 따라서, 미국대학교수가 연구결과물에 대한 권리를 임의로 공동연구의 당사자인 기업에게 양도할 수 없습니다. 이와 같은 기본적 법적 구도에서 미국대학교수와 공동연구를 진행할 때 사용하는 표준적인 계약조항 예문을 소개하면 다음과 같습니다.

 

X. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS


X.1. Ownership of Research Program Inventions.

Research Program Inventions conceived, discovered and reduced to practice by University, or its employees, agents or students will be owned by University.

Research Program Inventions conceived, discovered and reduced to practice by Collaborator, or its employees, or agents, will be owned by Collaborator (Collectively, "Sole Inventions").

Research Program Inventions conceived, discovered and reduced to practice by at least one employee, agent, or student of each of University and Collaborator will be owned by University and Collaborator, without any obligation to account to one another ("Joint Inventions").

Inventorship will be determined according to the principles of United States patent law. Neither party shall make any claim to the other party’s Sole Inventions.

 

X.2 Pre-Existing Rights.

Except to the limited extent required to perform a party’s obligations under this Agreement, neither party receives any right, title, or interest in or to any Research Materials provided to it by the other party or any technology, works or inventions of the other party that are not Research Program Inventions, or any patent, copyright, trade secret or other proprietary rights in any of the foregoing.

 

X.3 Licensing.

Each party reserves the right to license its interest in its Sole Inventions or Joint Inventions, and neither party shall have any right to compensation in connection with any such license granted by the other

 

X.4 Rights Subject to Federal Patent Policy.

To the extent that any Research Program Invention has been partially funded by the Federal government, the assignment of title or the granting of any license above is subject to the rights of the Federal government and federal law set forth in 35 U.S.C. §§ 200 et. seq., as amended, and the regulations promulgated thereunder, as amended, or any successor statutes or regulations (the "Federal Patent Policy"). Any right granted in this Agreement greater than that permitted under the Federal Patent Policy will be modified as may be required to conform to the provisions of the Federal Patent Policy.

 

당사자는 위 예문을 수정하거나 변경할 수는 있지만 그 기본적 구조는 변경할 수 없습니다. 예를 들어, 한국기업이 미국대학교수가 연구자로 참여하는 공동연구 프로젝트에 관한 연구비 전액을 지원하는 경우에도 그 결과물에 관한 특허권을 한국기업이 단독으로 소유한다고 정할 수 없습니다. 관련 미국법에 반하는 것으로서 그 효력을 인정받기 어렵습니다. 따라서, 필요하다면 미국대학교수의 특허받을 권리를 대학에 양도한 후, 그 대학으로부터 한국기업이 그 권리를 양수하거나 라이선스를 받는 절차를 밟아야 합니다.

 

위와 같은 라이선스를 위한 조항을 공동연구 계약서에 미리 규정하는 것은 바람직합니다. 공동연구 당사자 기업에게 우선권을 부여한다는 조항의 예문은 다음과 같습니다.

 

X.1. University hereby grants to A company an exclusive option to negotiate an exclusive (subject to University’s internal right to use such Invention for research, academic and patient care purposes), royalty-bearing license to any Invention in which University has an ownership interest, provided that A company pays all patent expenses for such Invention in the event A company exercises its option.

 

X.2. A company must exercise its option to negotiate a license to any Invention by notifying University in writing within thirty (30) days of University disclosing such Invention to A company (the “Option Period”).

 

X.3. If A company fails to timely exercise its option within the Option Period with respect to any Invention, A company’s right to negotiate a license agreement with respect to such Invention will automatically terminate, and University will be free to negotiate and enter into a license with any other party.

 

X.4. If A company timely exercises its option, the terms of the license shall be negotiated in good faith within ninety (90) days of the date such option is exercised, or within such time the parties may mutually agree in writing (the “Negotiation Period”).

 

X.5. If, however, A company timely exercises its option, but University and A company are unable to agree upon the terms of the license during the Negotiation Period, A company’s right to license such Invention will terminate, and University will be free to enter into a license with any other party.

 

X.6. If A company does not obtain an exclusive, royalty-bearing license to any Invention, then in accordance with applicable law, University shall grant an equivalent non-exclusive, royalty-free license to such Invention to any person requesting a license to such Invention.


*첨부파일: Collaboration_Agreement_Template

Collaboration_Agreement_Template.pdf

작성일시 : 2014. 1. 8. 16:18
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-- 권리양도에 관한 영문표현에서 유의할 점 미국대학교수의 직무발명 양도에 관한 미국연방대법원 Stanford v. Roche 판결 소개 --

 

2011년에 나온 유명한 미국연방대법원 판결로서 이미 그 내용이 널리 알려져 있습니다. 따라서 구체적 설명은 생략하고, 그 중 대학교수 직무발명의 소유권에 관한 한국법과 다른 점과 권리양도에 관한 영문표현에서 한국기업이 유의할 점과 참고가 될만한 사항만 간략하게 소개합니다.

 

1.     대학교수의 직무발명에 관한 권리

 

기업이 대학교수와 산학협동연구를 진행하여 발명을 완성한 경우 원칙적으로 그 발명은 직무발명에 해당합니다. 우리나라 대학교수의 직무발명에 대한 특허받을 권리는 법에 따라 대학의 산학협력단이 자동 승계합니다. 공동발명에 해당하면 그 공동발명자의 지분권을 승계합니다. 따라서, 대학교수가 직무발명에 관한 자신의 권리를 기업에게 임의로 양도할 수 없습니다. 기업이 단독 소유를 원한다면 발명자인 교수가 아니라 승계인 산학협력단으로부터 특허를 받을 권리를 양수 받아야 합니다.

 

그런데, 우리나라 관련 법률의 모태인 미국 Bayh-Dole Act에 관한 사정은 조금 다릅니다. 미국연방대법원은 Stanford v. Roche 판결에서 앞서 설명한 바와 같은 자동승계 주장을 명확하게 배척하면서, Bayh-Dole Act에도 불구하고 대학교수가 사기업에 직무발명에 관한 권리를 양도한다는 내용으로 체결한 계약의 효력을 인정하였습니다. , 미국교수는 공동연구개발 프로젝트를 진행하는 경우 우리나라와 달리 계약내용이 중요하고, 그 계약상 양도문언의 표현이 매우 중요합니다.

 

2.     미국법상 권리양도 문구 영문표현

 

위 판결에서는 문제된 권리양도 문구 표현 중에서, 먼저 스탠포드 대학과 소속 대학교수와 체결한 계약서 해당 문구를 인용하면 다음과 같습니다.

 

“I agree to assign or confirm in writing to Stanford and/or Sponsors that right, title and interest in . . . such inventions as required by Contracts or Grants.”

 

그런데, 사기업 Cetus와 해당 대학교수 사이에 체결된 계약서 중 권리양도 문구는 다음과 같습니다. 전체적으로 비슷하지만, 양도에 관한 구체적 표현이 다릅니다.

 

“I will assign and do hereby assign to CETUS, my right, title, and interest in each of the ideas, inventions and improvements.”

 

미연방대법원은 회사와 체결한 계약서 중 “do hereby assign”은 현 시점에서 그 권리를 양도한다는 명확한 의사로 해석하였습니다. 바로 앞에 있는 “will assign”라는 표현과 대비하여 해석하면 그 의미가 보다 명확해 보입니다. 반면, 대학과 체결한 계약서의 “agree to assign”은 그 시점에서 대상 권리를 양도한다는 의미가 아니라 장래 시점에 양도하겠다는 의미로 해석하였습니다. 그 시점에는 장래 약속만 한 것입니다.

 

위 판결 사안은 대학교수의 직무발명에 관한 권리가 대학과 사기업에 각각 양도되는, 2중으로 양도된 구조입니다. 미연방대법원은 위와 같은 양도문언의 표현상 차이로 인해 대학이 아니라 사기업이 먼저 직무발명에 관한 권리를 양도받았다고 판결하였습니다. Bayh-Dole Act에도 불구하고 사기업 Cetus는 대학교수의 직무발명에 관한 특허권을 유효하게 취득한 것으로 보았습니다.

 

따라서, 직무발명과 같이 장래 완성될 권리를 미리 양도한다는 영문계약을 체결하는 경우라면 위 사례의 “will assign and do hereby assign”과 같은 표현을 사용하는 것이 안전합니다. 계약서 문언을 너무 간략한 표현만으로 고집하면 당시로서는 예상하지 못한 구멍이 생기는 불상사도 있다는 점을 명확하게 보여주는 사례입니다.

작성일시 : 2014. 1. 8. 08:09
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-- NDA 관련 쟁점 및 실무적 대응방안 --

 

비밀유지약정은 NDA (Non-Disclosure Agreement) 또는 CDA (Confidential Disclosure Agreement)라고 합니다. 독립된 계약서의 형식뿐만 아니라 계약서의 일부 조항 형식으로 체결되기도 합니다. 통상 실무적으로는 전형적인 조항과 문구를 사용하고 있고, NDA에는 별다른 문제가 없는 것으로 알고 있습니다. 그러나, 현실에서는 분쟁의 대상이 되는 경우가 생각보다 많습니다. NDA의 핵심사항을 살펴보고, 실무적 유의사항을 설명드립니다.

 

1.    비밀정보 보안관리에서 핵심 포인트

 

보안분야의 키워드는 balance라고 합니다. 정보보안을 강조하면 할수록 활용할 기회가 줄어들어 그 정보가치가 떨어지고, 반면에 비밀관리를 허술하게 하면 외부로 유출되거나 공개되어 비밀정보로서의 가치를 상실하게 됩니다. 예를 들어, 기술이전이나 공동연구개발 과정에서 비밀유지만을 강조하면 기술이전 프로젝트 자체가 무산되는 결과를 낳기도 하지만, 그렇다고 모든 정보를 제한 없이 공개한다면 상대방은 대가를 지불하지 않은 채 원하는 정보를 얻을 수 있기 때문에 또한 거래를 무산되는 결과를 낳기도 합니다. 따라서, 양극단이 아닌 필요한 정도에서 적절한 조율이 무엇보다 중요합니다.

 

NDA도 이와 같은 포인트에서 모든 경우에 똑 같은 문구가 아니라 구체적 사안에 적합한 융통성 있는 내용이 바람직합니다. 그렇지만, 어떤 NDA에서도 핵심내용으로 포함될 사항은 있습니다. , NDA에는 (1) 상대방에게 제공할 비밀정보의 범위 및 제공시기, (2) 상대방이 제공한 정보를 사용할 권리, 그 사용자 및 구체적 방법, (3) 제공된 정보를 비밀로 유지 관리하여야 할 기간에 관한 사항은 필수적으로 포함되어야 합니다.

 

참고로, 일반적으로 계약서 서두에 그 계약의 배경과 목적을 기재하는 경우가 있습니다. NDA에서도 그 배경과 목적을 기재하는 것이 좋습니다. 계약문구 등에 관한 분쟁이 있을 때 그 배경과 목적을 참고한다면, 보다 합리적이고 정확한 해석을 할 수 있기 때문입니다. 따라서, NDA에서 목적이나 배경 항목은 계약서의 필수구성 요소는 아니지만 실무적 차원에서는 가능하면 기재하는 것이 바람직합니다.

 

2.    비밀정보 범위에 관한 조항

 

무엇보다고 당사자가 본 계약에 관한 의사결정을 하는데 필요한 충분한 범위의 정보가 제공되어야 할 것입니다. NDA에서 과도하게 그 범위를 한정해 놓으면 상대방이 대상 정보의 거치를 충분히 평가할 수 없거나, 계약협상과정에서 일방의 요구로 그 범위를 벗어난 정보를 주고 받는 등 해당 조항을 위반하는 경우가 자주 발생하게 됩니다. 이때 NDA 위반으로 인한 책임을 우려하여 필요한 협상이 진행되지 못하거나 아니면 구두로 해당 조항을 변경하는 등 혼란이 초래될 수 있습니다. 한편, 진행 중인 협상이 무산되어 현재 당사자의 경쟁사와도 새로운 협상을 시작하는 경우에도 그 정보가치를 지킬 수 있어야만 합니다. 역시 정보의 범위에 관한 적절한 balance key point이고, 실무적으로 어려운 과제입니다.

 

통상 보호대상로서의 비밀정보는 공중에 알려진 정보를 제외한다는 문구를 포함합니다. 또한, 보통 비밀정보로 제공하는 경우 대외비또는 “confidential”이란 표시를 합니다. 문제는, 위와 같은 표식이 없는 문서로 전달된 정보, 문서가 아닌 구두로 전달된 정보 등을 어떻게 취급할지 여부입니다. 예를 들어, 미팅에 앞서 회의에서 공개된 모든 정보는 비밀정보로 취급하기로 약속하였다면 아무런 비밀표식도 없는 자료문서까지도 비밀정보로서 취급되어야 하는지 등등 문제됩니다. 실제 미국소송에서는 NDA에서는 보호대상 비밀정보의 범위를 “confidential” 표시를 하여 제공한 문서로 한정하였으나, 실제 공동연구개발 미팅에서는 중요한 실험데이터 등을 이와 같은 표시 없이 제공한 경우, 그 정보 및 자료를 NDA 보호대상에 해당하지 않는다는 판결한 사례가 있습니다. 제공자의 책임을 무겁게 본 것입니다. 이와 같은 경우에 대비하여, 흔히 NDA에서 구두제공 정보는 그로부터 30일 이내에 다시 비밀표식을 한 문서로 제공한다는 조항을 두고, 실제 실천하는 것이 실무적 대응방안입니다.

 

3.    제공받은 비밀정보의 사용권

 

NDA에는 제공된 비밀정보를 열람하고 사용할 수 있다는 점, 필요하다면 사용자의 범위 및 기간, 사용방법 등을 미리 명시적으로 규정해 두는 것이 좋습니다. 경우에 따라서는 제공받은 정보를 초기 열람한 후 필요 없다고 판단하여 해당 정보를 곧바로 반환하는 한편 그 이용을 명시적으로 거절하는 권리도 규정할 필요도 있습니다. 이와 같이 거절 및 협상 종료에 관한 사항을 명시적 규정해 두면 불필요한 분쟁을 피하는 방안이 될 것입니다. 또한, NDA 서두에 배경 및 목적을 기재하면 비밀정보 사용에 관한 불필요한 분쟁을 줄이는데 도움이 될 것입니다.

 

현실에서 가장 자주 발생하는 분쟁은, 비밀정보를 제공받은 후 그 정보를 활용하여 더 나은 파트너를 찾는 경우입니다. 예를 들어, 신제품 개발정보를 제공받은 후 납품 가격을 이유로 더 나은 조건을 제시하는 경쟁사를 물색하는 경우입니다. 이때에도 NDA가 정보제공자의 입장에서 상대방으로부터 자신의 권리를 지킬 수 있는 바탕이 되어야 합니다. 반대로, 정보제공을 제안 받는 기업입장에서도 NDA가 불필요한 분쟁을 예방할 수 있는 바탕이 되어야 합니다. 만약 분쟁이 빈발한다면 외부로부터 유용한 정보를 입수하기 어렵게 되고, 결국 경쟁력 저하로 연결될 것입니다. 따라서, 외부로부터 원활한 정보유입을 촉진하면서도 불필요한 분쟁을 피하려면, NDA에서 비밀정보의 사용권에 관한 규정을 적절하게 작성하고 이를 준수하는 것이 매우 중요합니다.

 

4.    비밀유지 기간

 

비밀정보를 공개하는 시기, 그 정보의 비밀유지 기간은 NDA의 기본적 사항입니다. 필요하다면, 비밀정보를 공개하는 시점, 그 정보를 공개하는 기간, 제공한 자료의 회수여부 및 시기 등을 구체적으로 정해두는 것도 좋습니다. 비밀유지 기간은 통상 5, 7, 10년 등이 있으나 경우에 따라서는 무제한의 비밀유지 의무를 부과할 수도 있습니다. 또한, 실무적으로 중요한 사항 중 하나는 회사 차원의 비밀유지 의무 이외에 구체적 담당자의 비밀유지 관리문제입니다. 해당 부서에서 다른 부서로 이동한 직원, 또는 퇴직한 직원에게도 비밀유지 의무 부과하는 것은 물론 회사 차원에서 그와 같은 점을 교육하고 관리하는 조치가 필요합니다.

작성일시 : 2014. 1. 7. 17:02
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-- 기술이전/공동연구개발을 위해 기술정보제공 후 계약조건 협상을 마치고 최종단계에서 계약체결이 무산된 경우 법률 관계 --

 

1. 기술이전 과정에서 체결하는 일련의 계약 및 법적 책임 소재 

 

본 계약을 체결하기 전에도 양당사자가 의향서(LOI, Letter of Intent), 비밀유지약정(NDA, Non-Disclosure Agreement), 양해각서(MOU, Memorandum of Understanding), Term Sheet 등에 서명하는 경우가 많습니다. 그런데, 어떤 사정으로 본 계약을 체결하지 못하고 협상 중이었던 거래가 결국 무산되었다면 당사자에게는 어떤 법적 책임이 있을지 문제됩니다. 현실에서는 본 계약을 체결하지 못했지만 그 전에 위에서 언급한 다른 약정들은 모두 체결하고 협상이 거의 마무리 단계에 이른 경우부터 어떤 형식의 계약서도 체결하지 못한 협상 초기 단계까지 다양한 스펙트럼이 존재합니다. 당연히 협상 당사자의 법적 책임 여부도 동일하지 않습니다. 설령 MOU, NDA 등에 구속력이 없다는 명시적 문구를 넣더라도 법적 효력을 인정하는 사항도 있고, 어떤 형식적 계약서도 체결하지 않았어도 계약법상 책임이 아니라 불법행위법상 책임을 물을 수 있는 경우도 있습니다. 단순하지 않고 사안마다 신중하게 검토하여야 할 복잡한 문제입니다. 최종 계약에 이르지 못한 경우에 대한 법적 책임은 각각의 구체적 사안에 따라 달라지겠지만, 다음과 같은 사례를 참고로 살펴보겠습니다.

 

2. 사실관계

 

A회사는 B가 개발한 신규기술을 이전 받아서 관련 제품을 생산 판매하려고 협의를 진행하였습니다. 협상과정에서 기술이전계약을 체결할 것을 상호 확인하였고, A사는 임원회의를 통해 B의 기술을 이전 받아 사업을 진행하기로 내부적으로 결론을 내렸습니다. 나아가 A사는 곧 B에게, 해당기술을 이전 받아 사업을 진행하고 기술료를 지급할 것을 내용으로 하는 계약을 체결하기로 합의하였다는 확인서를 작성해주었습니다. 본 계약은 아니고 일종의 의향서로 볼 수 있습니다.

 

그런데, A사는 그 후 다시 사업성 검토를 통해 해당 프로젝트에 관한 기술이전계약을 체결하지 않기로 최종 결정하였습니다.

 

기술이 부족한 경우에 회사들은 공동개발 또는 기술도입/이전을 통하여 새로운 사업을 진행하거나 확장하고 있습니다. 이 경우에 최종적으로 계약을 체결하고 사업이 정상적으로 진행되는 경우도 있지만, 위와 같이 여러 가지 이유로 계약 체결 전에 중단되는 경우도 상당할 것입니다.

 

3. 계약체결 무산에 따른 당사자의 책임여부

 

일반적으로는 계약을 체결하기 전의 계약 협의 당사자에게는 계약상 아무런 책임이 없게 됩니다. 그러나 특별한 경우, 즉 계약 체결을 위한 준비단계 또는 계약의 성립과정에서 당사자 일방이 그에게 책임 있는 사유로 상대방에게 손해를 끼친 경우에는 이를 배상할 책임(민법 제750)이 있습니다. , 당사자에 의해서 형성된 신뢰에 따라서 상대방이 기대된 행동을 하였으나 당사자 일방이 상당한 이유 없이 계약 체결을 거부하여 상대방에게 손해가 발생한 경우에는 불법행위 책임이 발생하게 되는 것입니다.

 

참고로, 민법에는 다음과 같은 계약체결상의 과실책임이라는 특별한 책임 규정이 있습니다.

 

535(계약체결상의 과실) ① 목적이 불능한 계약을 체결할 때에 그 불능을 알았거나 알 수 있었을 자는 상대방이 그 계약의 유효를 믿었음으로 인하여 받은 손해를 배상하여야 한다. 그러나 그 배상액은 계약이 유효함으로 인하여 생길 이익액을 넘지 못한다.

② 전항의 규정은 상대방이 그 불능을 알았거나 알 수 있었을 경우에는 적용하지 아니한다.

 

이 규정은 계약 목적이 객관적으로 이행이 불가능하다는 사실을 알고 있던 당사자에게만 책임을 인정합니다. 위 사안에서 기술이전이 교섭행위 이전에 이미 이행불가능한 것은 아닐 것이므로, A사에게 민법 제535조의 계약체결상의 과실책임은 성립할 여지가 없을 것입니다.

 

대법원은 어느 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면 이는 신의성실의 원칙에 비추어 볼 때 계약자유 원칙의 한계를 넘는 위법한 행위로서 불법행위를 구성한다고 할 것이다라고 판시하고 있습니다(대법원 2003. 4. 11. 선고 200153059 판결). 따라서 i) 어느 일방이 교섭단계에서 계약이 확실하게 체결되리라는 정당한 기대 내지 신뢰를 부여하여, ii) 상대방이 그 신뢰에 따라 행동하였음에도, iii) 상당한 이유 없이 계약의 체결을 거부하여 손해를 입혔다면, 신의성실의 원칙을 위반하여 불법행위 책임을 구성하게 될 것입니다.

 

위 사안에서 불법행위 책임의 성립여부를 살펴보면, 먼저 A사가 상대방에게 계약이 체결될 것이라는 신뢰를 형성한 것이고, B가 기술이전계약이 곧 체결될 것을 믿고 관련 업무절차를 준비하였거나 추가 연구 등에 투자하였다는 등의 사정으로 시간 또는 비용을 투자하였다면, 그리고 A사의 상당한 이유가 없는 계약체결 거절 B의 관련 투자가 무용하게 되는 손해가 발생하였다면, 위 대법원 설시 법리에 따라 A사는 이러한 손해를 배상할 불법행위 책임이 발생할 수 있습니다.

 

이때 손해배상의 범위는 A사에게는 계약이 유효하게 성립할 것으로 기대하여 상대방에게 발생한 신뢰이익으로 한정됩니다. 즉 그러한 신뢰가 없었더라면 통상 지출하지 아니하였을 비용에 대하여만 배상할 책임이 있습니다. 계약 협상과정에서 통상 들어가는 비용, 즉 계약 체결여부와 무관하게 들어가는 비용까지 A사에게 책임을 묻지는 못합니다.

 

정리하면, 원칙적으로 최종 계약이 성립되기 전까지는 계약상 책임을 물을 수 없습니다. 그러나, 협상과정에서 대법원 판결에서 제시한 바와 같은 계약체결을 신뢰한 특별한 사정이 있었다면 최종 계약을 체결하지 않은 당사자에게는 불법행위로 인한 손해배상 책임이 인정될 수 있습니다. 다만, 그 손해배상의 범위는 계약성립을 믿고 지출된 특별한 손해에 한정되므로, 특별한 사정이 없다면 그 액수는 경미한 경우가 대부분일 것입니다. 손해배상을 청구하는 측이 위와 같은 특별한 사정의 존재를 주장 입증해야 합니다.

작성일시 : 2014. 1. 3. 11:59
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