-- Neulast Biosimilar 허가신청과 BPCIA 관련 Amgen v. Sandoz 확인소송(DJ Action --

 

미국법원에 언뜻 이해하기 어려운 확인의 소가 제기되었습니다. 확인의 소는 국가마다 상당히 다르지만 일정한 제한을 두는 것은 공통됩니다. 확인의 이익을 소송요건으로 하는 것이 대표적입니다.

 

미국 오리지널 품목허가 보유자 및 특허권자인 Amgen의 소장은 Biosimilar 허가신청자 Sandoz에서 BPCIA의 규정을 준수하지 않았다는 확인을 구하는 것입니다. BPCIA 특칙을 따르지 않았다는 사실이 이미 명백하고, Sandoz도 다투지 않는데도 법원에서 재판을 통해 공식적으로 확인해 달라는 소장입니다.

 

당사자가 다투지도 않고 명백한 사항에 대한 확인청구는 좀 이상하기도 하고 또 무슨 실무적 의미가 있는지 등 상당히 궁금하기도 합니다. 또 이와 같은 종류의 확인의 소가 이와 같은 상황에서 가능한 것인지 등 미국법원의 판단이 주목됩니다. 참고로 암젠 소장을 첨부합니다.

 

한편, 우리나라에서도 소극적 권리범위확인심판의 피심판청구인 특허권자가 답변서도 제출하지 않는 경우에도 확인의 이익을 인정하는 심결이 많습니다. 일방 당사자가 응소조차 않고, 특별히 다투지 않는데도 불구하고 그 사안에 대한 확인의 이익을 인정할 수 있는지 문제됩니다. 확인의 이익을 인정하는 것은 종래 대법원 판결과 상충되는 태도는 아닌가 하는 의문도 제기됩니다.

 

종래 대법원 판결은 다음과 같습니다. "확인의 소에 있어서는 권리보호요건으로서 확인의 이익이 있어야 하고 그 확인의 이익은 원고의 권리 또는 법률상의 지위에 현존하는 불안·위험이 있고 그 불안·위험을 제거함에는 피고를 상대로 확인판결을 받는 것이 가장 유효적절한 수단일 때에만 인정되므로 확인의 소의 피고는 원고의 권리 또는 법률관계를 다툼으로써 원고의 법률상의 지위에 불안·위험을 초래할 염려가 있는 자이어야 하고 그와 같은 피고를 상대로 하여야 확인의 이익이 있다( 대법원 1991. 12. 10. 선고 91다14420 판결, 대법원 1997. 10. 16. 선고 9611747 전원합의체 판결 등 참조)."

 

나아가 대법원 2009. 1. 15. 선고 200874130 판결에서 "권리관계에 대하여 당사자 사이에 아무런 다툼이 없어 법적 불안이 없으면 원칙적으로 확인의 이익이 없다"고 명확하게 판시하였습니다. 다만, "피고가 권리관계를 다투어 원고가 확인의 소를 제기하였고 당해 소송에서 피고가 권리관계를 다툰 바 있다면 특별한 사정이 없는 한 항소심에 이르러 피고가 권리관계를 다투지 않는다는 사유만으로 확인의 이익이 없다고 할 수 없다"고 판시하여, 실제로 다툼이 있다면 일시적 다툼이 없는 것만으로는 확인의 이익이 없다고 볼 수 없다고 판결하였습니다.

 

한편 대법원 1991. 3. 27. 선고 90373 판결에서는 "소극적 권리범위확인심판은 확인대상발명의 실시와 관련하여 현재 발생하였거나 장래에 발생할 수 있는 법적 불안을 해소하기 위한 것이므로, 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 아니하는 것이라는 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없는 경우에는 그 권리범위확인심판은 확인의 이익이 없는 것이어서 적법하지 않다"고 명확하게 판결하였습니다.

 

또한, 대법원 2013. 2. 14. 선고 20121101 판결에서는 "상표권의 소극적 권리범위 확인심판의 청구인이 확인대상표장과 피심판청구인의 등록상표가 표장 및 사용(지정)상품이 동일하거나 유사하다는 점은 다투지 않은 채, 다만 자신은 상표법 제57조의3의 ‘선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리’(이하 ‘선사용권’이라고 한다)를 가지고 있다거나, 피심판청구인의 상표등록출원 행위가 심판청구인에 대한 관계에서 사회질서에 위반된 것이라는 등의 대인적(대인적)인 상표권 행사의 제한사유를 주장하면서 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 것은 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로 확인의 이익이 없어 부적법하다"고 판시하였는데, 소극적 권리범위확인심판은 비침해 확인용 심판이 아니라는 취지로 해석됩니다. 일반적 비침해 확인보다 좁게 제한적으로 확인의 이익을 인정한다는 뜻으로 보아야 할 것입니다.

 

소극적 권리범위확인심판의 일방 당사자 피청구인 특허권자가 한번도 특허침해주장을 한 적이 없을 뿐만 아니라, 그 해당 소극적 권리범위확인심판에서 답변서조차 제출하지 않았던 경우라면 해당 확인대상발명에 관한 다툼이나 법적 불안이 현존한다고 보기 어렵다 생각합니다.

 

현재는 물론 가까운 장래는 아니더라도 법적 불안이 전혀 없지 않다면 언제나 확인의 이익을 인정할 수 있다는 입장도 있습니다. 이는 "권리 또는 법률상의 지위에 현존하는 불안, 위험"을 전제로 확인의 이익을 판단하는 대법원 전원합의체 판결과 맞지 않습니다.

 

적어도 이론적으로는, 특허권자가 명시적으로 다투지 않거나 답변서조차 제출하지 않고 묵시적으로 다툼이 없다는 의사를 표시한 경우 소극적 권리범위확인심판에서 확인의 이익을 인정하는 논리적 근거를 찾기 어렵다 생각합니다. 소극적 권리범위확인심판을 권리범위확인이 아닌 비침해 확인 등 다른 목적으로 청구하는 것은 부적법하다고 판시한 대법원 20121101 판결도 반드시 고려해야 할 것입니다.

 

그러나 확인의 이익 부존재를 이유로 소극적 권리범위확인심판 청구를 각하하는 것은 좋은 해결방안은 아닐 것입니다. 이론적 측면은 몰라도 적어도 실무적으로는 확인의 이익을 넓게 인정하는 현행 특허실무를 유지할 수 밖에 없다 생각합니다. 과거 치열한 논의로도 해결하지 못한 난제입니다. 민사소송법과 특허법 전공 학자들의 심도 깊은 연구와 법원의 지혜로운 판결을 통한 최선의 해결책을 기대할 수 밖에 없습니다.

 

첨부    

1. Amgen DJ 소장

1_Amgen 확인의 소 소장 complaint.pdf

2. 서울대법학전문대학원 오정후 교수 판례 평석

2_서울대학교 법학 2013년 9월호_오정후 교수 판례평석.pdf 

 

작성일시 : 2016. 3. 9. 09:18
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