-- 특이한 미국특허소송 CAFC 판결: 특허권자 3M의 사위행위로 취득한 특허권행사로 인한 Antitrust violation 혐의로 $26 million( 3백억원) 손해배상 책임인정 --

 

우리나라와 다른 미국 특유의 판결이지만 그 내용이 흥미로운 사안이라 간략하게 소개합니다. 훌륭한 성능으로 유명한 3M의 마스크용 필터에 관련된 특허소송입니다. 3M에서 개발하여 1998년 특허 출원한 부직포 필터는 TransWeb이라는 회사에서도 거의 동시에 독자 개발했습니다. TransWeb 창업자는 2007 5 Expo에서 그 샘플을 나누어 주었는데, 그때가 3M의 미국특허 No. 6,397,458 No. 6,808,551의 우선일보다 약 1년 앞선 일자입니다.

 

3M은 특허등록과정에서 위 expo 샘플은 confidentiality 의무자에게만 배포되어 prior art가 될 수 없다고 주장하였고, 미국심사관은 이를 인정하여 특허등록을 받았습니다. 그러나, 특허소송 과정에서 3Mexpo sample뿐만 아니라 계열사를 통해 expo 한달 후(여전히 우선일 전) 독립적으로 필터 제품 sample을 받았으나 이러한 사실을 심사관에게 전혀 알리지 않았다는 점이 밝혀졌습니다.

 

미국법원은 1심뿐만 아니라 CAFC, 3M의 특허 2건은 모두 무효, 뿐만 아니라 특허권자 3M inequitable conduct로 인해 unenforceable하고, 나아가 3MFraudulent Patent 행사로 인한 Antitrust Violation 책임을 인정하여, 특허권자 3MTransWeb에게 총 $26 million( 3백억원)을 손해배상으로 지급하라고 판결하였습니다.

 

판결문을 살펴보면, 3M의 특허소송으로 인한 TransWeb lost profit$34,000에 불과하지만, TransWeb의 특허침해소송 방어를 위해 지출한 변호사 수임료 등 법률비용 $7.7 million + antitrust 관련 소송비용 $3.2 million 등을 합산한 금액에 3M의 징벌적 손해배상책임까지 인정하여 총 $26 million을 배상해야 한다는 내용입니다.

 

참고로, 특허권자의 사위행위로 취득한 특허권의 행사로 인한 antitrust 책임은 미연방대법원 1965 Walker Process 판결의 요건, (1) 특허권자가 고의적 사위행위(willful fraud)로 특허권을 취득하여, (2) 독점적 이익을 취한 경우에 인정됩니다.

 

첨부: 미국 CAFC 3M 판결

14-1646.Opinion.2-8-2016.1.pdf

 

작성일시 : 2016.02.11 17:00
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