-- 항암제 신약 공동연구개발계약 및 특허권공유 관련 판결 --

 

장기간에 걸쳐 진행된 공동개발과 그 과정에서 발생한 계약 관련 쟁점과 특허법 쟁점이 결합된 복잡한 분쟁 사안입니다. 참고자료로 1심 판결문을 첨부해 드립니다. 조만간 서울고등법원 항소심 판결도 나올 예정입니다.

 

기술이전, 라이선스, 공동연구개발 실무자에게 타산지석으로 삼을 내용이 포함되어 있습니다. 찬찬히 읽어 보고, 나중에 항소심 판결이 나오면 그것도 읽어 보시길 권합니다.

 

간략하게 사실관계와 쟁점을 살펴봅니다. 독일 X사의 대표이사 연구원 A 박사와 한국 Y 사의 연구소장 B 박사는 외국학회에서 만나 비소 대사체(Sodium Meta Arsenite) 화합물의 특정 암치료 효능에 관해 아이디어를 교환하였습니다. B 박사는 귀국 후 한국 Z사 대표이사 C박사와 공동연구개발 계약을 체결하고 신약개발 프로젝트를 진행하였습니다. 그 과정에서 독일박사 A에게 효능 효과의 확인실험을 의뢰하였습니다.

 

그 결과를 받아 B, C를 공동발명자, B, C, Z사를 공동 출원인으로 하는 1차 특허출원을 한 후, B Y사를 퇴직하고 Z사의 연구소장으로 이직하였고, PCT 출원도 진행하였습니다. 그런데, B C 사이에 분쟁이 발생하여, B 박사는 연구소장에서 해임되었고, 상호 치열한 소송이 시작되었습니다.

 

그 후 진행된 2 PCT 출원에서는 독일 연구원 A를 발명자로, Z사의 해외법인을 출원인으로 기재하였습니다. 참고로, Z사는 국내등록 특허를 단독 소유라고 주장하면서 특허 공유자 B의 공유지분 무효심판을 제기하였으나, 대법원 2015. 1. 15. 선고 20122432 판결에서 소각하 판결을 받았습니다. 특허무효 자체가 아닌 공유지분 무효는 무효심판의 대상이 아니라는 취지입니다.

 

동시에 진행된 민사소송 1심 판결의 주문은, B 박사는 등록 특허권의 공유자라는 확인 + 등록 전 출원의 출원인이라는 확인 + 계약위반으로 인한 공유계약의 해지 + 공동개발계약의 해지 시 후속연구금지 조항에 따른 추가 연구개발금지 명령 등이 핵심 내용입니다.

 

이 사건 분쟁에서 특허법의 공동발명 및 공유에 관한 쟁점도 중요하지만, 공동개발계약의 해지 조항 및 해지 후 연구개발금지 조항에 관한 쟁점도 매우 중요합니다. 기술이전 라이선스 및 공동연구개발 계약에서 후속 연구금지조항은 흔히 보기 어려운 규정입니다. 계약자유의 원칙도 중요하지만, 통상 장기간 진행되는 연구개발계약을 중도에 발생할 수 있는 분쟁 상황까지 예상하여 정밀하게 구성하지 않는다면, 향후 복잡하고 심각한 문제를 초래할 수 있다는 점을 보여주는 사례입니다.

 

*첨부파일: 서울중앙지방법원 2008가합60921 판결

서울중앙지방법원 2008가합60921 판결.pdf

 

작성일시 : 2015. 11. 10. 08:56
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