-- 비아그라 입체상표의 등록요건 및 침해여부 판단 : 대법원 2015. 10. 15. 선고 201384568 판결 -- 

 

저명한 의약품 Viagra는 그 알약 모양과 색깔이 널리 알려져 있습니다. 오리저널 제품의 특허가 만료된 후 발매된 제네릭 제품의 모양과 색깔이 오리지널 비아그라 제품과 유사하다는 이유로 침해소송이 제기되었습니다. 양 제품의 모양과 색깔은 다음과 같습니다.

 

 

여러 쟁점이 있지만 대법원 판결은 입체상표에 관한 법리 및 쟁점을 중심으로 판단한 후, 부정경쟁행위는 자세한 이유 설시 없이 출처에 관한 오인, 혼동의 우려가 없으므로 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 판단하였습니다. 원심 판결에서 중요한 부분을 차지한다고 볼 수도 있는데, 가볍게 판시하고 있다는 점이 흥미롭습니다. 파기 환송심에서 이 부분을 추가로 다툴 수 있을지 궁금합니다.

 

오리저널 회사 화이자에서 비아그라 알약의 모양과 색깔에 대한 입체상표를 등록하였으나, 무효심판에서 등록무효 심결이 나왔습니다. 이에 따라 법원은 "등록상표에 대한 등록무효 심결이 확정되기 전이라도 그 상표등록이 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 상표권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다. 침해소송 법원은 권리남용항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 상표등록의 무효 여부에 대하여 심리, 판단할 수 있다"는 법리에 따라 상표등록 무효여부를 먼저 심리, 판단하였습니다.

 

그 결과, 마름모 도형의 입체적 형상과 푸른색 계열의 색채를 결합하여 구성된 비아그라 등록상표는 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과하여 식별력이 없으나, 그 상표출원 전에 오랜 기간 특정상품에 사용된 결과 수요자 간에 그 상표가 오리저널 회사의 업무에 관련된 상품을 표시한 것으로 현저하게 인식되어 사용에 의한 식별력을 취득하였으며, 상표등록을 받고자 하는 상품의 기능을 확보하는 데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표에 해당하지는 아니하므로 상표부등록 사유에도 해당하지 않는다고 판단하였습니다.

 

그 다음 입체상표 침해여부를 판단하였는데, 여기서 "대비되는 제품은 그 형태에 공통되는 부분이 있기는 하지만 그 형태에 차이점도 존재하고, 전문의약품으로서 대부분 병원에서 의사의 처방에 따라 약사에 의하여 투약되고 있는 제네릭 제품들은 그 포장과 제품 자체에 기재된 명칭과 제네릭 회사의 문자상표 및 상호 등에 의하여 오리지널 비아그라 등록상표 및 비아그라 제품의 형태와 구별될 수 있기 때문에 상호 오인, 혼동의 우려가 없다"고 판단하였습니다.

 

정리하면, 비아그라 입체상표는 등록유효, 그러나 제네릭 팔팔 제품은 비아그라의 등록 입체상표와 유사한 점도 있지만 전문의약품의 거래 실정상 상호 오인, 혼동의 우려가 없으므로, 상표권 침해로 인정되지 않는다고 판결하였습니다.

 

장문의 대법원 판결에서 관련 상표법 법리를 자세하게 설시하고 있으므로, 첨부한 대법원 판결문을 공부 삼아 찬찬히 읽어 보시기 바랍니다.

 

*첨부파일: 대법원 2015. 10. 15. 선고 201384568 판결

비아그라 사건 대법원 판결.pdf 

 

작성일시 : 2015.10.19 17:26
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