-- 공동연구 결과물에 대한 타 기관명의 특허출원에 발명자로 기재된 연구원의 특허지분 또는 발명자 보상금 주장 관련 -- 

 

종전 블로그 글에서 국책연구기관 소속 연구원 또는 대학교수가 회사와 국책과제 공동연구를 수행한 후, 회사 단독명의 특허출원에 발명자로 기재된 경우, 복잡한 법적 책임문제가 있다고 설명했습니다. 나아가, 해당 특허발명이 상업적으로 크게 성공한 경우 발명자로 기재된 국책연구기관 소속 연구원 또는 대학교수가 회사에 대해 일정한 권리나 보상금을 요구할 수 있는지 검토해 보겠습니다.

 

(1)  특허에 대한 지분권 주장

 

공동발명이지만 편의상 회사 단독명의 출원으로 했으므로 그 특허의 일정 지분은 발명자에게 있다고 주장한다면, 이를 법적으로 평가하면 특허지분권의 서류상 표시된 명의자와 실질적 권리자가 다르다는 명의신탁 주장에 해당합니다.

 

특허법원은, 명의신탁 출원 및 등록특허는 실질적 권리이전이 없기 때문에 특허법 제44조 공동발명자의 공동출원 강제규정을 위반하여 특허무효라고 명확하게 판결하였습니다. (특허법원 2004. 11. 12. 선고 20036807 판결) 이에 대해 반대하는 학설도 전혀 없습니다. 따라서, 발명자가 특허를 받은 권리를 명의신탁으로 타인 명의로 출원 등록했기 때문에 본인이 진정한 공유지분 권리자라고 주장한다면, 그 자체가 특허무효 주장과 다름없습니다.

 

다만, 특허권자로서는 공동발명자의 지분 명의신탁이라는 무효사유가 외부에 알려져 종국적으로 특허무효에 이르게 되는 상황을 피하려고 할 것입니다. 혹시 이와 같은 같이 망하는 상황을 회피하려는 특허권자를 압박하여 일정한 대가를 얻어낼지도 모릅니다.

 

(2)  발명자 보상금 주장

 

공동발명을 편의상 회사 단독명의 출원했지만, 발명자로 기재되어 있으므로 특허권자 회사에서 얻은 수익에 대한 일정한 보상금을 받을 수 있다고 주장한다면, 국책연구기관 소속 연구원 또는 대학교수인 발명자는 자신의 배임행위를 스스로 자인하는 것입니다.

 

공동발명이라면 소속 연구기관 또는 대학은 그 특허의 공유자로서 특허로 인한 수익을 얻을 권리를 갖습니다. 발명자는 소속 연구기관 또는 대학이 얻는 수익의 일부를 직무발명 보상금으로 받을 수 있습니다.

 

그런데, 발명자가 소속 연구기관 또는 대학에 공동발명을 신고하지 않은 채 회사 단독 특허출원에서 발명자로만 올라감으로써 연구기관 또는 대학에게 특허로 인한 수익기회를 박탈하였습니다.

 

이와 같은 업무상 배임으로 인한 위법행위에 대해 특허권자 회사에서 보상할 의무는 전혀 없습니다. 설령 연구원 또는 교수와 별도로 발명보상에 관한 계약을 체결하였다고 해도 무효인 계약으로서 보상청구를 강제할 수 없을 것입니다.

 

(3)  실무적 대응방안

 

다른 연구기관 또는 대학과 공동연구 결과를 회사 단독명의 특허출원에 하면서 타 기관 소속 연구원, 교수, 타사 직원을 공동발명자로 기재하는 것은 가능하지만 권리이전 등 검토해야 할 법적 쟁점이 많습니다.

 

공동발명이 직무발명에 해당하는 경우 직무발명에 관한 법리가 적용됩니다. 대부분 연구기관과 대학의 경우 직무발명 관리규정에 따라 발명자는 소속 기관에 즉시 신고해야 하고, 승계의 대상이 되는데, 이에 위반하여 타사 단독명의로 출원하는 경우 종국적으로 특허무효 사유에 해당합니다.

 

나중에 특허발명이 성공하더라도, 이와 같은 발명자에게는 특허지분의 명의신탁을 통한 진정한 권리자라고 주장하거나 특허발명에 대한 발명자로서 일정한 보상금을 청구하는 등의 권리주장을 하는 것은 허용되지 않습니다.

 

오히려, 발명자는 소속 연구기관, 대학, 회사에 대한 보고의무 위반, 업무상 배임 등 위법행위로 인한 형사처벌 및 민사상 손해배상 책임 등 매우 무거운 법적 책임을 질 수 있습니다.

 

정리하면, 국책연구기관 소속 연구원 또는 대학교수 등 발명자로서는 공동연구 결과에 대해 타 기관 또는 타사에서 진행하는 단독명의 특허출원에 공동 발명자로 기재되는 것은, 아무 실익도 없이 위험만 부담하는 것입니다. 발명자 입장에서 동의하거나 허용해야 할 이유가 전혀 없습니다.

 

작성일시 : 2015. 8. 10. 17:00
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