-- 소극적 권리범위확인심판을 미리 청구해도 심판요건 "확인의 이익"을 충족할 수 있는지 여부 -- 

 

특허법상 권리범위확인심판에는 해결하기 어려운 본질적 문제점이 많습니다. 특히 소극적 권리범위확인심판은 더욱 어려운 측면이 있습니다. "확인의 소"와 관련된 문제점은 이론적, 논리적, 법리적 영역에 속하기 때문에 쉽게 해결하기 어렵다 생각합니다. 과거 격렬한 논쟁 후 땅속에 묻어버렸던 권리범위확인심판의 문제들이 허가특허연계제도를 맞아 다시 현실로 부각될 가능성이 있지 않나 생각합니다. 권리범위확인심판의 본질적 문제점 현실화 가능성

 

특허법 개정안에 소극적 권리범위확인심판의 청구서에는 확인대상발명을 "실시하고 있는 발명" 또는 "실시 예정인 발명" 중 어느 하나로 특정하여 기재해야 한다는 조항이 신설됩니다. 그 중 확인대상발명을 "실시 예정인 발명"으로 하는 소극적 권리범위확인심판에서 "확인의 이익"이 문제의 핵심입니다. 예를 들어, 실시하지 않는 발명을 확인대상발명으로 하여 청구한 적극적 권리범위확인심판은 "확인의 이익"이 인정되지 않기 때문에 부적법하다는 것이 확고한 대법원 판례입니다. 소극적 권리범위확인심판에 대한 대법원 판결은 아직 없습니다.

 

심판청구인은 소극적 권리범위확인심판 청구서에 기재한 확인대상발명이 "실시 예정인 발명"이라는 점을 구체적 증거로 입증해야만 심판요건을 충족합니다. 단순하게 '앞으로 실시할 예정'이라는 정도의 주장만으로는 부족할 것입니다. 그런데, 허가특허연계제도 때문에 미리 청구한 소극적 권리범위확인심판에서 이와 같은 단순 주장을 넘어서 구체적 증거자료를 제출하면서 "실시 예정인 발명"이라는 사실을 입증하는 것이 가능할지 의문입니다. 제네릭 개발 과정의 현실을 고려할 때 그와 같은 개발 관련 증거자료를 짧은 시간 내에 만들어 제출하는 것은 쉽지 않을 것입니다.

 

등재특허권자로서는 심판청구인이 확인대상발명에 대한 개발을 완료하여 품목허가 신청은 물론 조만간 생산, 판매를 할 것으로 예상된다는 사실을 객관적으로 보여주는 구체적 증거자료를 제출하지 않는다면, 심판청구서에 기재한 확인대상발명은 "실시 예정인 발명"으로 볼 수 없다고 다툴 것입니다. 심결시까지 그와 같은 구체적 자료를 제출하지 못한다면 심판요건 "확인의 이익'을 충족하지 못한다고 볼 수 있습니다.

 

많은 경우 승패를 좌우할 사항은 장래 실시 예정인 발명을 어느 시점에 어떤 수준까지 구체화해만 확인의 이익을 인정할지 여부입니다. 적어도 앞으로 그와 같은 제품을 개발할 수도 있다는 사업 아이디어만 있는 상태라면 확인의 이익을 인정하기에 충분하지 않을 것입니다. 현재 심판실무와 같이 품목허가 신청을 한 다음, 또는 품목허가 신청을 목전에 앞둔 상태에서 청구하는 소극적 권리범위확인심판은 그 확인의 이익을 인정하는데 별 문제가 없을 것입니다.

 

허가특허연계제도 시행으로 전에 없던 상황인 PMS 만료일을 수년 앞두고 청구하는 소극적 권리범위확인심판이 문제입니다. 통상의 경우와 사실관계가 상당히 다르므로 심판요건에서도 다양한 판단을 할 수 있습니다. 예를 들면, 임상시험보고서, 임상시험계획승인서, 생동시험결과서, 생동시험계획승인서, 제제개발 완료자료, 제제개발 기획안, API 등 원료구매서류 등등 다양한 입증자료를 상정해 볼 수 있습니다. 허가특허연계제도에서 소극적 권리범위확인심판의 기능을 감안하면 어느 단계에서 확인의 이익을 인정하는 것이 바람직할까요? 특히 소극적 권리범위확인심판 심결을 기초로 우선판매품목허가라는 특권을 부여하려면 공익에 대한 최소한의 기여를 인정할 수 있어야 할 것인데, 어느 단계에 이르러야 그와 같은 공익적 기여를 인정할 수 있을까요?

 

심판요건을 만족하지 못하면 본안심리 없이 심판청구를 각하합니다. 기판력 없는 청구각하 대상 심판청구를 허가특허연계제도에서의 우선판매품목허가 요건으로서의 최선 심판청구에 산정하는지 의문입니다. 문언만으로 보면 해당된다고 볼 수 있지만, 제도 취지를 감안하여 실질적으로 판단하면, 제외된다고 봄이 합리적일 것입니다. 명확한 결정이 나올 때까지 확인의 이익이 인정되는 소극적 권리범위확인심판을 추가 청구하는 수 밖에 다른 대안은 없어 보입니다. 어떤 경우에도 소극적 권리범위확인심판의 청구인은 장래 실시할 예정인 확인대상발명이 심결 당시 기준으로 확인의 이익 요건을 충족하는지 여부를 신중하게 검토하여야 하고, 확인의 이익을 입증하기 위해 필요한 모든 주장과 증거제출 등을 다해야 할 것입니다.

 

작성일시 : 2015. 4. 27. 18:14
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