-- 기업그룹의 상호상표(House Mark) 관리와 지주사의 관계사에 대한 상표사용료 징수 관련 문제  --

 

그룹의 관계사가 같은 상호상표를 사용하던 중 계열분리나 사업매각 등으로 더 이상 어떤 관계도 없는 경우에 그룹의 상호상표를 사용할 수 없다는 최근 대법원 판결을 소개해 드렸습니다. 이번에는 그룹상표의 사용관계와 사용료에 관련된 법률상 문제를 살펴보겠습니다. 통상 지주회사에서 그룹의 공통상표를 등록 받아 소유하면서 계열사에 상표 사용권을 허여하는 방법으로 상표권리를 하고 있습니다.

 

1. 무상사용 허락의 법적 리스크

 

상표등록권자 지주회사가 계열사에게 무상 사용권을 설정한 경우 공정거래법상 불공정거래행위에 해당하거나 세법상 조세포탈의 리스크가 있습니다. , 지주회사와 그 계열사는 특수관계인데 그 계열사에 무상으로 상표사용을 하게 하는 것은 지주회사의 해당 계열사에 대한 부당지원에 해당하여 불공정행위 책임이 있을 수 있고, 그 결과 지주회사가 벌어들일 수 있는 수익을 부당하게 감소시킨 결과 법인세 포탈로 연결될 소지도 있습니다.

 

독점규제 및 공정거래에 관한 법률(‘공정거래법’) 23조 제1항 제7호 가목에서는 회사가 부당하게 특수관계인 또는 다른 회사에 대하여 가지급금 대여금 인력 부동산 유가증권 상품 용역 무체재산권 등을 제공하거나 상당히 유리한 조건으로 거래하는 행위를 불공정거래행위로 규정하고 있고 위 법에 위해 되는 경우 동법 제24조에 의하여 과징금을 부과하는 것으로 규정하고 있습니다.   

 

또한, 법인세법 제52조와 시행령 제88조 제1항 제6호에서는 회사가 그 특수관계인과의 금전, 그 밖의 자산 또는 용역을 무상 또는 시가보다 낮은 이율, 요율이나 임대료로 대부하거나 제공한 경우에 그 소득에 대한 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우에는 그 법인의 행위 또는 소득금액의 계산에 관계없이 그 법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산할 수 있다고 규정하고 있습니다.

 

법인세법 제52(부당행위계산의 부인) ① 납세지 관할 세무서장 또는 관할지방국세청장은 내국법인의 행위 또는 소득금액의 계산이 대통령령으로 정하는 특수관계인(이하 "특수관계인"이라 한다)과의 거래로 인하여 그 법인의 소득에 대한 조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우에는 그 법인의 행위 또는 소득금액의 계산(이하 "부당행위계산"이라 한다)에 관계없이 그 법인의 각 사업연도의 소득금액을 계산할 수 있다. 법인세법 시행령 제88조(부당행위계산의 유형 등) 법 제52조제1항에서 "조세의 부담을 부당하게 감소시킨 것으로 인정되는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 6. 금전, 그 밖의 자산 또는 용역을 무상 또는 시가보다 낮은 이율· 요율이나 임대료로 대부하거나 제공한 경우.

 

따라서 상표등록권자인 지주회사가 그 상호상표를 계열사에게 무상으로 사용하도록 방치하는 것은 법적 리스크가 상당히 높습니다. 원칙적으로 합리적인 수준의 상표사용 대가를 지불하고 사용하도록 해야 할 것입니다.

 

2. 유상 사용권 설정관계 중 문제의 소지가 있는 경우

 

1) 상표권자인 지주회사가 지주회사로서 실질을 갖추지 못한 경우

 

상표사용관계는 지주회사가 정당한 상표권자로서 상표사용료를 받을 자격을 갖추는 등 공정해야 합니다. 구체적 사례를 들어 보겠습니다.

서울중앙지방법원 2011. 6. 27. 선고 2010고합 1651 판결에서, C&그룹 회장에게 배임죄를 인정하면서 피고인이 C&해운이 C&그룹의 통합상표의 등록권자로서 C&그룹의 계열사로부터 상표사용료는 받도록 한 것은 그 계열사에 대한 배임행위라고 판시하였습니다. , (1) C&해운은 지주회사의 법적 요건을 갖추지도 못하여 지주회사로 볼 수 없고, (2) C&해운이 C&그룹 전체에서 차지하는 비중도 미미할 뿐 아니라 (3) C&해운이 유동성 위기를 겪고 있어 오직 이를 타개하려는 방면으로 그룹 CI의 상표권을 형식상 C&해운으로 등록하고 그에 대한 사용료 명목으로 계열사로부터 자금을 지원받은 것이라는 점, (4) C&그룹 CI C&그룹 계열사가 공동투자하고 개발한 경제적 브랜드 가치도 없는 상황이어서 그룹 계열사가 C&해운에 상표 사용료를 지급할 아무런 이유가 없었다는 점, (5) C&그룹 계열사가 지급한 상표 사용료의 액수, 이후 (6) C&해운이 위 상표사용요금을 사용한 내역을 비추어 볼 때 C&해운와 C&그룹 계열사간의 상표사용관계는 공정하지 않은 것이라고 보았습니다.

 

이와 같이 부당하게 상표 사용료를 지급한 것은 계열사간에 부당지원(이른바 일감몰아주기’)한 것에 해당하여 공정거래법 위반일 뿐만 아니라 회사에 손해를 끼친 행위로서 배임죄가 성립할 것입니다.

 

2) 사용료 액수가 불합리한 경우

 

상표권자인 지주회사가 계열사에서 받은 상표 사용료의 적정 범위는 판단하기 쉽지 않습니다. 다만, 이에 대하여는 공정거래법 시행령 별표 13에서 특수관계인에게 부당한 이익을 귀속시키는 행위의 유형 중 하나로 합리적 고려나 비교 없는 상당한 규모의 거래를 들고 있는 것을 참고할 수 있을 것입니다. 동법 시행령 별표 13 합리적 고려나 비교 없는 상당한 규모의 거래그 구체적인 기준으로 거래상대방 선정 및 계약체결 과정에서 사업능력, 재무상태, 신용도, 기술력, 품질, 가격, 거래규모, 거래시기 또는 거래조건 등 해당 거래의 의사결정에 필요한 정보를 충분히 수집ㆍ조사하고, 이를 객관적ㆍ합리적으로 검토하거나 다른 사업자와 비교ㆍ평가하는 등 해당 거래의 특성상 통상적으로 이루어지거나 이루어질 것으로 기대되는 거래상대방의 적합한 선정과정 없이 상당한 규모로 거래하는 행위를 규정하고 있습니다.

 

그렇다면 이러한 기준에 의거하여 공정하고 객관적인 지급 기준에 고려될 수 있는 사항으로는 상표의 사용기간, 계약 대상 상표권의 수, 향후 양사의 사업 전망, 현재 그룹 통합 문자 및 로고 상표권의 자산가치, 업계 시장의 동향 및 전망, 상표권 관리 및 유지에 소요되는 비용 및 상표사용료에 따라 예상되는 세금 정도가 될 수 있을 것으로 보입니다. 참고로, 우리나라 대기업 지주회사들이 통상 받는 상표사용료는 계열사 매출의 0.1~0.2% 범위로 알려져 있습니다.

 

3. 정리

 

상표권자 지주회사는 계열사에 상표사용을 허락하면서 합리적 범위의 사용료를 받아야 합니다. 무상의 사용권 설정은 공정거래법 및 법인세법에 위반될 소지가 많습니다. 나아가, 유상의 사용권을 설정하는 경우에도 계열사로서는 정당한 지주회사로서 상표권자에게 사용료를 지급하는 것인지 여부, 그 비용이 합리적 고려와 비교에 따른 상당한 규모에 의한 것인지를 잘 검토해보아야 할 것입니다.

 

또한, 상호상표의 가치는 국내에만 한정되는 것이 아니라 해외까지 미치는 것이므로 장기적 관점에서 미리 다른 국가에서의 상호상표 전략을 수립하고 시행하는 것이 바람직합니다. 급변하는 비즈니스 환경에서 계열사의 빈번한 합병과 분할이 발생한다는 점에서 그에 따른 상표권리 및 사용관계를 설정하는 것도 매우 중요합니다.

 

남궁은 변호사

 

작성일시 : 2015. 3. 12. 14:09
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