미국 Cook Inc.과 Boston Scientific Corp.은 의료기기 stent 분야의 경쟁업체입니다. 양사는 1997년 stent에 항암제 paclitaxel을 코팅한 stent (paclitaxel-coated stent) 제품개발을 진행하였습니다. Angiotech사는 paclitaxel 특허권을 보유하고 있었습니다.
양사 모두 exclusive license를 체결하여, 각자 Exclusive right 보유한 licensee입니다. 공존의 의미로 co-exclusive로 표현하기도 합니다. 우리나라 특허법상 전용실시권 공유와 유사한 것으로 이해됩니다.
1. 분쟁대상 계약조항
Licensee Cook & Boston Scientific에 대한 GRANT 조항은 "use, manufacture, have manufactured, distribute and sell, and to grant sublicenses to its Affiliates to use, manufacture, have manufactured, distribute and sell, the Angiotech Technology ... for use in the Licensed Applications."입니다.
한편, "none of the parties could assign their rights or obligations under the agreement without the prior written consent of the other two."과 같은 명시적 제한 조항이 포함되어 있습니다.
2. Cook사의 계약위반 쟁점 행위
Cook사는 2001년 일방적으로 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. ("ACS")와 다음과 같은 일련의 계약 5건을 체결하였습니다. (1) a Paclitaxel Coated Stent ("PCS") Distribution Agreement, (2) a Component Supply Agreement, (3) a PCS Development Agreement, (4) a Stent Delivery System Distribution Agreement, (5) a Cross-License Agreement
Cook사는 위 라이선스에서 허용한 판매행위는 최종 소비자에 대한 판매뿐만 아니라 판매를 사업으로 하는 도매상 등 중간상인에 대한 판매도 포함한다는 입장입니다. 판매범위에 특별한 제한을 둘 수 없다고 주장합니다.
허락된 생산행위도 직접 생산뿐만 아니라 제3자에게 대한 위탁생산도 포함된다는 입장입니다. 특히 계약 문언에 "have manufactured"도 포함되어 있습니다.
3. 계약위반 분쟁 및 쟁점
Cook과 Boston Scientific는 경쟁업체로 동일한 exclusive licensee이기 때문에 라이선스 계약범위에 관한 첨예하게 이해관계가 대립됩니다. Cook의 행위에 대해 Boston Scientific에서는 계약상 권리양도금지 조항을 위반하는 사실상 계약이전(de facto assignment)에 해당한다고 주장하였습니다.
반면, Cook사는 ACS는 Angiotech 특허기술에 대한 access도 없고 직접 권리를 획득하지도 않는다는 점을 강조하면서, Angiotech사와 라이선스 계약으로 허용된 권리행사에 불과하다고 주장합니다.
4. 미국법원 1,2심 판결 요지
미국법원은 Cook/ACS 계약을 “a transparent attempt to draft around the limitations clearly expressed within the Angiotech Agreement”로 보았습니다. 오직 Cook사와 Boston Scientific사만 라이선스 독점권의 공유자로서 Angiotech Technology 사용권을 갖는다는 범위제한을 내포하고 있다고 판시하였습니다.
양사에 독점권을 공동으로 부여한 계약에서 당사자들의 진정한 의사는 당사자 2개사 이외에 제3자 타사에 대한 위탁생산 또는 위탁판매를 예정하지 않았다고 보았습니다. 만약 그렇게 된다면 licensee 중 상대방에게 심대한 이해관계를 미치기 때문입니다.
제3자의 위수탁 생산, 판매행위는 계약문언상 포함된 것으로 해석될 수도 있었습니다. 그러나, 당사자의 진정한 의사와 합리적 상식을 고려하여 계약상 허용범위에서 배제한 사례입니다.
KASAN_특허실시, 기술이전, 라이선스 계약서에서 계약제품의 외주생산 허용범위 해석분쟁 판결 - 의료기기 Drug Elution Stent (DES) 관련 Exclusive License 분쟁 – 위수탁 생산, 판매행위와 assign 및 sub-l.pdf
