-- 저명 상표의 독점적 권리에 대한 사례 –“현대 상표의 현대 계열사의 독점적 권한 인정, 대법원 2015. 1. 29. 선고, 20123657 판결 --

 

우리나라에서 대기업들이 여러 계열사를 거느리면서 공통의 상표를 사용하는 것은 상당히 일반적인 일입니다. 이는 저명성을 획득한 관계사의 명성에 편승하여 고객 흡입력의 이익을 획득하고자 하는 경영 전략의 일환이기도 합니다. 이른 기업 상표에 있어서 해당 기업의 관계인이 아닌 자가 등록 받은 상표가 있는 경우 이에 대한 효력을 어떻게 인정할 것인지 문제가 됩니다. 이에 대하여 기업의 계열사였던 회사가 계열사에서 제외되어 독자적 실질을 갖게 되는 경우 등록받아 사용하던 상표에 대하여 이를 계속 사용할 있도록 인정할 것인지에 대하여 현대상표에 대상으로 최근의 판례(대법원 2015. 1. 29. 선고, 20123657 판결) 있어 이를 소개하고자 합니다.

 

1. 대상 상표 사건 개요

 

현대중공업 1인은 현대아이비티 주식회사(‘현대아이비티’) 상대로 피고가 1985. 4. 23. 최초 출원하고 2003. 10. 14.(1 추가출원) 2008. 9. 5.(2 추가출원) 추가 출원하여 등록된 상표 현대그룹과 무관한 것임에도 불구하고 저명한 현대상표와 같거나 유사한 표장으로서 상표법 7 1 10호에 해당한다고 주장하면서 등록 무효 심판을 청구하였습니다.

 

선사용표장현대 국내의 대표적인 기업그룹이었던 () 현대그룹 계열사들이 상표 또는 서비스표 등으로 사용해 저명한 표장으로서 피고가 1, 2 추가 등록을 출원한 당시에는 이미 현대그룹의 주요 계열사이던 원고 회사 등의 개별그룹들을 형성하고 있었고, 이후 이들 개별그룹들은 이른바 ‘범 현대그룹 이루고 있었습니다.

 

반면, 피고는 2000. 현대그룹의 계열사이던 현대전자산업 주식회사의 자회사로 설립되었는데, 2001. 3.이미지퀘스트 주식회사 상호를 변경하였고, 상호를주식회사 하이닉스 반도체 변경한 현대전자산업 주식회사와 함께 2001. 7. 현대그룹으로부터 계열분리 되었습니다. 따라서 사건 1, 2 지정상품 추가등록결정일 당시(2004.10.26., 2009.11.17.) 현대그룹을 이루는 개별그룹들과는 경제적․조직적으로 아무런 관계도 맺고 있지 않게 되었습니다.

 

 

2. 판결 이유

 

판결에서 대법원은 현대그룹을 이루는 개별그룹들은 현대그룹의 주요 계열사들을 중심으로 형성된 기업그룹으로서 선사용표장의 채택과 등록 사용에 중심적인 역할을 담당함으로써 일반 수요자들 사이에 선사용표장에 화체된 신용의 주체로 인식됨과 아울러 선사용표장(‘현대 포함한 다수의 상표들) 승계하였다고 인정되므로, 이들 개별그룹이 선사용표장의 권리자라고 것이라고 하였습니다.

 

그러면서 피고는 사건 1, 2 지정상품 추가등록결정일 당시 현대그룹은 계열분리 되어 사회적 실체가 없게 되었고, 현대그룹의 계열사이던 피고는 선사용표장의 채택과 등록 사용에 중심적인 역할을 담당하지 못하였을 뿐만 아니라현대라는 명칭이 포함되지 않은 상호로 변경한 적도 있는 점을 고려할 , 일반 수요자들 사이에 피고가 선사용표장에 화체된 신용의 주체로 인식된다거나 선사용표장을 승계하였다고 인정된다고 없으므로, 피고는 사건 선사용표장의 권리자가 없다.” 하며 선사용표장과 유사하거나 같은 내용의 상표(“”) 1, 2 추가등록 지정상품은 상표법 7 1 10호에 위반하여 등록이 무효라고 판단하였습니다.

 

 

3. 시사점

 

판례는 기업을 이루는 기업 집단의 계열사가 계열에서 분리되어 형식적, 실질적으로 다른 법인으로 되는 경우에는 이상 기업을 표창하는 내용의 표장을 등록 받을 없다는 점에 의의가 있습니다. , 현대아이비티는 대상 상표를 최초로 등록 받을 1986 당시에는 현대 그룹의 계열사였으나, 대상 상표에 추가 출원하여 등록 받을 2004 2009 당시에는 현대 그룹의 계열사가 아니어서 추가 출원으로 등록 받은 상표가 무효가 것입니다. 이와 같이 그룹에서 제외된 계열사가 그룹에 있던 때에 그룹을 표창하는 상표를 출원하여 등록 받은 경우에는 이를 무효라고 수는 없으나, 그룹 계열사에서 제외된 이후라면 상표는 상표법 7 1 10호에 무효로 판단할 있습니다.

 

규정을 적용하여 등록 상표를 무효화하기 위하여는 가지 요건이 필요합니다. 첫째, 대상 상표의 출원시에 이미 선등록, 선사용 상표가 저명한 상표여야 합니다. , 기업의 상표가 대상 상표의 출원 시점에 이미 상품이나 영업에 사용되는 상표 또는 상호 등의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 영업의 범위 상표나 상호에 관한 광고 선전의 실태 제반 사정을 고려하여 거래실정과 사회통념상 상품의 출처 또는 영업주체에 관한 인식이 객관적으로 널리 퍼져 있다고 있는것으로서 저명상표에 해당 하여야 합니다. 둘째, 대상 상표의 등록결정시에 상표 출원인이 그룹의 관계인이 아니(‘타인’)어야 합니다. , 대상 상표의 등록 결정시에 대상 상표의 출원인이 이미 범기업의 계열사에서 분리된 후라서, 출원인이 대상상표를 등록 받는 다면 상표의 상품 내지 서비스가 계열사를 이루는 개별그룹들이나 그와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 생산 또는 서비스되는 것으로 소비자들로 하여금 출처에 혼동을 일으키게 염려가 있는 경우여야 합니다. 셋째, 이러한 주장을 통한 대상 상표에 대한 무효 심판은 대상상표 등록일로부터 5 이내에 청구하여야 합니다(상표법 76 1).

 

4. 맺음말

 

판례에 기초하여 국내의 그룹을 이루는 대기업의 상표를 등록 받았던 계열사가 분리되는 경우 상표의 권리를 어디까지 인정할 있는지에 대한 기준을 가늠할 있게 것으로 보입니다.

 

, 애초에 계열회사에 소속되어 있을 등록 받은 상표라면 어쩔 없을 것입니다. 그러나 계열사로서의 지위가 사라진 후에 출원을 시도하는 경우에는 상표법 7 1 10호를 이유로 특허청에 정보제공이나 이의신청 함으로써, 그리고 등록된 이후에는 무효심판 통하여 이러한 상표를 제한하는 것이 가능할 것입니다.

 

그룹 기업의 입장에서는 해당 그룹과 관련 없는 자의 상표에 대하여 적극적인 무효주장을 하는 것이 필요할 것입니다. 이는 그룹간 동질성을 유지하고 소비자들에게 기업의 위세를 표현함으로서 양질의 제품 서비스의 제공을 인식시키려는 경영 전략에도 부합하는 것이라고 생각합니다. 따라서 기업의 입장에서는 스스로의 시장 규모를 판단하여 그에 맞게 지속적으로 유사상표를 배척 혹은 방어하는 전략을 세우고 노력이 필요할 것입니다.

 

남궁은 변호사

 

*첨부파일: 대법원 20123657 판결문

2012후3657.pdf

 

작성일시 : 2015. 3. 6. 08:45
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