-- 제약분야 상표실무 FAQ 2 --


지난 글 "제약분야 상표실무 FAQ 및 해외상표 조사방법"에 이어, 제약분야 실무자 분들을 위한 상표실무 FAQ을 올려드립니다.

 

1. 상표권 존속기간 갱신 출원 시 주의 할 점은 무엇인가?

 

2012.4.1. 이후 갱신출원에 대해서는 1류당 20개 상품이 초과하는 경우 초과 1상품당 2천원의 추가비용이 소요될 수 있으므로 가능한 갱신 출원시 20개의 상품으로 한정하는 것이 바람직합니다. 또한 갱신신청을 하는 경우 상표권자의 주소가 변경되었거나 상표권자가 공유인 경우에는 매우 신중하고 정확하게 갱신신청 절차를 진행해야 합니다. 쉽게 생각하여 단독으로 갱신절차를 진행하였다가 특허청으로부터 불수리 통지를 받고 나서 업무대행을 의뢰하는 경우가 있습니다. 그런데, 보정하기 불가능할 정도로 갱신신청을 잘못한 경우가 많아서 결국 상표권 자체를 잃는 경우가 상당히 많았습니다. 

 

마지막으로 갱신 대상 상표의 수정이 필요한 경우(대개 회사 CI나 상호상표인 경우 글자체나 로고 변경이 필요한 경우가 많습니다), 갱신출원을 하지 않고 변경된 상표에 대해 신규 출원하는 경우가 많습니다. 그러나 이 경우 타인의 선행상표와의 유사를 이유로 신규출원이 거절되는 경우가 종종 있으므로 신규출원 전에 선행상표에 대한 조사가 충분히 이루어 져야 하며, 그것이 어려운 경우에는 가능한 안정한 권리확보를 위해 갱신출원과 신규출원을 함께 해두는 것이 바람직합니다.

 

2. 우선심사신청은 어떤 경우에 활용하는 것이 좋을까?

 

의약품의 경우, 식약청에 허가 신청과 함께/또는 후에 상표 출원하는 경우가 많습니다. 대개 식약청의 허가가 있으면 상표등록이 되기 전이라도 출원된 상표를 사용하는 경우가 많은데 이는 사실상 선등록상표의 침해가능성이 있으므로 불안합니다. 이러한 경우에 출원과 함께 우선심사를 청구함으로써 상표등록시기를 상당히 앞당길 수 있으므로(출원일로부터 최대 6개월 내 심사결과 받을 수 없음), 이를 적절하게 활용할 필요가 있습니다

 

우선심사청구제도 시행 초기에는 우선심사를 신청한 출원의 모든 지정상품에 대해서는 사용사실 또는 사용예정사실을 입증하여야 하였으나(따라서 지정할 수 있는 상품의 개수가 실제사용하고 있는 상품 1~2개 정도로 매우 한정되었습니다), 2012. 4. 1. 이후 출원부터는 상품유사군코드(: 의약품에 해당하는 G1004)가 동일한 상품들은 그 중 하나의 상품에 대해서만 사용사실 등을 입증하면 나머지 상품에 대해서도 우선심사가 이루어 질 수 있도록 확대 적용하였습니다. 

 

 3. 특허청으로부터 의견제출통지서 또는 거절결정서를 받은 경우 어떻게 하는 것이 좋을까?

 

상표 출원 전에 최선을 다해 유사범위의 상표까지 검색을 하였다 하더라도 검색의 한계 및 상표유사에 대한 관점 차이, 또는 자타상품식별력 유무에 대한 특허청 심사관과의 관점 차이로 인하여 의견제출통지서가 나오는 경우가 있습니다. 특히 심사관은 상표의 유사여부 판단을 굉장히 엄격하게 하고 있어, 전혀 유사하지 않은 것으로 보이는 상표를 제시하며 거절하는 경우가 많습니다.

 

그러나, 대개 개인이나 회사가 대리인 없이 출원하는 경우 의견제출통지에 대한 대응을 적절하게 하지 못하고 심사관의 거절을 받아들여 출원을 포기하는 경우가 많습니다. 심지어 지정상품의 불명확을 지적하는 거절이유통지에 대해서도 지정상품을 석명하거나 이를 보정하는 의견서를 제출하지 못하여 소중한 권리가 포기되는 경우가 많이 있습니다.

 

당소 경험에 비추어 보면, 거절이유에 대해 어떠한 대응을 하지 않은 경우에는 100% 거절되지만, 적절한 의견서를 제출하는 경우에는 50%정도의 입장 번복이 있었습니다. ( 50% 정도는 심사관이 자신의 입장을 끝까지 고집하거나 심사 업무 부담을 이유로 심판원 등 상급기관에서 해결하라는 식으로 판단을 유보하는 차원에서 거절결정을 하기도 합니다). 또한 심사관의 거절결정에 대해서도 법적 근거가 박약한 심사관의 거절결정은 적절하고 논리적인 심판청구에 의해 70% 이상 번복이 됩니다.

 

따라서 의견제출통지서나 거절결정서를 받았다고 해서 섣불리 그 출원을 포기하기 보다는 전문가의 판단에 따라 최선의 시도를 해보는 것이 바람직합니다.

작성일시 : 2013.07.01 21:21
Trackback 0 : Comment 0

댓글을 달아 주세요