1. 사안의 개요 및 쟁점

전용사용권을 설정 등록하지 아니한 상태에서 등록상표에 관한 전용사용권 침해에 대한 금지, 폐기청구권을 행사할 수 있는지 여부

 

2. 판결요지

구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로 전부개정되기 전의 것) 56조 제1항 제2호는 전용 사용권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.’라고 규정하고 있었고,

 

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것)은 위 규정을 삭제하고 제58조 제1항 제1호에서 전용 사용권의 설정은 이를 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다.’라는 개정규정을 두었으며,

 

2011. 12. 2. 법률 제11113호 개정상표법 부칙 제1, 3조에서 위 제58조의 개정규정은 법 시행일인 2012. 3. 15.(‘대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정 및 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정에 관한 서한교환의 발효일) 후 설정, 이전, 변경, 소멸 또는 처분이 제한되는 전용사용권부터 적용한다고 규정하였다.

 

원고의 이 사건 전용사용권은 2012. 3. 15. 이후 설정 또는 변경된 것으로서, 2016. 2. 29. 법률 제14033호 개정상표법 부칙의 경과규정에 따라 구상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것) 58조 제1항 제1호의 개정규정이 적용된다.

 

그런데 위 58조 제1항 제1호 개정규정이 정한 전용사용권 설정등록은 그 설정의 효력발생요건이 아니라 제3자에 대한 대항요건에 불과하고, 여기서 등록하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없는 3란 당해 전용사용권의 설정에 관하여 전용사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 경우 등 전용사용권의 설정에 관한 등록의 흠결을 주장함에 정당한 이익을 가지는 제3자에 한하고, 전용 사용권을 침해한 사람은 여기서 말하는 제3자에 해당하지 않는다고 할 것이다.

 

따라서 원고는 비록 전용사용권을 설정등록하지 아니하였다고 하더라도 이 사건 등록상표에 관한 전용사용권 침해에 대하여 금지, 폐기청구권을 행사할 수 있다고 봄이 타당하다.

 

첨부: 특허법원 2018. 7. 20. 선고 20172004 판결

 

KASAN_[상표분쟁] 미등록 전용사용권의 법적 효력 – 독자적인 침해금지청구소송 가능 특허법원 2018. 7. 2

특허법원 2018. 7. 20. 선고 2017나2004 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 9. 6. 17:22
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