-- 제약 startup Emisphere가 대형 제약회사 Eli Lilly와 공동연구개발을 진행하던 중, 비밀리에 유사연구를 병행 진행한 Eli Lilly의 책임을 인정한 판결 - Eli Lilly v. Emisphere (S.D. Ind. 2006) --

 

1. 배경사실

 

미국의 제약 startup Emisphere가 대형 제약회사 Eli Lilly와 공동연구개발계약을 체결하고 연구를 진행하던 중, Eli Lilly가 양사 공동연구개발 프로젝트의 연구 성과에 기해 유사 연구를 비밀리에 진행, 특허를 출원하여 분쟁이 발생한 사안입니다.

 

Emisphere는 기존에 주사로만 인체에 투여하는 단백질 약물을 경구투여할 수 있는 기술을 연구하는 회사입니다. 단백질을 주성분으로 하는 약제가 경구투여되면, 소화기관 내에서 대부분 아미노산으로 분해되어 약효를 발휘할 수 없습니다. 따라서 혈관에 직접 주사하는데, 주사제제는 그 제조 단가가 비싸고 병원에서만 투여가 가능하다는 단점을 극복하기 위해, 많은 제약회사들이 경구투여 기술을 개발하려고 노력해 왔습니다.

 

Emisphere가 개발한 “carrier” 화합물은, 단백질이 아미노산으로 분해되지 않도록 보호하면서, 동시에 소화기관 벽을 통과하여 혈관으로 흡수될 수 있도록 하는 획기적인 화합물이었습니다. Emisphere에서 진행하던 carrier 화합물 연구의 전망이 밝다고 본 Eli Lilly, 우선 당시 Eli Lilly가 골다공증(osteoporosis) 치료제로 개발중이던 Parathyroid Hormone (PTH)을 경구투여할 수 있는 방법을 개발하기 위하여 Emisphere와 협력하기로 하고, 1997년 첫번째 공동개발계약(Research Collaboration and Option Agreement, RCOA)의 체결과 함께 그에 따른 라이선싱 계약도 체결한 뒤, 2000년 두번째 RCOA까지 체결하였습니다.

 

그런데 2001 Eli Lilly는 비밀리에 관련 연구팀을 만들어 PTH 외 다른 약제(Glucagon-like Peptide, GLP) 에 대한 carrier 화합물을 개발, 특허까지 출원하였습니다. 이 사실을 알게 된 Emisphere, Eli Lilly가 출원한 특허를 분석하여 Eli Lilly의 출원발명에 자사의 기술이 사용되었다고 판단하고, Eli Lilly의 계약 위반을 주장하며 RCOA 등 양사간 계약을 해지하였습니다. Eli Lilly에서는 Emisphere가 계약을 해지할 권리가 없다는 점을 확인해 달라는 이 사건 소송(DJ Action)을 제기하였고, Emisphere Eli Lilly가 양사간의 계약을 위반하였다는 확인을 구하는 반소를 제기하였습니다.

 

2. 양사간 체결된 공동연구개발 계약의 주요조항

 

. RCOA I (1997)의 체결

 

이 계약에 따르면, Eli Lilly Emisphere carrier 기술에 대한 전용실시권을 부여받을 옵션을 가지며, 이러한 옵션은 그 취지를 Emisphere에 통보하고 자금을 제공함으로써 행사할 수 있도록 되어 있었습니다. 전용실시권의 대상이 된 Emisphere 기술은 계약 문언상 다음과 같이 정의되어 있습니다.

 

“an exclusive license to use (a) the Emisphere Patents, the Emisphere Program Patents and Emisphere’s share of the Joint Patents for the Field, and (b) the Emisphere Know-How, the Emisphere Program Know-How and Emisphere’s share of the Joint Know-How for the Field.”

 

. 라이선싱 계약의 체결

 

RCOA I 체결 후 PTH에 대한 carrier 연구에 진척이 있자, Eli Lilly 1998년에 4백만$의 자금을 제공함으로써 옵션을 행사하고, 별도의 라이선싱 계약을 체결하였습니다. 라이선싱 계약은 다음과 같이 Eli Lilly의 권리를 제한하고 있었습니다. 이후 소송에서 Emisphere, Eli Lilly가 비밀 연구팀을 만들어 PTH 외 다른 약제에 대한 carrier 기술을 연구함으로써 아래 강조처리된 문언상 의무를 위반하였다고 주장하였습니다. 이때 “the Field” PTH의 경구투여방법 연구를 의미합니다.

 

2.1 “All proprietary rights and rights of ownership with respect to the Emisphere Technology and Emisphere Program Technology shall at all times remain solely with Emisphere unless otherwise specified in this Agreement. Lilly shall not have any rights to use the Emisphere Technology or Emisphere Program Technology other than insofar as they relate directly to the Field and are expressly granted herein.

 

또한 라이선싱 계약은 아래와 같은 비밀유지의무 조항도 포함하고 있었습니다. Emisphere Eli Lilly PTH carrier 개발 프로그램에 소속되어 있던 연구원을 비밀 연구팀에서 일하게 함으로써 아래 11.2의 비밀유지의무 조항도 위반하였다고 주장하였습니다.

 

11.1 The Parties acknowledge that it may be necessary, from time to time, to disclose to each other confidential and proprietary information, including without limitation, inventions, works of authorship, trade secrets, specifications, designs, data, know-how and other information, relating to the Field, the Compounds, the Carriers, the Products, processes, and services of the disclosing Party or regarding the Emisphere Technology or Emisphere Program Technology or the Lilly Technology or the Lilly Program Technology. The foregoing shall be referred to collectively as “Confidential Information”. Any Confidential Information revealed by a Party to another Party shall be used by the receiving Party exclusively for the purposes of fulfilling the receiving Party’s obligations under this Agreement.

 

11.2 Each Party agrees to disclose Confidential Information of another Party only to those employees, representatives and agents requiring knowledge thereof in connection with their duties directly related to the fulfilling of the Party’s obligations under this Agreement.

 

. RCOA II (2000)

 

이후 연구가 더 진척되자 양사는 1999 2월에 만료된 RCOA I 을 대신하는 계약으로서RCOA II 를 체결하였습니다. 먼저 계약서 전문(preamble), 기술이전의 대상이 되는 “Emisphere Technology”를 다음과 같이 정의하고 있습니다.

 

“proprietary synthetic chemical compounds that enable the delivery of therapeutic macromolecules and other compounds that are not currently deliverable by oral means or by certain non-oral means (including all related patents, patent applications and Know-How presently owned by Emisphere and all patents, patent applications, and Know-How relating to inventions developed by Emisphere pursuant to the Program ... )”

 

이를 전제로, 위 계약은 Emisphere Eli Lilly의 권리 및 의무를 아래와 같이 규정하였습니다.

 

1.5(b)

Emisphere shall own all patents, patent applications and Know-How relating to the Emisphere Technology to the extent that Lilly and/or Emisphere invents and/or develops same during the course of and as part of the Programs, including, but not limited to, any Lilly Improvements.”

 

그런데 위 계약은, Emisphere Technology와 밀접하게 관련된 새로운 carrier 기술이나 기타 발명이 있는 경우 이는 다시 Emisphere Technology가 된다는 규정을 두고 있었습니다.

 

1.5(c)

It will not be Lilly’s responsibility or intent to develop new synthetic chemical compounds that enable the delivery of therapeutic macromolecules and other compounds that are not currently deliverable by oral means or by certain non-oral means (the “Carriers”) as part of the Programs. Any new Carriers or inventions which are closely related to the Emisphere Technology (as it exists as of the Effective Date) that arise, in whole or in part, out of suggestions, recommendations or discussions held between Emisphere and Lilly scientists shall be Emisphere Technology.

 

소송에서 Emisphere, 자사의 기술을 바탕으로 GLP를 위한 carrier를 개발한 Eli Lilly의 비밀 프로젝트의 결과물도 위 1.5(c)의 적용대상이 된다고 하면서, 그렇다면 Emisphere GLP를 위한 carrier 기술에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 가져야 하는데 Eli Lilly가 그 양도를 거부하였으므로, 이는 위 1.5(c) 위반이라고 주장하였습니다(위 특허는 56개의 carrier가 될 수 있는 화합물들을 개시하고 있는데, 그 중 하나가 Emisphere가 개발한 carrier였습니다).

 

3. Eli Lilly“Firewall”

 

처음 비밀 프로젝트 팀을 구성한 것은, Eli Lilly Emisphere간의 공동 연구개발 프로젝트를 위한 공동위원회의 Eli Lilly측 대표였던 Dr. Khan 입니다. 그는 Eli Lilly 내부 연구원들 중 비밀 프로젝트의 수행에 적합한 연구원들을 선발하여 Oral Protein Delivery (“OPD”) 팀을 구성, 비밀 프로젝트를 진행하였습니다. 그런데 OPD 팀의 구성원 가운데에는 양사간의 공동 프로젝트에 참여했던 Dr. Havel도 포함되어 있었습니다.

 

한편 Eli Lilly Emisphere 몰래 비밀 프로젝트를 진행함에 따르는 법적 위험을 인지하고 있었습니다. 이에 Emisphere와의 공동연구 프로젝트와 자사의 비밀 프로젝트간에 일종의 방화벽(firewall)을 만들어 양자를 법적으로 분리하려 하였습니다. 그 일환으로서, Eli Lilly는 양 프로젝트에 관여한 유일한 연구원이었던 Dr. Havel OPD 팀에서 제외하는 등의 조치를 취하였습니다. 하지만 Dr. Khan은 그대로 종전과 같이 양 프로젝트의 리더 역할을 수행하였습니다.

 

4. 법원의 판단

 

. 라이선스 계약의 위반여부

 

(1) Section 2.1

 

2.1 “All proprietary rights and rights of ownership with respect to the Emisphere Technology and Emisphere Program Technology shall at all times remain solely with Emisphere unless otherwise specified in this Agreement. Lilly shall not have any rights to use the Emisphere Technology or Emisphere Program Technology other than insofar as they relate directly to the Field and are expressly granted herein.

 

Eli Lilly측은, 위 조항 후문은 계약서에 명시된 권리 이외의 묵시적인 라이선스 권리를 배제하는 조항일 뿐으로서, 계약서에 명시적으로 금지되어 있지 않다면 Eli Lilly의 그에 대한 실시권을 인정할 수 있다고 주장하였습니다. 그러나 법원은 Eli Lilly측 주장을 배척하면서, 위 문언에 충실하게 Eli Lilly의 기술 실시권을 계약서에 명시되어 있으며 동시에 “the Field” PTH의 경구투여방법 연구와 직접적으로 관련된 분야로 한정하였습니다. 이에 따라 Eli Lilly Emisphere Technology를 기반으로 OPD 팀을 구성하여 PTH의 경구투여방법 연구와 직접적으로 관련이 없는 GLP의 경구투여방법을 연구하도록 한 것은 위 조항 위반이 되는바, 법원도 같은 취지로 판단하여 Emisphere의 주장을 받아들였습니다.

 

(2) Section 11. 2

 

11.1 The Parties acknowledge that it may be necessary, from time to time, to disclose to each other confidential and proprietary information, including without limitation, inventions, works of authorship, trade secrets, specifications, designs, data, know-how and other information, relating to the Field, the Compounds, the Carriers, the Products, processes, and services of the disclosing Party or regarding the Emisphere Technology or Emisphere Program Technology or the Lilly Technology or the Lilly Program Technology. The foregoing shall be referred to collectively as “Confidential Information”. Any Confidential Information revealed by a Party to another Party shall be used by the receiving Party exclusively for the purposes of fulfilling the receiving Party’s obligations under this Agreement.

 

위 조항에 따르면 비밀유지의무의 적용대상인 “Confidential Information”은 비밀표시가 있는 정보로 한정되지 않으며 매우 넓은 범위의 정보를 포함합니다. 또한 위 밑줄 부분은 정해진 목적 외 사용을 금지하는 일반적인 비밀유지의무 규정입니다

 

11.2 Each Party agrees to disclose Confidential Information of another Party only to those employees, representatives and agents requiring knowledge thereof in connection with their duties directly related to the fulfilling of the Party’s obligations under this Agreement.

 

한편 위 11.2에 따르면, 각 당사자는 비밀정보를 위 계약상 의무 준수와 직접적으로 관련된 사항에 대한 지식의 습득을 필요로 하는 각 당사자의 임직원, 대표 또는 대리인에게만 공개하여야 합니다. 그런데 현출된 증거에 의하면, 양사간 공동 프로젝트의 연구원이었던 Dr. Havel OPD 팀에 참여하면서, Emisphere의 비밀 정보라는 점이 명기된 PTH carrier 관련 자료를 OPD 팀원들에게 PT하였다는 점 등이 인정되었습니다. OPD 팀원들은 위 라이선싱 계약상 의무 준수와 직접적으로 관련된 사항에 대한 지식의 습득을 필요로 하는 자에 해당하지 않으므로, Eli Lilly는 위 규정상 의무를 위반한 것이 됩니다. 이에 따라 법원은 Eli Lilly의 위 조항 위반을 인정하였습니다.

 

. RCOA II section 1.5 위반 여부

 

1.5(b)

Emisphere shall own all patents, patent applications and Know-How relating to the Emisphere Technology to the extent that Lilly and/or Emisphere invents and/or develops same during the course of and as part of the Programs, including, but not limited to, any Lilly Improvements.”

 

Emisphere Eli Lilly에 경고장을 발송하면서, Eli LillyEmisphere GPL carrier 기술에 대한 특허를 받을 권리를 양도하지 않음으로써 위 1.5(b)를 위반했다고 주장한 바 있었습니다. 그러나 이때 “the Programs”는 양사간의 공동연구 프로젝트를 의미하는 것으로 정의되어 있습니다. , 공동연구 프로젝트의 결과물만이 1.5(b)의 적용대상입니다. 반면 Eli Lilly의 비밀 프로젝트인 OPD 팀은 양사간 공동연구 프로젝트가 아님이 명백합니다. 이에 Emisphere는 소송에서 1.5(b) 위반을 주장하지 않았고, 법원도 방론으로 OPD 팀의 연구 결과물은 위 1.5(b)의 적용대상이 아니라고 판단하였습니다.

 

1.5(c)

Any new Carriers or inventions which are closely related to the Emisphere Technology (as it exists as of the Effective Date) that arise, in whole or in part, out of suggestions, recommendations or discussions held between Emisphere and Lilly scientists shall be Emisphere Technology.

 

그런데 1.5(c)는 규정상 공동연구 프로젝트만을 그 적용대상으로 제한하지 않고 있었습니다. 이에 법원은, 현출된 정황증거들에 비추어, 1.5(c)가 요구하는 요건, OPD 팀의 연구 결과물인 GPL carrier가 적어도 부분적으로 Emisphere carrier 기술에 근거한 것이라는 점이 입증되었다고 보아 Emisphere의 계약 위반 주장을 받아들였습니다. 1.5(c)가 비록 구체적인 특허를 받을 권리의 이전의무를 규정하고 있지는 않지만, 위 조항에 따른 연구 결과물이 “Emisphere Technology”가 된다는 문언에 따라 위와 같이 결론짓고 있는 것입니다.

 

법원이 위와 같은 결론을 내리는데 사용한 정황증거들은 다음과 같습니다.

 

1) Dr. Khan이 양사간 공동연구 프로젝트의 책임자 역할을 수행하면서 동시에 OPD 팀을 구성하고 감독한 점

2) 양사간 공동연구 프로젝트의 팀원이었던 Dr. Havel이 비록 Eli Lilly“firewall” 셋업 조치에 의하여 OPD 팀에서 탈퇴하기는 하였지만, firewall 셋업 전에 이미 OPD 팀에서 상당 기간 연구에 종사하였으며 OPD 팀원들을 상대로 양사간 공동연구 프로젝트에 따른 PTH carrier와 관련된 교육을 진행한 점

3) 비록 OPD 팀이 PTH carrier와 관련된 공개된 정보들을 수집하여 연구에 사용하기는 하였지만, 위 공개된 정보들 외에도 Dr. Khan Dr. Havel의 도움으로 얻을 수 있었던 정보들을 사용하여 GLP carrier를 비교적 용이하게 개발할 수 있었다는 점

4) Eli Lilly측은 양사가 carrier의 정확한 작용기전을 몰라 FDA의 허가를 받을 지 불명확하여 별도 연구를 통해 이를 보완하려 했다고 주장하나, 이러한 주장이 사실라면 별도로 연구를 진행하고 있다는 사실 등을 Emisphere측에 알리지 않을 이유가 없었을 것이라는 점

 

. 계약해지 가부

 

법원은 위와 같이 Eli Lilly의 계약 위반이 있었고, 이는 계약의 중대한 위반이자 회복 불가능한 위반으로서 Emisphere는 위 계약을 해지할 수 있다고 하였습니다.

 

5. 양사 화해로 소송 종결

 

위와 같이 Eli Lilly측에 불리한 법원의 opinion이 나온 뒤, Emisphere Eli Lilly는 화해(settlement)로서 소송을 종결하였습니다. Emisphere사가 받게 된 화해금액은 18mil$(원화 약 190억원 상당)이었는데, startup Emisphere사에게는 상당히 큰 금액이라 할 수 있습니다. Emisphere사는 이후 Eli Lilly와의 공동연구 프로젝트를 종료하고 다시 Novartis사와 PTH 1-34의 경구투여방법을 연구하고 있다고 알려져 있습니다.  

 

6. 시사점

 

Emisphere는 규모가 작은 startup이었지만, 사업의 초기 단계에서부터 공동연구개발계약/라이선싱 전문 법률가들의 도움을 받아 매우 자세하고 구체적인 계약서를 작성하여 사용하였습니다. 뿐만 아니라 Emisphere, 하나의 대형 제약회사와만 계약하여 carrier 관련 기술을 모두 라이선싱하지 않고, 각 대형 제약회사를 상대로 범위가 제한적인 각각 별개의 계약을 체결함으로써 자사의 기술을 지킬 수 있었습니다. 계약 실무 및 라이선싱 전략의 측면에서는 매우 바람직한 사례라 할 수 있을 것입니다.

 

사안의 경우 Emisphere,

1) Eli Lilly에 공동연구개발 프로젝트 결과물에 대해 전용실시권을 설정해 주는 대신 공동연구에 따른 결과물 및 그에 기반한 다른 연구 결과물에 대해 특허를 받을 권리 등은 Emisphere에 귀속됨을 명시하였고,

2) Eli Lilly의 전용실시권의 범위를 공동연구개발 프로젝트와 직접적으로 관련되어 있으며 계약서에 명시된 분야로 한정하였으며,

3) 매우 넓은 범위의 정보를 비밀유지의무의 적용대상으로 규정한 한편 비밀정보의 공개가 가능한 인적 대상을 매우 구체적으로 한정하였습니다.

 

이때 비밀유지의무 규정과 관련하여, 11.1에 이미 비밀유지의무가 규정되어 있는데도 불구하고 11.2를 통하여 공개가 가능한 인적 범위를 더 한정하고 있다는 점 또한 주목할 만 합니다. 11.1은 일반적인 비밀유지의무 조항으로서 Any Confidential Information ... shall be used ... exclusively for the purposes of fulfilling the receiving Party’s obligations under this Agreement” 라는 규정을 두고 있는데, 만일 소송에서 비밀유지의무 위반이 문제되는 경우 위 조항에 따른다면 목적범위 외 사용이라는 점을 비밀유지의무 위반에 대해 손해배상을 청구하는 당사자가 입증해야 하는 부담을 안게 됩니다. 그러나 11.2에 따르면 공개 가능한 인적 범위 외의 임직원 등에게 비밀정보가 공개되었다는 점만 입증하면 비밀유지의무 위반을 주장할 수 있습니다. 기술 공여자 입장에서 상당히 유리한 조항입니다.

작성일시 : 2014. 1. 14. 12:14
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