-- 권리양도에 관한 영문표현에서 유의할 점 미국대학교수의 직무발명 양도에 관한 미국연방대법원 Stanford v. Roche 판결 소개 --

 

2011년에 나온 유명한 미국연방대법원 판결로서 이미 그 내용이 널리 알려져 있습니다. 따라서 구체적 설명은 생략하고, 그 중 대학교수 직무발명의 소유권에 관한 한국법과 다른 점과 권리양도에 관한 영문표현에서 한국기업이 유의할 점과 참고가 될만한 사항만 간략하게 소개합니다.

 

1.     대학교수의 직무발명에 관한 권리

 

기업이 대학교수와 산학협동연구를 진행하여 발명을 완성한 경우 원칙적으로 그 발명은 직무발명에 해당합니다. 우리나라 대학교수의 직무발명에 대한 특허받을 권리는 법에 따라 대학의 산학협력단이 자동 승계합니다. 공동발명에 해당하면 그 공동발명자의 지분권을 승계합니다. 따라서, 대학교수가 직무발명에 관한 자신의 권리를 기업에게 임의로 양도할 수 없습니다. 기업이 단독 소유를 원한다면 발명자인 교수가 아니라 승계인 산학협력단으로부터 특허를 받을 권리를 양수 받아야 합니다.

 

그런데, 우리나라 관련 법률의 모태인 미국 Bayh-Dole Act에 관한 사정은 조금 다릅니다. 미국연방대법원은 Stanford v. Roche 판결에서 앞서 설명한 바와 같은 자동승계 주장을 명확하게 배척하면서, Bayh-Dole Act에도 불구하고 대학교수가 사기업에 직무발명에 관한 권리를 양도한다는 내용으로 체결한 계약의 효력을 인정하였습니다. , 미국교수는 공동연구개발 프로젝트를 진행하는 경우 우리나라와 달리 계약내용이 중요하고, 그 계약상 양도문언의 표현이 매우 중요합니다.

 

2.     미국법상 권리양도 문구 영문표현

 

위 판결에서는 문제된 권리양도 문구 표현 중에서, 먼저 스탠포드 대학과 소속 대학교수와 체결한 계약서 해당 문구를 인용하면 다음과 같습니다.

 

“I agree to assign or confirm in writing to Stanford and/or Sponsors that right, title and interest in . . . such inventions as required by Contracts or Grants.”

 

그런데, 사기업 Cetus와 해당 대학교수 사이에 체결된 계약서 중 권리양도 문구는 다음과 같습니다. 전체적으로 비슷하지만, 양도에 관한 구체적 표현이 다릅니다.

 

“I will assign and do hereby assign to CETUS, my right, title, and interest in each of the ideas, inventions and improvements.”

 

미연방대법원은 회사와 체결한 계약서 중 “do hereby assign”은 현 시점에서 그 권리를 양도한다는 명확한 의사로 해석하였습니다. 바로 앞에 있는 “will assign”라는 표현과 대비하여 해석하면 그 의미가 보다 명확해 보입니다. 반면, 대학과 체결한 계약서의 “agree to assign”은 그 시점에서 대상 권리를 양도한다는 의미가 아니라 장래 시점에 양도하겠다는 의미로 해석하였습니다. 그 시점에는 장래 약속만 한 것입니다.

 

위 판결 사안은 대학교수의 직무발명에 관한 권리가 대학과 사기업에 각각 양도되는, 2중으로 양도된 구조입니다. 미연방대법원은 위와 같은 양도문언의 표현상 차이로 인해 대학이 아니라 사기업이 먼저 직무발명에 관한 권리를 양도받았다고 판결하였습니다. Bayh-Dole Act에도 불구하고 사기업 Cetus는 대학교수의 직무발명에 관한 특허권을 유효하게 취득한 것으로 보았습니다.

 

따라서, 직무발명과 같이 장래 완성될 권리를 미리 양도한다는 영문계약을 체결하는 경우라면 위 사례의 “will assign and do hereby assign”과 같은 표현을 사용하는 것이 안전합니다. 계약서 문언을 너무 간략한 표현만으로 고집하면 당시로서는 예상하지 못한 구멍이 생기는 불상사도 있다는 점을 명확하게 보여주는 사례입니다.

작성일시 : 2014. 1. 8. 08:09
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