최근 특허법원에서 바이오물질 기반 의료기기 관련 발명에 대하여 진보성을 판단하며 그 판단에 있어 특허청장은 의견제출 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수는 없다는 법리를 다시 한번 확인한 판결이 선고되어 이를 소개하여 드립니다.

 

관련법리 - 특허법원 1999. 7. 1. 선고 989871 판결

거절사정 불복심판의 심결에 대한 취소소송 절차에서 특허청장이 거절이유통지에 기재되어 있지 아니한 새로운 공지기술을 들면서 이에 의하면 거절사정 및 심결이 정당하다고 주장할 수 있다면, 출원인은 위 새로운 거절이유에 대하여 의견서나 보정서를 제출할 수 있는 기회를 박탈당하는 결과가 되므로, 심결취소소송 절차에서는 위와 같은 새로운 거절이유의 주장 및 그 증거 제출이 허용되지 아니한다.

 

구체적인 진보성의 판단

1)    이 사건 발명과 선행발명의 대비

 

구성

요소

청구항 1

선행발명

전제부

비늘로부터 조직 복구 기구를 제조하는 방법

어류의 비늘로부터 상처 드레싱용 콜라겐 시트를 제조하는 방법

1

알부민과 글리코스아미노글리칸들 일부를 제거하기 위해 어류 비늘을 무세포화(acellularizing)하는 단계

어류의 비늘을 25%의 염산(HCl) 용액으로 24시간 동안 상온(34±2℃)에서 처리

2

상기 어류 비늘을 복수의 분쇄 입자로 분쇄하는 단계를 포함하며, 상기 분쇄된 입자는 스폰지형의 매트릭스와 분말의 혼합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법

염산 처리된 비늘을 분쇄기로 분쇄하여 반죽으로 만들고 이를 시트 형태로 제조

 

a)    공통점:  (구성요소 2) 어류비늘의 분쇄 단계 일부

b)    차이점

(기술분야) ‘조직 복구 기구” vs. ‘상처 드레싱용 시트à 세부적인 기술분야가 다름

(구성요소 1) ‘알부민과 글리코스아미노글리칸의 일부를 제거하는 무세포화 공정’ vs. 염산의 처리(무세포화에 관한 언급 X)

 

2)    차이점에 대한 검토

(기술분야)

l  이 사건 발명은 (다양한) 조직 손상부위 등을 복구시키는데 사용하는 조직 복구 기구의 제조 방법에 관한 것임

l  선행발명은 상처가 악화되지 않고 빠르게 치유될 수 있도록 하기 위하여 상처부위에 붙이는 상처 드레싱용 시트의 제조방법에 관한 것임

è 대상 생성물과 적용분야가 다름

(기술적 구성 무세포화)

l  이 사건 발명에서의 무세포화 단계는 신체 내의 조직 손상 부위에 사용되어야 하고 조직 복구 및 이식 촉진 기능을 갖추기 위한 것

l  무세포화가 면역 거부 반응 등의 문제점을 해결하기 위한 필수 과정이고 선행발명의 염산처리를 통한 부분적 탈석회화에서 무세포화가 함께 이루어질 가능성을 배제할 수는 없지만 선행발명은 무세포화가 전혀 언급되지 않은 상처 치료용 드레싱 시트에 관한 발명임

l  선행발명은 염산 용액 각 농도에 따른 처리를 통한 어류 비늘의 반죽 가능상 도달 여부에만 관심을 가질 뿐

l  무세포화를 위한 산처리를 거치는 경우 콜라겐 조직에서 글리코스아미노글리칸이 해리되는 문제점이 있는데, 선행발명은 이 사건 발명과 달리 글리코스아미노글리칸의 전면적 제거에 대한 방지에 관한 인식조차 없음

l  선행발명으로부터 통상의 기술자가 어류 비늘의 무세포화를 통한 조직 복구 기구의 제조 방법을 고안하고자 하는 동기를 갖거나 그로부터 이 사건 발명을 바로 착안하기는 어려울 것

(효과)

l  글리코스아미노글리칸과 알부민의 일부만 제거하는 정도의 무세포화는 세포외 매트릭스의 오리지널 결합 및 3차 구조를 유지시킴 à 세포가 조직 복구 기구 내부로 이동하여 증식할 수 있는 구조를 제공하게 됨

l  선행발명은 공극이 있는 시트를 형성하는 효과 정도일 뿐, 어류 비늘의 전체적 구조의 유용성에 대한 인식이나 기술적 고려가 없음

l  선행발명과 같이 고농도의 염산 용액 처리는 어류 비늘의 오리지널 결함 및 3차 구조를 (부분적으로라도) 파괴할 것임

 

거절결정불복심판의 심결취소소송에서 새로운 거절이유를 제시할 수 있는지 여부에 대한 판단

 

1)    특허청장의 거절 이유: 이 사건 출원발명의 무세포화 단계는 선행발명에 직접 기재되어 있지 않으나, 어류 비늘에 염산을 처리하는 공정에 의해 탈석회화와 함께 어류 비늘이 무세포화되는 것은 자명하고, 이 사건 출원발명의 무세포화에 의하여 세포외 매트릭스에 콜라겐, 엘라스틴 등이 남아 있어 우수한 생체친화성을 제공하는 효과는 선행발명의 염산처리에 의해 생체친화성의 콜라겐 시트를 제공하는 것과 차이가 없다

2)    이 사건 소송 중 특허청장의 주장: 염산이 무세포화제로 사용된다는 점, 산의 일종인 과초산을 사용하는 경우 글리코스아미노글라칸 중 대부분이 그대로 유지된다는 점은 주지의 사실로 이를 선행발명과 결함하여 고찰하면 충분히 이 사건 발명을 도출할 수 있음

3)    법원의 판단: 특허청장의 주장(을 뒷받침하는 을 제11호증)선행발명의 염산 처리 공정과는 다른 염산 용액을 통한 무세포화자체에 관한 것으로 이를 기존 의견제출 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하거나 이미 통지된 거절이유를 보충하는 것으로 볼 수 없음

 

이 판결은 피고의 주장과 증거가 결국 선행발명에서 전혀 언급되지 않았고 또 통상의 기술자가 인식할 수도 없는 효과를 기반으로 한 것이었다는 점에서 원고가 승소할 수 있었던 것으로 보여집니다. 바이오물질을 이용한 의료제품 제조의 경우 얼핏 유사한 공정처럼 보인다 하더라도 목적하는 효과가 전혀 다를 수 있고, 그러한 효과 차이는 결국 양 공정이 기술적으로 완전히 상이한 의미를 내포하는 것으로 평가된다는 점에 집중하여 접근하여야 할 것입니다.

 

첨부: 특허법원 2017. 9. 28. 선고 20172277 판결

특허법원 2017허2277 판결 .pdf

 

KASAN_거절결정불복심판의 심결취소소송 심리범위, 바이오물질 의료기기의 진보성 판단.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 11. 17. 17:00
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