1. 배경사실

 

원고는 조카에게 이 사건 등록상표의 사용에 관한 일체의 권한을 위임하였고, 원고의 허락 하에 원고의 동생 A가 라이선스 계약 체결에 관한 구체적 업무를 담당하였다. A B에게 국내 온·오프라인 매장에서 이 사건 등록상표를 사용하여 제품을 제조·판매할 수 있는 라이선스 계약(1 라이선스 계약)을 체결하였다. 그 후 B는 피고와 제1 라이선스 계약을 승계시켜주는 특약(1-1 라이선스 계약)을 체결하였다. 1-1 라이선스 계약 체결 이후 피고는 2014. 1. 1. 경부터 이 사건 등록상표와 동일·유사한 표장을 부착한 제품을 제조하여 판매하였고, B에게 상표사용료를 지급하였다. 이에 대해 A B와 피고에게 제1 라이선스 계약의 중대 위반 사항임을 통보한 바 있다. 한편 A C 주식회사와 2015. 4. 17. 국내 온·오프라인 매장에서 이 사건 등록상표를 사용하여 제품을 제조·판매할 수 있는 라이선스 계약(2 라이선스 계약)을 체결하였고, C는 피고의 가파치 제품 유통으로 인한 피해를 주장한 바 있다.

 

2. 라이선스 계약의 효력 및 상표권 침해 여부    

 

먼저 원고가 제1-1 라이선스 계약을 추인하였다고 볼 수 없어 피고는 제1-1 라이선스 계약에 근거하여 정당한 권리자에 해당한다 할 수 없고, 피고가 2014. 1. 1.부터 2015. 12. 31.까지 이 사건 등록상표와 동일·유사한 표장을 부착한 제품을 제조하여 판매하였다는 데에는 다툼이 없어 이 기간 동안 이 사건 등록상표권을 침해하였다고 보아야 한다. 2016. 1. 1.부터 8. 31. 사이의 기간에도, 피고의 가파치 핸드백 등의 인터넷 판매업무 위탁업체에 제품 정보 삭제를 요청했다고는 하나 실제 삭제 여부를 확인하는 등의 후속 조치도 취하지 않아 침해의 책임을 면할 수 없다.

 

3. 침해제품의 폐기

 

피고는 2016. 8. 31. 이후로도 등록상표권 침해행위를 할 우려를 배제할 수 없어 해당 표장을 사용한 제품 등 및 그 포장지 등을 사용하여서는 아니되며 이를 폐기할 의무가 있다.

 

4. 손해배상의 범위

 

한편 2014. 1. 1.부터 2015. 1. 31., 2015. 7. 1.부터 9. 30까지의 기간 동안에는 제1 및 제2 라이선스 계약이 유효하게 존속하여 원고가 동일한 내용의 계약을 제3자와 체결할 수 없었으므로 피고의 침해행위가 없었더라도 원고가 추가적 사용료를 얻었을 것이라 할 수 없어 이 기간 동안에는 원고의 손해도 없었다고 보아야 한다. 그러나 그 외의 기간에 대해서는 손해를 배상하여야 하며, 그 구체적 금액은 제2 라이선스 계약에서 월 1,000만원을 지급한 것에 따라 침해 기간인 11개월 간 1 6,000만원을 배상하고, 이에 대한 지연손해금을 배상하는 것으로 한다.

 

첨부: 특허법원 2017. 9. 29. 선고 20171117 판결

특허법원 2017나1117 판결 .pdf

 

KASAN_상표라이선스 사업 중 계약분쟁 발생 상표권 침해여부 및 손해배상의 범위 판단.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 17. 17:00
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