1. 들어가며

 

안녕하십니까? 가산종합법률사무소에 합류한 변호사/변리사 김동섭입니다. 삼성전자 스마트폰 특허를 담당하였던 변리사 경험으로 지식재산권 전반에 대한 특화된 법률서비스를 당소에서 제공드릴 예정입니다. 특허침해소송에 대응한 특허무효심판에 관한 흥미로운 케이스가 있어 소개 드립니다.

 

2. 사실관계 및 쟁점

 

이 사건 판결(특허법원 2016. 9. 22. 선고 20162072 판결), 원고가 2015. 8. 20. 특허심판원에 피고 소유 특허권(1355163)에 대한 등록무표심판을 청구하여 받은 기각 결정(20154317)에 대한 심결취소의 소에 관한 특허법원의 판결입니다.

 

이 사건의 쟁점은 선행발명의 공지 여부입니다. 구체적으로, 원고와 경쟁 관계에 있는 협력업체가 원고에게 이메일로 송부한 개발제안서가 선행발명으로서 공지된 것으로 볼 수 있는지가 쟁점입니다.

 

자세하게 설명 드리면, S사가 A(원고) H(피고, 특허권자) 등에게 기술개발제안을 요청하였고, 이후 H사가 제출한 개발제안서가 채택되었습니다. 그 다음 S사는 H사에게 그 개발제안서를 참고용으로 A사에게 보내 줄 것을 지시하여, H사는 이를 A사에게 이메일로 보내주었습니다. 그런데 위 개발제안서가 피고 H사 등록특허에 대한 무표심판의 선행발명이 될 수 있는 지가 이 사건의 쟁점입니다.

 

3. 특허법원 판결요지

 

원고 및 S사 등은 발명의 내용에 관하여 비밀유지의무를 부담하고 있으므로, 위 사정만으로는 선행발명이 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있었다고 볼 수 없어 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지되었다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

S사는 그 발명을 의뢰한 자이므로, S는 신의칙상 H 주식회사가 개발, 제안한 선행발명의 내용에 관하여 비밀로 할 의무가 있다(대법원 2001. 2. 23. 선고 991768 판결 등 참조).

 

원고 등은 하청업체의 지위에 있으므로, S사가 계획하고 있었던 압착접지식 커넥터의 개발과정 및 기술내용 등 제품 개발에 관한 사항에 대하여 상관습상 비밀유지의무를 부담한다. 따라서 원고는 S사를 위하여 선행발명의 내용을 비밀로 하여야 할 관계에 있고, 이는 원고와 H 주식회사 간에 하청업체로서 접지압착식 커넥터의 개발에 관하여 경쟁관계에 있었다고 하더라도 달리 볼 것은 아니다(위 대법원 2001. 2. 23. 선고 991768 판결 등 참조).

 

H사가 이 사건 특허발명에 따른 제품의 개발 및 제작, 납품을 포기했는지 여부는 선행발명이 공지된 것인지 여부와 직접적인 관련이 없는 것이므로, 설령 H 주식회사가 위와 같은 포기 후 선행발명을 원고에게 보낸 것이라고 하더라도 그것만으로 선행발명이 공지된 것으로 볼 수도 없다.”

 

4. 실무적 시사점

 

특허무효심판의 선행발명이 공지되었는지 여부가 최근 협력업체 사이의 분쟁에서 쟁점이 되고 있습니다. 경쟁 기업이 특허침해소송을 제기하였을 때, 가장 먼저 고려되는 방안은 그 특허에 대한 무효심판청구(특허법 제133)입니다. 무효심판청구가 인용되기 위해서는 그 특허에 무효사유(특허법 제133조 제1항 각호)가 존재하여야 합니다.

 

무효사유 중에서 대표적인 것은 신규성 위반(특허법 제29조 제1)과 진보성 위반(특허법 제29조 제2)입니다. 신규성 또는 진보성 위반은 선행발명과 대비하여 동일하거나 용이하게 발명할 수 있는 경우입니다. 이때 신규성 또는 진보성 위반의 판단 기준이 되는 선행발명은 그 등록특허의 출원 전에 공지되었어야 합니다. 따라서 선행발명의 공지 여부가 특허무효심판청구의 쟁점으로 자주 등장합니다.

 

이 사건 판결은 자신이 제출한 협력업체의 개발제안서가 자신의 등록특허에 대한 신규성 또는 진보성 위반의 선행발명이 될 수 있는 지가 쟁점입니다. 특허법원은 개발제안업체 및 협력업체들은 발명의 내용에 대하여 비밀유지의무를 부담하므로, 개발제안서인 선행발명이 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있었다고 볼 수 없어, 선행발명은 등록특허의 출원 전에 공지되었다고 보기 어렵다고 판시하였습니다. , 특허법원은 개발제안업체와 다수의 협력업체들 사이에는 비밀유지의무가 존재하므로 서로 간에 전달된 개발제안서는 선행발명으로서 공지되었다고 보기 어렵하고 보았습니다.

 

그러므로 개발제안업체와의 사이에 비밀유지의무가 있는 개발제안서에 대해서는, 이후 이를 내용으로 특허를 등록 받더라도 그 특허에 대한 무효심판에서 개발제안서가 공지된 선행발명으로 인정될 수 없습니다.

 

5. 결론

 

특허침해분쟁은 하나의 절차로 단순히 해결되지 않습니다. 특허분쟁을 대비하기 위하여 특허 출원시부터 소중하게 개발하신 발명의 Claim을 섬세하게 작성하여야 합니다. 이어서 특허분쟁 발생 시에 정확한 기술 검토와 분쟁 해결 전략으로 경고장 및 내용증명 등을 발송하여야 합니다. 그리고 스스로의 특허를 방어하거나 상대방 특허에 대한 무효심판을 청구하여 심판 단계에서 대응한 뒤에, 민사 법원의 특허침해소송 제기로 진행됩니다.

 

이러한 복잡하고 섬세한 특허침해분쟁을 수년 간의 삼성전자 담당 변리사 경험을 바탕으로 신속하고도 합리적인 비용으로 해결하는 법률서비스를 제공드릴 것을 약속합니다.

 

첨부: 특허법원 2016. 9. 22. 선고 20162072 판결

특허법원_2016허2072 판결.pdf

 

김동섭 변호사/변리사

 

 

작성일시 : 2017. 7. 6. 15:00
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