Licensee 일본회사 Chugai vs Licensor 특허권자 벨기에회사 UCB 사이에 체결된 특허라이선스 계약상 로열티지급의무를 둘러싼 분쟁입니다. 특허제품은 항체의약품 Tocilizumab, 분쟁대상 특허는 미국특허인데, 관할약정에 따라 영국법원에 소를 제기한 것입니다.

 

Licensee Chugai에서 특허권자를 상대로 라이선스 대상 특허무효 가능성을 이유로 로열티 지급의무가 없다는 확인판결(declaration)을 영국법원에 청구하였습니다.

 

이에 대해 Licensor UCB에서 특허유무효(validity)는 속지주의 원칙상 등록국가법원의 전속관할에 속하고, 해당 사안의 미국특허는 미국이 아닌 영국법원에서 무효여부를 판단할 수 없으므로 그 미국특허의 무효를 전제로 로열티 지급의무가 없다고 주장하는 청구는 부적법하다고 주장합니다.

 

라이선스 계약서에서 유효한 특허권을 전제로 로열티 지급의무를 규정하였는데, 다음과같은 계약조항의 해석을 두고 당사자 사이에 분쟁이 발생한 것입니다.

 

1.                  The Licence is a worldwide non-exclusive licence granted by UCB to Chugai.  Pursuant to article 3.1 of the Licence, royalties are only payable by Chugai to UCB:

“in countries where, but for the license granted by UCB to CHUGAI pursuant to Article 2, Chugai or a Permitted Sublicensee would infringe a Valid Claim of the relevant Patent.”

2.                  Valid Claim is defined in article 1.1 as follows:

"Valid Claim" means a claim of an issued, unexpired Patent which has not been held invalid or unenforceable in an appealed or unappealable decision of a court of competent authority having jurisdiction over such Patent.”

 

영국특허법원은 다음과 같은 이유로 licensor UCB의 주장을 배척하고 이 사건 라이선스 분쟁사안에 대한 재판관할권을 인정하였습니다.

 

-      라이선스 계약에서 양당사자는 배타적 관할권(exclusive jurisdiction) 조항을 합의하였던 바, 다른 특약이 없는 한, 원칙적으로 계약 관련 모든 분쟁해결은 영국법원의 판결에 따른다는 의미로 해석되며, (모든 관련분쟁이 단일 법정(a single forum)에서 해결되기를 원했던 계약당사자들의 의도를 감안하여) 관할권 조항은 가능한 넓고 총체적으로(widely and generously) 해석하여야 한다는 일반원칙과도 부합함.

-      다만, 해당 특허등록에 대한 관할국가의 무효확정까지는 특허유효한 것으로 간주하기로 한 규정에 따라 해당특허의 유효성 논쟁은 영국법원의 배타적 관할권 적용범위에서 제외되므로, 특허의 유효성에 대한 관할법원인 미국법원의 무효판결시까지는 특허는 유효한 것으로 간주되어야 함.

-      반면, 해당 특허의 권리범위(scope of patent claims)에 대해서는 계약상, 배타적 관할권 적용범위에서 제외하여야 할 근거가 없으므로 관할권 조항에 따라 영국 법원의 관할권이 적용됨.

-      원고는 본건 소송에서, 원고가 특정시점이후 생산, 판매한 제품은, 라이센스 계약상, 해당특허의 권리범위에 속하지 않으므로 로열티 지불의무가 없음(비침해 제품이므로 계약상 로열티 부과대상 제품이 아님)을 주장하고 있음

-      이는 해당특허의 등록무효를 청구하거나 특허무효를 전제로 주장하는 것이 아니라 그 본질은 해당 특허의 권리범위에 관한 논쟁으로 판단됨.

 

다소 이해하기 어려운 판결이유로 보입니다. 바이오의약품 특허라이선스 분쟁에 관한 판결이므로 공부 삼아 한번 읽어 보시기 바랍니다. 후속 판결이 나오면 다시 올려드리겠습니다.

 

첨부: 영국특허법원 2017. 5. 26. 선고 CHUGAI v. UCB 사건 중간판결

UK-Chugai-Pharm-v-UCB.doc

 

김명환 변호사

 

 

 

작성일시 : 2017.06.10 07:00
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