1.    사안의 개요

 

(1)   등록권자가 실시자를 상대로 당시 실시한 발명, 디자인을 확인대상으로 하는 적극적 권리범위확인심판 청구

 

(2)   피심판청구인 확인대상 실시 행위 중단, 심결 시 미실시 상황

 

 

(3)   특허법원 판단 심판청구요건 불충족  

 

2.    특허법원 판결요지

 

(1)   기본 법리

A.     적극적 권리범위확인심판에서 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 디자인을 대상으로 한 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 20022419 판결).

B.     심판청구의 이익은 심결 시를 기준으로 판단하여야 하므로, 원칙적으로 적극적 권리범위확인심판의 피심판청구인이 심결시에 확인대상디자인을 실시하고 있는 경우에 확인의 이익이 인정될 수 있고,

C.     그렇지 않고 피심판청구인이 이전에 확인대상디자인을 실시한 것에 불과한 때에는 제반 사정에 비추어 장차 확인대상디자인을 다시 실시할 가능성이 있는 경우에 한하여 예외적으로 확인이 이익이 인정될 수 있다(대법원 2004. 7. 22. 선고 20032836 판결).

 

(2)   구체적 사안의 판단 확인의 이익 부정

A.     심판청구일 당시 확인대상디자인을 실시한 사실은 인정

B.     디자인침해 분쟁으로 폐업하여 심결 당시 확인대상디자인을 실시하였다거나 장차 확인대상디자인을 다시 실시할 가능성이 있다는 점을 인정할 만한 아무런 자료가 없음

C.     과거 확인대상디자인을 실시한 바 있다는 점만으로는 심결시를 기준으로 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 포함된다는 확인을 구하는 심판청구의 확인의 이익이 인정된다고 할 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2021. 12. 16. 선고 20211370 판결

 

KASAN_적극적 권리범위확인심판 심판청구 당시 실시 BUT 심결 시 실시 중지 및 장래 실시 예정 없음 – 확인의 이익 부정, 심판청구 요건 위반 특허법원 2021. 12. 16. 선고 2021허1370 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 6. 15. 11:39
:

1. 사안의 개요 및 특허권자 주장요지

 

(1) 특허무효 심판 제기 후 특허권 포기의사 표명 + 포기 원인으로 특허권말소등록

 

(2) 심판청구인에게 권리불행사 확약서 발송 - ‘이 사건 특허권과 관련하여 원고 및 원고가 지정하는 주체에 대하여 과거의 침해행위와 관련한 일체의 청구권을 행사하지 않을 것이다

 

(3) 주장요지 - 이 사건 특허권으로 인하여 장래에 법률상 어떠한 불이익을 받을 우려가 없고, 과거의 침해행위와 관련하여서도 불이익을 받을 우려가 없으므로 특허등록이 무효가 된다고 하여도 얻을 수 있는 이익이 없으므로 특허의 무효심판을 청구할 이해관계가 없다.

 

2. 특허법원 판결요지 이해관계 인정, 본안전 항변 불인정   

 

특허심판절차에서 원고의 청구를 기각한 이 사건 심결이 존재하며, 특허권의 포기는 소급효가 없으므로 이 사건 심결 이후 피고들이 특허권을 포기하였다고 하여 원고의 위와 같은 실질적인 불이익이 제거되었다고 보기 어렵다. 한편 피고가 위와 같이 특허권을 포기하며 원고에게 이 사건 특허권이 소멸되기 전 침해행위에 관하여 손해배상청구권 등 일체의 청구를 하지 않을 것이라는 내용이 포함된 확약서를 보낸 사실은 인정되나, 그러한 사실만으로 위와 같은 원고의 법적 불이익이 완전히 제거된다거나 향후 법적 분쟁이 발생할 소지가 없다고 인정하기에 부족하므로, 원고는 이 사건 심결의 취소를 구할 법률상 이익이 있다.

 

첨부: 특허법원 2021. 6. 10. 선고 20205047 판결

특허법원 2021. 6. 10. 선고 2020허5047 판결.pdf
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KASAN_무효심판 제기 후 특허권 포기 말소등록 및 권리불행사 확약서 BUT 이해관계 인정 특허법원 2021. 6. 10. 선고 2020허5047 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 8. 12. 09:05
:

 

 

대법원 판결요지

구 특허법(2013. 3. 22. 법률 제11654호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 133조 제1항 전문은 이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

 

여기서 말하는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다.

 

이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다.

 

그 이유는 다음과 같다.

특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다.

 

그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다.

 

이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 그 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다.

 

이와 달리 실시권자라는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1977. 3. 22. 선고 767 판결, 대법원 1983. 12. 27. 선고 8258 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.

 

첨부: 대법원 2019. 2. 21. 선고 20172819 전원합의체 판결

 

KASAN_[특허분쟁] Licensee 실시권자가 Licensor 특허권자를 상대로 License 대상 특허권에 대한 무효심판청구 가능 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결.pdf

대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결.pdf

 

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작성일시 : 2019. 4. 13. 11:00
:

 

 

 

 

KASAN_[특허분쟁] Licensee 실시권자가 Licensor 특허권자를 상대로 License 대상 특허권에 대한 무효심판청구 가능 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결.pdf

 

 

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작성일시 : 2019. 4. 13. 10:00
:

 

 

 

대법원 20172819 판결요지: 실시권자 licensee의 무효심판 청구 가능

 

특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다.

 

그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다.

 

이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 그 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다.”

 

대법원 201242666 판결 요지 특허무효 소급효 제한 적용 라이선스 계약 취소 불인정 + 기 지급한 로열티 반환청구 불인정 + 장래 로열티 지급의무 소멸

 

(1)   특허실시계약의 체결 이후 대상특허가 무효로 확정된 경우 특허권자가 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료를 부당이득으로 반환할 의무가 있는지 여부 - 부정

(2)   실시계약의 체결 이후 계약의 대상이 된 특허가 무효로 확정된 경우 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수 있는지 여부 부정

 

“특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적ㆍ배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.

 

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 앞서 본 바와 같이 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다. 

 

특허는 그 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약의 대상인 특허의 무효가 확정되었더라도 그 특허의 유효성이 계약체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 한, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수는 없다고 할 것이다.”

 

KASAN_[특허라이센스분쟁] 특허권자 Licensor 상대로 실시권자 Licensee가 대상특허에 대한 무효심판청구 가능 그 결과 특허무효의 경우 계약상 실시료 Royalty 지급의무 범위 및 소멸시기 대법원 2.pdf

 

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작성일시 : 2019. 4. 13. 09:00
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