대학 교수나 국가출연 연구기관 연구원이 기업과 국책과제 공동연구를 수행한 후, 참여기관 회사법인 단독명의의 특허출원서에 공동 발명자로 기재된 경우가 종종 있습니다. 사례를 보면, KIST 소속 연구원 4명을 공동연구를 했던 대학교수의 특허출원서에 발명자로 이름을 올리고, 항우연과 철도연 소속 연구원이 공동연구를 진행한 기업체명의 특허출원서에 발명자로 기재한 경우입니다.
연구원이 국가 R&D 성과를 특허 출원할 발명으로 생각했다면, 발명진흥법 제12조에서 규정한 것처럼 지체 없이 소속 연구기관에 발명완성 사실을 보고해야 합니다. 공동발명이라면 연구기관에서 공동발명에 참여한 타 기관과 공동 명의로 출원해야 합니다. 우선 그와 같은 보고의무를 위반하였다는 잘못이 있습니다.
그러나, 적극적으로 국가 R&D 성과물을 빼돌려 본인 명의로 출원한 경우와 단순히 공동발명자 또는 공동 출원인에 해당하는 제3자가 특허출원을 하면서 타 기관의 연구원을 발명자로 기재하는 경우를 동일하게 평가하기는 어렵습니다. 관련 법령이나 규정에 무관심하여 소극적으로 단순 동의한 것에 불과한 경우도 많을 것입니다.
국가연구개발사업 관리규정 등 관련 법령에서는, 국가 R&D 성과물을 "연구책임자나 연구원의 명의로 출원하거나 등록한 경우"에는 해당 연구원에게 국책과제 참여제한 1년의 재제처분 대상으로 규정하고 있습니다. 법령 문언을 엄격하게 해석하면, 단순히 발명자로만 기재된 경우라면 위 규정의 적용대상에 해당하지 않는다고 보아야 할 것입니다. 다만, 그 가담 정도가 정범에 해당할 정도인지 등 그 구체적 사정을 파악해 보고 그 정도에 따라 참여제한 등 적절한 재제처분을 할 수 있습니다.
국책연구기관 소속 연구원이나 대학소속 교수 또는 연구원 등이 해당 기관에 보고하지 않고 독자적으로 판단하여 제3자인 외부기업 또는 타 기관 명의로 출원되는 특허출원에서 발명자로 기재되면 복잡한 문제가 있습니다.
(1) 종업원인 연구원은 직무발명을 완성하면 사용자인 소속 연구기관에 보고해야 할 법적 의무가 있습니다. (2) 통상 연구기관에서 직무발명 보고 및 승계 규정을 두고 있기 때문에 이와 같은 법적 의무를 위반하여 외부인과 같이 출원하는 행위는 업무상 배임행위에 해당합니다. (3) 공동발명자의 배임행위에 적극 가담하여 특허 받을 권리를 양수하여 단독 출원한 경우에는 그 권리승계의 효력을 인정할 수 없기 때문에 공동출원 규정 위반의 특허무효 사유가 있습니다. (4) 타 기관도 연구원의 업무상 배임행위에 가담한 공동불법행위자로서 민사상 손해배상 책임뿐만 아니라 형사상 공범으로 책임 소지도 있습니다.
모두 직무발명을 전제로 한 것이므로, 해당 연구원이 진정한 직무발명자에 해당하는지 구체적으로 평가해 보는 것이 반드시 필요합니다. 진정한 직무발명자에 해당하지 않음에도 명목상 발명자로 올라 있다면 법적 책임과는 무관합니다. 공동연구 결과물에 대한 직무발명자 판단은 특허출원서 전체에 기재된 모든 내용을 기준으로 할 것이 아니고, 특허청구범위에 기재된 각 청구항 발명을 기준으로 판단해야 합니다. 특허청구항 발명의 완성에 실질적 기여가 없었다면 공동연구 과제에 참여했다는 사실만으로 발명자가 되는 것은 아닙니다. 만약 직무발명자가 아니라면 법적 책임을 추궁할 근거는 없을 것입니다.
‘종업원 발명자는 사용자에 대해 대상 특허와 관련한 추가적인 보상청구, 기타 민형사소송을 포함함 일체의 이의를 제기하지 않기로 한다.’
2. 특허법원 판결요지
“회사가 미리 일방적으로 정해 놓은 계약 또는 근무규정에 따라 종업원의 정당한 직무발명보상금 청구권을 제한하는 경우 그러한 계약 또는 근무규정이 무효라는 것일 뿐,
직무발명보상금에 대한 사용자와 종업원 사이의 합의에 의한 모든 개별 계약을 무효로 해석하여야 한다거나, ‘정당한 보상’이 이루어지지 않으면 모든 합의가 무효로 되어야 한다는 의미는 아니다.
즉, 이미 직무발명이 완료되어 구체적으로 발생한 보상금 지급청구권의 액수를 당사자가 사후에 합의한 경우마저도 일률적으로 무효라고 볼 것은 아니다.
위와 같이 판단하는 근거는 다음과 같다.
① 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리관계에 대하여 부제소특약이 이루어진 경우에는, 부제소특약으로 말미암아 그 대상으로 된 권리관계가 강행법규 위반으로 무효라는 주장을 하지 못하게 되는 결과가 초래된다 하더라도, 그러한 사정만으로 그 부제소특약이 당해 강행법규에 위반하여 무효로 된다고 볼 수는 없다(대법원 2008. 2. 14. 선고 2006다18969 판결 등 참조).
그런데 구 특허법 제40조 제1항은 직무발명에 대한 정당한 보상을 받을 권리를 규정하는 것일 뿐 그 권리관계에 대한 당사자의 처분을 직접적으로 금하는 취지의 강행법규는 아니다.
따라서 합의서에 포함된 부제소합의가 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리관계에 대하여 이루어진 것이라면, 설령 그 부제소합의로 말미암아 그 대상으로 된 구 특허법 제40조 제1항의 직무발명보상금에 관한 권리관계가 강행법규 위반으로 무효라는 주장(부제소 합의 당시 지급받은 직무발명보상금이 정당한 보상금의 액수에 미치지 못한다는 등의 주장)을 하지 못하게 된다고 하더라도 그러한 사정을 들어 그 부제소합의가 강행법규인 구 특허법 제40조 제1항에 위반하여 무효로 된다고 할 수는 없다.
② 부제소 합의 당시 이 사건 특허발명에 대한 구 특허법 제40조 제1항의 직무발명보상금 청구권이 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리관계였는지에 관하여 본다.
최종 퇴직시 발생하는 퇴직금청구권을 사전에 포기하거나 사전에 그에 관한 민사상 소송을 제기하지 않겠다는 부제소특약을 하는 것은 강행법규인 근로기준법에 위반되어 무효이다(대법원 1998. 3. 27. 선고 97다49732 판결 등 참조).
그러나 근로자가 회사를 퇴직하고퇴직금 등을 수령하면서 “회사와의 근로관계를 종료함에 있어 노사합의에 의한 퇴직금, 가산금 및 특별위로금 등 근로 대가 일체를 지급받은바, 근로관계 종료와 관련하여 추후 여하한 이의 제기도 하지 않을 것을 서약합니다.”라는 내용의 서약서에 서명한 경우,
그 문언에 표시된 대로 회사와의 근로관계가 종료됨으로 인하여 발생하는 모든 법률관계 특히 퇴직금, 가산금 및 특별위로금 등 근로 대가와 관련된 일체의 청구권을 포기한 것이거나 향후 이에 관한 민사상 소송을 제기하지 않겠다는 부제소특약을 한 것으로 봄이 합리적인 의사 해석의 방법이고, 소권이 공권이라거나 퇴직금제도 자체가 강행법규의 성질을 띠고 있다고 하여 이러한 특약을 할 수 없는 것이 아닐 뿐 아니라, 근로자가 퇴직금 청구소송을 먼저 제기한 후 서약서에 서명날인 하고서도 퇴직금 청구소송을 계속할 의사를 가지고 있었다는 사정은 근로자의 내심의 의사에 지나지 않은 것으로 그와 같은 의사가 외부로 표시된 것이 아닌 이상 의사표시의 해석에 참작할 것도 아니다(대법원 1997. 11. 28. 선고 97다11133 판결 등 참조).
나아가 회사와의 근로관계를 장차 일정한 시점에서 종료시키기로 하고 그 퇴직금과 관련하여 회사에 대하여 어떠한 청구나 이의도 하지 않겠다는 내용의 부제소 합의를 하는 것은 퇴직금의 사전포기에 해당하지 않고 따라서 근로기준법에 위반되지 않는다고 할 것이다(대법원 2006. 12. 9. 선고 2005다36762 등 참조).
위 법리를 종합하면, 근로기준법 등 강행법규상의 근로조건은 최저기준임과 동시에 강행성을 가지는 것으로서 사전에 당사자의 처분에 맡겨진 것이 아니므로 권리발생 이전에 행한 부제소 합의는 무효인 반면, 권리가 발생한 임금 및 퇴직금 등은 근로자의 사적 재산영역으로 옮겨져 근로자의 처분에 맡겨진 것이기 때문에 근로자는 자유로이 이를 포기하거나 부제소 합의를 할 수 있는 것임을 알 수 있다.
즉, 부제소 합의의 유효성은 강행법규(실체법)상의 청구권 발생 후에는 그 강행법규(실체법)상의 권리를 당사자가 자유롭게 처분하는 것이 허용되므로 그 권리에 관한 부제소 합의 또한 유효한 것이다.
구 특허법 제40조 제1항의 직무발명보상금 청구권은 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점에 발생하는 것인 것, 특허발명에 대한 특허받을 권리가 원고로부터 피고에게 승계된 후에 이루어진 합의서에 포함된 부제소 합의는강행법규(실체법)인 구 특허법 제40조 제1항의 직무발명보상금 청구권 발생 후에 이를 자유롭게 처분할 수 있는 상태에서 이루어진 것으로서 유효하다
(1)사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖는다.
(2)사용자가 직무발명을 승계한 경우 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 있은 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수 있다.
(3)이때 사용자의 이익은 회계상 이익을 의미하는 것은 아니고, 직무발명 자체에 의한 이익을 의미한다.
(4)사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자의 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수 없다.
(5)직무발명에 대한 정당한 보상을 청구하는 직무발명자가 사용자의 독점적, 배타적 이익이 있다는 점을 입증해야 한다.
(6)사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 직무발명 특허의 존재로 인해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시하지 못하게 하여 사용자의 매출이 증가하였다면 직무발명으로 인한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.
(7)사용자는 물론 경쟁회사도 직무발명을 실시하지 않았고, 직무발명 출원 당시 다양한 대체기술이 존재하여 경쟁회사가 그 대체기술을 실시할 수 있었다면 경쟁회사에서 직무발명을 실시하지 못함으로써 사용자의 매출증가 또는 이익증가를 상정할 수 없으므로, 직무발명으로 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.
(8)직무발명의 특허에 대한 무효사유가 있다는 사정만으로 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없다고 단정할 수 없다.
(9)그러나 직무발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁회사도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었다면 사용자의 독점적, 배타적 이익을 인정할 수 없다.
II. 직무발명 보상금 계산식
(1)보상금 액수= 사용자가 얻을 이익 x 발명자 공헌도(1-사용자 공헌도) x 발명자 기여율(공동발명자 중 특정 발명자의 기여도)
(2)사용자가 얻을 이익= 초과매출액 x 가상 실시료율
(3)초과 매출액= 총 매출액 x 독점권 기여율 x (발명의 기여도를 고려해야 하는 경우 그 직무발명의 기여도)
(4)사용자 이익 - 특허법원 2020. 2. 14. 선고 2018나1725 판결
‘사용자가 얻을 이익’은 사용자와 종업원 간의 분배의 대상이 되는 이익을 말하는 것으로, 당해 특허에 의하여 발생한 이익으로서 당해 특허와 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익으로 제한된다. 한편, 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 특허권에 대하여 무상의 통장실시권을 가지므로, ‘사용자가 얻을 이익’은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적 •배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. 이 사건과 같이 사용자가 스스로 직무발명을 실시한 경우, ‘사용자가 얻을 이익’은 사용자의 매출액에 가상의 실시료율을 곱한 값에서 무상의 통상실시권으로 발생한 부분을 제외하는 방식, 즉 독점권 기여율을 곱하는 방식으로 산정할 수 있다.
III. 사용자의 직무발명 적용 시 보상금 산정방법
[직무발명보상액 = 사용자의 얻을 이익 x 발명자 공헌도 x 각 공동발명자 기여도]라는 간략한 산식으로 계산됩니다. 여기서 핵심 쟁점은 직무발명 실시로 사용자가 얻을 이익을 산정하는 방법입니다. 그 중에서도 자기실시의 경우 사용자 이익 산정이 가장 어렵습니다.
다수의 판결에서 [사용자의 이익 = 해당 매출액 x 직무발명 기여도(직무발명으로 인한 초과 매출 비율) x 가상 실시료율 x 독점권 기여율]이라는 계산식을 사용하였습니다. 이처럼 곱하기를 계속하여 얻은 결과인 종업원의 직무발명 보상금액이 매우 작은 수치로 나오는 경우가 대부분입니다. 판결들을 살펴보면 직무발명의 자기실시에 대한 보상금 청구소송은 대부분 매우 적은 금액만 인정되는 상황입니다. 기술이전 또는 라이선스에 대한 로열티 수익을 기준으로 하는 처분보상, 실적보상의 경우와 비교해 볼 때 그 차이가 확연할 정도로 소액입니다.
이론상 자기실시에 대한 직무발명보상과 기술이전 또는 라이선스에 대한 처분보상/실적보상은 사용자에게 인정되는 무상의 통상실시권에 해당하는 부분만 차이가 있을 뿐입니다. 보상액 산정에서 그 부분만 빼거나 보정해주는 것이 맞습니다.
예를 들어, 사용자가 제3자로부터 라이선스를 받아 실시하는 상황을 가정한 가상의 실시료률에서 통상실시허락 대가에 해당하는 실시료률을 공제하면 직무발명으로 인한 독점적 이익을 산정할 수 있습니다. 이론적으로 [가상의 실시료율 x 독점권 기여율 = 전용 실시료율 - 통상 실시료율]로 산정할 수 있습니다.
통상 기술료(Royalty)는 순매출(net sale) x 실시료률(royalty rate)로 산정합니다. 여기서 결과값에 큰 영향을 미치는 factor는 매출액입니다. 미국특허 판례와 통설은 특허발명이 적용된 거래대상 최소단위 물품, 소위 the smallest saleable patent practice unit (SSPPU) 기준을 채택하고 있습니다. 화학물질, 의약품 분야에서도 동일한 입장입니다.
직무발명 자기실시 사안에서 직무발명으로 인한 사용자 이익을 산정하는 우리 판결의 논리는 기술사용료(royalty) 산정방식으로 얻은 값에 다시 그 직무발명으로 인한 매출증가 기여율을 곱하는 것과 같습니다.
제3자 실시에 관련된 기술이전 또는 라이선스 수익에 대한 처분보상이나 실적보상과 비교해 볼 때, 사용자의 자기실시의 경우에만 기술사용료 중 통상실시권 부분만 제외하는 것이 아니라 나아가 초과매출기여율을 곱하여 기술사용료 중 극히 일부만 사용자의 이익으로 인정하는 것입니다. 실적보상과 비교할 때 형평이 맞지 않습니다. 가상의 기술사용료 수익에서 통상실시권에 해당하는 기술사용료 수익을 공제하는 것이 옳다 생각합니다. 즉, 곱셈이 아니라 뺄셈이 적용되어야 할 것입니다.
위와 같은 논리에 따르면, 사용자의 자기실시에 대한 직무발명보상액은 [사용자의 이익 = 매출액 x 가상 실시료율 x 독점권 기여율] x 발명자 공헌도 x 각 공동발명자 기여도로 산정함이 타당합니다. 가상의 실시료율에 직무발명으로 인한 기여도 또는 초과매출 비율 등이 반영된 것으로 보아야 합니다. 기존의 판결은 이미 반영된 요소를 다시 중복해서 곱하는 것과 다름 없다 생각합니다.
IV. 사용자의 직무발명 실시보상 시 보상금액 산정 쟁점 및 실무적 포인트
구 특허법과 발명진흥법에서 직무발명 보상금의 산정기준을 직무발명으로 인해 사용자가 얻을 이익, 사용자와 종업원의 각 공헌도, 발명자 개인의 기여도를 종합적으로 고려하여 산정한다고 규정하고 있습니다. 그 중에서, 직무발명으로 인한 사용자의 이익액 산정이 출발점이지만 소송 실무상 매우 어려운 문제입니다. 특히, 사용자가 자기 실시한 경우에는 사용자 매출로부터 직무발명에 기인한 이익액을 산정해야 하므로, 소송실무상 가장 어려운 쟁점이 많습니다.
원칙적으로 사용자는 종업원의 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 취득하므로, 그 범위를 넘어 직무발명을 독점함으로써 얻는 이익만을 직무발명 보상금 산정의 대상인 사용자가 얻을 이익으로 봅니다. 사용자의 이익 중에서 직무발명에 관한 부분을 분리하여 산정하고, 다시 독점적 지위에 기인한 부분만을 분리하여 산정한다는 것은 실무상 매우 어렵습니다.
사용자의 매출 중에서 직무발명으로 인한 발생하는 매출액을 산정하고, 그것으로부터 회계수법을 사용하여 사용자의 수익을 산정하면, 일단 직무발명과 관련된 사용자의 총 이익액이 산정됩니다. 여기에는 사용자가 획득한 무상의 통상실시권에 기인한 부분과 독점적 지위에 기인한 부분이 모두 포함되어 있습니다. 그 중에서 통상실시권을 넘어선 독점권으로 인한 이익액을 산정해야 합니다. 실무적으로 구체적 산정이 매우 어려운 일로, 실제 보상금청구 사건 판결에서도 대부분 근거를 밝히지 않고 있습니다.
따라서, 재판부에서 관련 사실, 주장과 증거 등을 종합적으로 고려하여 자유심증으로 결정합니다. 거칠게 얘기하면 재판부 재량으로 결정한다고 할 수 있습니다. 예를 들면, 쌍방 과실에 의한 교통사고인 경우 각 당사자의 과실비율을 어떻게 정하는가 문제와 유사합니다.
법원이 모든 관련 사정을 종합적으로 고려하여 상식에 비추어 합리적으로 결정할 수 밖에 없습니다. 절대적 기준이 있을 수 없으므로 누구도 명확하게 구체적 산정 근거를 댈 수 없는 사항으로 판사의 자유심증에 의할 수 밖에 없습니다. 이와 같이 구체적 근거를 댈 수 없는 비율을 정하는 소송은 1심 재판이 매우 중요합니다. 상급심에서 1심 법원이 정한 비용에 대해 다소 불만이 있다고 하더라도 함부로 변경하기 어렵습니다. 비율을 변경한 구체적 근거를 제시할 수 있다면 문제 없으나, 그렇지 않다면 불리한 판단을 받은 당사자로부터 무슨 근거로 변경한 것이냐 등 격렬한 비판을 받을 것이 뻔한 일입니다.
한편, 독점적 지위에 기인한 이익을 산정하는 것이므로, 직무발명에 대해 전용실시권을 설정한 사례가 있다면 일응의 기준이 될 수 있습니다. 전용실시권 설정 대가로부터 이익액을 먼저 산정한 후, 여기에서 무상의 통상실시권 부분을 제외하면 될 것입니다. 적어도, 전용실시권 설정 대가보다는 적어야 합니다. 여기에 덧붙여, 통상실시권 설정 사례가 있다면, 전용실시권 설정대가에서 통상실시권 설정대가를 공제하면 될 것입니다. 통상실시권만 설정된 사례가 있다면 적어도 통상실시권은 무상이므로, 이를 넘어서는 사용자의 이익부분을 직무발명 보상금 산정의 대상인 사용자 이익으로 산정해야 할 것입니다.
실제 사건에서 사용자의 총 이익 중에서 독점적 지위로 인한 이익율을 50%로 본 사례도 있고, 30%로 본 사례도 있습니다. 이와 같은 유사 사례의 이익율을 잘 검토하고 연구한 후 가장 유리한 자료를 재판부에 제공하고, 또 자기 주장을 뒷받침할 수 있는 논리를 개발하여 제출하는 것이 필요합니다. 동일한 기준을 적용해야 한다면 왜 그런지, 종전 사례와 다른 비율을 적용해야 한다는 그 이유는 무엇인지 등을 설득력 있게 주장해야 할 것입니다.
그 다음으로, 사용자의 이익액이 산정된 후, 여기에 발명자 공헌도를 곱해야 발명자로부터 기인한 이익액수가 산정됩니다. 발명자 공헌도는 절대적인 기준이 아니라 직무발명에 대한 사용자와 발명자의 상대적 공헌도를 산정하는 것입니다. 마찬가지로 관련 사실을 종합적으로 고려하여 재판부가 합리적 기준으로 자유심증으로 결정합니다. 우리나라 판결에서는 발명자 공헌도를 10%로 본 사례가 가장 많습니다. 다만, 실제 발명자 공헌도를 15%로 본 경우도 있고, 그 이상으로 볼 수 있는 경우도 많습니다. 참고로, 중국법원이 최근 발표한 가이드라인에서는 발명자 공헌도를 적어도 20%로 보아야 한다고 규정되어 있습니다.
그 다음 산정요소는 공동발명자의 각 기여도입니다. 발명자가 1명인 경우에는 발명자 공헌도가 마지막 고려요소입니다. 그러나, 복수의 발명자가 있는 경우 발명자 사이 상대적 기여율을 곱하면 각 발명자의 직무발명 보상금이 산정됩니다. 여기에서 종전에 받았던 출원보상, 등록보상 등 직무발명보상금을 공제하면 소송을 통해 받을 수 있는 직무발명 보상금이 최종적으로 산정됩니다.
통상 회사와 직무발명자인 퇴직자 사이에는 직무발명 보상금 소송과 함께 영업비밀 침해소송 등 복잡한 법적 분쟁이 많습니다. 분쟁 초기부터 폭넓은 안목으로 관련된 법적 리스크를 모두 포착하여 긴 안목의 종합적인 법적 분쟁 대응전략을 수립하는 것이 필요할 것입니다.
대법원 2015. 4. 9. 선고 2014다85216 판결 - "소멸시효 중단사유로서의 채무의 승인은 시효이익을 받을 당사자인 채무자가 소멸시효의 완성으로 권리를 상실하게 될 자에 대하여 그 권리가 존재함을 인식하고 있다는 뜻을 표시함으로써 성립한다고 할 것이며,
그 표시의 방법은 아무런 형식을 요구하지 아니하고, 또 그 표시가 반드시 명시적일 것을 요하지 않고 묵시적인 방법으로도 가능한 것이기는 하지만, 그 묵시적인 승인의 표시는 적어도 채무자가 그 채무의 존재 및 액수에 대하여 인식하고 있음을 전제로 하여 그 표시를 대하는 상대방으로 하여금 채무자가 그 채무를 인식하고 있음을 그 표시를 통해 추단하게 할 수 있는 방법으로 행해져야 할 것이고, 소멸시효의 중단사유로서 채무자에 의한 채무승인이 있었다는 사실은 이를 주장하는 채권자 측에서 입증하여야 한다(대법원 2007. 11. 29. 선고 2005다64552 판결등 참조)."
2.묵시적 방법으로 한 채무승인 존재여부 판단
대법원 2008. 7. 24. 선고, 2008다25299 판결 - 소멸시효 이익의 포기 사유로서의 채무의 승인은 그 표시의 방법에 아무런 제한이 없어 묵시적인 방법으로도 가능하기는 하지만, 적어도 채무자가 채권자에 대하여 부담하는 채무의 존재에 대한 인식의 의사를 표시함으로써 성립하게 되고, 그러한 취지의 의사표시가 존재하는지 여부의 해석은 그 표시된 행위 내지 의사표시의 내용과 동기 및 경위, 당사자가 그 의사표시 등에 의하여 달성하려고 하는 목적과 진정한 의도 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식에 따라 객관적이고 합리적으로 이루어져야 한다.
구체적 사안의 판단: 채무자가 채권자로부터 소멸시효가 완성된 연대보증채무의 이행청구를 받고 그 채무액의 일부를 지급하고 사건을 종결하자는 내용의 합의안을 제의하였다가 거절당한 사안에서, 합의안 제의의 배경 등 제반 사정에 비추어 채무자가 위 합의안을 제의한 사실만으로 채권자에게 연대보증채무를 부담하고 있다는 채무승인의 뜻을 확정적으로 표시한 것이라고 해석하기 어렵다고 판결.
3.소멸시효 완성 후 채무승인 - 시효이익의 포기 판단기준
대법원 2013. 7. 25. 선고 2011다56187 판결 – “시효이익을 받을 채무자는 소멸시효가 완성된 후 시효이익을 포기할 수 있고, 이것은 시효의 완성으로 인한 법적인 이익을 받지 않겠다고 하는 효과의사를 필요로 하는 의사표시이다.
그리고 그와 같은 시효이익 포기의 의사표시가 존재하는지의 판단은 표시된 행위 내지 의사표시의 내용과 동기 및 경위, 당사자가 의사표시 등에 의하여 달성하려고 하는 목적과 진정한 의도 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식에 따라 객관적이고 합리적으로 이루어져야 한다.”
대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다92784 판결 - 소멸시효 이익의 포기사유로서의 채무의 승인은 그 표시의 방법에 아무런 제한이 없어 묵시적인 방법으로도 가능하기는 하지만, 적어도 채무자가 채권자에 대하여 부담하는 채무의 존재에 대한 인식의 의사를 표시함으로써 성립하게 되고, 그러한 취지의 의사표시가 존재하는지 여부의 해석은 그 표시된 행위 내지 의사표시의 내용과 동기 및 경위, 당사자가 그 의사표시 등에 의하여 달성하려고 하는 목적과 진정한 의도 등을 종합적으로 고찰하여 사회정의와 형평의 이념에 맞도록 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식에 따라 객관적이고 합리적으로 이루어져야 한다(대법원 2008. 7. 24. 선고 2008다25299 판결).
4.이론적 구별: 소멸시효 완성 전 채무승인 – 소멸시효 중단사유 vs 소멸시효 완성 후 채무승인 - 시효이익의 포기
소멸시효 중단사유로서의 채무승인은 시효이익을 받는 당사자 채무자가 소멸시효의 완성으로 채권을 상실하게 될 자에 대하여 상대방의 권리 또는 자신의 채무가 있음을 알고 있다는 뜻을 표시함으로써 성립하는 이른바 “관념의 통지”입니다. 효과의사가 필요하지 않습니다.
그러나 시효완성 후 소멸시효 중단사유에 해당하는 채무의 승인이 있더라도 그것만으로는 곧바로 소멸시효 이익의 포기라는 의사표시가 있었다고 단정할 수 없습니다. 시효완성 후 시효이익의 포기가 인정되려면 시효이익을 받는 채무자가 시효의 완성으로 인한 법적인 이익을 받지 않겠다는 효과의사가 필요합니다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2011다21556 판결).
판례는 “시효완성 후 소멸시효 중단사유에 해당하는 채무의 승인이 있었다 하더라도 그것만으로는 곧바로 소멸시효 이익의 포기라는 의사표시가 있었다고 단정할 수 없다.”고 판시하고 있습니다. 시효완성 후 소멸시효 중단사유에 해당하는 채무의 승인(관념의 통지)이 있다는 사정만으로 소멸시효 이익의 포기라는 '의사표시'가 있었다고 단정할 수 없고, 나아가 시효이익의 포기라는 의사표시가 과연 존재하는지 여부에 대해 엄격한 기준에 따라 구체적으로 더 살펴보아야 합니다.
실무쟁점 - 회사에서 직무발명 실적보상규정을 새로 만든 경우 – 기존의 직무발명보상청구권에 대한 소멸시효 중단사유 채무승인 OR 소멸시효 완성 후 시효이익의 포기로 볼 수 있는지 여부
5.기존의 직무발명청구권의 소멸시효 기간 중 소멸시효 중단사유인 채무승인 여부
직무발명보상규정, 특히 실적보상규정을 새로 만든 경우에도 일반적 규정이고 특정한 채무를 대상으로 하지 않습니다. 따라서 구체적 사안에 대한 직무발명보상청구권, 특정 채권에 대한 채무승인으로 소멸시효 중단사유로는 보기 어렵습니다.
대법원 2015. 4. 9. 선고 2014다85216 판결에서 "소멸시효 중단사유로서의 채무의 승인은 시효이익을 받을 당사자인 채무자가 소멸시효의 완성으로 권리를 상실하게 될 자에 대하여 그 권리가 존재함을 인식하고 있다는 뜻을 표시함으로써 성립한다”고 판시하고 있는데, 여기서 그 권리는 추상적, 일반적 권리가 아니라 구체적, 특정 채권을 의미한다고 보아야 할 것입니다.
또한, 대법원 2008. 7. 24. 선고, 2008다25299 판결에서도 채무자가 채권자로부터 소멸시효가 완성된 연대보증채무의 이행청구를 받고 그 채무액의 일부를 지급하고 사건을 종결하자는 내용의 합의안을 제의하였다가 거절당한 사안에서, 합의안 제의의 배경 등 제반 사정에 비추어 채무자가 위 합의안을 제의한 사실만으로 채권자에게 연대보증채무를 부담하고 있다는 채무승인으로 인정하지 않았습니다. 이와 같이 판례는 소멸시효 중단사유 채무승인을 상당히 엄격하게 판단합니다.
6.소멸시효 완성 후 시효이익의 포기로 해석되는 채무승인에 해당하는지 여부
소멸시효 중단사유 채무승인은 채무의 존재를 인정하는 관념의 통지에 해당하지만, 시효이익의 포기는 여기서 더 나아가 그 이익을 포기한다는 효과의사를 요건으로 합니다. 즉, 직무발명보상금 채무의 존재를 인정하는 것 뿐만 아니라 그것이 소멸시효가 완성되어 더 이상 지급하지 않아도 되지만 굳이 지급하겠다는 의사표시, 즉 시효완성이라는 법적 이익을 포기한다는 효과의사까지 더해져야만 소멸시효 완성으로 인한 시효이익의 포기가 성립됩니다.
그런데, 실적보상규정을 제정한 것을 소멸시효 중단사유인 채무승인으로도 볼 수 없다 할 것이므로, 채무의 존재를 인정한다는 것을 전제로 하여 이익포기라는 효과의사까지 요구하는 시효이익의 포기에는 당연히 이를 수 없습니다.
7.소멸시효 중단사유인 법률적 장애가 발생한 것인지 여부
통상 실적보상규정은 소멸시효 진행의 법률적 장애로 보는 경우가 많습니다. 새로 만든 실적보상규정이 기존의 직무발명보상청구권에 대한 소멸시효 관련 법률적 장애로서 소멸시효 중단사유로 볼 수 있는지 여부는 새로운 실적보상규정의 적용범위에 따라 달라질 것입니다.
(1)사용자와 종업원 사이에 직무발명보상청구권이 발생한 후 소멸시효 기간이 경과하기 전 사안에 대해서도 새로운 실적보상규정을 적용하기로 하고, 그 실적보상규정에 따르면 실적보상에 관한 심의 및 결정 등 절차를 거쳐야 한다고 규정하고 있다면, 판례에서 말하는 소멸시효 중단사유인 법률적 장애가 있다고 보아야 할 것입니다.
(2)그러나, 새로운 실적보상규정은 기존의 직무발명에 대해서는 적용하지 않고 그 규정의 시행일 이후 승계된 직무발명에 대해서만 적용한다고 정한다면 기존의 직무발명보상청구권의 소멸시효에 어떤 영향도 미치지 않을 것입니다.
직무발명 보상청구권은 채권을 행사할 수 있는 때부터 소멸시효 기간이 진행됩니다(민법 제166조 제1항). 그 권리행사에 법률상의 장애사유, 예컨대 기간의 미도래나 조건불성취 등이 있는 특별한 경우를 제외하고, 원칙적으로 직무발명을 사용자에게 승계한 날부터 직무발명보상청구권을 행사할 수 있습니다. 판례는 늦어도 출원일로부터 행사할 수 있다고 봅니다.
2.소멸시효 중단사유: 채무승인 - 출원보상금 및 등록보상금 지급
민법 제168조에서 채무승인을 소멸시효의 중단사유로 규정하고 있습니다. 채무의 일부를 변제하는 경우 채무 전부에 관하여 시효중단의 효력이 발생합니다(대법원 1980. 5. 13. 선고 78다1790 판결). 중단된 날로부터 소멸시효는 다시 진행됩니다.
직무발명보상으로 출원보상 뿐만 아니라 등록보상을 하는 경우가 많습니다. 직무발명에 대한 특허등록, 실용신안등록을 완료한 후 등록보상을 하기 때문에 출원일과 상당한 기간 차이가 있습니다. 해외출원 후 개별국가 등록보상의 경우는 더욱 그렇습니다.
직무발명에 대한 출원보상금, 등록보상금, 해외출원보상금, 해외등록보상금 지급은 모두 직무발명보상금의 일부 지급이 분명합니다. 직무발명보상금채무 중 일부 변제로 각 소멸시효의 중단사유 중 하나인 채무승인에 해당할 것입니다.
발생 가능한 경우를 나누어 설명하면 다음과 같습니다.
(1) 사용자가 보상을 전혀 한 적이 없는 경우 특별한 사정이 없다면 직무발명보상 청구권은 직무발명승계일, 늦어도 출원일로부터 10년이 경과하면 소멸시효 완성으로 더 이상 행사할 수 없습니다.
(2) 출원보상을 한 경우라면 직무발명보상청구권의 소멸시효 기산일은 출원일이 아니라 출원보상금 지급일로 보아야 할 것입니다. 그 차이가 길지 않을 것으로 실무상 중요하지 않습니다.
(3) 등록보상을 한 경우라면 등록보상금 지급일, 해외등록보상을 한 경우라면 해외등록보상일 중 가장 늦은 날부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 할 것입니다. 그 기간 차이가 수년인 경우도 많을 것이므로 실무적으로 매우 중요합니다.
3.소멸시효 중단사유: 법률적 장애 - 실적보상규정 + 실적보상금 미지급
실적보상 또는 처분보상 규정이 있는 경우, 실무상 직무발명보상청구권 소멸시효의 완성여부가 중요한 쟁점입니다. 법원은 사용자가 등록보상의 등급심사를 거쳐 등록보상금을 차별 지급하는 경우는 실적보상규정과 동일하게 그 보상금의 지급조건 및 시기를 규정한 것으로서 법률상 장애사유로 인해 소멸시효가 진행하지 않는다고 봅니다(서울고등법원 2012나53644 판결). 즉 실적보상을 하기 전까지 소멸시효는 중단된 것으로 봅니다.
4.소멸시효기간 경과 후, 소멸시효 완성 후 시효이익의 포기
대전지방법원 2016. 7. 6. 선고 2012가합37415 판결에서, 소멸시효기간 10년이 경과한 후 사용자가 직무발명자에게 등록 및 출원한 특허에 관하여 5,528,260원을 보상금으로 지급하는 내용의 직무발명보상합의서를 작성하여 제시한 경우를 시효이익의 포기로 보았습니다. 즉 법원은 "직무발명에 관하여 보상금 5,528,260원을 지급한다는 내용의 ‘직무발명보상 합의서’를 제시한 사실을 인정할 수 있다. 이로써 피고 D은 이 사건 특허발명에 관하여 시효이익의 포기에 해당하는 채무승인을 하였다고 봄이 타당하다"고 판결하였습니다.
5.해외출원에 대한 출원보상 또는 등록보상 – 소멸시효 중단사유 채무승인
특허권은 각국마다 발생하는 독립된 권리이지만 직무발명보상청구권은 발명으로부터 발생하는 하나의 권리로서 특허권과 구별됩니다. 따라서 다수 국가에 출원 및 등록한 경우 승계일로부터 10년의 소멸시효기간이 경과된 경우에도 해외출원 등록보상을 받은 최후 일자로부터 10년 이내라면 소멸시효는 완성되지 않았다고 보아야 할 것입니다. 해외출원에 대한 출원보상, 등록보상을 소멸시효 중단사유인 채무승인으로 볼 수 있기 때문입니다.
사용자 회사법인을 지주회사와 제조회사로 법인분할한 경우 직무발명보상금청구권 소멸시효 및 시효이익 포기 인정 사례: 대전지방법원 2016. 7. 6. 선고 2012가합37415 판결
1.법인분할 + 연대책임
분할회사는 분할 전의 분할회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다(상법 제530조의9 제1항). 따라서, 직무발명보상금도 특별한 사정이 없는 한 분할회사들은 모두 연대하여 지급할 의무가 있다고 판결하였습니다.
2.시효이익 포기 + 부진정 연대채무 + 분할회사에 대한 효력
"제조판매 담당 피고 분할회사에서 2012. 12. 중순경 원고 직무발명자에게 등록 및 출원한 특허에 관하여 5,528,260원을 보상금으로 지급하는 내용의 직무발명보상합의서를 작성하여 제시하였고, 이 사건 특허발명이 포함되어 있으므로, 원고들의 직무발명보상금 청구권의 소멸시효가 중단되었거나, 피고들이 소멸시효 완성의 이익을 포기한 것이라고 주장하였습니다."
법원은 "직무발명에 관하여 보상금 5,528,260원을 지급한다는 내용의 ‘직무발명보상 합의서’를 제시한 사실을 인정할 수 있다. 이로써 피고 D은 이 사건 특허발명에 관하여 시효이익의 포기에 해당하는 채무승인을 하였다고 봄이 타당하다"고 판결하였습니다.
그러나, 피고 D에서 분할된 지주회사 피고 C에 대한 관계에서는 다음과 같이 책임범위가 서로 다르다고 판결하였습니다.
"분할로 인하여 설립되는 회사 또는 존속하는 회사(이하 ‘분할당사회사’라고 한다)가 상법 제530조의9 제1항에 의하여 각자 분할계획서나 분할합병계약서에 본래 부담하기로 정한 채무 이외의 채무에 대하여 연대책임을 지는 경우,
이는 회사분할로 인하여 채무자의 책임재산에 변동이 생기게 되어 채권 회수에 불이익한 영향을 받는 채권자를 보호하기 위하여 부과된 법정책임으로서
특별한 사정이 없는 한 그 법정 연대책임의 부담에 관하여 분할당사회사 사이에 주관적 공동관계가 있다고 보기 어려우므로,
분할당사회사는 각자 분할계획서나 분할합병계약서에 본래 부담하기로 정한 채무 이외의 채무에 대하여 부진정연대관계에 있고(대법원 2010. 8. 26. 선고 2009다95769판결 참조),
부진정연대채무에 있어서는 채무자 1인에 대한 이행청구 또는 채무자 1인이 행한 채무의 승인 등 소멸시효의 중단사유나 시효이익의 포기가 다른 채무자에게 효력을 미치지 않는다(대법원 2011. 4. 14. 선고 2010다91886 판결 참조).
따라서, 피고 D이 원고 A에 대한 시효이익을 포기하였다고 하더라도, 그 시효이익포기의 효력은 피고 C에 미치지 않는다."
1.사용자는 종업원으로부터 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖고 있습니다.
2.사용자가 종업원의 직무발명을 승계하여 특허출원, 등록을 거쳐 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있는 경우 직무발명을 승계하지 않았던 경우와 비교하여 더 불리한 취급을 할 수 없으므로, 개념상 특허권자의 실시권과 별도로 직무발명을 자유롭게 실시할 수 있는 무상의 통상실시권에 해당하는 법적이익을 보유하고 있습니다.
3.사용자의 권리인 무상의 통상실시권 때문에, 사용자가 직무발명을 승계하여 특허권을 보유하고 있고, 또한 그 특허발명을 실시하고 있다는 사실만으로는 종업원 직무발명자가 사용자에게 그 직무발명에 대한 정당한 보상을 청구할 수 있는 근거는 될 수 없습니다.
4.사용자가 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 인정되는 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수 있습니다.
5.또한, 사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수 없습니다. 종업원 직무발명자에게 사용자의 독점적, 배타적 이익이 있다는 사실을 주장, 입증할 책임이 있습니다.
6.이와 같은 직무발명의 정당한 보상에 관한 법리에 비추어 볼 때, 현재 실무상 직무발명자에 대한 출원보상, 등록보상은 사용자의 독점적, 배타적 이익과 무관하게 운영되고 있습니다. 일괄적으로 지급하는 출원보상과 등록보상은 직무발명보상에 관한 법리와 관계없으므로 특허법 및 발명진흥법에 따른 직무발명보상에 해당하지 않는다고 평가할 수도 있습니다.
7.발명진흥법 제15조에서는 사용자가 직무발명보상규정을 정해 출원보상, 등록보상 등을 하는 경우 일정한 요건을 충족하면 종업원 직무발명자에게 직무발명에 대한 정당한 보상을 한 것으로 본다(제15조 제6항 본문)라고 명시적으로 규정하고 있습니다. 즉, 발명진흥법에서는 직무발명의 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없더라도 출원보상, 등록보상도 발명진흥법에 따라 일정한 요건을 충족하였다면 정당한 보상으로 본다는 것입니다.
8.그러나 사용자가 직무발명을 승계하였으나 그 직무발명의 인한 사용자의 독점적, 배타적 이익이 없고, 출원보상, 등록보상 규정도 발명진흥법에 따른 요건을 충족하지 못한 경우에는, 출원보상, 등록보상을 직무발명에 대한 정당한 보상으로 볼 수 없습니다. 따라서 그와 같은 상황에서 직무발명자 종업원은 직무발명을 승계한 사용자에게 정당한 보상을 청구할 근거가 없다 할 것입니다.
발명진흥법 제15조 (직무발명에 대한 보상)① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.
② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.
③ 사용자등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원등의 과반수의 동의를 받아야 한다.
④ 사용자등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다.
⑤ 사용자등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
⑥ 사용자등이 제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
사용자가 직무발명을 직접 실시하거나 기술이전 또는 license out 하여 사용자에게 이익이 발생하였거나 장래 발생할 수 있는 경우 그 사용자의 이익 중에서 일부를 발명자에게 보상하는 실적보상 또는 실시보상이 실무적 포인트입니다.
기술이전 또는 라이선스 계약의 경우라면 직무발명 특허의 무효여부는 문제될 수 없습니다. 그러나, 사용자 자기실시의 경우에는 특허권자인 사용자가 특허무효를 주장하는 경우도 있습니다. 따라서 특허무효 가능성을 미리 체크해 보아야 합니다.
우선 진정한 발명자를 확정해야만 합니다. 공동발명의 경우 진정한 발명자 사이 각 발명자의 기여율을 확정해야 합니다.
이때 특허청구항을 기준으로 판단하는 것이 매우 중요합니다. 특허발명은 특허청구범위에 기재된 사항으로 정한다는 것이 특허법리입니다. 특허명세서 전체를 기준으로 하는 것이 아니고 특허청구범위의 각 청구항 기재사항을 기준으로 파악되는 기술내용입니다. 예외적으로 특허출원 전 회사에 제출한 직무발명신고서에 기재된 사항도 고려요소가 될 수 있습니다.
사용자의 자기실시 여부도 특허청구범위에 기재된 기술내용을 실제 활용하는 경우에만 인정될 것입니다. 특허청구항을 기준으로 구체적으로 검토해야 합니다. 제3자의 무단실시를 가정하여 특허침해로 판단되는 경우와 다름없습니다.
2. 특허청구범위 기재사항에 근거한 발명자 요건 및 특허무효 가능성 체크
먼저, 특허출원서 및 특허증에 발명자로 기재된 자도 본인이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야만 합니다. 통상 사용자는 해당 직무발명자가 진정한 발명자가 아니라고 주장하는 경우가 많습니다. 발명자가 아니라는 점을 입증하면 직무발명 보상금 지급의무를 면할 수 있기 때문입니다. 따라서, 사용자는 거의 모든 직무발명보상금청구소송에서 해당 직무발명자가 진정한 발명자인지 여부를 철저하게 검토하고 공격 가능한 포인트를 모두 제기할 것입니다. 직무발명자는 그와 같은 공격에 대한 사전 대비가 있어야만 합니다.
사용자는 연구노트 등 발명관련 자료를 모두 보유하고 있을 뿐만 아니라 재직 중인 공동발명자로부터 적극적인 협조까지 얻을 수 있으므로 퇴직한 직무발명자에 비해 훨씬 유리한 위치에 있습니다. 따라서, 직무발명보상금청구소송을 고려하는 종업원 직무발명자는 직무발명의 경위, 구체적 기여내용 등을 미리 체크하고 준비하지 않으면 실제 소송에서 패소할 가능성이 높습니다.
예를 들면, 동료 연구원이었던 공동발명자라도 재직 중 회사를 상대로 하는 소송에서는 회사 이익을 위해 퇴직한 직무발명자의 기여를 전면 부인하기도 합니다. 연구노트 등 자료 중에서 퇴직 연구원에게 유리한 자료는 제출하지 않고 불리한 자료만 골라 제출하면서 발명자 요건뿐만 아니라 그 기여도를 다툴 것입니다.
이와 같은 공격에 대비하여, 소송 전에 미리 동료 연구원, 공동발명자를 만나 상호이익이 되는 협력방안을 협의할 필요가 있습니다. 공동발명자들은 직무발명보상금을 자신의 기여율에 따라 배분 받을 수 있습니다. 따라서, 사용자로부터 직무발명보상금을 받을 수 있는 같은 입장이지만, 상호간에는 그 기여율에 따라 배분하는 경쟁관계에 있습니다. 신중한 논의와 협의가 필요합니다.
또한, 직무발명보상금소송을 제기하기 전 사용자가 특허무효 주장을 할 수 있는지 등을 미리 체크해 보아야 할 것입니다. 특허발명은 특허청구범위에 기재된 사항을 기준으로 정한다는 점을 다시 강조합니다. 막연하게 본인이 개발한 기술내용을 기준으로 하거나 또는 특허명세서 전체 내용을 기준으로 한다면 부정확하거나 엉뚱한 판단을 할 위험성이 높습니다. 특허청구범위의 각 청구항의 구체적 기재내용을 꼼꼼하게 살펴보아야 할 것입니다.
3. 직무발명의 적용사실 입증
사용자는 직무발명을 실시하여 수익을 내는 경우에도 실적 보상금을 지급하지 않거나 또는 지급한 보상금이 정당한 보상금으로 보기 어려운 소액인 경우가 대부분입니다. 직무발명자로서는 직무발명보상금청구소송을 통해 정당한 보상을 받으려고 시도하는 것은 당연할 것입니다.
직무발명자는 사용자가 직무발명을 실제 적용하여 수익을 낸다는 사실을 입증해야만 합니다. 이때 특허청구범위에 기재된 발명기술을 사용자가 실시하는지 여부를 특허법리에 따라 판단해야 합니다. 물론 법률에서 직무발명 중 특허 출원하지 않는 기술의 활용에 대한 보상청구도 가능하다고 규정하지만 아직까지 실제 재판사례는 없습니다. 현실적으로 직무발명보상청구소송은 특허청구범위를 기준으로 한 특허발명을 전제로 합니다.
제3자의 무단실시를 대상으로 하는 특허소송에서 특허침해 입증과 판단이 매우 어려운 것과 마찬가지로 사용자의 자기실시 입증과 판단도 쉽지 않습니다. 특히 제조방법발명의 실시여부 입증은 매우 어렵습니다.
특히 사용자가 기술적용 및 실시 관련 자료를 모두 보유하고 있고, 영업비밀 보호 등 다양한 이유로 해당 자료를 법원에 제출하는 것을 거부할 것입니다. 사용자 본인에게 불리한 자료를 자진하여 제출할 것으로 기대할 수 없습니다. 사용자의 비협조에도 불구하고 직무발명 실시를 입증할 수 있어야만 합니다.
직무발명보상금청구소송을 제기하기 전에 사용자의 직무발명 기술적용 사실을 입증할 수 있는 객관적 증거자료를 확보해 두어야 할 것입니다. 제품설명서, 팜플렛, 매뉴얼 등 자료뿐만 아니라 내부 직원의 진술, 거래처의 확인 진술 또는 샘플 등을 확보할 수 있다면 좋을 것입니다.
4. 매출 및 수익 자료 확보
직무발명보상금액 산정은 사용자가 직무발명으로 인해 얻을 이익을 근거로 합니다. 사용자의 이익에 관한 모든 자료가 사용자의 수중에 있고, 직무발명자가 이를 확보하기가 매우 어렵습니다. 따라서, 일단 소송이 시작되면 확보하기 어려운 매출관련 자료, 관련자의 진술 등을 미리 확보할 수 있다면 소송에서 유리하게 활용할 수 있을 것입니다.
민사소송법에 따라 회사에 대한 문서제출명령 등을 통해 관련 자료를 법원에 제출하도록 할 수 있지만, 여러 가지 핑계를 들어 협조하지 않을 경우를 대비하여 회사를 신청할 수 있는 대상자료의 존재, 대강의 내용 등을 미리 확인해 둔다면 소송에서 많은 도움이 될 것입니다. 만약 직무발명이 부품이나 s/w인 경우 완성품의 매출에서 차지하는 비율을 산정할 수 있는 자료를 확보할 수 있는지 여부도 중요합니다.
참고로, 지재권 관련 소송에서 그 대상 지재권의 가치 또는 침해시 손해액 등을 산정하는 것은 현실적으로 매우 어렵기 때문에, 하나의 방안으로 국세청에서 매년 고시하는 각 직종별 표준 수익율 자료를 활용하는 경향이 있습니다. 예를 들면, 직무발명을 실시하는 제품의 매출을 입증한다면 여기에 평균 업계 수익율을 곱하거나 재무제표의 그 해 영업이익율을 곱하는 방식으로 사용자의 이익을 산정할 수 있습니다. 물론, 이것이 정확하다는 것은 아니지만, 다투는 측에 입증책임이 있으므로 그 과정에서 보다 정확한 이익이 산정될 수도 있고, 그렇지 않다면 비록 부정확하더라도 법원 재량으로 그 액수를 인정하는 것입니다. 이와 같은 자료를 활용하면 경우에 따라서는 직무발명 보상금 액수를 미리 가늠해 볼 수 있을 것입니다.
대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결: “직무발명보상금 청구권은 일반채권과 마찬가지로10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다.”
2.소멸시효 기산일
직무발명자 종업원이 사용자에게 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 양도한 시점(승계일)은 직무발명 양도서류에 기재된 직무발명 승계일 또는 그와 같은 서류가 없는 경우에는 늦어도 직무발명에 대한 특허, 실용신안, 디자인 출원일입니다. 그날로부터 10년의 소멸시효가 기산됩니다. 직무발명보상금청구권은 그 기산일로부터 10년 이내에 행사하지 않으면 소멸합니다.
3.실적보상 규정상 기산일 특칙 - 직무발명 보상금을 청구할 수 없었던 법률상 장애사유가 있는 경우
대법원 2009다75178 판결에서 “회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다”는 판단기준이 현재 통용되는 법리입니다. 별다른 이견이 없는 확고한 기준으로 적용되고 있습니다.
참고로, 아래 대법원 2008다15865 판결에서 소멸시효 진행을 저지하는 법률상 장애사유의 구체적 예로 들고 있는 "기간 미도래"에 해당합니다.
4.문제점 - 직무발명 보상규정이 없었거나 규정에서 실시보상 자체 또는 그 지급시기를 정하지 않는 경우
그런데 사용자가 직무발명 보상규정 자체를 마련하지 않았거나 규정이 있더라도 실시보상 등 보상금 지급시기를 정하지 않은 경우에는 위 대법원 판결에서 제시한 기준을 적용하기 어렵습니다. 즉, 소멸시효 기산점으로 판시한 근무규칙 등에서 정한 지급시기 자체가 존재하지 않습니다. 그와 같은 경우 다시 직무발명 승계일(출원일)로부터 10년의 소멸시효가 기산된다는 것이 다수 판결 내용입니다.
대법원 2010. 9. 9. 선고 2008다15865 판결은 "소멸시효는 권리가 발생하고 그 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행하고 그 권리를 행사할 수 없는 동안에는 진행하지 아니하는데 여기서 '권리를 행사할 수 없다'라고 함은 그 권리행사에 법률상 장애사유, 예컨대 기간의 미도래나 조건 불성취 등이 있는 경우를 말하는 것이고, 사실상 그 권리의 존부나 권리행사의 가능성을 알지 못하였거나 알지 못함에 과실이 없었다고 하여도 이러한 사유는 법률상 장애사유에 해당한다고 할 수 없다"라고 판시하였습니다.
(1)특허법은 직무발명보상금의 액수를 결정함에 있어서 “그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자등 및 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다.”라고 규정하고 있는데, 위 규정에 따르면 직무발명 보상액을 산정함에 있어 일반적으로 고려하여야 할 요소는 ① 사용자가 얻을 이익, ②사용자 공헌도(= 1 - 종업원 공헌도), ③ 공동발명자 기여율이라고 할 것이다.
(2)’사용자가 얻을 이익’은 사용자와 종업원 간의 분배의 대상이 되는 이익을 말하는 것으로, 당해 직무발명에 의하여 발생한 이익으로서 직무발명과 상당인과관계가 있는 범위 내의 이익으로 제한된다. 한편, 특허법에 따르면 사용자는 직무발명을 승계하지 아니하더라도 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, ‘사용자가 얻을 이익’은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미하고, 이는 직무발명 자체에 의해 사용자가 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익 비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로, 수익 비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있다 할 것이다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).
(3)또한 직무발명이 완성품의 일부에 관련되는 경우에는 매출액에서 직무발명이 기여한 정도를 당연히 참작하여야 할 것이며, 매출액 중에는 직무발명과는 무관하게 사용자의 인지도, 시장에서의 지위, 명성, 직무발명 외의 품질이나 기능 등에 의해 발생한 부분도 포함되어 있으므로 이러한 부분 역시 제외하여야 할 것이다.
(4)나아가 그 액수의 산정시점은 원칙적으로는 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계한 시점이라고 해석되므로, 승계 시점을 기준으로 하여 장래 사용자가 직무발명에 의해 얻을 것으로 합리적으로 예견되는 이익을 보상금 산정의 기초로 삼아야 하지만, 권리 승계시 장래의 이익을 예상하여 실시보상금을 미리 산정함에는 많은 어려움이 있으므로, 실제 실시계약의 체결 실적, 자사 제품에의 실시 여부 및 매출액 등 권리 승계 후 보상금 청구시까지 발생한 구체적인 사정을 승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익의 산정에 참작할 수 있고, 사용자가 직무발명의 실시로 인하여 실제로 이익을 얻은 경우, 특별한 사정이 없는 한 최소한 그 실현된 이익만큼은 승계 당시 장래 얻을 수 있었던 이익으로 봄이 타당하다.
(5)한편, 사용자가 제3자에게 직무발명 실시허락을 하고 실시료 등의 수입을 얻는 경우, 그 수입은 바로 특허라는 독점권을 종업원으로부터 승계받았기 때문에 비로소 발생한 이익이라고 할 수 있고, 이는 종업원으로부터 특허를 승계받지 아니하였을 때사용자가 가지는 통상실시권만에 의해서는 전혀 얻을 수 없는 것이다. 따라서 특별한 사정이 없는 한 위와 같은 실시료 등의 수입은 직무발명에 의한 독점적 이익에 해당한다 할 것이므로 이 역시 사용자 이익액으로 산정함이 타당하다.
(6)‘사용자 공헌도’는 사용자가 발명을 완성하는 데 제공한 연구개발비, 연구설비, 자재비, 급여 등의 제공이 발명의 완성에 공헌한 정도를 의미하고, 직무발명이 공동발명인 경우 발명자별 지분을 정하는 ‘공동발명자 기여율’은 종업원이 당해 발명의 완성을 위하여 투입한 창조적 노력의 정도로서 공동발명자 중 각 발명자의 기여 정도를 말한다.
(7)① 사용자가 스스로 직무발명을 실시한 경우, 직무발명보상금은 사용자가 얻을 직무발명 관련 매출액에 직무발명이 기여한 정도와 이익률(가상의 실시료율)을 곱한 값에서 무상의 통상실시권으로 발생한 부분을 제외하는 방식, 즉 독점권 기여율을 곱하는 방식으로 산정할 수 있다.
(8)또한 ② 사용자가 제3자에게 직무발명의 실시를 허락한 경우, 그로 인하여 발생한 실시료 등 수입은 직무발명에 기하여 사용자가 얻은 초과수입에 해당하므로, 직무발명보상금은 실시료 등의 대가에 직무발명이 기여한 정도 등을 곱하는 방식으로 산정할 수 있다. 이에 따른 각 보상금의 계산식은 다음과 같다.
(9)자기실시의 경우 직무발명보상금 = ① 사용자의 이익(= 직무발명 관련 매출액 × 직무발명 기여도 × 가상실시료율 × 독점권 기여율) × ② 종업원(발명자들)의 공헌도(= 1 - 사용자 공헌도) × ③ 공동발명자들 사이에서의 원고 기여율
(10)실시허락의 경우 직무발명보상금 = ① 사용자의 이익(실시료 등) × 직무발명 기여도 × 종업원(발명자들)의 공헌도(= 1 - 사용자 공헌도) × ③ 공동발명자들 사이에서의 원고 기여율
(1)95 실시보상 규정 - 등록된 특허가 회사의 제품에 적용되어 그 실시결과가 회사경영에 현저하게 공헌하였을 경우, 그 공헌도에 따라 지적재산부서 평가 및 직무발명심의위원회의 심의를 거치고 대표이사의 재가를 받아 실시보상금을 지급한다.
(2)2001년 보상지침 개정 - 위 실시보상 조항 삭제
2.실시보상 규정의 폐지 시 보상청구권의 소멸시효 기산점 – 법률상 장애사유 존재 여부
직무발명보상금청구권의 소멸시효의 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원으로부터 승계한 시점으로 봐야 할 것이나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권의 행사에 법률상의 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).
95 실시보상규정에 따르면 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금은 이 사건 각 직무발명의 앞서 본 해당 특허들이 피고의 제품에 적용되어 그 실시결과가 피고의 경영에 현저하게 공헌한 것으로 인정되는 경우에 비로소 지적재산부서 평가 및 직무발명 심의위원회의 심의를 거쳐 지급되도록 정해져 있었다고 할 것이고, 이처럼 95 실시보상규정은 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금의 지급시기를 ‘해당 특허들이 피고의 제품에 적용되어 그 실시결과가 피고의 경영에 현저하게 공헌한 것으로 인정되는’ 시점으로 정하고 있었다고 할 것이어서, 원고의 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금청구권의 행사에는 95 실시보상규정에 따른 위 실시결과에 대한 평가 등이 이루어질 때까지 법률상의 장애가 있었다고 봄이 타당하다.
그런데 2001. 1. 1.부터 시행된 피고의 2001년 직무발명 보상지침에서는 95 실시보상규정이 삭제되었고 달리 실시보상금의 지급시기에 관한 아무런 정함이 없다. 이러한 사정에다 아래의 점들까지 보태어 보면, 적어도 위 2001. 1. 1.에 이르러서는 원고의 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금청구권의 행사에 관한 위에서 살펴본 법률상의 장애가 해소되었다고 할 것이다. 2001년 직무발명 보상지침에서 실시보상금의 지급시기뿐만 아니라 지급절차 등에 관하여도 아무런 정함이 없기는 하나, 이는 당시 피고의 근무규칙 등에 실시보상금의 지급시기 및 지급절차에 관한 특별한 정함이 없었다는 점을 의미할 뿐이고, 원고의 피고에 대한 직무발명보상금청구권이라는 법정채권의 행사에 어떠한 법률상의 장애가 된다고 할 수 없다. 만약 이와 달리 본다면, 일반적으로 근무규칙 등에 지급시기 및 지급절차 등에 관한 정함이 있기 전에는 위 법정채권을 행사할 수 없다는 지극히 부당한 결과를 초래하기 때문이다.
따라서 위 2001. 1. 1.이 원고의 위 보상금청구권에 대한 소멸시효의 기산점이 된다고 보아야 한다. 원고의 이 사건 소는 그로부터 시효기간이 지난 시점에 제기되었음이 명백하다.
3.소멸시효 환성 이후 보상금지급으로 인한 시효이익 포기 여부
시효완성 후 시효이익의 포기가 인정되려면 시효이익을 받는 채무자가 시효의 완성으로 인한 법적인 이익을 받지 않겠다는 효과의사가 필요하다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2011다21556 판결 등 참조). 채무자가 소멸시효 완성 후 채무를 일부 변제한 때에는 그 액수에 관하여 다툼이 없는 한 그 채무 전체를 묵시적으로 승인한 것으로 보아야 하고, 이 경우 시효완성의 사실을 알고 그 이익을 포기한 것으로 추정된다(대법원 2001. 6. 12. 선고 2001다3580 판결 등 참조).
위 법리에 기초하여 보건대, 원고가 주장하는 것처럼 피고가 소멸시효 완성 후인 2016. 12. 20. 원고에게 지급한 제1, 3, 4, 8, 9 직무발명에 대한 보상금 5,800만 원이 이 사건 각 직무발명에 대한 보상금 중 일부금이라고 하더라도, 위 보상금 지급을 전후한 다음의 사정들에 비추어 보면 피고가 위 지급일 당시 위 금액을 넘어서는 보상금지급채무의 존재 및 액수에 대하여 인식하면서 그 액수에 관하여 다툴 의사가 없었다고 보기는 어렵다. ① 원고는 소멸시효 완성 후 피고에게 전체 10건의 이 사건 각 직무발명 중 6건에 대한 실시보상금의 지급을 신청하였다. 피고가 당시 나머지 4건에 대해서까지 보상금 지급을 검토하였다거나 그 보상금지급채무의 존재나 액수까지 인식하면서 보상금 지급절차에 나아갔다고 보기는 어렵다. ② 피고는 일부 직무발명에 대해서는 보상하지 않겠다고 통지하였다. 더욱이 원고가 보상금액에 대한 이의신청을 하였으나, 피고는 이를 받아들이지 않겠다는 결정까지 하였다. 원고의 보상금액에 대한 이의신청을 받아들이지 않겠다는 결정까지 한 피고를 두고서, 5건의 제1, 3, 4, 8, 9 직무발명에 대한 보상금 액수를 다투지 아니하는 의사를 가지고서 위 보상금 지급에 이르렀다고 추단할 수는 없는 것이다. ③ 원고가 피고로부터 위 보상금을 지급받은 그 다음날 이 사건 소를 제기하였으므로 원고로서도 피고가 위 금액을 넘어서는 보상금지급채무가 존재함을 인식하면서 그 액수에 관하여 다툴 의사가 없는 상태에서 위 보상금 지급에 이른 것으로 여기지는 않았을 것으로 보인다. 결국 시효이익 포기 재항변은 이유 없다.
법원은 설령 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않더라도 어떤 형태로든 이익을 얻는 것으로 인정된다면, 원칙적으로 직무발명자에게 정당한 보상금을 청구할 권리가 있다는 입장입니다. 그러나, 현실적으로 이와 같은 경우 직무발명자에게 인정되는 보상금은 매우 적은 금액이므로 소송비용을 제외하면 직무발명자가 얻을 수 있는 실질적 보상금은 매우 적습니다.
직무발명보상금 청구소송은 사용자가 직접 그 발명기술을 실시하는 경우이거나, 제3자에게 기술이전 또는 라이선스를 체결한 경우에만 청구하는 것이 바람직합니다. 따라서, 직무발명자는 자신이 발명한 기술이 실제 활용되고 있는지 여부를 먼저 확인하는 것이 필요합니다. 이때 직무발명 기술의 활용과 특허발명의 실시는 많은 경우 중복될 것이지만, 반드시 동일하지 않다는 점도 유의해야 합니다. 원칙적으로 직무발명 보상금은 특허발명을 전제한 것이므로, 특허청구범위에 기재된 발명기술을 사용자가 실시하는지 여부를 특허법 시각에서 평가해야 정확합니다.
2. 판결 법리에 비추어 진정한 발명자인지 여부를 정확하게 검토하여 확인해야 합니다. 진정한 발명자 입증책임에 유의하여 입증자료를 사전에 준비해야 합니다.
직무발명자는 본인이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 합니다. 사용자는 직무발명보상청구소송에서 종업원 직무발명자를 진정한 발명자가 아니라고 주장하는 경우가 다반사입니다.
직무발명을 단독으로 한 경우라면 문제되지 않을 것입니다. 공동발명의 경우에도 다른 공동발명자들로부터 진정한 발명자로 인정받았던 자료가 있다면 문제없습니다. 또는 소송과정에서 연구노트 등을 통해 진정한 발명자로 인정될 수 있는 경우도 문제없습니다.
그러나, 실제 소송에서는 공동발명자 중 다른 동료가 소송을 제기한 직무발명자의 기여를 전면 부인하기도 하고, 연구노트 등 관련 자료를 모두 회사가 보유하고 있기 때문에 그 중에서 본인에게 불리한 자료만 제출하면서 발명자 자격을 다투는 경우가 많습니다. 사용자로부터 있을 이와 같은 공격에 대비하여, 공동 발명자를 미리 만나 상호 이익이 되는 방향으로 협력하는 방안을 협의하는 등 발명자 요건에 관한 충분한 입증준비를 미리 해 두어야 합니다.
참고로, 공동발명자들은 직무발명 보상금을 자신의 기여율에 따라 안분하는 위치에 있습니다. 공동 발명자들은 사용자에 대해서는 이익을 공유하지만, 상호간에는 기여율로 경쟁하는 미묘한 관계에 있습니다. 신중한 접근이 필요한 이유입니다. 또한, 진정한 발명자에 해당하지 않는 대표이사, 연구소장 등을 명목상 공동발명자로 기재하는 경향이 많습니다. 그와 같은 발명자가 아닌 사람이 발명자에 포함되어 있다면 그만큼 진정한 발명자의 지분이 낮아질 수 있습니다. 따라서, 진정한 발명자가 아닌 명목상 발명자를 대상에서 제외할 수 있는지 여부를 함께 검토해 볼 필요가 있습니다.
3. 특허무효 가능성 체크 및 대응방안 검토
대법원 판결에서 특허무효인 경우에도 직무발명보상청구가 인정된다고 하였습니다. 무효법리에 따르면 처음부터 특허권이 없었던 것이나 특허등록 후 오랜 기간이 지나 특허무효라고 판단되었다고 해서 사용자가 그 특허발명으로 인해 얻은 이익이 소급하여 없어지는 것은 아니기 때문입니다.
다만, 특허발명이 공지기술인 경우에는 사용자가 직무발명으로 얻는 독점적, 배타적 지위에서 얻을 이익을 인정할 수 없으므로 직무발명보상도 인정되지 않습니다. 즉 특허무효 사유에 따라 다른 결론에 도달할 수 있습니다.
또한, 특허무효인 경우 직무발명보상을 하더라도 그 보상금 산정에 그 무효사정을 반영하므로 실제 매우 적은 금액만 보상받게 됩니다.
따라서, 직무발명보상청구소송 전에 특허무효 가능성을 객관적으로 체크하는 것이 필요합니다. 사용자가 특허무효를 주장하는 경우 이에 대한 적절한 반박논리를 미리 준비하는 등 대응방안을 마련해 두는 것이 바람직하기 때문입니다. 잘 대응하여 특허무효 공격을 방어하고, 또 무효가 되더라도 여전히 직무발명보상금을 인정받을 수 있는 근거를 마련할 있을 것입니다.
4. 직무발명보상금액 구체적 산정자료 확보
직무발명보상금 액수의 산정은 사용자가 직무발명으로 인해 얻을 이익을 출발점으로 합니다. 사용자의 이익에 관한 모든 자료가 사용자의 수중에 있고, 직무발명자가 이를 확보하기가 매우 어렵습니다. 따라서, 일단 소송이 시작되면 확보하기 어려운 매출관련 자료, 관련자의 진술 등을 미리 확보할 수 있다면 소송에서 유리하게 활용할 수 있을 것입니다. 물론 민사소송법에 따라 회사에 대한 문서제출명령 등을 통해 관련 자료를 법원에 제출하도록 할 수 있지만, 여러 가지 핑계를 들어 협조하지 않을 경우를 대비하여 회사를 신청할 수 있는 대상자료의 존재, 대강의 내용 등을 미리 확인해 둔다면 소송에서 많은 도움이 될 것입니다. 만약 직무발명이 부품이나 s/w인 경우 완성품의 매출에서 차지하는 비율을 산정할 수 있는 자료를 확보할 수 있는지 여부도 중요합니다.
참고로, 지재권 관련 소송에서 그 대상 지재권의 가치 또는 침해시 손해액 등을 산정하는 것은 현실적으로 매우 어렵기 때문에, 하나의 방안으로 국세청에서 매년 고시하는 각 직종별 표준 수익율 자료를 활용하는 경향이 있습니다. 예를 들면, 직무발명을 실시하는 제품의 매출을 입증한다면 여기에 평균 업계 수익율을 곱하거나 재무제표의 그 해 영업이익율을 곱하는 방식으로 사용자의 이익을 산정할 수 있습니다. 물론, 이것이 정확하다는 것은 아니지만, 다투는 측에 입증책임이 있으므로 그 과정에서 보다 정확한 이익이 산정될 수도 있고, 그렇지 않다면 비록 부정확하더라도 법원 재량으로 그 액수를 인정하는 것입니다. 이와 같은 자료를 활용하면 경우에 따라서는 직무발명 보상금 액수를 미리 가늠해 볼 수 있을 것입니다.
5. 보상청구소송의 진행, 소요기간 및 실무적 대응방안
직무발명보상청구권은 10년의 시효기간이 경과하면 소멸됩니다. 소를 제기하기 전에 소멸시효 기간, 중단사유 등을 신중하게 검토해야 합니다.
통상 소장을 제출하면 이를 상대방에 송달하여 30일 이내에 답변서를 제출할 기회를 주고, 그 후 상호 2,3회의 서면공방을 거친 후, 소 제기일로부터 약 6개월 이후에 변론기일이 지정됩니다. 통상 판결까지는 1년 이상의 시간 필요합니다. 직무발명 소송의 결과는 다른 연구원에 대한 보상 및 사기, 인사관리 체계에 미치는 영향이 지대하므로 회사가 패소할 경우 1심에서 종결되어 확정될 가능성은 낮고, 대법원까지 가는 경우도 많습니다. 그렇게 된다면 종결까지는 약 3년, 경우에 따라서는 그 이상의 장기간이 필요합니다. 다만, 직무발명자가 1심에서 승소하는 경우에는 그 승소한 보상금을 임시로 받아서 소송비용 등으로 활용할 수 있는 금전에 대한 가집행을 허용하는 경우가 많습니다.
.6. 직무발명보상청구소송 관련 실무적 포인트 몇 가지 정리
(1)회사에서 직원으로부터 입사시 또는 퇴사시 직무발명 보상금 청구를 하지 않겠다, 이미 받은 보상이 전부이고 더 이상의 보상청구는 하지 않는다는 약정서, 확인서, 서약서 등을 받아도, 그와 같은 계약은 법적으로 원칙적으로 효력이 없습니다. 직무발명자의 보상금 청구권 규정은 강행규정으로 이에 반하는 계약, 사규, 직무발명 관리규정, 보상규정 등은 특별한 사정이 없는 한 모두 무효입니다.
(2)직원이 재직 중 직무발명 관련된 보상, 승진 기회, 교육기회 부여 등 다양한 인센티브를 이미 받았다고 해도, 직무발명 보상금을 청구하는데 장애가 되지 않습니다. 직무발명보상청구 자체를 방해하지 않고, 다만 직무발명 보상금액을 산정할 때 그와 같은 사정을 고려할 뿐입니다.
(3)직무발명 관리규정, 사규, 입사 계약서 등에 ‘재직시 완성한 발명은 즉시 회사에 귀속된다’ 등등 자동승계 규정을 명시적으로 두더라도, 사용자가 직무발명을 항상 자동 승계하는 것은 아닙니다. 통상 직무발명 보고, 승계여부 심사, 승계통지라는 과정을 거처 승계됩니다. 따라서, 직원이 직무발명을 회사에 보고하지 않고 무단 출원한 경우, 권리승계 절차를 거친 적이 없으므로 사용자는 승계인 지위에서 권리주장을 할 수 없는 경우도 있습니다.
(4)직무발명이 특허 출원되지 않거나, 또는 발명자로 기재되지 않는 경우에도, 진정한 발명자라면 직무발명보상금 청구권이 있습니다. 다만, 직무발명보상소송에서 직무발명자는 자신이 진정한 발명자라는 사실을 입증해야 하는 입증책임을 부담합니다. 발명일로부터 수년이 지났을 뿐만 아니라 퇴사한 이후에 연구개발 및 발명 사실을 구체적 증거자료로 입증하는 것은 것이 실무상 매우 어렵습니다. 직무발명자는 적어도 기본적 자료는 있어야 하고 동료 연구원들의 협조를 받아야만 가능할 것입니다.
(5)산학협력연구의 결과, 회사 단독 명의로 출원, 등록된 특허발명에 대해 대학교수 등이 진정한 공동 발명자로 판명되어 그 특허발명에 대한 보상금을 청구하는 사례가 종종 있습니다. 미국사례이지만 대학에서 회사에 대해 소송을 제기하여 거액을 받은 경우가 있습니다. 우리나라에서도 가능한 사안입니다. 특히, 최근 대법원 판결에서 공유특허권 분할청구를 인정한 것 등을 고려하면 대학교수 등 외부 공동발명자가 회사에 대해 일정한 보상을 청구할 수 있고, 회사로서는 그와 같은 이익분배 요구를 무시할 수 없다고 생각합니다.
(6)직무발명 특허권이 크로스 라이선스에 활용된 경우 및 외부에 드러난 로열티 수입이 전혀 없는 경우에도 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 특허풀과 표준특허에서 특허 로열티 수입을 기준으로 직무발명 보상금을 산정한 것과 유사하다 생각합니다.
(7)사용자는 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 갖기 때문에, 그 범위를 넘어선 독점적 지위에서 추가 발생하는 사용자의 이익을 전제로 직무발명 보상금을 인정됩니다. 따라서 직무발명 특허발명이 제3자가 자유 실시할 수 있는 공지기술과 같다면 독점적 지위가 인정될 수 없습니다. 즉 공지기술이라는 무효사유가 있다면 직무발명보상이 인정되지 않습니다.
(8)그러나, 설령 무효사유가 있는 경우에도 공지기술만 아니라면 그 특허무효 확정 전까지 여전히 특허권자의 독점적 이익이 인정되고, 따라서 무효사유가 있는 경우에도 직무발명 보상금 청구의 대상이 됩니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결의 요지를 정리하면 다음과 같습니다.
A.(1) 직무발명이 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고, (2) 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서, (3) 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적, 배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우 (3가지 요건을 모두 충족한 경우) – 직무발명 보상의무 없음
B.그 외는 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적, 배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없음
C.다만, 직무발명 특허의 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있음
(9)사용자가 직무발명을 직접 적용하여 실시하지 않더라도 특별한 경우에는 보상의무가 인정될 수 있습니다. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결에서도, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않고 있더라도사용자 제품이 직무발명 실시제품의 수요대체품에 해당하여 직무발명의 특허권에 기하여 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로 인한 이익이 있다고 추인할 수 있으므로, 사용자가 직무발명을 직접 실시하지 않은 사정만으로 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없으나 이는 독점권 기여율의 산정에서 고려할 수 있으며, 경쟁 회사들도 직무발명과 다른 독자적인 방법을 사용하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이므로, 경쟁 회사들이 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 사용자의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이는 사정 등을 감안하여 독점권 기여율을 산정하였습니다.
(10)직무발명자는 소송비용을 패소한 회사에서 회수할 수 있습니다. 소송비용을 패소자가 부담하는 원칙에 따라, 승소자는 인지대 등 관납료 뿐만 변호사 비용까지 패소자로부터 모두 회수할 수 있습니다. 직무발명 보상금 청구의 명확한 근거와 자료가 있다면, 직무발명자는 직무발명 보상금뿐만 아니라 나중에 직무발명보상금 소송비용까지 회수할 수 있습니다.
직무발명보상금청구권의 소멸시효는 일반 채권과 마찬가지로 10년입니다. 직무발명보상금청구권의 소멸시효의 기산점은 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 관한 권리를 승계한 시점입니다.
실무상으로는 직무발명 실시보상 청구권의 기산점이 쟁점입니다. 왜냐하면, 실시보상은 그 실시수익(로열티 수익 등)이 발생하여 실적보상의 근거가 형성된 후에야 종업원 발명자가 청구할 수 있으므로 실적발생을 전제로 하는 실적보상금은 실적발생 전까지 보상금청구권 행사에 장애가 있기 때문입니다. 실적발생 후 보상금 산정이 가능할 때부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 마땅합니다.
대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결에서도 “직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다”라고 판시하였습니다.
실제 보상금청구소송은 실적보상을 대상으로 하고, 실적보상금청구권은 언제부터 소멸시효가 진행되어 10년 기간이 경과되었는지, 즉 소멸시효 기산일을 언제로 볼 것인지가 쟁점입니다. 특히 벤처나 중소기업에서 직무발명 관련 사규가 전혀 없었고, 해당 직무발명을 회사명의로 출원하면서도 아무 약정도 없었던 경우가 빈번하고, 직무발명의 승계 여부, 소멸시효의 기산점 등 판단이 쉽지 않은 문제가 많습니다.
이와 같은 상황에 대해 서울고등법원 2015. 11. 5. 선고 2015나10563 판결을 소개합니다. 먼저, 위 판결은 "종업원 등의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 그 특허받을 권리를 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정할 수 없다(대법원 2011. 7. 28. 선고 201112834 판결)"고 전제하고,
나아가 "묵시적 승계의사는 직무발명과 관련된 회사 내에서의 관행, 발명 전후 종업원의 대응 태도 등을 종합하여 판단하여야 한다"고 판시하였습니다.
구체적 사안에 대해서는, "사용자 회사로 하여금 발명을 출원, 등록하게 하였고, 이 사건 직무발명보상금청구소송 제기 직전까지 별다른 이의를 제기하기 아니한 사실을 인정할 수 있으므로, 이 사건 발명의 출원 무렵 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 묵시적으로 승계하였다고 봄이 타당하고 그때부터 소멸시효가 진행한다고 보아야 한다"고 판결하였습니다. 사용자에게 유리한 판결입니다.
현행 발명진흥법에서 직무발명보상규정을 두지 않으면 과태료를 부과하는 등 법적으로 강제하고 있음에도 불구하고, 직무발명보상규정을 두지 않은 사용자가 직무발명보상규정을 두고 있는 회사보다 유리할 뿐만 아니라, 발명자 종업원에게는 매우 불리한 판결입니다. 물론 형식적 법적 논리에 따르면 옳다고 볼 수도 있지만, 현행 법률과 정부정책에 반하는 행위를 한 사용자를 더욱 보호하는 결과를 초래하는 판결로서 수긍하기 어려운 점이 있습니다.
발명진흥법 제15조 제2항 사용자의 직무발명 보상규정 작성 및 공지 의무 조항에도 불구하고 사용자의 의무 위반 시 법적 효과 – 제재규정 없음 + 소멸시효 진행 영향 없음: 서울중앙지방법원 2018. 9. 7. 선고 2018가합525915 판결
발명진흥법 제15조(직무발명에 대한 보상)① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.
② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.
제15조 제2항의 문언적 내용: 사용자는 (1) 직무발명 보상형태, 보상액 결정기준 및 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성할 의무와 (2) 그것을 종업원에게 문서로 알릴 의무 있음.
사용자의 의무 이행 위반 시 효과 – 발명진흥법 내 규정 없음
서울중앙지방법원 판결 사안: 사용자 회사에 직무발명 보상규정 없음 + 사용자의 제15조 제2항의 의무 위반 상황
사안의 쟁점: 사용자의 직무발명 보상규정 작성 및 공지 의무 규정에도 불구하고, 사용자가 위 법규정을 위반하여 직무발명 보상규정을 두지 않음으로써 종업원의 직무발명보상청구권 행사에 있어서 소멸시효 중단사유인 법률적 장애사유가 있다고 볼 수 있는지 여부
회사에서 디자인 개발이 본래 업무인 디자이너에게도 직무발명 보상금 청구권이 있습니다. 말하자면 직무디자인 창작자에 대한 보상 제도입니다. 기술개발과 거리가 먼 패션회사 등에서도 직무발명의 관리 및 보상 시스템을 잘 운영하는 것은 매우 중요합니다.
애플 vs 삼성전자 사이의 스마트폰 관련 특허소송을 보더라도 특허뿐만 아니라 디자인이 제품 경쟁력의 핵심요소라는 점을 알 수 있습니다. 이처럼 중요한 제품 디자인을 창작한 직원에게 그 기여도에 따른 적절한 보상을 하여야 한다는 것은 당연합니다. 그럼에도 불구하고, 특허발명자에 대한 직무발명 보상 문제는 자주 거론되지만, 디자인 창작자에 대한 보상은 논의되는 경우는 거의 없습니다. 아마도 직무발명이란 용어 때문에 발명만이 그 대상이고 디자인은 적용대상이 아니라는 잘못된 인식 때문입니다. 이러한 일반적 인식은 법규정 내용과 전혀 다른 잘못된 것입니다. 해당 법규정을 구체적으로 살펴 디자인도 직무발명에 해당된다는 점을 설명 드립니다.
발명진흥법에서는 발명, 고안과 마찬가지로 디자인 창작자에 대한 사용자의 직무발명 보상의무를 명시적으로 규정하고 있습니다.
발명진흥법 제2조에서는 다음과 같이 발명을 특허법상 발명뿐만 아니라 실용신안 고안과 디자인 창작을 포괄하는 의미로 정의하고 있습니다. 특허법상 발명의 정의와 다르다는 점에 유의해야 합니다.
제2조 2호 - "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 "종업원등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 "사용자등"이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.
위 직무발명의 정의규정에서의 발명은 앞에서 정의한 바와 같이 특허법상 발명뿐만 아니라 실용신안의 고안 및 디자인의 창작을 포함하는 의미입니다. 그 이후 발명진흥법 규정에서 발명으로 기재된 부분은 모두 디자인의 창작에 대해서도 적용되는 것입니다.
따라서, 디자인 창작자는 사용자에게 그 디자인을 양도한 경우라면 특허발명의 경우와 마찬가지로 정당한 보상을 받을 권리를 갖습니다. 예를 들어, 해당 디자인을 출원 및 등록한 후 그 디자인을 채택하여 실시하는 경우라면 디자인권자로서 통상실시권을 넘어선 범위에서 누리는 독점적 지위로부터 발생하는 사용자의 이익으로부터 자신의 기여도에 따른 정당한 보상을 받을 수 있습니다. 설령 해당 디자인을 출원하지 않았다고 해도 그 디자인을 채택하여 실시하는 경우에는 여전히 정당한 보상을 받을 권리를 갖습니다. 사용자가 실시하지 않고 이전하거나 라이선스를 한 경우에도 특허발명과 마찬가지로 사용자의 이익을 기준으로 적당한 보상을 받을 수 있습니다.
분쟁사건 중에는 특허권, 실용신안권, 디자인권이 모두 침해라고 주장된 사례가 있었습니다. 그러나, 라이선스 협상 과정에서 특허권과 실용신안등록은 무효 가능성이 매우 높다는 점이 밝혀졌고, 권리자인 일본회사는 한국회사를 대상으로 하는 실제 침해소송에서 디자인권 침해만 주장하였습니다. 한국회사인 실시자가 제기한 디자인권 무효심판에서는 디자인 등록은 무효로 되지 않고 살아남았습니다. 양사는 최종적으로 유효한 디자인권에 대한 실시대가를 지불하기로 하고 라이선스를 체결하는 화해로 분쟁을 종결하였습니다. 권리자에 대한 로열티는 up-front 고정금액과 제품 판매개수 당 일정액을 지불하는 running royalty로 지불되었습니다. 이러한 상황은 특허권에 대한 라이선스와 동일한 구조입니다. 따라서, 디자인 창작자는 사용자가 얻는 로열티 수입을 기준으로 자신의 기여도에 따라 산정된 정당한 보상금을 청구할 수 있을 것입니다.
한편, 고도의 기술력보다 디자인이 더 중요한 분야에서는 디자인 창작자의 직무발명 보상문제가 더욱 중요합니다. 예를 들면, 패션분야의 회사라면 디자이너에 대한 정당한 보상 시스템을 갖추고 있어야 합니다. 디자인 등록 여부와 상관없이 어떤 디자인이 채택되어 크게 유행한 경우라면 사용자의 이익도 큰 금액이 될 수 있고, 디자인 창작자는 그 사용자의 이익을 근거로 자신의 기여도에 따른 직무발명 보상금을 청구할 수 있습니다. 이와 같은 직무발명 보상금 청구권은 10년의 시효로 소멸합니다.따라서, 그 당시 보상금을 지급하지 않고 다수의 보상금 청구권이 장기간 동안 누적된다면 회사로서는 막대한 액수의 우발채무를 안게 될 것입니다. 디자이너에게 적절한 인센티브를 부여하여 창작 의욕을 고취할 뿐만 아니라 경영상 리스크를 제때 관리한다는 측면에서도 발명진흥법에 따른 적절한 직무발명 보상체계를 수립하는 것이 바람직합니다.
직무발명보상금청구권의 소멸시효는 일반 채권과 마찬가지로 10년입니다. 직무발명보상금청구권의 소멸시효의 기산점은 사용자가 종업원으로부터 직무발명에 관한 권리를 승계한 시점입니다.
실무상으로는 직무발명 실시보상 청구권의 기산점이 쟁점입니다. 왜냐하면, 실시보상은 그 실시수익(로열티 수익 등)이 발생하여 실적보상의 근거가 형성된 후에야 종업원 발명자가 청구할 수 있으므로 실적발생을 전제로 하는 실적보상금은 실적발생 전까지 보상금청구권 행사에 장애가 있기 때문입니다. 실적발생 후 보상금 산정이 가능할 때부터 소멸시효가 기산된다고 보아야 마땅합니다.
대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결에서도 “직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다”라고 판시하였습니다.
실제 보상금청구소송은 실적보상을 대상으로 하고, 실적보상금청구권은 언제부터 소멸시효가 진행되어 10년 기간이 경과되었는지, 즉 소멸시효 기산일을 언제로 볼 것인지가 쟁점입니다. 특히 벤처나 중소기업에서 직무발명 관련 사규가 전혀 없었고, 해당 직무발명을 회사명의로 출원하면서도 아무 약정도 없었던 경우가 빈번하고, 직무발명의 승계 여부, 소멸시효의 기산점 등 판단이 쉽지 않은 문제가 많습니다.
이와 같은 상황에 대해 서울고등법원 2015. 11. 5. 선고 2015나10563 판결을 소개합니다. 먼저, 위 판결은 "종업원 등의 의사가 명시적으로 표시되거나 혹은 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우 이외에는 직무발명에 대하여 그 특허받을 권리를 승계시키는 합의가 성립되었다고 쉽게 인정할 수 없다(대법원 2011. 7. 28. 선고 201112834 판결)"고 전제하고,
나아가 "묵시적 승계의사는 직무발명과 관련된 회사 내에서의 관행, 발명 전후 종업원의 대응 태도 등을 종합하여 판단하여야 한다"고 판시하였습니다.
구체적 사안에 대해서는, "사용자 회사로 하여금 발명을 출원, 등록하게 하였고, 이 사건 직무발명보상금청구소송 제기 직전까지 별다른 이의를 제기하기 아니한 사실을 인정할 수 있으므로, 이 사건 발명의 출원 무렵 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자에게 묵시적으로 승계하였다고 봄이 타당하고 그때부터 소멸시효가 진행한다고 보아야 한다"고 판결하였습니다. 사용자에게 유리한 판결입니다.
현행 발명진흥법에서 직무발명보상규정을 두지 않으면 과태료를 부과하는 등 법적으로 강제하고 있음에도 불구하고, 직무발명보상규정을 두지 않은 사용자가 직무발명보상규정을 두고 있는 회사보다 유리할 뿐만 아니라, 발명자 종업원에게는 매우 불리한 판결입니다. 물론 형식적 법적 논리에 따르면 옳다고 볼 수도 있지만, 현행 법률과 정부정책에 반하는 행위를 한 사용자를 더욱 보호하는 결과를 초래하는 판결로서 수긍하기 어려운 점이 있습니다.
발명진흥법 제15조 제2항 사용자의 직무발명 보상규정 작성 및 공지 의무 조항에도 불구하고 사용자의 의무 위반 시 법적 효과 – 제재규정 없음 + 소멸시효 진행 영향 없음: 서울중앙지방법원 2018. 9. 7. 선고 2018가합525915 판결
발명진흥법 제15조(직무발명에 대한 보상)① 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.
② 사용자등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원등에게 문서로 알려야 한다.
제15조 제2항의 문언적 내용: 사용자는 (1) 직무발명 보상형태, 보상액 결정기준 및 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성할 의무와 (2) 그것을 종업원에게 문서로 알릴 의무 있음.
사용자의 의무 이행 위반 시 효과 – 발명진흥법 내 규정 없음
서울중앙지방법원 판결 사안: 사용자 회사에 직무발명 보상규정 없음 + 사용자의 제15조 제2항의 의무 위반 상황
사안의 쟁점: 사용자의 직무발명 보상규정 작성 및 공지 의무 규정에도 불구하고, 사용자가 위 법규정을 위반하여 직무발명 보상규정을 두지 않음으로써 종업원의 직무발명보상청구권 행사에 있어서 소멸시효 중단사유인 법률적 장애사유가 있다고 볼 수 있는지 여부
특허권자 사용자가 제3자에게 직무발명의 특허권에 대한 통상실시권 허여 라이선스 체결 – 사용자에게 로열티 수입 발생 + 사용자의 직무발명에 대한 자기 실시로 인한 이익 발생
2. 쟁점: 사용자의 자기 실시로 인한 독점적 이익의 산정 시 독점권 기여율 판단
3. 서울중앙지방법원 판결요지 – 독점권 기여율 20%
자기실시 부분에 대한 실시보상금 산정에 있어 적용할 독점권 기여율 판단
이 사건에서 사용자 피고는 직무발명을 제3자에게 실시허락을 하였을 뿐 아니라 스스로 실시하기도 하였으므로
직무발명으로 인한 사용자의 이익액을 산정함에 있어서는 실시료 수입뿐만 아니라 자기실시로 인하여 사용자인 피고가 얻은 초과이윤을 산정하여야 하고, 이 초과이윤은 피고가 제3자에게 실시허락을 한 상황을 고려하고도 통상실시권을 초과하는 독점적 이익을 얼마나 누렸다고 인정할 수 있을지를 고려하여 산정하여야 한다.
이에 관하여 종업원 직무발명자 원고는 이 사건 보상 규정에서 실시보상의 경우 독점권 기여율의 하한을 1/3로 정하고 있고 일반적으로 독점권 기여율이 20%에서 60% 인정되고 있는 사정을 감안하여 이 사건에서도 실시보상금 산정에 적용할 독점권 기여율을 50%가 인정되어야 한다고 주장한다.
이에 대해 사용자 피고는 이 사건 직무발명을 사용하기를 원하는 자가 있는 경우 경쟁업체라 하더라도 아무런 제한을 두지 않고 이 사건 직무발명에 대해 라이선스를 주어 실질적으로 경쟁상의 우위는 없었으므로 자기실시부분에 대해서 독점적 이익이 없어 원고들은 피고에게 실시보상금을 청구할 수 없거나 일부 금원을 인정한다고 하더라도 이와 같은 사정을 감안하여 실시보상금 산정에 적용할 독점권 기여율은 3% 이내라고 주장한다.
살피건대, 피고는 제3업체에 이 사건 직무발명에 대한 실시권을 부여함에 있어서 특허 사용범위를 '특정 공사' 및 ’지역'과 ’기간’으로 한정하였고, 나머지 공사에 대해서는 피고가 직접 특허를 실시한 사실은 앞서 본 바와 같고, 이와 달리 피고가 라이선스를 희망하는 모든 자에게 모든 범위에 대하여 실시권을 허여한 사실을 인정할 증거는 없다.
따라서 피고에게는 자기실시와 관련하여 독점적 지위가 남아 있다고 인정되고 그 남아 있는 독점적 지위 만큼에 해당하는 자기실시로 인한 수입을 사용자 이익액으로 산정함이 상당하다고 할 것이다.
이와 같은 사정 및 이 사건에 제출된 각 증거에 의해 인정할 수 있는 다음과 같은 사항을 종합하여 피고가 이 사건 직무발명을 제3자에게 실시허락을 한 이후에 자기실시를 하는 경우에 남아 있다고 인정할 수 있는 독점권 기여율을 20%로 인정한다.
① 피고는 이 사건 직무발명과 관련하여 다수의 통상실시권을 허여하면서 특정 공사 및 지역과 기간에 한정을 둔 사실은 앞서 본 바와 같고, 통상실시권자는 정기적으로 피고와 영업전략 회의를 해야 하고 영업대상에도 제한을 받은 점을 고려하면 피고가 해당 기술시장에서 완전경쟁상태에 있었다고 보기 어렵다.
② 피고는 이 사건 직무발명이 그 보호범위가 협소하며, 실제로 직무발명을 실시한 후에도 매출액 증가가 거의 없거나 오히려 감소하여, 이 사건 직무발명의 가치를 낮게 평가하여야 한다고 주장하나 해당업계 및 상품의 전반적인 발주, 매출현황에 대한 고려 없이 단순히 피고 회사의 연도별 매출 변화만을 근거로 이 사건 직무발명의 가치를 합리적으로 평가하기는 어렵고, 오히려 피고가 공개입찰을 통해 이 사건 직무발명 중 4개의 공법에 관한 특허를 매각할 수 있었던 사정을 고려하면 이 사건 직무발명은 해당 시장에서 일정한 가치를 보유하고 있다고 보인다.
③ 또한 이 사건에 서증으로 제출된 계약서에 나타난 계약방법과 계약근거 및 낙찰률에 따르면, 피고와 이 사건 직무발명의 통상실시권자들은 이 사건 직무발명으로 인해 대부분 경쟁입찰이 아닌 수의계약을 체결할 수 있었다.
④ 다만, 아래 '4. 피고가 받을 이익액 산정' 부분에서 보는 바와 같이 피고가 통상실시권을 부여하여 제3자가 이 사건 직무발명을 실시한 공사가 총33건(공사금액 합계 13,438,265,339원) 인데 비해, 피고가 직접 이 사건 직무발명을 실시한 공사는 총 7건(공사금액 합계 2,619,249,091원)으로 상대적으로 자기실시가 활발하게 이뤄지지는 않았다.
⑤ 피고가 영위하는 영업 관련 시장에는 이 사건 직무발명을 대체한 유사한 특허가 존재한다.
⑥ 한편, 이 사건 직무보상규정에는 독점권 기여율에 해당하는 '독점권리로 인한 매출액 증가분'을 최대 1/2로 하되, 1/3까지 낮아질 수 있다는 기재가 있으나 이는 실시보상 가이드라인으로 직무발명보상심의위원회가 실시보상금을 산정하는데 참고로 활용하도록 정하고 있을 뿐(제18조 제4항)이고, 이와 같은 규정 자체도 직무발명을 사용자가 직접 실시하는 경우 뿐만 아니라 이 사건에서와 같이 자기실시와 타에 실시가 병행되는 경우에 곧바로 적용할 수 있다고 보기도 어려우므로 반드시 독점권 기여율을 위 별표의 하한 값 이상으로 적용하여야만 한다고 할 수는 없다.
Professor Shanks는 전직 회사인 Unilever의 연구원으로 재직하던 당시 발명한 특허에 대한 보상청구를 하였습니다. 영국대법원에서 2019. 10. 23. 선고한 판결은 사용자 Unilever는 종업원 발명자에게 £2M (약 31억5천만원)을 보상금으로 지급하라는 내용입니다. 참고로 영국대법원 판결문을 첨부합니다.
영국법원에서 직무보상금 액수를 산정한 부분을 참고로 살펴보면 다음과 같습니다. (1) 사용자 회사에서 해당 발명으로 얻은 이익 산정액 £24.5M - The gross total benefit obtained by the Unilever group from the patents was assessed at £24.5M.
(2) 직무발명자의 기여도 - "fair share" to award Prof Shanks. The Court briefly reviewed the findings at first instance that had determined a fair share to be 5% on the basis of evidence concerning matters such as the compensation rates in various corporate and university compensation schemes and some published literature on the subject.
항소심 판결은 5% 기여율을 3%로 감축하였으나 대법원은 그와 같은 감축의 구체적 이유 및 증거 없다고 판단하여 1심의 5% 유지함 - The reduction of this proportion on first appeal to 3% was rejected and the 5% restored.
직무발명자의 기여도 주장 10 ~ 20% BUT 영국법원은 모두 받아들이지 않음 - He argues that between 10% and 20% of the benefit would represent a fair share
(3) 직무발명의 승계 당시의 가치를 판결 당시의 현재 가치로 환산하여 보상금 결정함 - Following the Court's determination that the time value of money should also be taken into account, the Court applied an inflationary adjustment of 2.8% average to the calculated benefit of about £24M over the time from the middle of when the benefit was received. This produced a figure for compensation at 5% of "about £2M". The Court awarded £2M. This illustrates the substantial impact of the time value of the benefit, increasing the award by over 60%.
회사는 직무발명의 실시 또는 실시권의 허락 또는 처분에 의한 상당한 이익을 얻을 때에는 직무발명자에게 포상금을 지급한다.
2. 직무발명자 주장요지 및 쟁점
회사에서 직무발명을 적용한 제품을 생산, 판매하고 있고, 매년 그 실적에 대한 결산을 하고 있음. 직무발명 실시로 인한 이익은 매년 발생하는 것으로 결산 후 그 이익을 대상으로 보상금을 청구할 수 있음. 따라서 직무발명자의 실시보상금 청구권의 행사가능 시기도 매년 결산시기로 보아야 함. 직무발명 실시 실적에 대한 결산이 10년 전에 완료된 경우는 소멸시효가 완성되었으나 최근 생산, 판매된 제품의 결산 부분에 대한 실시보상금 청구권은 소멸시효가 완성되지 않음.
3. 일본 판결요지 – 최초 실시일부터 소멸시효 기산 + 소멸시효 완성
회사의 보상금 지급의무는 직무발명의 실시로 회사에서 이익을 얻을 수 있을 때부터 기산됨. 매년 영업실적 및 이익의 결산은 보상금 지급방법과 관련된 것이고, 그것이 보상금의 지급여부 자체와는 무관한 것임. 회사의 직무발명 보상금 지급실무 또는 관행이 매년 영업 결산 이후라는 증거도 없음.
따라서 직무발명 실시보상금 청구권의 소멸시효는 사용자가 직무발명을 실시하였던 최초일부터 기산되고, 그 이후 최근 실시행위에 대한 실시보상도 마찬가지임. 그로부터 10년이 지나 소멸시효가 완성되었음.
Comment: 특허침해 판단 시 발명의 실시행위 독립의 원칙에 따라 각 실시행위마다 독립적으로 특허침해가 각 성립하고, 그로 인한 손해배상청구권의 소멸시효도 각 침해행위로부터 독립적으로 진행된다고 보는 것과 구별됨.
예를 들어, 11년 전부터 계속하여 직무발명, 특허발명을 실시하는 제품을 생산, 판매하고 있는 경우 – 직무발명 실시보상금 청구권의 소멸시효는 11년 전 권리행사 가능하다는 점에서 시효완성. BUT 특허침해 및 손해배상청구권의 경우 3년 이내 생산, 판매부분은 소멸시효 완성되지 않음. 11 ~ 4년 부분은 단기 소멸시효 완성
원고 발명자는 대기업 피고회사(사용자)의 종업원으로 재직하면서 기존의 LCD용 세정장비인 P4 HDC를 신형인 P5 HDC로 개조하면서 여러 기능을 개발 또는 개선하였고, 이와 관련하여 피고회사가 등록 받은 특허 기술 가운데 일정 부분을 단독 또는 공동으로 발명하였음을 주장하면서 피고회사를 상대로 직무발명보상금으로 40억 원과 그 지연손해금의 지급을 청구(발명진흥법 15조 1항에 근거)하였습니다.
2. 판결요지 - 발명자 요건
발명자임을 인정하기 위해서는 발명의 기술 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하거나 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 이바지하여야 합니다. 따라서, 단순히 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 일반적인 조언이나 지도를 하는 등 연구자를 일반적으로 관리한 사람이나 협력자 또는 보조자로서 연구자의 지시에 따라 단순히 자료를 정리한 사람이나 실험을 한 사람 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 사람 등과 같이 발명의 완성을 원조한 것에 불과한 사람은 발명자에 해당하지 아니합니다. 또한, 발명자로 되기 위해서는 한 사람이 모든 과정에 관여하는 것이 필요한 것은 아니며 공동으로 관여하는 것으로 충분하지만, 여러 사람이 공동발명자가 되기 위해서는 과제를 해결하기 위한 착상과 그 구체화의 과정에서 일체적, 연속적인 협력관계 아래서 각각이 중요한 공헌을 하여야 할 필요가 있습니다.
3. 쟁점 - 발명자 판단
원고 종업원은 피고회사가 등록 받은 특허발명 중 일부를 단독으로, 일부는 다른 연구원과 공동으로 개발하였다고 주장하였습니다. 구체적으로 특정 세정장치의 구동방식을 변경했다는 등 기존 장치를 개량하거나 변경한 기술내용을 직무발명이라고 주장하였습니다.
그러나, 서울고등법원은 원고가 발명하였다고 주장하는 기술은 해당 특허의 특허청구범위에 기재되어 있지 않다고 판단하였습니다.
직무발명보상금의 청구대상은 특허명세서에 기재된 기술내용 전체를 대상으로 판단하는 것이 아니라 그 중 특허청구범위에 기재되어 있는 기술적 사상을 대상으로 합니다.
통상 특허청구범위를 면밀하게 분석하지 않은 채 그 범위에 포함되지 않는 기술을 직무상 발명했다고 주장하는 경우가 많은데, 엄밀한 의미에서 보면 스스로 패소를 자초하는 것과 다름없습니다. 법원은 위 사건에서 원고가 주장한 기술내용은 특허청구범위에 기재되어 있지 않다는 이유로 원고 청구를 기각하였습니다. 특허법과 직무발명에 관한 법리와 실무를 고려하지 않는 막연한 주장은 이와 같이 허망한 결과를 낳습니다.
위 사건에서 또 다른 쟁점은 원고 종업원이 대상 특허에 관한 세정장치를 처음 개발한 것이 아니고, 장치의 세부적 부분을 변경하는 등 개량했다는 주장입니다. 직무발명이 개량발명에 해당한다면, 처음부터 개량발명과 기초발명의 차이점을 엄격하게 구별한 후, 그 개량발명이 특허청구범위에 기재되어 있는지 여부를 출발점으로 삼아야 합니다.
그럼에도 불구하고, 이 사건에서 원고는 막연히 그 세정장치를 자신이 개발했다는 주장하고, 회사에서는 그 세정장치에 관한 기존 개발자료를 제출함으로써 종업원이 발명자에 해당하지 않는다는 판결을 이끌어 내었습니다. 처음부터 종업원이 실제 발명한 개량발명을 특정한 후, 그것이 회사가 등록한 특허의 청구범위에 반영되어 있는지 여부를 세심하게 검토하고 판단한 후, 직무발명보상금의 청구소송을 제기하는 것이 바람직합니다.
4. 직무발명이 개량발명인 경우 실무적 대응방안
직무발명에서 가장 중요한 출발점은 특허청구범위에 기재된 사항입니다. 이를 무시하고 제품이나 공정에 사용된 기술을 중심으로 두리뭉실하게 주장하면 소송에서 좋은 결과를 얻기 어려울 것입니다.
현실적으로 개량발명이 대부분이고 원천기술을 발명한 경우는 거의 없습니다. 개량발명은 원천기술에 관한 특허와 구분하는 것이 중요하고, 그 개량발명 기술내용을 특허청구범위에 구체적으로 어떻게 기재하였는지가 가장 중요합니다. 따라서, 직무발명보상금 청구소송을 검토할 할 때 기술의 흐름을 파악하고 해당 직무발명의 위치를 객관적으로 파악해 평가해 보아야 합니다. 개량발명에 맞는 직무발명보상금 청구소송의 전략을 수립해야 합니다. 이때 종업원이 실제 개발한 기술내용도 중요하지만 특허청구범위에 기초하지 않은 막연한 주장만으로는 승소할 수 없습니다. 대상 기술내용이 특허청구범위에 구체적으로 반영되어 있는지 여부를 반드시 확인해야 할 것입니다.
①국가연구개발사업의 성과는 국가연구개발사업에 참여하는 연구형태와 비중, 연구개발성과의 유형 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 연구기관 등의 소유로 한다. (단서 생략) ③그 밖에 연구개발성과의 소유·관리 및 활용촉진에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
2. 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(대통령령) 제20조 (연구개발성과의 소유)
② 국가연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 성과는 협약에서 정하는 바에 따라 개별 무형적 성과를 개발한 연구기관의 단독 소유로 하고, 복수의 연구기관이 공동으로 개발한 경우 그 무형적성과는 공동으로 개발한 연구기관의 공동 소유로 한다. 다만, 무형적 성과를 소유할 의사가 없는 연구기관이 있는 경우에는 협약에서 정하는 바에 따라 함께 연구를 수행한 연구기관이 단독 또는 공동으로 소유할 수 있다.
3. 처리규정(훈령) 제36조 (연구개발에 따른 결과물의 소유)
② 연구개발사업의 수행 과정에서 얻어지는 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 결과물은 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다)의 소유로 한다. 다만, 제1호 및 제2호에 해당하는 경우에는 협약으로 정하는 바에 따라 참여기관이 단독으로 소유할 수 있고, 제3호에 해당하는 경우에는 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다)과 참여기관이 공동으로 소유할 수 있다.
1. 참여기관이 자체 개발하거나 주도적으로 개발한 무형적 결과물
2. 주관연구기관 또는 협동연구기관이 연구개발결과물을 소유할 의사가 없는 경우
3. 장관이 주관연구기관(세부과제의 경우에는 협동연구기관을 말한다)과 참여기관이 공동으로 소유하는 것이 연구개발결과물의 활용을 위하여 더 효과적이라고 판단하는 경우
4. 과학기술기본법 제11조의4 (기술료의 징수 및 사용)
①연구개발성과 소유기관의 장(제11조의3제2항에 따라 전문기관 등에 위탁한 경우에는 위탁받은 기관의 장)은 연구개발성과를 실시(연구개발성과를 사용·양도·대여또는 수출하려는 것을 말한다)하려는 자와 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등에 관하여 계약을 체결하는 때에는 기술료를 징수하여야 한다. 다만, 연구개발성과 소유기관이 소유하고 있는 성과를 직접 실시하려는 경우에는 전문기관의 장이 기술료를 징수할 수 있다. ④ 그 밖에 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 기술료의 징수 및 사용 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
5. 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 (대통령령) 제22조 (기술료의 징수)
① 법제11조의4 제1항에 따른 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등은 연구개발결과물 소유기관의 장이 연구개발결과물을 실시하려는 자와 합의하여 정한다. 다만, 법 제11조의4 제1항 단서에 따라 전문기관의 장이 기술료를 징수하는 경우중앙행정기관의 장은 다음 각 호에 따라 징수하도록 하거나, 별도로 정하는 기준에 따라 정부출연금액의 범위에서 매출액을 기준으로 징수하도록 할 수 있다.
1. 중소기업: 정부출연금의 10 퍼센트
2. 중견기업(「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 중견기업을 말한다): 정부출연금의 30 퍼센트
3. 대기업(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한 기업집단에 속하는 기업을 말한다): 정부출연금의 40퍼센트
6. 처리규정(훈령) 제38조 (기술료의 징수)
「과학기술기본법」 제11조의4제1항에 따른 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등은 연구개발결과물 소유기관의 장이 연구개발결과물을 실시하려는 자와 합의하여 정한다. 다만, 「과학기술기본법」 제11조의4제1항 단서에 따라 전문기관의 장이 기술료를 징수하는 경우다음 각 호의 금액을 기술실시계약 체결시점으로부터 5년 이내에 징수하여야 한다.
1. 중소기업: 정부출연금의 10%
2. 중견기업(「산업발전법」 제10조의2제1항에 따른 기업을 말한다): 정부출연금의 30%
3. 대기업(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한 기업집단에 속하는 기업을 말한다): 정부출연금의 40%
7. 처리규정(훈령) 제39조 (기술료의 사용)
② 연구개발결과물 소유기관의 장이 영리법인(「공공기관의 운영에 관한 법률」제5조제3항 제1호의 공기업을 포함한다)인 경우에는 징수한 기술료를 다음 각 호에 따라 사용하여야 한다.
종업원 직무발명자가 사용자 회사의 경쟁사로 이직한 다음 전직 회사에 대해 직무발명보상금을 청구한 경우 재직 기간 중 시행한 위와 같은 사규 – 직무발명에 관한 규정을 근거로 전직한 종업원 발명자에 대한 직무발명보상을 거절할 수 있는지 여부
3. 서울중앙지방법원 판단 – 사용자의 규정은 강행법규 위반으로서 무효
직무발명 보상에 관한 법 규정은 직무발명의 귀속자인 발명자에 대하여 정당한 보상이 되도록 보장함은 물론 상대적으로 경제적 약자인 발명자의 권리를 보장하기 위한 강행규정으로 봄이 상당하고, 발명의 승계에 의해 발생하는 보상금 청구권은 종업원이 그 회사를 퇴직한 경우에도 소멸하지 아니한다.
그런데 피고회사의 직무발명에 관한 규정은 발명자의 직업선택의 자유에 따라 전직하는 경우 이미 발생한 정당한 보상금 청구권 자체를 박탈하는 것을 내용으로 하는 것으로서 헌법상 기본권을 심히 제약할 뿐 아니라 그러한 청구권 박탈의 요건으로 들고 있는 ‘경쟁사’의 범위를 명확하게 규정하고 있지도 아니하므로, 구 특허법 제40조 제1항 등에 반하는 것으로서 효력이 없다.
구 조세특례제한법(2006. 12. 30. 법률 제8146호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘개정 전 조세특례제한법’이라 한다) 제10조 제1항은 ‘일정한 내국법인이 2006. 12. 31. 이전에 종료하는 과세연도까지 각 과세연도에 연구 및 인력개발을 위한 비용 중 대통령령이 정하는 비용(이하 ‘연구·인력개발비’라 한다)이 있는 경우 그 각 호의 방법 중 하나를 선택하여 법인세에 관한 세액공제를 적용받을 수 있다’고 규정하고 있고,
구 조세특례제한법(2007. 12. 31. 법률 제8827호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 조세특례제한법’이라 한다) 제10조 제1항은 ‘일정한 내국법인이 2009. 12. 31. 이전에 종료하는 과세연도까지 각 과세연도에 연구·인력개발비가 있는 경우 그 각 호에 따른 금액을 해당 과세연도의 법인세에서 공제한다’고 규정하고 있으며(개정 전 조세특례제한법 제10조 제1항과 구 조세특례제한법 제10조 제1항을 통칭하여 이하 ‘구 조특법 제10조 제1항’이라 한다),
그 각 위임을 받은 구 조세특례제한법 시행령(2008. 10. 7. 대통령령 제21064호로 개정되기 전의 것) 제9조 제2항 [별표 6] 제1호 (라)목(이하 ‘이 사건 규정’이라 한다)은 연구·인력개발비 세액공제를 적용받는 비용의 하나로 ‘당해 기업이 그 종업원에게 직무발명보상금으로 지출한 금액’을들고있다.
2. 쟁점 – (1) 대표이사 등 임원, 특수관계인에게 지급한 직무발명보상금이 법인세 세액공제 대상으로서 적법한지 여부 + (2) 사용자가 산정하여 지급한 보상금 전액이 법인세 세액공제의 대상 범위로서 적법한지 여부
3. 대법원 판결요지
[1] 대표이사 등 임원, 특수관계인도 직무발명 보상금 지급대상에 해당함
구 조세특례제한법 시행령(2008. 10. 7. 대통령령 제21064호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제9조 제2항 [별표 6] 제1호 (라)목이 직무발명보상금으로 지출한 금액을 연구·인력개발비로 보아 내국법인의 법인세에 관한 세액공제 대상으로 정한 취지는 조세지원을 통해 기업의 연구개발을 장려하고 촉진하고자 함에 있는 점, 2008. 10. 7. 대통령령 제21064호로 개정된 조세특례제한법 시행령 제9조 제2항 [별표 6] 제1호 (라)목은 ‘종업원 또는 종업원 외의 자에게 직무발명보상금으로 지출한 금액’을 세액공제 대상이 되는 직무발명보상금으로 규정함으로써 임원에게 지출한 직무발명보상금도 세액공제 대상이 됨을 분명히 하였던 점, 조세특례제한법 제12조는 기술이전소득 등에 대한 과세특례를 규정하면서 내국법인과 특수관계에 있는 자에게 지급한 금액을 세액공제 대상에서 제외하도록 명시적으로 규정하고 있는 반면, 구 조세특례제한법(2006. 12. 30. 법률 제8146호로 개정되기 전의 것 및 2007. 12. 31. 법률 제8827호로 개정되기 전의 것) 제10조 제1항은 특수관계자에게 지급한 직무발명보상금을 세액공제 대상에서 제외하는 것으로 규정하고 있지 않은 점 등에 비추어 보면,
구 조세특례제한법 시행령 제9조 제2항 [별표 6] 제1호 (라)목의 직무발명보상금이란 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제39조 제1항, 제40조 또는 발명진흥법 제2조 제2호 등이 규정한 직무발명보상금을 뜻하는 것으로 보아야 하고, 임원이나 특수관계자에게 지급하는 직무발명보상금이라고 하더라도 이를 세액공제 대상에서 제외할 것은 아니다.
[2] 특허법, 발명진흥법에 따른 정당한 직무발명보상금으로 지급한 금액은 세액공제 대상
구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제39조 제1항, 제40조 또는 발명진흥법 제2조 제2호, 제15조 등이 직무발명을 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 ‘종업원 등’이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 ‘사용자 등’이라 한다)의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명으로 규정하고, 그 보상액을 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 등 및 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여 산정하도록 규정하고 있으므로(더욱이 발명진흥법 제15조 제2항은 보상에 관하여 근무규정 등에서 정하는 경우에는 그에 따른 보상이 일정한 상황을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면 정당한 보상으로 본다고 규정하고 있다),
그러한 요건을 갖춘 직무발명에 관하여 위와 같은 점을 감안하여 산정된 직무발명보상금이라면, 구 조세특례제한법(2006. 12. 30. 법률 제8146호로 개정되기 전의 것 및 2007. 12. 31. 법률 제8827호로 개정되기 전의 것) 제10조 제1항이 허용하는 한도 내의 금액은 특별한 사정이 없는 한 연구·인력개발비 세액공제 대상이 된다.
최근 PD-1/PD-L1 분야 암치료 신약은 뜨거운 관심의 대상입니다. 키트루다의 경우 이미 매출이 급성장하고 있을 뿐만 아니라 현재도 수많은 적응증에 대한 임상시험이 진행중이라는 소식입니다. 오노제약의 PD-1/PD-L1 항체 면역 항암제 신약, 옵디보 Opdivo 또한 높은 매출성장을 기대하고 있습니다.
옵디보 Opdivo 특허의 주된 발명자인 Tasuku Honjo 교수는 노벨상까지 받았습니다. 그런데 미국 Dana-Farber Cancer Institute 소속 연구진이 수건의 미국특허에 대해 공동발명을 주장하는 소송을 미국법원에 제기하였고, 그 결과는 혼조교수와 공동발명자에 해당한다는 판결이 나왔습니다. 판결문 중 중요부분을 소개하는 블로그 포스팅은 아래와 같습니다. 공동발명자 성립요건의 입증책임 및 기준 - corroboration 인정 판결문 인용 : PD-1/PD-L1 항체 면역 항암제 신약, 옵디보 Opdivo 특허발명의 공동발명자 분쟁 - 미국법원 판결 Dana-Farber Cancer Institute vs Ono Pharmaceutical & BMS 사건 판결
이번에 일본매체에 Tasuku Honjo 교수가 Ono Pharmaceutical Co.를 상대로 오는 9월경 약 ¥15 billion을 청구하는 소송을 오사카지방지재법원에 제기할 예정이라는 기사가 나왔습니다. 실제 청구할지 여부는 모르겠지만 거론되는 직무발명 보상금의 액수가 천문학적 숫자입니다.
In the planned lawsuit with the Osaka District Court, Honjo will claim that he is entitled to 10 percent, or about ¥15.4 billion, of the amount Ono Pharmaceutical and U.S. drug maker Bristol-Myers Squibb Co. received from U.S. drug giant Merck & Co. when they settled a patent infringement lawsuit. Ono Pharmaceutical set aside some ¥400millionat a regional legal affairs bureau from January 2017 to March 2018 to make payments to Honjo.
Honjo, a professor at Kyoto University, won the 2018 Nobel Prize in Physiology or Medicine with a U.S. scientist for their immunology research that led to the development of the cancer drug Opdivo, which is at the center of the royalty dispute.
In October 2006, Honjo and Ono Pharmaceutical entered into a contract that limited his compensation to 1 percent or less of the drug’s sales. He is now claiming the compensation rate should be raised and considering filing a separate lawsuit.
대학기술을 license하여 산학공동협력연구 Research Collaboration Agreement를 체결하는 경우 후속 연구개발성과에 대한 권리귀속, 그 기술을 대기업 등 제3자에게 다시 license하거나 이전하는 등 사업화하여 수익을 창출할 수 있는 sublicense 단계에서의 수익배분 문제는 핵심쟁점 중 하나입니다.
최대한 파이를 키워야만 서로 나누어 가질 조각도 커진다는 기본전제는 분명합니다. 먼저 파이를 키우는 후속 연구개발과 sublicense는 서로 적극적으로 지원해야 합니다. 그 다음 파이조각 나누기는 쉽지 않습니다. 왜냐하면, 후속 연구개발성과에 대한 권리관계 판단이 쉽지 않기 때문입니다. 통상 sublicense는 원천기술보다 후속 연구개발성과를 본 후 원천기술에 그것을 포함하여 대상으로 하거나 원천기술보다 후속 연구개발성과를 주된 대상기술로 하기 때문입니다. 후속연구개발에 대한 기여도가 똑같지 않기 때문에 소유권 또는 지분권 등에 관한 분쟁 가능성이 높습니다.
특히 대학교수가 licensee 기업으로부터 위탁연구용역을 수주하는 경우도 많기 때문에 위탁연구 관련 발명의 발명자에 해당하는지 아니면 단순 외주 용역에 불과한지, 특히 소속대학은 직무발명 법리에 근거한 지분권이 있는지 등등 복잡한 문제가 생깁니다. 아래에서 미국대학 중 기술이전 실적이 많고 또 소송 등 권리행사에 적극적인 Wisconsin 대학의 분쟁사례 판결을 참고로 소개합니다.
2. 기술이전 및 산학협력연구
가. 대학기술 라이선스 및 산학협동연구
1999년 Wisconsin 대학교수는 SCD 저해화합물의 콜레스테롤 저하 효능을 발견하였고, Wisconsin 대학산학협력단에서 2000년 연구결과에 대한 provisional patent application을 출원하였습니다. 그 후 캐나다 제약회사 Xenon에서 특허출원기술을 포함한 exclusive license agreement 및 Wisconsin 대학교수를 포함한 연구진과 콜레스테롤 저하 효능의 신약개발에 관한 공동연구개발계약을 체결하고, 공동연구개발을 진행하여 다수 신물질의 효과를 확인하였습니다. Xenon사는 그 다음 해 2001년 provisional patent application에 대한 우선권을 주장하면서 추가 연구성과를 포함하여 대학과 공동 특허출원을 하였습니다.
나. 후속 연구개발성과에 대한 회사의 단독 특허출원
한편, Xenon은 계속하여 license 대상 물질을 넘어서 그 범위를 확대하여 수천개의 화합물의 약효를 확인하는 추가 연구개발 프로젝트를 추진하였고, 이때 위스콘신 대학이 아닌 제3의 외부 전문 연구기관과 위탁연구용역을 진행하였습니다.
그 결과 효능이 뛰어난 PPA 군 화합물 20여개를 선택한 후, 다시 Wisconsin 대학의 교수에게 보내 효능을 재확인하는 위탁연구용역을 하였습니다. 그 최종 결과물을 갖고Xenon사 단독으로 PPA군 화합물에 대한 후속 특허출원을 하였습니다.
다. Norvatis에 sublicense 성사 및 분쟁발생
Xenon사는 후속으로 단독 출원했던 신약후보물질 PPA 관련 기술에 대해, 대형 제약회사 Novartis와 특허출원 후 3,4년이 지나 기술이전 및 license하는 계약을 체결하였습니다.
Wisconsin 대학은 Xenon의 후속 연구성과물에 대한 단독 특허출원 기술내용, PPA 기술내용도 Wisconsin 대학과 공동 출원한 선행 특허출원의 청구범위에 속하고, 대학과 체결한 exclusive license 적용대상이므로 계약상 sublicense에 해당하고, 따라서 약정한 sublicense fee를 대학에 지불해야 한다고 주장합니다.
반면, licensee Xenon사에서는 후속 연구성과 PPA 관련 기술내용은 대학과 무관하게 독자적인 연구개발의 성과물로서 단독소유라고 주장하였습니다.
또한, 설령 그 기술내용이 선출원 특허의 청구범위에 속한다고 하더라도 미국법상 공동 출원인 Xenon사는 타 공유자의 동의 없이 자유롭게 license 하는 등 실시할 권리가 있다고 주장합니다. 즉, 특허공유자는 타 공유자에게 수익 배분의 부담 없이 자유롭게 공유 특허발명을 양도 또는 라이선스를 할 수 있기 때문에 Norvatis로부터 받은 로열티 수입 중 일부를 위스콘신 대학에 배분해 주어야 할 의무는 없다고 주장합니다.
3. 미국법원 판결
Xenon사의 방어논리 중 핵심포인트는 미국특허법상 공동출원인, 특허공유자의 특허기술전체에 대한 자유로운 실시권에 기초한 것입니다. 미국법원은 특허법상 공유자의 권리의무관계는 당사자 사이의 계약으로 달리 정할 수 있고, 그 경우 당사자 사이 계약내용이 이 우선 적용된다는 기본원칙을 명확하게 밝혔습니다.
Xenon사는 Wisconsin 대학 산학협력단과 체결한 계약서에서 sublicense를 허용하고 그 경우 대학에 일정한 sublicense fee를 지불하기로 약정하였고, 그와 같은 계약은 공동출원인, 공유특허권자 사이에서도 유효한데, Xenon사에서 그와 같은 계약을 위반했다고 판결하였습니다.
결국 Xenon사는 exclusive license agreement에서 약정한 바에 따라 Norvatis로부터 받은upfront payment는 물론 향후 running royalty 중 일부를 sublicense fee로서 위스콘신 산단에 지불해야 한다는 판결입니다.
한편, 추가 PPA 화합물 20여개를 Wisconsin 대학교수에게 보내 효능을 재확인하기 위한 위탁연구용역에 관련 쟁점이 있습니다. Wisconsin 대학은 공동연구개발계약 범위 내에 속하고 대학교수는 공동발명자, 대학은 그 직무발명의 승계인으로서 권리 공유자라는 입장입니다. 미국법원은 회사 단독 소유권을 부정하고 산단에 공유자 권리를 인정하였습니다.
우리나라에서도 대학교수와 위탁연구용역을 자주 합니다. 그 결과물에 대해 대학 산학협력단의 지분권을 부인하고 의뢰자 회사의 단독 권리를 주장하는 경우가 많습니다. 해당 교수가 발명자로 인정된다면, 직무발명 등 관련 법에 따라 판단해 본다면, 설령 해당 대학교수가 용인하더라도 회사의 단독 소유 주장은 인정받기 어렵다 생각합니다.
대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결: “원칙적으로 사용자는 종업원의 직무발명에 대해 승계 여부와 관계없이 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 취득하므로, 여기서 ‘사용자가 얻을 이익’이라 함은 그와 같은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 말한다.
종업원 발명자의 직무발명 보상금도 사용자가 직무발명의 사용으로 인하여 독점적, 배타적으로 향유하고 있는 이익이 있는 경우에 한하여 청구할 수 있다.
그리고 직무발명 보상금을 주장하는 자에게 사용자가 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 것이라는 점 및 그 액수에 대한 증명책임이 있다.”
2. 서울중앙지방법원 2017. 7. 21. 선고 2015가합3186 판결
사용자 회사에서 직무발명을 실시한 사실을 인정하더라도 다음과 같은 구체적 사정을 고려할 때 사용자가 직무발명의 실시를 통하여 통상실시로 인한 이익을 넘어 배타적 독점적 이익을 얻었다고 인정하기 부족하다. 사용자의 직무발명 보상의무 부정
-‘사용자 이익’을 인정하지 않았던 구체적 사정-
(1)대체 제품이 다수 존재 + 사용자는 해당 직무발명 특허 이전에도 관련 특허권, 실용신안권, 디자인권 다수 보유
(2)해당 직무발명 특허권은 연차료 불납으로 소멸 + 특허권 소멸 전후로 사용자의 매출이나 이익에 어떤 부정적 영향을 주었다고 보이지 않음
(3)중인 진술 - 특허발명으로 인한 경쟁상 유리한 점 없음 + 공사 경쟁입찰에서 공사단가만이 유일한 중요 요소임
(4)사용자 회사 – 다른 대체 제품 사용 + 심지어 다른 회사 경쟁 제품 구매하여 사용하기도 함
(5)직무발명 실지제품의 불리한 단점 있음 + 단점 때문에 거의 사용하지 않았다는 증언 있음
(6)사용자 매출의 대부분은 직무발명과 무관한 영역에서 발생 + 직무발명 관련 매출은 극히 적음
3. 일본 오사카지방법원 2019. 1. 17. 선고 평성29(와)제3527호 판결
-직무발명: 폴리머 제조공정 중 방법발명, 발명의 명칭 “염소화염화비닐계 수지의 세정 방법 및 그 장치”
-직무발명자: 회사의 폴리머 기술부분 연구원 경력자, 퇴직 후 직무발명보상소송 제기
-사용자: 의약원료 등 화학제품 제조판매 회사
-사용자 회사는 직무발명을 특정제품의 생산공정에 적용하여 제품 생산 및 판매함, 직무발명 실시하여 이익을 얻음
-일본 법원 1심 판결요지: 직무발명보상청구 불인정
-판결이유: 공지기술, 대체기술 존재하는 상황, 사용자가 직무발명을 적용하여 실시하고 있지만, 무상으로 채택, 사용할 수 있는 대체기술, 공지기술과 비교할 때 직무발명 실시로 인한 추가 이익 인정할 수 없음. 또한 타사에서 직무발명을 실시하는 것을 배제함으로써 얻을 이익 가능성도 불인정
-따라서, 사용자의 직무발명에 대한 무상의 통상실시권을 넘어서는 독점배타적 지위에서 발생하는 이익 불인정, 직무발명자의 보상청구권 불인정
직무발명 보상액수 산정의 기본원칙은 확립되었다고 볼 수 있지만, 그 산정에 관련된 각 요소들을 구체적으로 어떻게 결정하고 산정할 것인지는 아직 명확하게 확립되지 않았습니다. 객관적이고 명확한 결정근거를 찾기 어려워 실무상 난제라고 볼 수 있습니다.
지난 해 연말 특허법원 세미나에서 발표된 윤주탁 판사님의 발표자료는 특허법원 등 다양한 재판사례를 정리하면서 실무적 포인트를 요약한 것이라서 특허실무자들에게 큰 도움이 될 것으로 생각합니다. 특허법원 웹사이트에 올라와 있는데, 한번 꼼꼼하게 읽어 보기를 권합니다. 여기에서도 참고자료로 첨부합니다.
직무발명 산정식은 다음과 같습니다. 그 내용은 명확하지만 각 요소를 어떻게 정할지는 매우 어렵습니다. 난제이지만 직무발명자에게 정당한 보상을 지급하라는 법제도의 취지를 살릴 수 있도록 각 요소를 판단하는 것이 바람직하다 생각합니다. 사용자가 직무발명으로 얻을 이익 중 극히 일부만을 직무발명자에게 보상하면 그것을 정당한 보상이라 할 수 있을지 의문입니다.
(1) 보상금 액수= 사용자 이익액 x 발명자 공헌도(1-사용자 공헌도) x 발명자 기여율(공동발명자 중 특정 발명자의 기여도)
(2) 사용자 이익액= 초과매출액 x 가상 실시료율
(3) 초과 매출액= 총 매출액 x 독점권 기여율 x (발명의 기여도를 고려해야 하는 경우 그 직무발명의 기여도)
(1)발명자의 사용자 회사 재직 시 지위 – 해당 사업부 사장, 법원 – 직무발명 인정 + 사용자에 대한 직무발명보상청구권 인정
(2)사용자 회사 – 직무발명을 적용한 제품을 생산, 판매하는 매출발생
(3)실시보상 관련 직무발명보상금 = 사용자가 얻을 이익(실시제품의 매출액 x 독점권 기여율 x 가상 실시료율) x 발명자 보상율(발명자 공헌도) x 공동발명자 기여율
(4)사용자가 얻은 이익 = 실시제품의 매출액 x 독점권 기여율 x 가상 실시료율
(5)독점권 기여율 – 사용자는 무상의 통상실시권을 넘어서는 독점적, 배타적 지위에서 추가 발생하는 이익에 대한 직무발명보상 의무 있음
(6)통상 독점권 기여율 결정에 관한 정량적 근거 제시 판결 사례 없음, 법원은 관련 요소를 종합적으로 고려하여 결단함. 구체적 근거를 밝히는 경우 많지 않음. 본 사안의 경우 아래와 같이 30%라고 판단함
(7)가상의 실시료 결정 근거로는 다른 라이선스 사례가 있다면 유력한 근거로 작용, 실제 라이선스 사례가 없다면 업계 평균 실시료율 등 참고자료를 근거로 결정하는 실무 경향, 관련 요소를 종합적으로 고려한 재판부 결단, 본 사안의 경우 특허청 직무발명 해설집에 포함된 산업부분별 평균 실시료율 자료를 참고하여 5.1%로 인정함
(2)회사의 대응방안으로 재직 중 공동발명자 중 1인 명의로 퇴직자, 공동발명자를 상대로, 또한 직무발명 승계인 및 등록권자 회사법인을 공동피고로 하여, 퇴직연구원은 진정한 발명자(디자인 창작자)가 아니다는 점을 법원판결로 확인해 달라는 확인소송 제기함
쟁점– 공동발명자가 다른 공동발명자를 상대로 진정한 공동발명자에 해당하지 않는다는 확인을 소로서 구할 수 있는지 여부
확인의 소 적법요건 – 확인의 이익 판단 법리
대법원 2013. 2. 15. 선고 2012다67399 판결“확인의 소에 있어서는 권리보호요건으로서 확인의 이익이 있어야 하고 그 확인의 이익은 원고의 권리 또는 법률상의 지위에 현존하는 불안, 위험이 있고 그 불안, 위험을 제거함에는 피고를 상대로 확인판결을 받는 것이 가장 유효적절한 수단일 때에만 인정된다.”
KASAN_회사에 직무발명규정이 없는 경우 종업원의 직무발명보상금청구권 행사기간 10년은 언제 기산되어 언제 만료되는가 - 소멸시효 10년의 기산점 – 직무발명의 승계일 기준.pdf
