(1)   심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적절차적 위법성 여부이므로, 심결취소소송의 당사자는 심결에서 판단되지 않은 것이라도 그 심결의 결론을 정당하게 하거나 위법하게 하는 사유를 심결취소소송단계에서 주장증명할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 달리 볼 만한 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다(대법원 2002. 6. 25. 선고 20001290 판결, 대법원 2003. 8. 19. 선고 20011655 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 20074410 판결 등 참조).

 

(2)   특히 확인대상 발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건이므로, 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003656 판결, 대법원 2013. 4. 25. 선고 201285 판결 등 참조).

 

(3)   특허권의 권리범위확인심판을 청구할 경우 심판청구의 대상이 되는 확인대상 발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 20103356 판결 등 참조).

 

(4)   확인대상 발명의 특정 여부는 확인대상 발명의 설명서와 도면을 일체로 파악하고 이를 종합적으로 고려하여 판단해야 하므로, 확인대상 발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 확인대상 발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상 발명은 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 특정된 것으로 보아야 한다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2010296 판결, 대법원 2020. 5. 28. 선고 20172291 판결 등 참조).

 

첨부: 대법원 2023. 12. 28. 선고 202110725 판결

대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 판결.pdf
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KASAN_권리범위확인심판 확인대상발명의 특정 여부 판단 대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725 판결.pdf
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작성일시 : 2024. 1. 9. 08:30
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(1)   원고는 확인대상발명(이하보정 전 확인대상발명이라 하되, 보정 후 확인대상발명으로 수정되거나 삭제된 부분은 밑줄로 표시함)은 이 사건 1항 발명의 권리범위에 속한다는 이유로 특허심판원에 권리범위확인심판(적극적 권리범위확인심판)을 구하였고, 이에 대해 특허심판원은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

 

(2)   그러나 피고는 특허법원에 원심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였고, 특허법원은 보정 전 확인대상발명이 피고가 실시하는 발명(이하피고실시발명이라 한다)과 아래와 같은 점 등을 들어 동일하지 않다는 이유로 원고의 위 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다고 판단하여 원심결을 취소하는 판결을 하였고, 위 심결취소판결은 그 무렵 그대로 확정되었다.

 

(3)   위 심결취소판결이 확정되자, 특허심판원은 환송사건을 2022(취소판결)63호로 심리하면서, 원고에게 보정 전 확인대상발명과 피고실시발명 사이에 동일성이 인정되지 않는다는 내용의 심문서를 송부하였고, 이에 원고는 보정 전 확인대상발명을 보정(이 보정에 따른 확인대상발명을보정 후 확인대상발명이라 함)하였다. 이에 대해 특허심판원은 보정 후 확인대상발명과 피고실시발명의 동일성이 인정되지 않는다는 이유로 이 사건 보정은 부적법하고, 보정 전 확인대상발명과 피고실시발명이 동일하지 아니하여 원고의 위 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다는 이유로 원고의 심판청구를 각하하는 심결을 하였다.

 

(4)   원고는 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 특허법원은 보정사항들은 확인대상발명의 명칭을 변경한 것이거나 확인대상발명의 설명서를 보정한 것에 해당하고, 요지 변경에 해당하지 않으므로 이 사건 심결은 보정 후 확인대상발명을 대상으로 심리하여야 함에도 이 사건 보정이 적법하지 않다고 판단하여 보정 전 확인대상발명을 대상으로 심리하였으므로 절차상 위법이 있다. 심결 취소 판결

 

(5)   특허법 제140조 제3항에 의하면 권리범위 확인심판을 청구할 때에는 심판청구서에 특허발명과 대비될 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 하고, 같은 조 제2항 본문에 의하면 심판청구서의 보정은 그 요지가 변경되지 않는 이상 이를 허용하여야 한다.

 

(6)   다만 특허법 제140조 제2항 단서 및 제3호에 의하면 특허권자 또는 전용실시권자가 청구인으로서 청구한 권리범위확인심판(적극적 권리범위확인심판)에서 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 및 도면을 보정하는 경우에는 심판청구서의 보정이 그 요지를 변경하더라도 허용된다.

 

(7)   특허법 제140조 제2항 본문의 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있다는 데 있으므로, 그 보정의 정도가 확인대상발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우에는 위 규정에서 말하는 요지의 변경에 해당하지 아니한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2012610 판결, 대법원 2012. 5. 24. 선고 2012344 판결 등 참조).

 

첨부: 특허법원 2023. 6. 29. 선고 20225850 판결

특허법원 2023. 6. 29. 선고 2022허5850 판결.pdf
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KASAN_적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명 보정을 요지변경에도 허용되는 경우 + 요지변경 판단기준 특허법원 2023. 6. 29. 선고 2022허5850 판결.pdf
0.25MB

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작성일시 : 2023. 10. 11. 08:34
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