권리남용__글16건

  1. 2024.02.20 상표권 압류, 강제경매, 매각절차 종료, 이전등록 후 무효심결 확정, 상표권 소급소멸 BUT 강제경매 효력 유효, 매수인의 위험부담: 대법원 2023. 12. 28. 선고 2022다209079 판결
  2. 2023.11.02 회사의 물품대금채권 3억원 지급판결 후 무자력 + 대표이사의 자녀가 대표이사인 타 회사에 청구 - 불인정: 서울북부지방법원 2023. 6. 28. 선고 2022가단113755 판결
  3. 2023.11.02 주주개인의 채무 회피목적 신설 회사에 대한 채권자 승소 - 법인격 부인: 대법원 2021. 4. 15. 선고 2019다293449 판결
  4. 2023.08.24 짝퉁, 위조상표 사용행위 - 법정손해배상 규정 적용요건: 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결
  5. 2023.08.24 선출원 등록상표와 유사한 상표 후출원 등록 후 등록상표의 사용 – 선출원 등록상표권의 침해 해당: 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결
  6. 2022.01.19 특허침해소송과 권리범위확인심판 및 심결취소 소송의 구별 – 진보성 흠결 특허무효 및 권리남용 주장 불허: 특허법원 2021. 10. 29. 선고 2020허6996 판결
  7. 2021.09.06 짝퉁, 위조상표 사용행위 - 법정손해배상 규정 적용요건: 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결
  8. 2021.09.06 상표권자 등록상표 사용하지 않는 경우 상표권침해 BUT 손해배상, 법정손해배상 책임 – 불인정: 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결
  9. 2021.08.27 먼저 등록한 엘시티, LCT 선등록 서비스표의 사용행위 – 부정경쟁행위 및 권리남용행위: 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2019나1838 판결
  10. 2021.08.26 중국산 제품 수입판매업자의 특허권 존재 및 침해사실 알지 못함 항변 불인정 – 과실추정 규정: 서울중앙지방법원 2021. 4. 30. 선고 2018가합552887 판결
  11. 2021.04.13 짝퉁, 위조상표 사용행위 - 법정손해배상 규정 적용요건: 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결
  12. 2021.04.12 상표권자 등록상표 사용하지 않는 경우 상표권침해 BUT 손해배상, 법정손해배상 책임 – 불인정: 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결
  13. 2021.03.31 채무초과 기존회사의 채권자가 신설회사 상대 승소 – 채무면탈 의도 및 법인격 부인: 대법원 2021. 3. 25. 선고 2020다275942 판결
  14. 2021.03.19 선출원 등록상표와 유사한 후출원 등록상표의 사용 – 선출원 등록상표권의 침해 해당: 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결
  15. 2020.03.13 벤처기업의 외부 전문가에 대한 스톡옵션, 주식매수선택권 부여계약의 취소 – 신라젠 사례: 서울고등법원 2019. 7. 11. 선고 2019나2014316 판결
  16. 2020.02.04 특허청구범위의 제한 해석 불인정 - LED 조명기구 특허발명의 구성요소와 침해혐의 제품의 구성의 대비 판단에서 특허법원과 대법원의 판단 결과가 엇갈린 사례: 대법원 2020. 1. 30. 선고 2017다22..

 

1.    사안의 개요 및 쟁점

 

(1)   상표권 강제경매 매각절차에서 상표권 매수하여, 상표권 이전등록 완료

(2)   상표등록 무효심결 확정, 상표권 소급적 소멸, 매수인의 상표권 상실

(3)   매수인의 매각명령의 무효 주장, 배당채권자에게 배당금에 대한 부당이득반환 청구

(4)   원심 판결 - 상표등록 무효심결 확정됨에 따라 상표권은 처음부터 없었던 것이 되므로 매각명령은 존재하지 않는 상표권을 매각목적물로 한 것으로서 무효. 배당금을 부당이득으로 반환할 의무가 있다.

(5)   대법원 판결 상표권 등록무효, 상표권 소급적 소멸에도 상표권에 대한 집행절차의 효력이 무효로 된다고 할 수는 없다. 매각명령 무효를 전제로 하는 부당이득반환청구 기각

 

2.    대법원 판결 요지

 

(1)   강제경매 절차에서 매수인이 상표권을 취득하고 그 집행절차가 종료되었는데 그 후 상표등록 무효심결이 확정됨에 따라 상표권을 소급적으로 상실하게 되더라도 상표권에 대한 집행절차의 효력이 무효로 된다고 할 수 없다.

 

(2)   상표권에 대한 집행절차에서 상표권 압류의 효력은 등록원부에 압류등록이 된 때에 발생하고(민사집행규칙 제175조 제1, 3), 압류등록 당시 상표권이 집행채무자의 책임재산에 속하였고 독립된 재산으로서의 가치가 있었던 이상 상표권에 대한 압류명령은 유효하다. 다만, 상표권이 소멸하는 등으로 권리를 이전할 수 없는 사정이 명백하게 된 때에는 경매절차의 취소사유에 해당하는데(민사집행규칙 제175조 제5, 민사집행법 제96조 제1), 경매절차의 취소사유는 매각대금을 다 내기 전에 발생한 것이어야 한다.

 

(3)   상표권은 사후적으로 이해관계인 등의 심판청구에 따른 특허심판원의 상표등록 무효심판을 통해 그 상표권이 처음부터 없었던 것으로 간주될 가능성을 내포하고 있고, 당사자 대립 구조를 가지는 상표등록 무효심판의 특성상 심판청구의 상대방인 상표권자의 적절한 대응 여하에 따라 무효심판의 결과가 좌우될 수도 있다.

 

(4)   따라서 상표권에 대한 집행절차에서 상표권을 취득하였는데 집행절차가 종료된 후 상표등록 무효심결의 확정에 따라 그 상표권이 처음부터 없었던 것으로 간주되더라도, 집행절차를 무효로 하면서까지 상표권 매수인이나 양수인을 보호할 필요성이 있다고 단정하기 어렵다.

 

KASAN_상표권 압류, 강제경매, 매각절차 종료, 이전등록 후 무효심결 확정, 상표권 소급소멸 BUT 강제경매 효력 유효, 매수인의 위험부담 대법원 2023. 12. 28. 선고 2022다209079 판결.pdf
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작성일시 : 2024. 2. 20. 13:56
:

 

 

1.     사안의 개요

 

(1)   A 회사에 대한 약 3억원 물품대금채권 지급 판결

 

(2)   채권자 원고가 피고 회사는 채무자 A 회사의 채무 면탈 의도로 설립되었다고 주장하면서 피고에 대해 위 물품대금을 청구한 사안

 

(3)   법원 판결 불인정, 채무자 회사의 대표이사와 피고 회사의 대표자가 부모와 자녀 관계에 있고, 채무자 회사의 거래처 중 일부가 피고 회사의 거래처이기도 하며, 소외 회사의 직원 중 일부가 피고 회사로 이직하기는 하였으나, 채무자 회사와 피고 회사의 임금 내역 및 인적 조직 구성, 주요 자산 및 설비의 이전 여부, 소외 회사와 피고 회사 사이의 거래 내역 등을 종합하여 볼 때 위 인정사실만으로 소외 회사가 채무를 면탈할 목적으로 실질적으로 동일한 피고 회사를 설립하였다고 보기 어렵다고 판단하여 원고의 청구를 기각 판결

 

2.     채권자 원고의 주장 요지

 

원고는피고회사의 대표자 F이 소외회사의 공동대표이사 C, D의 자녀인 점, ② 소외 회사의 근무하였던 직원들 상당수가 피고회사에 재직 중이라는 점, ③ 소외 회사에서 사용하던 집기 등 물품이 피고회사에서 사용되고 있는 점, ④ 소외 회사에서 생산된 무늬, 패턴 등이 피고회사에서도 생산되고 있는 점, ⑤ 두 회사의 위치가 매우 근접하다는 점 등에 비추어 보면, 피고회사는 소외 회사의 채무를 면탈할 의도로 설립된 회사이므로 피고회사는 법인격남용의 법리에 따라 원고에 대하여 소외 회사와 동일한 채무를 부담한다고 주장

 

3.     법원 판결 요지

 

(1)   기존회사가 채무를 면탈하기 위하여 기업의 형태ㆍ내용이 실질적으로 동일한 신설회사를 설립하였다면, 신설회사의 설립은 기존회사의 채무면탈이라는 위법한 목적 달성을 위하여 회사제도를 남용한 것에 해당한다. 이러한 경우에 기존회사의 채권자에 대하여 위 두 회사가 별개의 법인격을 갖고 있음을 주장하는 것은 신의성실의 원칙상허용될 수 없으므로, 기존회사의 채권자는 위 두 회사 어느 쪽에 대하여서도 채무의 이행을 청구할 수 있다고 할 것인바(대법원 2004. 11. 12. 선고 200266892 판결 참조),

 

(2)   여기에서 기존회사의 채무를 면탈할 의도로 신설회사를 설립한 것인지 여부는 기존회사의 폐업 당시 경영상태나 자산상황, 신설회사의 설립시점, 기존회사에서 신설회사로 유용된 자산의 유무와 그 정도, 기존회사에서 신설회사로 이전된 자산이 있는 경우, 그 정당한 대가가 지급되었는지 여부 등 제반사정을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2008. 8. 21. 선고 200624438 판결 참조).

 

(3)   피고 회사가 원고에 대한 채무를 면탈하기 위하여 채무자 회사와 형태와 내용이 실질적으로 동일한 피고회사를 설립하였다는 점을 인정하기 부족하다. 원고청구 기각 판결

 

첨부: 서울북부지방법원 2023. 6. 28. 선고 2022가단113755 판결

 

KASAN_회사의 물품대금채권 3억원 지급판결 후 무자력 + 대표이사의 자녀가 대표이사인 타 회사에 청구 - 불인정 서울북부지방법원 2023. 6. 28. 선고 2022가단113755 판결.pdf
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서울북부지방법원 2023. 6. 28. 선고 2022가단113755 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 11. 2. 17:00
:

 

 

신설 회사의 주주에 대한 채권자가 신설회사를 상대로 한 채무이행 청구 사건에서 채권자 승소 사례 신설 회사에 대한 법인격 부인론의 적용

 

(1)   주식회사는 주주와 독립된 별개의 권리주체이므로 그 독립된 법인격이 부인되지 않는 것이 원칙이다.

 

(2)   그러나 개인이 회사를 설립하지 않고 영업을 하다가 그와 영업목적이나 물적 설비, 인적 구성원 등이 동일한 회사를 설립하는 경우에 그 회사가 외형상으로는 법인의 형식을 갖추고 있으나 법인의 형태를 빌리고 있는 것에 지나지 않고, 실질적으로는 완전히 그 법인격의 배후에 있는 개인의 개인기업에 불과하거나, 회사가 개인에 대한 법적 책임을 회피하기 위한 수단으로 함부로 이용되고 있는 예외적인 경우까지 회사와 개인이 별개의 인격체임을 이유로 개인의 책임을 부정하는 것은 신의성실의 원칙에 반하므로, 이러한 경우에는 회사의 법인격을 부인하여 그 배후에 있는 개인에게 책임을 물을 수 있다(대법원 2001. 1. 19. 선고 9721604 판결, 대법원 2008. 9. 11. 선고 200790982 판결 등 참조).

 

(3)   나아가 그 개인과 회사의 주주들이 경제적 이해관계를 같이 하는 등 개인이 새로 설립한 회사를 실질적으로 운영하면서 자기 마음대로 이용할 수 있는 지배적 지위에 있다고 인정되는 경우로서, 회사 설립과 관련된 개인의 자산 변동 내역, 특히 개인의 자산이 설립된 회사에 이전되었다면 그에 대하여 정당한 대가가 지급되었는지 여부, 개인의 자산이 회사에 유용되었는지 여부와 그 정도 및 제3자에 대한 회사의 채무 부담 여부와 그 부담 경위 등을 종합적으로 살펴보아 회사와 개인이 별개의 인격체임을 내세워 회사 설립 전 개인의 채무 부담행위에 대한 회사의 책임을 부인하는 것이 심히 정의와 형평에 반한다고 인정되는 때에는 회사에 대하여 회사 설립 전에 개인이 부담한 채무의 이행을 청구하는 것도 가능하다고 보아야 한다.

 

(4)   개인과 회사의 주주들이 경제적 이해관계를 같이 하는 등 개인이 새로 설립한 회사를 실질적으로 운영하면서 자기 마음대로 이용할 수 있는 지배적 지위에 있다고 인정되는 경우로서, 회사와 개인이 별개의 인격체임을 내세워 회사 설립 전 개인의 채무 부담행위에 대한 회사의 책임을 부인하는 것이 심히 정의와 형평에 반한다고 인정되는 때에는 회사에 대하여 회사 설립 전에 개인이 부담한 채무의 이행을 청구하는 것 가능함

 

첨부: 대법원 2021. 4. 15. 선고 2019293449 판결

 

KASAN_대주주 개인의 채무 회피 목적 신설 회사에 대한 채권자 승소 - 법인격 부인 대법원 2021. 4. 15. 선고 2019다293449 판결.pdf
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대법원 2021. 4. 15. 선고 2019다293449 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 11. 2. 15:55
:

1.    현행 상표법 제111(법정손해배상의 청구) ① 상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 1억원(고의로 침해한 경우에는 3억원) 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. ② 제1항 전단에 해당하는 침해행위에 대하여 제109조에 따라 손해배상을 청구한 상표권자 또는 전용사용권자는 법원이 변론을 종결할 때까지 그 청구를 제1항에 따른 청구로 변경할 수 있다.

 

2.    대법원 2016. 9. 30. 선고 201459712 판결 요지

 

(1)   구 상표법 제67조에 의하면, 상표권자는 자기의 상표권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액을 손해액으로 주장하여 배상을 청구할 수 있다. 이 규정은 손해에 관한 피해자의 주장ㆍ증명책임을 경감해 주고자 하는 것이므로, 상표권자는 권리침해의 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장ㆍ증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장ㆍ증명할 필요는 없다.

(2)   그러나 위 규정이 상표권의 침해 사실만으로 손해의 발생에 대한 법률상의 추정을 하거나 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 손해배상의무를 인정하려는 취지는 아니므로, 침해자는 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 없다는 점을 주장ㆍ증명하여 손해배상책임을 면할 수 있다고 보아야 한다(대법원 2002. 10. 11. 선고 200233175 판결 등 참조).

(3)   한편 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 그 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 불구하고 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다. 따라서 상표권자가 해당 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

 

(4)   이는 위조상표의 사용 등으로 인한 상표권 침해행위가 있을 경우에 손해 액수의 증명이 곤란하더라도 일정한 한도의 법정금액을 배상받을 수 있도록 함으로써 피해자가 쉽게 권리구제를 받을 수 있도록 하는 예외적 규정이므로, 그 적용요건은 법문에 규정된 대로 엄격하게 해석하여야 한다.

 

(5)   따라서 상표권자가 이 규정에 따른 손해배상을 청구하려면, (1) 상표권 침해 당시 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, (2) 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며, 동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야지 위 규정에서 정한 법정손해배상을 청구할 수는 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

 

3.    사용실적 없는 상표권자의 손해배상청구권 불인정 법정손해배상도 동일

 

(6)   상표권자(서비스표권자)가 등록된 상표(서비스표)를 사용하지 않은 경우 손해배상청구권 불인정, 구 상표법 제67조 제3항이나 제67조의2에 의한 손해배상청구도 인정되지 않는다는 대법원 판결입니다.

 

(7)   구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 67조에 의하면, 상표권자는 자기의 상표권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액을 손해액으로 주장하여 배상을 청구할 수 있다. 이 규정은 손해에 관한 피해자의 주장·증명책임을 경감해 주고자 하는 것이므로, 상표권자는 권리침해 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장·증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장·증명할 필요는 없다. 그러나 위 규정이 상표권의 침해 사실만으로 손해의 발생에 대한 법률상의 추정을 하거나 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 손해배상의무를 인정하려는 취지는 아니므로, 침해자는 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 없다는 점을 주장·증명하여 손해배상책임을 면할 수 있다. 한편 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다. 따라서 상표권자가 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

KASAN_짝퉁, 위조상표 사용행위 - 법정손해배상 규정 적용요건 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 8. 24. 17:00
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1.    쟁점 및 대법원 전원합의체 판결요지 - 선출원 등록상표와 유사한 상표를 추출원하였으나 등록 받은 경우 후순위 상표등록권자가 자기의 등록 상표를 사용하는 행위 등록상표의 사용이지만 선출원 등록상표권에 대한 침해에 해당함, 침해로 보지 않았던 종래의 대법원 판결 변경함

 

2.    대법원 판결요지

 

(1)   상표권자가 상표등록출원일 전에 출원 등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일 유사한 상표를 등록받아(이하후출원 등록상표라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일 유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다.

 

 

(2)   보충의견: 이 판결과 달리 후출원 등록권리자의 등록권리 실시 또는 사용을 침해로 보지 않으면, 동일한 실시 또는 사용 행위에 대하여 등록 전후를 기준으로 침해 성립 여부에 관한 법률적 평가가 달라지는 불합리한 결과가 발생한다. 후출원 등록권리자의 등록권리 실시 또는 사용 주장을 권리남용으로 보아 최종적으로 침해 책임을 부담시킨다고 하더라도 위와 같은 불합리함은 여전히 남게 된다.

 

(3)   예를 들어 동일한 상표 사용 의사에 따라 계속되고 있는 후출원 등록상표권자의 일련의 상표 사용 행위에 대하여 상표등록 전에는 침해가 성립하였다가, 상표등록 후에는 원칙적으로 침해가 성립하지 않으나 선출원 등록상표권자의 권리남용 재항변이 있는 경우 그 인용 여부에 따라 침해 책임 부담 여부가 결정되게 되는 것이다.

 

(4)   형사 사건의 경우에는 문제가 더 복잡하다. 후출원 등록상표권자의 계속된 동일한 상표 사용 행위에 대하여 고의가 인정될 경우 상표등록 전에는 침해죄가 성립하는데, 상표등록 후에는 침해죄의 성립이 부정된다. 상표등록무효 심결이 확정될 경우에는 다시 침해죄가 성립하는데, 이러한 경우라도 등록 후 등록무효 확정 전 행위에 대하여까지 등록무효 심결 확정의 소급효를 들어 침해죄의 성립을 인정하는 것은 행위 당시 처벌되지 않던 것을 소급하여 처벌하게 되는 문제가 있어 이를 허용하기도 어렵다.

KASAN_선출원 등록상표와 유사한 상표 후출원 등록 후 등록상표의 사용 – 선출원 등록상표권의 침해 해당 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결.pdf
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작성일시 : 2023. 8. 24. 14:21
:

 

1. 사안의 개요 및 경과

 

(1) 특허권자의 적극적 권리범위확인심판 청구

(2) 특허심판원 청구기각 특허권자 패소 심결

(3) 특허권자의 심결취소 소송 제기

(4) 특허법원 청구인용, 심결취소, 특허권자 승소 판결

 

2. 피고 실시자의 주장 요지 

 

(1) 확인대상발명은 선행발명들에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당한다.

(2) 1항 및 제8항 발명은 그 기술구성이 선행발명 1 또는 선행발명 2 또는 선행발명 3에 동일하게 개시되어 신규성이 부정되므로 그 권리범위를 인정할 수 없다.

(3) 1항 및 제8항 발명은 그 기술구성이 선행발명 1 또는 선행발명 2 또는 선행발명3으므로부터 진보성이 부정되므로 그 권리범위를 인정할 수 없다.

(4) 특허발명이 신규성 또는 진보성의 결여로 무효로 될 것임이 명백하므로, 이 사건 특허발명의 특허권 행사는 권리남용에 해당한다.

 

3. 특허법원 판결 요지

 

(1) 권리범위확인 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는지 여부를 판단할 때에는, 확인대상발명을 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 심판청구인이 특정한 확인대상발명의 구성 전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 한다(대법원 2008. 7. 10. 선고 200864 판결 등 참조).

(2) 그런데 피고의 위 주장은 위 법리와 다른 전제에 서 있는 것으로 받아들일 수 없다. 즉 피고는 확인대상발명을 그 구성 전체가 아니라 이 사건 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하면서 자유실시기술에 해당한다고 주장하고 있다.

(3) 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다(대법원 2014. 3. 20. 선고 20124162 전원합의체 판결 참조). 피고의 주장은 위 법리와 다른 전제에 선 것으로서 더 나아가 살필 필요 없이 받아들일 수 없다.

(4) 피고는 이 사건 특허발명이 신규성 또는 진보성의 결여로 무효로 될 것임이 명백하므로, 이 사건 특허발명의 특허권 행사는 권리남용에 해당한다고 주장한다. 그러나 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차라는 점(위 전원합의체 판결 등 참조)에서 볼 때, 이 사건 특허발명의 특허권 행사가 권리남용에 해당한다는 피고의 위 주장사유는 원고들의 적극적 권리범위확인심판 청구를 받아들이지 아니한 이 사건 심결이 정당하다고 내세울 사유가 될 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2021. 10. 29. 선고 20206996 판결

 

 

KASAN_특허침해소송과 권리범위확인심판 및 심결취소 소송의 구별 – 진보성 흠결 특허무효 및 권리남용 주장 불허 특허법원 2021. 10. 29. 선고 2020허6996 판결.pdf
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특허법원 2021. 10. 29. 선고 2020허6996 판결.pdf
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작성일시 : 2022. 1. 19. 09:18
:

현행 상표법 제111(법정손해배상의 청구) [구법 제67조의2] ① 상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. ② 제1항 전단에 해당하는 침해행위에 대하여 제109조에 따라 손해배상을 청구한 상표권자 또는 전용사용권자는 법원이 변론을 종결할 때까지 그 청구를 제1항에 따른 청구로 변경할 수 있다.

 

대법원 2016. 9. 30. 선고 201459712 판결 요지

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 67조의2 1항은, ‘상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 손해액의 추정 등에 관한 제67조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있고, 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다는 취지로 규정하고 있다.

 

이는 위조상표의 사용 등으로 인한 상표권 침해행위가 있을 경우에 손해 액수의 증명이 곤란하더라도 일정한 한도의 법정금액을 배상받을 수 있도록 함으로써 피해자가 쉽게 권리구제를 받을 수 있도록 하는 예외적 규정이므로, 그 적용요건은 법문에 규정된 대로 엄격하게 해석하여야 한다.

 

따라서 상표권자가 이 규정에 따른 손해배상을 청구하려면, (1) 상표권 침해 당시 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, (2) 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며, 동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야지 위 규정에서 정한 법정손해배상을 청구할 수는 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

 

사용실적 없는 상표권자의 손해배상청구권 불인정 법정손해배상도 동일

상표권자(서비스표권자)가 등록된 상표(서비스표)를 사용하지 않은 경우 손해배상청구권 불인정, 구 상표법 제67조 제3항이나 제67조의2에 의한 손해배상청구도 인정되지 않는다는 대법원 판결입니다.

 

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 67조에 의하면, 상표권자는 자기의 상표권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액을 손해액으로 주장하여 배상을 청구할 수 있다. 이 규정은 손해에 관한 피해자의 주장·증명책임을 경감해 주고자 하는 것이므로, 상표권자는 권리침해 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장·증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장·증명할 필요는 없다. 그러나 위 규정이 상표권의 침해 사실만으로 손해의 발생에 대한 법률상의 추정을 하거나 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 손해배상의무를 인정하려는 취지는 아니므로, 침해자는 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 없다는 점을 주장·증명하여 손해배상책임을 면할 수 있다. 한편 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다. 따라서 상표권자가 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

KASAN_짝퉁, 위조상표 사용행위 - 법정손해배상 규정 적용요건 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 9. 6. 15:00
:

1. 사안의 개요 및 쟁점

 

(1)   상표권침해, 서비표권침해 인정 BUT 등록권리자의 등록상표, 등록서비스표 사용하지 않음

(2)   쟁점 - 상표권침해 인정 BUT 침해로 인한 손해배상 책임 여부 + 법정 손해배상책임 여부

 

2. 대법원 판결 요지 손해배상책임 불인정

 

3. 대법원 판결 이유

 

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 67조에 의하면, 상표권자는 자기의 상표권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액을 손해액으로 주장하여 배상을 청구할 수 있다. 이 규정은 손해에 관한 피해자의 주장ㆍ증명책임을 경감해 주고자 하는 것이므로, 상표권자는 권리침해의 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장ㆍ증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장ㆍ증명할 필요는 없다.

 

그러나 위 규정이 상표권의 침해 사실만으로 손해의 발생에 대한 법률상의 추정을 하거나 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 손해배상의무를 인정하려는 취지는 아니므로, 침해자는 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 없다는 점을 주장ㆍ증명하여 손해배상책임을 면할 수 있다고 보아야 한다(대법원 2002. 10. 11. 선고 200233175 판결 등 참조).

 

한편 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 그 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 불구하고 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다.

 

따라서 상표권자가 해당 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

 

구 상표법 제67조의2 1항은, ‘상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 손해액의 추정 등에 관한 제67조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있고, 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다는 취지로 규정하고 있다.

 

이는 위조상표의 사용 등으로 인한 상표권 침해행위가 있을 경우에 손해 액수의 증명이 곤란하더라도 일정한 한도의 법정금액을 배상받을 수 있도록 함으로써 피해자가 쉽게 권리구제를 받을 수 있도록 하는 예외적 규정이므로, 그 적용요건은 법문에 규정된 대로 엄격하게 해석하여야 한다.

 

따라서 상표권자가 이 규정에 의한 손해배상을 청구하려면, 상표권 침해 당시 해당 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며, 동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야지 위 규정에서 정한 법정손해배상을 청구할 수는 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

 

첨부: 대법원 2016. 9. 30. 선고 201459712 판결

대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결.pdf
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KASAN_상표권자 등록상표 사용하지 않는 경우 상표권침해 BUT 손해배상, 법정손해배상 책임 – 불인정 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 9. 6. 14:06
:

 

부정경쟁방지법 제2조 제1 ()목 부정경쟁행위 판단

 

국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·표장(標章) 기타 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 행위를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있다.

 

여기서 국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지는 국내 전역 또는 일정한 범위에서 거래자 또는 수요자들이 그것을 통하여 특정 영업을 다른 영업과 구별하여 널리 인식하는 경우를 말하는 것으로서

 

국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지인지는 사용 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지가 일응의 기준이 되고,

 

영업표지의 유사 여부는 동종 영업에 사용되는 두 개의 영업표지를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적·객관적·이격적으로 관찰하여 구체적인 거래실정상 일반 수요자나 거래자가 영업 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지에 의하여 판별되어야 한다.

 

한편 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위는 영업표지 자체가 동일하다고 오인하게 하는 경우뿐만 아니라 국내에 널리 인식된 타인의 영업표지와 동일 또는 유사한 표지를 사용함으로써 일반 수요자나 거래자로 하여금 당해 영업표지의 주체와 동일·유사한 표지의 사용자 간에 자본, 조직 등에 밀접한 관계가 있다고 잘못 믿게 하는 경우도 포함한다.

 

그리고 그와 같이 타인의 영업표지와 혼동을 하게 하는 행위에 해당하는지는 영업표지의 주지성, 식별력의 정도, 표지의 유사 정도, 영업 실태, 고객층의 중복 등으로 인한 경업·경합관계의 존부 그리고 모방자의 악의(사용 의도) 유무 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2011. 12. 22. 선고 20119822 판결 등 참조).

 

피고의 선등록 서비스표의 정당한 사용 항변

 

특허법원 판단요지 권리남용으로 불허

 

부정경쟁방지법 제15조는 상표법 등 다른 법률에 부정경쟁방지법과 다른 규정이 있는 경우에는 부정경쟁방지법의 규정을 적용하지 아니하고 다른 법률의 규정을 적용하도록 규정하고 있으나,

 

상표권의 등록이 자기의 상품을 타인의 상품과 식별시킬 목적으로 한 것이 아니고 국내에서 널리 인식되어 사용되고 있는 타인의 상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 혼동을 일으키게 하여 이익을 얻을 목적으로 형식상 상표권을 취득하는 것이라면 그 상표의 등록출원 자체가 부정경쟁행위를 목적으로 하는 것으로서, 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 이는 상표법을 악용하거나 남용한 것이 되어 상표법에 의한 적법한 권리의 행사라고 인정할 수 없으므로 이러한 경우에는 부정경쟁방지법 제15조의 적용이 배제된다(대법원 2001. 4. 10. 선고 20004487 판결 참조).

 

이 사건에 관하여 보건대, 피고의 등록서비스표의 서비스표권에 기한 권리행사는 권리를 남용하는 것으로 허용될 수 없다.

 

첨부: 특허법원 2021. 2. 3. 선고 20191838 판결

 

KASAN_먼저 등록한 엘시티, LCT 선등록 서비스표의 사용행위 – 부정경쟁행위 및 권리남용행위 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2019나1838 판결.pdf
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특허법원 2021. 2. 3. 선고 2019나1838 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 8. 27. 13:31
:

(1) 침해자(중국산 제품 수입판매자) 주장 해당 제품의 판매가 이 사건 특허권 침해행위에 해당함을 알지 못하였다.

 

(2) 판결요지

 

특허법 제130조는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다고 규정하고 있고, 그 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있다.

 

위 규정에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장 증명하여야 한다(대법원 2006. 4. 27. 선고 200315006 판결 참조).

 

피고가 제출한 증거만으로는 피고에게 이 사건 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

 

피고의 특허침해 및 손해배상책임 인정

 

첨부: 서울중앙지방법원 2021. 4. 30. 선고 2018가합552887 판결

 

서울중앙지방법원 2021. 4. 30. 선고 2018가합552887 판결.pdf
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KASAN_중국산 제품 수입판매업자의 특허권 존재 및 침해사실 알지 못함 항변 불인정 – 과실추정 규정 서울중앙지방법원 2021. 4. 30. 선고 2018가합552887 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 8. 26. 09:06
:

현행 상표법 제111(법정손해배상의 청구) [구법 제67조의2] ① 상표권자 또는 전용사용권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 제109조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. ② 제1항 전단에 해당하는 침해행위에 대하여 제109조에 따라 손해배상을 청구한 상표권자 또는 전용사용권자는 법원이 변론을 종결할 때까지 그 청구를 제1항에 따른 청구로 변경할 수 있다.

 

대법원 2016. 9. 30. 선고 201459712 판결 요지

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 67조의2 1항은, ‘상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 손해액의 추정 등에 관한 제67조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있고, 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다는 취지로 규정하고 있다.

 

이는 위조상표의 사용 등으로 인한 상표권 침해행위가 있을 경우에 손해 액수의 증명이 곤란하더라도 일정한 한도의 법정금액을 배상받을 수 있도록 함으로써 피해자가 쉽게 권리구제를 받을 수 있도록 하는 예외적 규정이므로, 그 적용요건은 법문에 규정된 대로 엄격하게 해석하여야 한다.

 

따라서 상표권자가 이 규정에 따른 손해배상을 청구하려면, (1) 상표권 침해 당시 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, (2) 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며, 동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야지 위 규정에서 정한 법정손해배상을 청구할 수는 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

 

사용실적 없는 상표권자의 손해배상청구권 불인정 법정손해배상도 동일

상표권자(서비스표권자)가 등록된 상표(서비스표)를 사용하지 않은 경우 손해배상청구권 불인정, 구 상표법 제67조 제3항이나 제67조의2에 의한 손해배상청구도 인정되지 않는다는 대법원 판결입니다.

 

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것) 67조에 의하면, 상표권자는 자기의 상표권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액을 손해액으로 주장하여 배상을 청구할 수 있다. 이 규정은 손해에 관한 피해자의 주장·증명책임을 경감해 주고자 하는 것이므로, 상표권자는 권리침해 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장·증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장·증명할 필요는 없다. 그러나 위 규정이 상표권의 침해 사실만으로 손해의 발생에 대한 법률상의 추정을 하거나 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 손해배상의무를 인정하려는 취지는 아니므로, 침해자는 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 없다는 점을 주장·증명하여 손해배상책임을 면할 수 있다. 한편 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다. 따라서 상표권자가 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

 

KASAN_짝퉁, 위조상표 사용행위 - 법정손해배상 규정 적용요건 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 4. 13. 08:50
:

1. 사안의 개요 및 쟁점

 

(1) 상표권침해, 서비표권침해 인정 BUT 등록권리자의 등록상표, 등록서비스표 사용하지 않음

(2) 쟁점 - 상표권침해 인정 BUT 침해로 인한 손해배상 책임 여부 + 법정 손해배상책임 여부

 

2. 대법원 판결 요지 손해배상책임 불인정

 

3. 대법원 판결 이유

 

구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 67조에 의하면, 상표권자는 자기의 상표권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액을 손해액으로 주장하여 배상을 청구할 수 있다. 이 규정은 손해에 관한 피해자의 주장ㆍ증명책임을 경감해 주고자 하는 것이므로, 상표권자는 권리침해의 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장ㆍ증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장ㆍ증명할 필요는 없다.

 

그러나 위 규정이 상표권의 침해 사실만으로 손해의 발생에 대한 법률상의 추정을 하거나 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 손해배상의무를 인정하려는 취지는 아니므로, 침해자는 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 없다는 점을 주장ㆍ증명하여 손해배상책임을 면할 수 있다고 보아야 한다(대법원 2002. 10. 11. 선고 200233175 판결 등 참조).

 

한편 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 그 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 불구하고 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다.

 

따라서 상표권자가 해당 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

 

구 상표법 제67조의2 1항은, ‘상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 손해액의 추정 등에 관한 제67조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있고, 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다는 취지로 규정하고 있다.

 

이는 위조상표의 사용 등으로 인한 상표권 침해행위가 있을 경우에 손해 액수의 증명이 곤란하더라도 일정한 한도의 법정금액을 배상 받을 수 있도록 함으로써 피해자가 쉽게 권리구제를 받을 수 있도록 하는 예외적 규정이므로, 그 적용요건은 법문에 규정된 대로 엄격하게 해석하여야 한다.

 

따라서 상표권자가 이 규정에 의한 손해배상을 청구하려면, 상표권 침해 당시 해당 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며, 동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야 위 규정에서 정한 법정손해배상을 청구할 수는 없고, 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 동일하게 적용된다.

 

첨부: 대법원 2016. 9. 30. 선고 201459712 판결

 

KASAN_상표권자 등록상표 사용하지 않는 경우 상표권침해 BUT 손해배상, 법정손해배상 책임 – 불인정 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결.pdf
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대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 4. 12. 16:13
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신설회사를 상대로 기존회사에 대한 채무의 이행을 청구한 사건에서 채권자 승소 사례 - 신설회사에 대해 법인격 부인론의 적용

 

판결요지

 

기존회사가 채무를 면탈할 의도로 기업의 형태내용이 실질적으로 동일한 신설회사를 설립한 경우 기존회사의 채무면탈이라는 위법한 목적을 달성하기 위하여 회사제도를 남용한 것이어서 기존회사의 채권자가 신설회사에 채무 이행을 청구할 수 있다.

 

기존회사 과 신설회사 사이에 사업목적의 동일성이 인정되는 점, 본점소재지 동일 건물의 일부분, 피고회사의 설립 당시 발기인으로 기존회사 대표 포함, 신설회사 주식 절반 이상 인수, 임직원 등 인적 구성이 동일 유사, 신설회사가 기존회사가 진행한 사업을 자신의 시공실적으로 홍보, 주된 거래처를 신설회사에게 이전, 사업의 연결성이 뚜렷한 점 등을 고려하여, 기존회사가 실질적으로 동일한 신설회사를 설립한 경우에 해당한다.

 

기존회사의 폐업 당시 경영상태나 자산상황, 중요한 무형자산인 영업노하우와 영업기술, 이를 이용한 거래선 등이 아무런 대가 없이 그대로 신설회사에게 이전된 사정, 등을 종합하여 채무면탈 의도를 인정할 수 있고, 설립 당시 이에 대한 채무면탈의 의도 역시 인정됨

 

채무면탈이라는 위법한 목적을 달성하기 위하여 회사제도를 남용한 이상 신설회사가 기존회사와 별개의 법인격을 가지고 있음을 주장하는 것은 신의성실의 원칙상 허용될 수 없다.

 

첨부: 대법원 2021. 3. 25. 선고 2020275942 판결

 

KASAN_채무초과 기존회사의 채권자가 신설회사 상대 승소 – 채무면탈 의도 및 법인격 부인 대법원 2021. 3. 25. 선고 2020다275942 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 3. 31. 10:00
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쟁점 및 대법원 전원합의체 판결요지 - 선출원 등록상표와 유사한 후출원 등록상표의 사용은 선출원 등록상표권에 대한 침해에 해당함, 침해로 보지 않았던 종래의 대법원 판결 변경함

 

대법원 판결요지

 

상표권자가 상표등록출원일 전에 출원 등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일 유사한 상표를 등록받아(이하 후출원 등록상표라고 한다) 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일 유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표의 적극적 효력이 제한되어 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다.

 

보충의견

 

서로 저촉하는 지식재산권 사이에서 선원이 우선한다는 법리를 채택하는 것은 다음과 같은 점에서 논리가 일관되고 명쾌하며 법적 안정성을 가져온다는 장점도 있다.

 

이 판결과 달리 후출원 등록권리자의 등록권리 실시 또는 사용을 침해로 보지 않으면, 동일한 실시 또는 사용 행위에 대하여 등록 전후를 기준으로 침해 성립 여부에 관한 법률적 평가가 달라지는 불합리한 결과가 발생한다.

 

후출원 등록권리자의 등록권리 실시 또는 사용 주장을 권리남용으로 보아 최종적으로 침해 책임을 부담시킨다고 하더라도 위와 같은 불합리함은 여전히 남게 된다.

 

예를 들어 동일한 상표 사용 의사에 따라 계속되고 있는 후출원 등록상표권자의 일련의 상표 사용 행위에 대하여 상표등록 전에는 침해가 성립하였다가, 상표등록 후에는 원칙적으로 침해가 성립하지 않으나 선출원 등록상표권자의 권리남용 재항변이 있는 경우 그 인용 여부에 따라 침해 책임 부담 여부가 결정되게 되는 것이다.

 

형사 사건의 경우에는 문제가 더 복잡하다. 후출원 등록상표권자의 계속된 동일한 상표 사용 행위에 대하여 고의가 인정될 경우 상표등록 전에는 침해죄가 성립하는데, 상표등록 후에는 침해죄의 성립이 부정된다.

 

상표등록무효 심결이 확정될 경우에는 다시 침해죄가 성립하는데, 이러한 경우라도 등록 후 등록무효 확정 전 행위에 대하여까지 등록무효 심결 확정의 소급효를 들어 침해죄의 성립을 인정하는 것은 행위 당시 처벌되지 않던 것을 소급하여 처벌하게 되는 문제가 있어 이를 허용하기도 어렵다.

 

첨부: 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018253444 판결

 

KASAN_선출원 등록상표와 유사한 후출원 등록상표의 사용 – 선출원 등록상표권의 침해 해당 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 3. 19. 09:31
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1. 계약서에 법률상 스톡옵션, 주식매수선택권 부여계약의 취소요건 보다 완화하는 것 가능 계약서 기재내용 우선

 

 

 

2. 계약서에 스톡옵션, 주식매수선택권 부여계약의 취소사유로 당사자의 귀책사유 없는 경우도 정할 수 있음 계약자유, 계약서 내용 우선

 

 

 

3. 스톡옵션, 주식매수선택권 행사기간 BUT 당사자가 행사하기 전 회사에서 먼저 취소하는 것 유효함 취소권 행사 제한사유 없음

 

 

4. 그 취소권 행사로 당사자에게 매우 불리한 결과를 초래하지만 법률상 권리남용에 해당한다고 볼 수 없음

 

 

 

첨부: 서울고등법원 2019. 7. 11. 선고 20192014316 판결

 

KASAN_벤처기업의 외부 전문가에 대한 스톡옵션, 주식매수선택권 부여계약의 취소 – 신라젠 사례 서울고등법원 2019. 7. 11. 선고 2019나2014316 판결.pdf

서울고등법원 2019. 7. 11. 선고 2019나2014316 판결.pdf

 

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작성일시 : 2020. 3. 13. 11:06
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1. 특허청구범위 및 쟁점

발명의 명칭: 공기순환 냉각형 엘이디 피엘 등기구

특허청구범위 제1: 엘이디 피엘 등기구에 있어서, 평면이 트랙형상이고 가장자리가 일정한 높이의 플랜지로 구성되어 내부공간부가 형성되고, 중앙에 요홈으로 구성되는 인버터안치부가 구성되고, 인버터안치부의 전후에 인버터안치부와 일체형으로 연장되는 베이스가 구성되고, 측면 상부 가장자리에 절취되어 내부공간부와 연통되는 다수개의 공기배출구가 구성된 본체와, 상기 베이스의 하측에 결합되고, LED가 실장된 LED모듈과, 상기 인버터안치부에 안치되고, LED에 연결되어 LED에 전원을 공급하는 인버터와, 상기 LED에서 방출되는 빛을 외부로 확산하고, 본체에 결합되고, LED모듈을 내부에 포용하는 확산커버와, 상기 인버터를 내부에 포용하고, 본체에 결합되는 안치커버가 구성되어 상기 확산커버의 내부공기가 본체의 내부공간부로 유입되어 본체의 공기배출구를 통하여 배출되는 한편(구성요소 6), 외부공기가 확산커버와 베이스 사이의 틈을 통하여 확산커버 내부로 유입되어 LED모듈과 열교환함으로써 LED모듈이 냉각되는 것(구성요소 7)을 특징으로 하는 공기순환 냉각형 엘이디 피엘 등기구

 

쟁점 - 특허발명 제1항 발명의 구성요소 6, 7에 대한 피고 제품의 대응 구성요소는 결합 과정에서 공차 등에 의해 발생하는 간격이고 구성요소 6, 7동일한 작용효과를 가지도록 의도적으로 형성되지 않았다는 등의 이유로 피고 제품이 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속하지 않는지 여부

 

2. 특허법원 판결요지 동일한 작용효과 불인정, 구성요소 불비, 특허침해 불인정

원심 특허법원 2017. 4. 21. 선고 20161752 판결

1항 발명의 경우 확산커버 내부의 공기가 본체의 내부 공간부로 유입되도록 하고 다시 공기배출구를 통하여 외부로 배출되는 구성은 공기순환에 의한 자연대류에 의하여 LED모듈을 냉각하는 효과를 달성하기 위한 것이므로, 이 사건 제1발명의구성요소 6과 피고 제품의 대응구성요소가 동일하다고 하려면 피고제품의 LED기판과 베이스 사이에 물리적으로 어떠한 틈이 존재하기만 하면 되는 것이 아니라 그 틈에 의하여 얻고자 하는 효과를 달성하는 데 필요한 정도는 되어야 하는 것이다(대법원 2003. 6. 10. 선고 20022419 판결 참조).

 

그렇다면 그러한 효과를 가지는 틈이란 베이스와 LED기판을 서로 밀착시켜 나사체결 방식으로 조립하더라도 생길 수밖에 없는 극미한 간격이나 틈을 의미하는 것이 아니라, 이 사건 제1항 발명과 같이 의도적으로 그 부분으로 유입된 공기의 유동에 의한 LED모듈의 냉각효과가 나타날 수 있도록 일정한 간격을 두고 떨어져 있게 형성함으로써 이 사건 제1항 발명과 같은 효과를 나타낼 정도의 틈을 말하는 것으로 봄이 상당하고, 단지 베이스와 LED 기판을 조립하여 결합하는 과정에서의 공차 등으로 인하여 일정한 틈이나 간격이 있기만 하면 된다고 해석할 수는 없다.

 

이 사건 특허발명의 명세서에서 종래 기술로 제시하고 있는 대한민국 특허등록번호 제10-948313호 특허발명은 외부공기가 등기구 내부로 유입되지 아니하므로 공기 순환에 의하여 LED모듈을 냉각하는 구성을 채택하고 있지 않음에도 LED모듈로부터 발생하는 열을 방열날개부 쪽으로 신속히 전열하여 발산하는 방법으로 LED모듈을 냉각하는 구성을 채택하고 있는 사실을 인정할 수 있다. 이에 비추어 보면 피고 제품은 위 종래 기술(특허등록번호 제10-948313호 특허발명)과 같은 방법으로 LED모듈을 냉각하는 구성을 채택하고 있을 가능성을 배제할 수 없다.

 

또한 앞서 든 각 증거만으로는 피고 제품에서도 이 사건 제1항 발명과 같이 확산커버 내부의 공기가 본체의 내부 공간부로 유입되도록 하고 다시 공기배출구를 통하여 외부로 배출되도록 하는 방식으로 공기순환에 의한 자연대류를 통해 LED모듈을 냉각하는 효과를 달성하기 위하여 LED기판과 베이스 사이에 물리적인 틈을 형성하는 구성을 채택하였다거나 구조상 그와 같은 틈을 형성할 필요가 있다고 보기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

 

따라서 피고 제품의 LED기판과 베이스 사이에 존재하는 미세한 틈은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 6과 동일한 구성요소라고 할 수 없다.

 

3. 대법원 판결요지 침해자의 의도 불문, 구성요소 존재 인정, 특허침해 인정

 

. 특허발명의 보호범위 확정 방법 및 청구범위에 적혀 있는 사항을 해석하는 방법

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다(대법원 2019. 2. 14. 선고 201810350 판결 등 참조).

 

특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등이 특허발명의 특허권을 침해한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다(대법원 2011. 9. 29. 선고 201065818 판결 등 참조).

 

. 구체적 사안의 판단

1항 발명의 청구범위 문언에는 확산 커버의 내부 공기가 본체의 내부 공간부로 유입되는 구성요소 6외부 공기가 확산 커버 내부로 유입되는, 확산 커버와 베이스 사이의 틈인 구성요소 7의 각 구조나 형상에 관하여 아무런 한정을 하지 않았다.

 

이 사건 특허발명에 관한 발명의 설명을 보더라도 구성요소 6에 관하여 확산 커버의 내부 공기가 엘이디 모듈과 베이스 사이 및 인버터와 베이스 사이의 이격 공간을 통해 내부 공간으로 유입된다는 취지로 기재하여 이를 이격 공간’, 즉 사이가 벌어진 공간으로만 지칭하거나, 구성요소 7에 관하여 확산 커버와 베이스 사이의 틈이 확산 커버와 베이스를 결합할 때 치수 공차 범위 내에서 형성됨을 밝히고 있을 뿐이다. 한편 이 사건 특허발명의 도면에는 구성요소 6에 관하여 엘이디 모듈과 베이스 사이에 일정한 간격이 있는 것처럼 나타나 있지만, 도면의 기재에 의하여 보호범위를 제한하는 것은 허용되지 않고, 구성요소 7에 관하여는 도면의 기재에 의하더라도 일정한 간격을 가지는 것처럼 나타나 있지 않다.

 

피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 6에 대응하여, 엘이디 기판과 베이스 사이에 미세한 틈이 존재하고 본체에 공기배출구가 구비되어 있다. 또한 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 7에 대응하여, 확산 커버의 후크가 베이스의 관통공에 삽입되어 결합될 경우 확산 커버와 베이스가 이격되어 그 부분에 미세한 틈이 존재한다.

 

피고 제품은 위와 같은 구성요소 간의 유기적 결합관계에 의하여, 외부 공기가 확산커버와 베이스 사이의 틈을 통하여 확산 커버 내부로 들어오고, 확산 커버 내의 내부공기가 엘이디 기판과 베이스 사이의 틈을 통하여 본체의 내부 공간부로 들어와 본체의 공기배출구를 통하여 배출되어, 이를 통해 엘이디 모듈을 냉각하게 된다.

 

따라서 피고 제품은 확산 커버의 내부 공기가 본체의 내부 공간부로 유입되어 본체의 공기배출구를 통하여 배출되는 한편, 외부 공기가 확산 커버와 베이스 사이의 틈을 통하여 확산 커버 내부로 유입되어 엘이디 모듈과 열교환함으로써 엘이디 모듈이 냉각되는 이 사건 제1항 발명의 구성요소 6, 7을 포함하고 있다.

 

위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다. 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속한다고 보아야 한다.

 

그럼에도 원심은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 6, 7에 대한 피고 제품의 대응 구성요소는 결합 과정에서 공차 등에 의하여 발생하는 간격이고 구성요소 6, 7과 동일한 작용효과를 가지도록 의도적으로 형성되지 않았다는 등의 이유를 들어 피고 제품이 구성요소 6, 7과 동일한 구성요소를 갖고 있지 않아 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 청구범위 해석, 특허권 침해에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 있다.

 

첨부: 대법원 2020. 1. 30. 선고 2017227516 판결

 

KASAN_특허청구범위의 제한 해석 불인정 - LED 조명기구 특허발명의 구성요소와 침해혐의 제품의 구성의 대비 판단에서 특허법원과 대법원의 판단 결과가 엇갈린 사례 대법원 2020. 1. 30. 선고 20.pdf

대법원 2020. 1. 30. 선고 2017다227516 판결.pdf

 

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작성일시 : 2020. 2. 4. 09:24
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